Beschluss. Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR ,--. Begründung

34R160/15x Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarke E.COM über den Rekurs des Antragstellers gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 8.10.2015, AM 51207/2015-3, in nicht öffentlicher Sitzung den gefasst: Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben. Beschluss Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000,--. Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig. Begründung Der Antragsteller beantragte zuletzt (Mitteilung ON 3) die Eintragung der Wortmarke E.COM unter anderem in diesen Waren- und Dienstleistungsklassen und mit diesem für das Rekursverfahren noch relevanten, weil strittigen Schutzumfang: 9 Hardware für die Datenverarbeitung; Computersoftware; 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; 38 Telekommunikation; 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software. Er vertrat nachdem ihn die Rechtsabteilung zur Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises aufgefordert hatte (ON 4) die Auffassung, es komme nur auf die österreichischen Verkehrskreise an und die Internetrecherche des Patentamts sei daher verfälscht, weil sie nicht berücksichtige, was für österreichischen Konsumenten typisch sei. Es reiche nicht aus, auf einer englischsprachigen Seite mit einer Spezialisierung auf internationale Abkürzungen den Begriff Ecom wiederzufinden. Ecom sei auch ein häufiger Firmenbestandteil. Dass e-com eine gebräuchliche Abkürzung für e-commerce sei, lasse sich nicht belegen. Maßgeblich sei nur die Unterscheidungskraft gegenüber seinem Firmennamen und den geschützten Marken anderer Unternehmen. Es sei eine weltferne Vorstellung, dass ein Teilnehmer der Verkehrskreise das beanspruchte Zeichen nicht als Firmennamen erkennen würden. Mit dem angefochtenen Beschluss ordnete das Patentamt die teilweise Eintragung und zwar mit Ausnahme des oben ersichtlichen Schutzbegehrens an und verwies zur Begründung der im Rekursverfahren relevanten Teilabweisung darauf, dass es

2 34R160/15x für die Tatbestandsmäßigkeit von 4 Abs 1 Z 3 MSchG nicht auf die Abgrenzbarkeit des begehrten Zeichens von Markennamen anderer Unternehmen, sondern auf die Eignung des Zeichens ankomme, als Unternehmenskennzeichen wahrgenommen zu werden. Dies sei für E.COM zu verneinen: Seine Deutung als Abkürzung für e-commerce (elektronischer Geschäftsverkehr) sei realistisch. Dagegen richtet sich der Rekurs des Antragstellers erkennbar aus dem Grund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Abänderungsantrag, das Zeichen zur Gänze zu registrieren. Der Rekurs ist nicht berechtigt. 1. Nach 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. 1.1. Ob einer Waren-/Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen (Koppensteiner, Markenrecht4 82; RIS-Justiz RS0079038). Unterscheidungskräftig ist eine Marke, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen mit anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (C-108/97, Chiemsee; C-104/00 P, Companyline; EuG T-471/07, Tame it [Rn 15] mwn; C-398/08, Vorsprung durch Technik; RIS-Justiz RS0118396; zuletzt etwa 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix oder 4 Ob 49/14f, My TAXI). 1.2. Fehlt die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11, Oxi-Effekt mwn; 4 Ob 38/06a, Shopping City mwn; RIS-Justiz RS0118396). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen; jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl OBm 1/13, Malzmeister mwn; ähnlich RIS-Justiz RS0122383). Dies bedeutet aber nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist (vgl C-104/01, Orange [Rn 58 und 59]; C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit). 1.3. Ob die Unterscheidungskraft vorliegt, ist nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen, für die das Zeichen angemeldet wurde (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 4 Rz 57; 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix mwn).

3 34R160/15x Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 4 Rz 67 mwn der Rsp; C-104/01, Orange, Rz 46 und 63; RIS-Justiz RS0079038, T1; RIS-Justiz RS0114366, T5; vgl zuletzt 4 Ob 77/15z, Amarillo). 1.4. Nach der Rechtsprechung des EuGH gelten Zeichen als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres Nachdenken erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten, das heißt einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen (vgl Koppensteiner, Markenrecht 4 71 mwn; Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 Rz 175 ff; RIS-Justiz RS0109431; C-326/01, Universaltelefonbuch mwn; C-494/08p, Pranahaus; vgl zuletzt 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS = RIS-Justiz RS0122383). Trifft das zu, kann auch Wortneubildungen die Unterscheidungskraft fehlen (4 Ob 38/06a, Shopping City; 4 Ob 28/06f, Firekiller; Ingerl/Rohnke, Markengesetz 3 8 Rz 120 mwn; RIS- Justiz RS0117763, RS0066456, RS0066644). 1.5. Enthält das Zeichen dem gegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher registrierbar (RIS-Justiz RS0109431 [T3], RS0090799, RS0066456; 4 Ob 116/03t, immofinanz; 17 Ob 27/07f, ländleimmo; OBm 1/12, Die grüne Linie). Bloße Andeutungen stehen einer Eintragung daher in der Regel nicht entgegen, so lange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen. 1.6. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RIS-Justiz RS0066644). 1.7. Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387, car care;

4 34R160/15x 4 Ob 28/06f, Firekiller; 17 Ob 21/07y, Anti-Aging-Küche; 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS). Das kann selbst dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache selbst nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w, Powerfood; 4 Ob 28/06f, Firekiller; 4 Ob 38/06a, Shopping City). Englisch ist als wichtigste Handelssprache in Österreich die geläufigste Fremdsprache (Koppensteiner, Markenrecht 4 84 mwn; RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 36/14v, selective/line). 2. Auf dieser Grundlage fehlt dem angemeldeten Zeichen in jenem Umfang, der im Rekurs zu beurteilen ist, die Unterscheidungskraft. 2.1. Die Unterscheidungskraft einer Wortverbindung hängt davon ab, ob sie als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Waren und/oder Dienstleistungen oder das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen wesentliche Merkmale wiederzugeben. Die Verbindung von für sich allein im üblichen Sprachgebrauch verwendeten Ausdrücken ist dann nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach dadurch geschaffene ungewöhnliche Zusammensetzung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um die Ware oder das Unternehmen zu bezeichnen (ÖBl 2002/25, Internetfactory; 4 Ob 186/03m, djshop). Es sind nämlich sämtliche Bestandteile und diese wiederum als Ganzes zu betrachten (C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, Rz 27 f; Koppensteiner, Markenrecht 4 77 f mwn). 2.2. Die Schutzfähigkeit der zusammengesetzten Wortmarke E.COM hängt davon ab, ob die beteiligten Verkehrskreise ihren Inhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und als Hinweis auf die beanspruchten Waren verstehen (RIS-Justiz RS0109431). Im Registrierungsverfahren dürfen zur Klärung des Verständnisses im Allgemeinen Ergebnisse einer Internetrecherche verwertet werden (jüngst 4 Ob 126/15f, BUKHARA), auch wenn diese nicht unkritisch übernommen werden dürfen, wie der Antragsteller an sich richtig argumentiert. 2.3. Beteiligte Verkehrskreise sind hier alle Interessenten oder Abnehmer/Auftraggeber für die beantragten Waren oder Dienstleistungen, also nicht nur die Fachkreise, sondern auch die normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (RIS-Justiz RS0079038), wie bereits das Patentamt zutreffend erkannt hat ( 139 Einleitungssatz PatG ivm 37 Abs 3 MSchG und 60 Abs 2 AußStrG) und was vom Antragsteller auch nicht bezweifelt wird. 2.4. Auch in Österreich ist E in zusammengesetzten Anglizismen als Teil des allgemeinen Wortschatzes schon seit vielen Jahren als aus dem Englischen stammende Abkürzung für electronic geläufig, wie die Rechtsabteilung bereits

5 34R160/15x zutreffend aufgezeigt hat (vgl zb E-Book und E-Banking; siehe auch Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 4 Rz 101 mwn). Aber sogar auch in Gesetzestiteln deutet ein solches E im Zusammenhang mit der Lieferung von Waren und der Erbringung von Dienstleistungen, wie sie im Rekursverfahren noch strittig sind, auf electronic oder elektronisch hin (s zum Beispiel das E-Geldgesetz 2010, BGBl I 2010/107, und das E-Commerce-Gesetz [ECG], BGBl I 2001/152; beide beruhen auf im Wesentlichen gleich benannten EU-Richtlinien). Ausgehend von diesem sofortigen Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise wird auch der weitere Bestandteil COM nicht als Abkürzung von Complete, Community, Commercial, Cost of Money oder Customer's Own Material verstanden werden, wie der Antragsteller argumentiert, sondern naheliegenderweise als Abkürzung für Commerce, also für Elektronischen Handel oder Online-Handel. Dass die Verbraucher im Kontext von Marken an die Verwendung von Abkürzungen gewöhnt sind und für sie dieselben Prüfungsgrundsätze wie für sonstige Wortmarken gelten, bezweifelt der Antragsteller hingegen nicht (vgl dazu nur Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 4 Rz 108 ff; Koppensteiner, Markenrecht 4 84; Om 5/08, 5 HTP; OLG Wien 34 R 15/14x, TOPINOX; 34 R 101/15w, FAMILY APP). Die Argumentation im Rekurs übersieht aber, dass das Verständnis einer Wortmarke, selbst wenn sie aus Abkürzungen besteht, nicht abstrakt, sondern konkret nach den in der Markenanmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erfolgen hat (RIS-Justiz RW0000784). Von diesem angestrebten Schutzumfang ausgehend liegt im Rahmen der anzustellenden Prognose für die angesprochenen Kundenkreise am ehesten nahe, das angemeldete Zeichen sofort und unmittelbar als Abkürzung für E-Commerce zu verstehen, ohne dass es dazu irgendwelcher weitergehender Überlegungen bedürfte oder dass gar irgendwelche Unklarheiten bestünden. Die Trennung dieser Abkürzung durch einen Punkt ist im Bereich von Unternehmenskennzeichen ebenso wenig ungewöhnlich wie die Verwendung von Abkürzungen an sich (weiterführend Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 10 Rz 193 f); beides hat dementsprechend keinerlei weiteren Auffälligkeits- oder besonderen Erinnerungswert. Dass diese, von der Registerbehörde im Anmeldungsverfahren stets vorzunehmende Einschätzung einem Beweis denklogisch nicht zugänglich sein kann, beachtet der Antragsteller nicht ausreichend. 2.5. Durch die Wortverbindung E.COM entsteht daher entgegen der Auffassung des Rekurswerbers keine eigentümliche sprachliche Neubildung, die unter Beachtung des hier relevanten Schutzumfangs anders verstanden würde als die Summe ihrer

6 34R160/15x Bestandteile und daher geeignet wäre, als betrieblicher Herkunftshinweis zu wirken. Auch das Nichtvorliegen eines Eintrags in einem Wörterbuch oder Lexikon indiziert keine Ungewöhnlichkeit der Wortverbindung; der Umstand, dass eine Wortverbindung zusammen oder getrennt geschrieben nicht in Wörterbüchern aufgeführt ist, ändert an dieser Beurteilung nichts (EuG T-19/99, Companyline, Rz 26 und 27). Eine lexikalische Erfindung eines Gesamtzeichens im Sinne einer ungewöhnlichen Wortverbindung (siehe C-383/99, Baby Dry) liegt nicht vor. Aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ist die beantragte Marke damit nicht geeignet, die Ursprungsidentität der darunter vertriebenen Waren und Dienstleistungen zu garantieren, soweit die Rechtsabteilung mit dem angefochtenen Beschluss den Schutz in den Klassen 9, 35, 38 und 42 (ganz oder teilweise) verweigert hat. Das Patentamt hat ebenso richtig sinngemäß darauf hingewiesen, dass eine Markenanmeldung abstrakt ausgehend vom Registerstand zu prüfen ist und es daher nicht darauf ankommt, welches Unternehmen mit welchem Unternehmensgegenstand der Anmelder betreibt und unter welcher Firma ( 17 Abs 1 UGB) er selbst oder seine präsumtiven Mitbewerber auftreten. 2.6. In Übereinstimmung mit dem angefochtenen Beschluss ist daher auch das Rekursgericht der Ansicht, dass dem Zeichen die Unterscheidungskraft nach 4 Abs 1 Z 3 MSchG fehlt. 2.7. Auf das weitere Argument im Rekurs, dass bereits diverse Schutzzulassungen für ähnliche Wortmarken bestünden, ist nicht näher einzugehen, weil eine präjudizielle Bindung zu verneinen ist (4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; RIS-Justiz RS0125405; C-37/03 P, BioID, Rz 47; C-39/08 und C-43/08, Schwabenpost und Volks.Handy, Rz 39; Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 4 Rz 75 ff mwn; Koppensteiner, Markenrecht 4 70). 3. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig. In diesem Fall hat das Rekursgericht nach 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der wie hier rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.

7 34R160/15x Oberlandesgericht Wien 1011 Wien, Schmerlingplatz 11 Abt. 34, am 4. März 2016 Dr. Reinhard Hinger Elektronische Ausfertigung gemäß 79 GOG