INHALT. Beschluss Nr. EX-04-4 des Präsidenten des Amtes vom 25. November 2004 zur Inkraftsetzung von Richtlinien für die Verfahren vor dem Amt...

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1 INHALT ABl. 1/2005 Seite Beschluss Nr. EX-04-4 des Präsidenten des Amtes vom 25. November 2004 zur Inkraftsetzung von Richtlinien für die Verfahren vor dem Amt... 6 Beschluss Nr. EX-04-5 des Präsidenten des Amtes vom 30. November 2004 zur Festlegung der Tage, an denen das Amt nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist und an denen gewöhnliche Postsendungen nicht zugestellt werden... 8 Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) - Teil B, Prüfung Änderungen (Kapitel 13) Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) - Teil E, Kapitel 2 Umwandlung Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) - Teil E, Kapitel 5 Lizenzen Mitteilung Nr. 11/04 des Präsidenten des Amtes vom 21. Oktober 2004 bezüglich unverbindlicher Auskünfte über das Ergebnis des Prüfungsverfahrens Mitteilung Nr. 12/04 des Präsidenten des Amtes vom 20. Oktober 2004 über die Anerkennung und Bearbeitung von Prioritätsnachweisen auf CD-ROM von Seiten des US-amerikanischen Patent- und Markenamtes (USPTO) für Gemeinschaftsgeschmacksmuster Liste der zugelassenen Vertreter Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften Urteil des Gerichts erster Instanz (Zweite Kammer) vom 30. Juni 2004 in der Rechtssache T-107/02 (BIOMATE) Urteil des Gerichts erster Instanz (Vierte Kammer) vom 10. November 2004 in der Rechtssache T-402/02 (Bonbonverpackung)

2 BESCHLUSS NR. EX-04-4 DES PRÄSIDENTEN DES AMTES vom 25. November 2004 zur Inkraftsetzung von Richtlinien für die Verfahren vor dem Amt DER PRÄSIDENT DES HARMONISIE- RUNGSAMTES FÜR DEN BINNEN- MARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE), gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 40/94 vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke ( Verordnung ), insbesondere deren Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe a), nach Anhörung des Verwaltungsrats gemäß Artikel 121 Absatz 5 der Verordnung, BESCHLIESST: Artikel 1 Die folgenden diesem Beschluss als Anlage beigefügten Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) werden hiermit in Kraft gesetzt: 1. Teil B, Kapitel 13, 2. Teil E, Kapitel 2, Umwandlung, 3. Teil E, Kapitel 5, Lizenzen. Artikel 2 Die in Artikel 1 genannten Richtlinien werden im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht. Artikel 3 Dieser Beschluss tritt am Tage nach seiner Annahme in Kraft. Er wird im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht. Geschehen zu Alicante, den 25. November 2004 Wubbo de Boer Präsident BESCHLUSS NR. EX-04-5 DES PRÄSIDENTEN DES AMTES vom 30. November 2004 zur Festlegung der Tage, an denen das Amt nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist und an denen gewöhnliche Postsendungen nicht zugestellt werden DER PRÄSIDENT DES HARMONISIE- RUNGSAMTES FÜR DEN BINNEN- MARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE), gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, insbesondere deren Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe a), in der Erwägung, dass Regel 72 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (im folgenden Durchführungsverordnung genannt) bestimmt, dass der Präsident des Amtes die Tage festlegt, an denen das Amt nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist, in der Erwägung, dass Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem das Amt zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, sich auf den nächstfolgenden Tag erstrecken, an dem das Amt zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden, in der Erwägung, dass Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem das Amt zwar für die Öffentlichkeit geöffnet ist, aber keine gewöhnlichen Postsendungen zugestellt erhält, sich auf den nächstfolgenden Tag erstrecken, an dem das Amt zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden, in der Erwägung, dass nach dem Beschluss Nr. ADM des Präsidenten des Amtes vom 22. Dezember 1995 (ABl. 1995, 486) das Amt an Samstagen und Sonntagen nicht für die Öffentlichkeit geöffnet ist BESCHLIESST: 28. März (Ostermontag) 7. April (Santa Faz) 5. Mai (Christi Himmelfahrt) 9. Mai (Schuman-Erklärung) 16. Mai (Pfingstmontag) 24. Juni (San Juan) 15. August (Mariä Himmelfahrt) 12. Oktober (spanischer Nationalfeiertag) 1. November (Allerheiligen) 6. Dezember (spanischer Tag der Verfassung) 24. bis 31. Dezember Artikel 2 Das Amt wird am 8. Dezember (Mariä Empfängnis) 2005 keine gewöhnlichen Postsendungen im Sinne der Regel 72 Absatz 1 der Durchführungsverordnung zugestellt erhalten. Artikel 3 Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Er wird im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht. Geschehen zu Alicante, den 30. November 2004 Wubbo de Boer Präsident Artikel 1 Im Jahr 2005 ist das Amt an den folgenden Feiertagen nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet: 6. Januar (Hl. Drei Könige) 25. März (Karfreitag)

3 RICHTLINIEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM HARMONISIERUNGSAMT IM BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) Teil B, Prüfung Änderungen (Kapitel 13) Inhaltsverzeichnis 13.A Einleitung 13.B Das HABM als Ursprungsamt 13.B.1. Prüfung und Weiterleitung internationaler Anmeldungen 13.B.1.1. Übermittlungsgebühr 13.B.1.2. Ordnungsgemäßes Ausfüllen des Formblatts 13.B.1.3. Weiterleitung der internationalen Anmeldung 13.B.2. Nachträgliche Benennungen 13.B.3. Mitteilungen von Tatsachen, die die Basismarke berühren 13.B.4. Weiterleitung von Änderungen, die die internationale Registrierung betreffen 13.B.4.1. Anträge auf Änderungen, die ohne Prüfung weitergeleitet werde 13.B.4.2. Anträge auf Änderungen, die nach begrenzter Prüfung weitergeleitet werden 13.B.4.3. Übertragung der Benennung der EG 13.B.5. Verhältnis zum Madrider Abkommen 13.C Das HABM als Bestimmungsamt 13.C.1. Übersicht 13.C.2. Die internationale Anmeldung oder nachträgliche Benennung der EG 13.C.3. Empfangsbestätigung, erste Nachveröffentlichung, Recherchen und Formalien 13.C.3.1. Eingang von der WIPO 13.C.3.2. Erste Veröffentlichung 13.C.3.3. Zweite Sprache 13.C.3.4. Recherchen 13.C.3.5. Senioritätsanspruch 13.C.3.6. Markensatzung 13.C.3.7. Gebühren 13.C.4. Absolute Eintragungshindernisse 13.C.4.1. Klassifizierung 13.C.4.2. Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse 13.C.4.3. Verfahren bei Schutzverweigerung 13.C.5. Bemerkungen Dritter 13.C.5.1. Zeitpunkt 13.C.5.2. Prüfung 13.C.5.3. Unterrichtung des Inhabers und des Dritten 13.C.6. Widerspruchsverfahren 13.C.6.1. Kein Widerspruch und absolute Eintragungshindernisse O.K (erste Mitteilung der Schutzgewährung wird erlassen) 13.C.6.2. Kein Widerspruch, Schutzverweigerung aus absoluten Gründen anhängig 13.C.6.3. Widerspruch eingelegt 13.C.6.4. Vorläufige Schutzverweigerung aufgrund eines zulässigen Widerspruchs (ATMDD) 13.C.6.5. Bestätigung oder Zurücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung 13.C.7. Zweite Veröffentlichung (ATMDD) 13.C.8. Senioritätsansprüche vor dem HABM 13.C.9. Nachträgliche Benennungen 13.C.10. Unterschiede zum direkten Anmeldeweg

4 Teil B, Prüfung, der Richtlinien über Verfahren vor dem Harmonisierungsamt im Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), ABl. HABM 1996, 1324; 2004, 769, werden geändert, indem folgender Abschnitt 13 angefügt wird: 13.A EINLEITUNG 1. Zweck dieser Richtlinien ist, zu erläutern, wie die Verbindung zwischen der Gemeinschaftsmarke und dem Madrider Protokoll die Verfahren und Prüfungskriterien vor dem Amt beeinflusst. Kapitel 13.B behandelt die Aufgaben des HABM als Ursprungsamt, d.h. herausgehende internationale Anmeldungen. Kapitel 13.C betrifft die Aufgaben des HABM als Bestimmungsamt, d.h. hereinkommende internationale Registrierungen, und erläutert, wie das System vom Amt umgesetzt wird, von der Notifizierung einer internationalen Registrierung durch WIPO bis zur abschließenden Schutzgewährung oder Schutzverweigerung. 2. Diese Richtlinien wollen und können nicht den neuen Titel XIII GMV und die Regeln GMDV überlagern. Das Amt ist auch durch das Madrider Protokoll und die gemeinsame Ausführungsordnung dazu gebunden. Die Prüfer sollten auch den Guide to the international registration of marks, herausgegeben von der WIPO, konsultieren, und diese Richtlinien wollen das dort Gesagte nicht wiederholen. Im Falle einer Diskrepanz zwischen diesen Richtlinien und den genannten Texten gehen letztere vor. 3. (Betrifft nur die englische Fassung) 13.B DAS HABM ALS URSPRUNGSAMT Die Aufgaben des HABM als Ursprungsamt umfassen hauptsächlich: die Prüfung und Weiterleitung internationaler Anmeldungen (siehe 13.B.1.); die Prüfung und Weiterleitung nachträglicher Schutzerstreckungen (siehe 13.B.2.); die Mitteilung an die WIPO von bestimmten Tatsachen, die die Basismarke während der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist betreffen (siehe 13.B.3.); die Weiterleitung bestimmter Anträge auf Änderungen (siehe 13.B.4.). Alle diese Verfahren fallen in die Zuständigkeit der Hauptabteilung Verwaltung der Marken und Geschmacksmuster (ATMDD). 13.B.1. Prüfung und Weiterleitung internationaler Anmeldungen Internationale Anmeldungen können beim HABM eingereicht werden (Artikel 141 GMV). Dies erfordert Zahlung der Übermittlungsgebühr (siehe 13.B.1.1.); das Bestehen einer Basis Anmeldung oder -Eintragung (Basismarke) (siehe 13.B ); Identität der internationalen Anmeldung und der Basismarke (siehe 13.B ); korrektes Ausfüllen des Formblatts MM2 oder EM 2 (siehe 13.B.1.2.). 13.B.1.1. Übermittlungsgebühr Eine internationale Anmeldung, die beim HABM eingereicht wird, gilt nur als eingereicht, wenn mit der Anmeldung die Übermittlungsgebühr von 300 Euro gezahlt wird; Artikel 142 (5) GMV, Artikel 2 Nr. 31 GMGebV. Die Zahlung muß gegenüber dem HABM erfolgen, und zwar in einer der zugelassenen Zahlungsarten (zu Einzelheiten siehe Teil C, Kapitel 1, II.2). Laufendes Konto: Hat die Person, die die internationale Anmeldung tätigt, ein laufendes Konto beim HABM, so wird dieses automatisch belastet, und die Gebühr wird als fristgerecht gezahlt angesehen. Unterlassen des Ankreuzens der Kästchen zur Gebührenzahlung (Punkt 0.4 im HABM Formblatt EM2) beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit der Zahlung. Andere Zahlungsarten: In der Praxis ist es so gut wie unmöglich, daß die Gebühr am Tag des Eingags der internationalen Anmeldung eingeht, wenn die Zahlung per Banküberweisung erfolgte. Dies hat jedoch keine unmittelbaren negativen Folgen. Stellt jedoch der Prüfer während der Prüfung der internationalen Anmeldung fest, dass die Gebühr noch nicht eingegangen ist, so teilt er dem Anmelder mit Formschreiben M104 mit, dass die Anmeldung als nicht eingereicht gilt, bis die Gebühr gezahlt wurde, und dass das Datum der Zahlung als Eingangsdatum der Anmeldung gilt, welches das Amt der WIPO gemäß Regel 104 mitteilt (siehe Regel 103 (1) GMDV). Erfolgt immer noch keine Zahlung, so lehnt das Amt die Weiterleitung der internationalen Anmeldung an die WIPO mit Formschreiben M100 ab. Alle anderen Gebühren sind direkt an die WIPO zu zahlen (Artikel 145 GMV), und das HABM leitet keine Gebühren an die WIPO weiter. Vielmehr werden solche Gebühren an den Absender zurückgesandt. Das Gebührenberechnungsblatt (Anhang zum WIPO-Formblatt MM2) ist notwendiger Bestandteil der internationalen Anmeldung in dem Sinne, dass, wenn es nicht ausgefüllt ist, WIPO einen Beanstandungsbescheid erlässt. EM2 EN, FR und ES enthalten dieses Blatt in der jeweiligen Sprache. Allen anderen Fassungen von EM2 muß der Anmelder das Gebührenberechnungsblatt in der zutreffenden Sprache (d.h. der Sprache, in der die internationale Anmeldung an die WIPO übermittelt werden soll) beifügen. Das HABM prüft jedoch nicht, ob das Gebührenberechnungsblatt beigefügt ist oder zutreffend ausgefüllt ist. Vielmehr leitet der Prüfer es so wie es ist an die WIPO weiter, und zwar in Form einer Anlage zur elektronischen Übermittlung und ohne jede Überprüfung des Inhalts sowie in der Sprache, in der das Blatt eingereicht wurde. Etwaige Fragen über die Zahlungsart und die Gebührenhöhe sollten an die WIPO gerichtet werden; es kann auch der WIPO Gebührenkalkulator unter benutzt werden.

5 Für jede eingegangene internationale Anmeldung, auch wenn sie Mängel aufweist, erlässt der Prüfer eine Empfangsbestätigung mit Formschreiben M101 (siehe Regel 102 (3) GMDV). 13.B.1.2. Ordnungsgemäßes Ausfüllen des Formblatts 13.B Die verschiedenen Fassungen des Formblatts Die internationale Anmeldung ist in einer der 20 Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft einzureichen (Artikel 142 (1) GMV) und muß an die WIPO in einer der 3 Sprachen des Madrider Protokolls (Französisch, Englisch, Spanisch) weitergeleitet werden. Die Sprache kann vom Anmelder frei gewählt werden, unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit oder den Sprachen der Basis-Gemeinschaftsmarkenanmeldung. Zwingend muß das offizielle Formblatt verwendet werden (Artikel 142 (1) GMV), d.h. entweder das WIPO-Formblatt MM 2 (in FR, EN oder ES) oder die HABM-Fassung dieses Formblatts (HABM-Formblatt EM 2), die in FR, EN, ES sowie in allen weiteren 17 Amtssprachen der EG verfügbar ist. HABM-Formblatt EM 2 FR, EN und ES hat den gleichen Inhalt und fast das gleiche Layout wie WIPO-Formblatt MM 2 mit den folgenden Modifikationen: Der einleitende Punkt 0 dient zur Angabe von Einzelheiten über die Zahlung (Punkt 0.4) und der Angabe der Zahl der Seiten (Punkt 0.5); bestimmte Wahlmöglichkeiten sind auf die für das HABM möglichen Fälle reduziert (z.b. ist das HABM stets Ursprungsamt, und die Staatsangehörigkeit des Anmelders muß die eines Mitgliedstaats der EG sein); da keine Selbstbenennung möglich ist, ist die EG nicht in der Liste der Vertragsparteien aufgeführt, die benannt werden können; die Wiedergabe der Marke kann und soll nicht angegeben werden, sondern wird vom HABM aus seiner Datenbank ergänzt. Alle anderen Sprachfassungen von HABM-Formblatt EM 2 sind Übersetzungen dieses Formblatts, die zusätzlich enthalten: Kästchen (Punkt 0.1) zur Angabe der Sprache, in der die internationale Anmeldung an die WIPO weitergeleitet werden soll; Kästchen (Punkt 0.3), in denen anzugeben ist, ob eine Übersetzung des Warenverzeichnisses beigefügt wird oder ob das HABM ermächtigt wird, die Übersetzung vorzunehmen; Kästchen (Punkt 0.2) zur Wahl der Sprache, in der das HABM mit dem Anmelder in Sachen der internationalen Anmeldung kommunizieren soll, d.h. entweder die Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist oder die Sprache, in der sie an die WIPO weitergeleitet werden soll (siehe Artikel 142 (1) Satz 2 GMV); Punkt A am Ende mit Kästchen zur Angabe, welche Anlagen (Übersetzungen) beigefügt sind. Das Ankreuzen der zutreffenden Kästchen in Punkt 0.1, 0.2 und 0.3 ist zwingend. Ist 0.2 nicht angekreuzt, so verwendet das HABM automatisch die erste Sprache (die Sprache des Formblatts EM 2). Die Verwendung eines dieser Formblätter ist zwingend (siehe Regel 103 (2) (a) GMDV), und Anmelder dürfen keine anderen Formblätter verwenden und auch nicht Inhalt und Layout der Formblätter verändern. Jedoch sind sowohl WIPO MM2 als auch HABM EM2 im Internet im Format.doc erhältlich, so dass man so viel Text in den jeweiligen Abschnitten einfügen kann wie notwendig und keine Zusatzblätter benötigt. Die Nummerierung der Punkte (Abschnitte) in HABM EM 2 folgt WIPO MM 2, so dass derselbe Punkt in allen Fassungen dieselbe Nummer hat. Einige Punkte oder Unterpunkte, die in einer bestimmten Situation oder für eine bestimmte Sprache nicht von Belang sind, sind fortgelassen, und dies ist beabsichtigt und kein Fehler. Das Formblatt ist in derselben Sprache auszufüllen; es ist nicht möglich, eine andere Sprache als die Sprache des Formblatts zu verwenden. Soweit im folgenden nichts anderes angegeben, sind alle zutreffenden Punkte im Formblatt auszufüllen, und wenn dies nicht geschieht, liegt ein Mangel vor, Regel 103 (2) (a) GMDV. 13.B Angaben zum Anmelder und Vertreter Zum Anmelder (Punkt 2) sind alle zutreffenden Angaben unter den Unterpunkten 2.a)-d), f) zu machen. Unter Punkt 2e) kann eine bevorzugte Sprache für die Korrespondenz mit der WIPO angegeben werden, was nur Sinn macht, wenn dies nicht dieselbe Sprache ist, in der die internationale Anmeldung an die WIPO weitergeleitet werden soll; dieser Punkt ist für das HABM nicht relevant. (Achtung: in EM 2 DE/IT kann oder muß der Anmelder angeben: in Punkt 0.1 die Sprache (EN, FR oder ES), in der die internationale Anmeldung an die WIPO weitergeleitet werden soll; in Punkt 0.2 die Sprache, in der er wünscht, dass das HABM mit ihm korrespondiert; in Punkt 2 e) die Sprache, in der er wünscht, dass die WIPO mit ihm korrespondiert. Das HABM korrespondiert mit der WIPO in der unter Punkt 0.1 angegebenen Sprache.) Unter Punkt 3 sind Angaben zur Berechtigung zur Einreichung der Anmeldung zu machen. Die Berechtigung, die Anmeldung beim HABM als Ursprungsamt einzureichen, kann auf die Staatsangehörigkeit, den Wohnsitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung in einem Mitgliedstaat der EG gestützt werden. Der Anmelder hat die Wahl, auf welches oder welche dieser Kriterien er die Anmeldeberechtigung stützt. Beispielsweise kann ein dänischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Deutschland das dänische Amt, das deutsche Amt oder das HABM als Ursprungsamt wählen (vorausgesetzt dass er eine entsprechende Basismarke besitzt); wählt

6 er das HABM, so hat er die Wahl, ob er die Anmeldeberechtigung auf seine Staatsangehörigkeit oder seinen Wohnsitz stützt. Stützt er die Anmeldeberechtigung auf die Staatsangehörigkeit, so muß die unter Punkt 2 b) angegebene Anschriften nicht in der Gemeinschaft sein, und in diesem Falle muß keine weitere Anschrift unter Punkt 3 d) angegeben werden, jedoch ein Vertreter vor dem HABM bestellt werden (Artikel 88 GMV). Stützt er seine Anmeldeberechtigung auf seinen Wohnsitz (wenn Punkt 3. b) i) angekreuzt ist), so muß die Anschrift nur dann unter Punkt 3 b) angegeben werden, wenn sie von der unter Punkt 2 b) angegebenen Anschrift verschieden ist. Gleiches gilt, wenn er seine Anmeldeberechtigung auf einen wirklichen und nicht nur zum Schein bestehenden Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat der EG stützt. Dieser Begriff ist in der gleichen Weise auszulegen wie in anderen Fällen, beispielsweise im Zusammenhang mit berufsmäßiger Vertretung (siehe Teil A, ); beispielsweise reicht ein Postfach oder eine Korrespondenzanschrift nicht aus. Das HABM überprüft die Anmeldeberechtigung auf der Basis der im Formblatt gemachten Angaben (Regel 103 (2) (f) GMDV). Das HABM korrespondiert mit dem Anmelder unter der in Punkt 2 b) oder c) angegebenen Anschrift, wenn kein HABM Vertreter bestellt wurde. Unter Punkt 4 a) ist die Angabe eines Vertreters vor der WIPO optional. Dieser Vertreter muß kein berufsmäßiger Vertreter im Sinne von Artikel 89 GMV sein (siehe Regel 3 (1) der gemeinsamen Ausführungsordnung). Das HABM korrespondiert nicht mit dem unter Punkt 4 a) angegebenen Vertreter, sondern leitet diese Angabe lediglich an WIPO weiter. Besteht der Wunsch, dass der Vertreter vor der WIPO auch derjenige sein soll, mit dem das HABM in Sachen der internationalen Anmeldung korrespondiert, so muß außerdem Punkt 4 b) ausgefüllt werden. Unter Punkt 4 b) kann und, wenn der Anmelder keinen Wohnsitz oder Geschäftssitz in der EG hat, muß ein Vertreter vor dem HABM bestellt werden. Der Vertreter muß die Voraussetzung des Artikels 89 GMV erfüllen (siehe Teil A, Kapitel 6). Ist Punkt 4 b) nicht ausgefüllt, ist jedoch in den Akten des HABM für die Basismarke bereits ein Vertreter vermerkt, so korrespondiert das HABM automatisch mit jenem Vertreter, und zwar auch in Sachen der internationalen Anmeldung. 13.B Bestehen einer Basismarke Der Anmelder muß Inhaber einer Basismarke sein, die beim Ursprungsamt angemeldet oder eingetragen ist, und die internationale Anmeldung muß mit der Basismarke identisch sein. Identität der Personen: Identität im strengen Sinne ist gefordert; die internationale Anmeldung darf nicht von einem Lizenznehmer oder von einem verbundenen Unternehmen eingereicht werden. Bei der Basismarke kann es sich handeln um (siehe Artikel 141 (1), (2) GMV, Punkt 5 des Formblatts HABM EM 2): Eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung; eine eingetragene Gemeinschaftsmarke; eine Gemeinschaftsmarke, sobald diese eingetragen ist; in diesem Falle wird die internationale Anmeldung zu einem Zeitpunkt eingereicht, zu dem die Gemeinschaftsmarkenanmeldung noch nicht eingetragen ist, sie gilt jedoch als an dem Tag der Eintragung der Gemeinschaftsmarke eingegangen; erst nach diesem Zeitpunkt behandelt das HABM die Anmeldung und leitet sie gegebenenfalls weiter. Die Anmeldung oder Eintragung muß anhängig oder in Kraft sein; d.h. sie darf nicht rechtskräftig zurückgewiesen oder für nichtig erklärt worden sein. Unter Punkt 5 ist das Aktenzeichen und das Anmelde- oder Eintragungsdatum der Basismarke anzugeben; im Falle des Artikels 141 (2) GMV ist nur die Nummer der Gemeinschaftsmarkenanmeldung anzugeben, und das Eintragungsdatum wird vom HABM nachgetragen. 13.B Prioritätsanspruch Wird unter Punkt 6 Priorität beansprucht, so sind das Amt, bei dem die frühere Anmeldung eingereicht wurde, die Anmeldenummer (soweit verfügbar) und das Anmeldedatum anzugeben. Prioritätsbelege sind nicht nötig und sollten nicht beigefügt werden; sie werden nicht an die WIPO weitergeleitet. Die Prüfung des HABM beschränkt sich darauf, ob die notwendigen Angaben unter Punkt 6 gemacht sind und erstreckt sich nicht auf die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs. 13.B Identität mit der Basismarke Die Punkte 7 bis 9 betreffen die Marke, für die die internationale Anmeldung eingereicht wird, und ihre Identität mit der Basismarke. In HABM EM 2 ist Punkt 7 a) vor angekreuzt, und das HABM leitet stets die Wiedergabe der Marke, so wie sie in unserer Datenbank für die Basismarke enthalten ist, weiter. Wird WIPO MM 2 benutzt, so muß die Marke wiedergegeben werden; diese muß mit der Basismarke identisch sein. Das HABM muß prüfen, ob dies der Fall ist (Regel 103 (2) (c) GMDV). Punkt 7 (c) darf nur angekreuzt werden, wenn es sich bei der Marke tatsächlich um eine solche in Standardschrift handelt. Die WIPO behandelt alle Marken als Bilddateien, auch wenn die Basismarke eine Wortmarke ist, erlaubt jedoch die Angaben, dass es sich bei der Marke um eine Marke in Standardschrift handeln soll, wenn dies tatsächlich so ist. Punkt 7 c) kann angekreuzt werden, wenn die Basismarke eine Wortmarke ist oder wenn die Basismarke als Bildmarke eingereicht wurde, jedoch tatsächlich ausschließlich aus Worten besteht, die in Standardschrift (wie z.b. Times New Roman oder Arial) ohne zusätzliche grafische Elemente oder besondere Schrifteffekte (wie alternierende Verwendung von Klein- und Großbuchstaben, Unterstreichung, Schrägschrift) geschrieben sind. Beispiel für eine Marke, die als Bildmarke eingereicht wurde, jedoch tatsächlich eine Marke in Standardschrift ist: Electronica (BK, R 177/1998-2, ABl. HABM 2001, 482). Unter Punkt 8 a) kann Farbe beansprucht werden, und der Prüfer muß prüfen, ob derselbe Farbanspruch in der Basismarke erfolgt ist oder ob die Basismarke tatsächlich dieselben Farben aufweist. Siehe Regel 103 (2) (e) GMDV, Regel 9 (4) (a) (vii) der gemeinsamen Ausführungsordnung.

7 Ist die Marke eine Marke für eine Farbe oder Farbkombination als solche, eine dreidimensionale oder Hörmarke, eine Kollektivmarke, so ist dieselbe Angabe in der internationalen Anmeldung zwingend zu machen, und Punkt 7 d) oder Punkt 9 d) muß angekreuzt werden. Siehe Regel 103 (2) (d) GMDV, Regel 9 (4) (a) (vii bis) (x) der gemeinsamen Ausführungsordnung. Enthält die Basismarke eine Beschreibung, so kann dieselbe Beschreibung in die internationale Anmeldung aufgenommen werden (Punkt 9 e)). Siehe Regel 103 (2) (d) GMDV, Regel 9 (4) (a) (xi) der gemeinsamen Ausführungsordnung. Ein Disclaimer kann auch dann aufgenommen werden, wenn die Basismarke keinen Disclaimer enthält (Punkt 9 g)). Siehe Regel 103 (2) GMDV, Regel 9 (4) (b) (v) der gemeinsamen Ausführungsordnung. Unter Punkt 9 b) oder c) kann eine Übersetzung der Marke oder die Angabe, dass die Marke keine Bedeutung hat und nicht übersetzt werden kann, gegeben werden. Diese Angabe wird vom HABM (nicht von Regel 103 erfasst) und auch von der WIPO (Regel 9 (4) (b) (iii) der gemeinsamen Ausführungsordnung) als fakultativ behandelt, und es ist nicht bekannt, ob solche Angaben vor Bestimmungsämtern rechtliche Bedeutung haben. Punkt 9 f) (Worbestandteile der Marke) hat keine Bedeutung; sein rein administrativer Charakter ist im WIPO-Guide unter B.II erläutert. Punkt 9 a) betrifft die Transliteration der Marke. Das HABM wird die internationale Anmeldung nicht beanstanden, wenn dieser Punkt nicht angekreuzt ist. Siehe Regel 103 (2), wo dieser Punkt bewusst nicht als möglicher Mangel behandelt wird. Der Grund ist, dass außer im Falle des griechischen Alphabets das HABM Marken, die nicht aus lateinischen Schriftzeichen bestehen, als reine Bildmarken behandelt und nicht prüft, ob es sich um Schriftzeichen aus anderen Sprachen handelt. Jedoch verlangt WIPO eine Transliteration in lateinische Schriftzeichen, wenn die Marke andere als lateinische Schriftzeichen enthält (siehe Regel 9 (4) (a) (xii) der gemeinsamen Ausführungsordnung) und erlässt eine Beanstandung, wenn keine Transliteration angegeben ist; diese muß vom Anmelder direkt gegenüber der WIPO ausgeräumt werden (siehe Regel 11 (2) der gemeinsamen Ausführungsordnung). Gleichwohl sind die Punkte 9 (a), (b), (c) und (f) auch im HABM Formblatt EM 2 enthalten, da sie für den Anmelder im Verfahren vor der WIPO oder den Bestimmungsämtern nützlich sein können. 13.B Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen Punkt 10 verlangt vom Anmelder die Angabe des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, in der Reihenfolge der Klassen gruppiert. Das Verzeichnis kann gegenüber der Basismarke identisch oder enger sein, jedoch nicht breiter. Diesem Vergleich ist das Verzeichnis der Basismarke zu dem Zeitpunkt der Einreichung der internationalen Anmeldung zu Grunde zu legen. Beispiel: Die Basisanmeldung wurde für fünf Klassen eingereicht. Im Anschluss an einem Widerspruch wird sie nur für die Klassenüberschrift von Klasse 10 eingetragen. Ab diesem Zeitpunkt kann eine internationale Anmeldung nur die Klassenüberschrift der Klasse 10 oder einzelne Waren, die in Klasse 10 fallen, beanspruchen. Innerhalb dieser Grenzen kann das Verzeichnis für verschiedene Bestimmungsämter unterschiedlich sein. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist stets in der Sprache der internationalen Anmeldung anzugeben. Ist diese Sprache nicht Französisch, Englisch oder Spanisch (d.h. die Sprache, in der die internationale Anmeldung an die WIPO übermittelt werden soll), so kann der Anmelder eine Übersetzung in diese Sprache einreichen, Artikel 142 (3) GMV. Tut er dies, so muß er das erste Kästchen unter Punkt 0.3 ankreuzen und sollte das entsprechende Kästchen in Punkt A (Anlage) ausfüllen. Andernfalls muß er das zweite Kästchen unter Punkt 0.3 ankreuzen und das HABM ermächtigen, die Übersetzung vorzunehmen oder eine existierende Übersetzung zu benutzen (Regeln 102 (4), 103 (3) GMDV). Die Übersetzung wird, sofern verfügbar, von der Basismarke übernommen, insbesondere wenn es sich um eine bereits veröffentlichte Anmeldung oder eingetragene Gemeinschaftsmarke handelt. Ist dies nicht möglich, d.h. wenn die Übersetzung der Basisanmeldung noch nicht vorliegt oder wenn das Warenverzeichnis, obwohl enger, andere Formulierungen als das Verzeichnis der Basismarke aufweist oder wenn der Anmelder verschiedene Verzeichnisse für verschiedene Bestimmungsämter vorgelegt hat, so muß das Verzeichnis so schnell wie möglich an das Übersetzungszentrum versandt werden. Das Übersetzungszentrum hat zugesagt, die Übersetzung innerhalb von vier Arbeitstagen zu erstellen. Auch alle anderen Textbestandteile werden zur Übersetzung versandt, wie z.b. Farbansprüche oder Beschreibungen, sofern der Anmelder diese nicht selbst übersetzt hat. Hierzu müssen die Punkte 8 und 9 sorgfältig im Hinblick auf die Angaben in Punkt A und die vom Anmelder vorgelegten Anlagen überprüft werden. Diese Übersetzungen werden nicht anschließend in EUROMARC für die Basisanmeldung genutzt: Dies wäre im Hinblick auf mögliche Unterschiede oder spätere Änderungen der jeweiligen Verzeichnisse zu riskant. Der Anmelder wird zu dem vom HABM erstellten Übersetzungen nicht gehört. Liegt die Übersetzung für die Basismarke bereits vor, so kennt der Anmelder die Übersetzung. In diesem Falle würde es keinen Unterschied machen, wenn er diese Übersetzung selbst eingereicht hätte. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen muß ordnungsgemäß gruppiert und korrekt klassifiziert werden. Dies ist sichergestellt, wenn die Klassifizierung der Basis- Gemeinschaftsmarkenanmeldung bereits geprüft war. Andernfalls ist die vom Anmelder vorgenommene Klassifizierung oder, wenn er diese nicht vorgenommen hat, das Warenverzeichnis ohne weiteres für die Zwecke der Weiterleitung der internationalen Anmeldung zu übernehmen. Falls WIPO eine Beanstandung erlässt, sollte der Prüfer den Vorschlag der WIPO möglichst akzeptieren und von der Möglichkeit gemäß Regel 12 (2) der gemeinsamen Ausführungsordnung, eine abweichende Meinung zu äußern, keinen Gebrauch machen. Der Prüfer kann auch nichts tun, was bedeutet, dass er den WIPO-Vorschlag akzeptiert, sollte jedoch

8 vorzugsweise der WIPO innerhalb von drei Monaten sein O.K. geben, um zu vermeiden, dass eine weitere Frist in Gang gesetzt wird (siehe Regel 12 (3) der gemeinsamen Ausführungsordnung). Bitte beachten: Der Anmelder wird durch die WIPO von dem Mangel unterrichtet und kann seine Auffassung dem HABM, nicht jedoch direkt der WIPO mitteilen. Es ist denkbar, dass der Anmelder recht hat, und dann sollte dies der Prüfer der WIPO mitteilen, ist jedoch die Basismarke bereits klassifiziert worden und insistiert der Anmelder lediglich auf derselben Klassifizierung, so sollte dies nicht berücksichtigt werden, da dies nichts daran ändert, dass die Auffassung der WIPO vorgeht. War die Basisanmeldung noch nicht klassifiziert, so sollte die Auffassung des Anmelders außer Betracht bleiben, da er selbst unzutreffend klassifiziert hatte. 13.B Benannte Vertragsparteien Eine beim HABM eingereicht internationale Anmeldung unterlegt ausschließlich dem Madrider Protokoll. Es können nur Vertragsparteien des Madrider Protokolls benannt werden, gleich ob sie auch Mitglied des Madrider Abkommens sind. Die Kästchen in Punkt 11 von HABM EM 2 führen alle gegenwärtigen Vertragsparteien des Madrider Protokolls auf mit Ausnahme der EG, da diese in einer beim HABM eingereichten internationalen Anmeldung nicht benannt werden kann (keine Selbstbenennung, Artikel 3 bis Satz 2 des Madrider Protokolls). Vertragsparteien, die dem Protokoll nach Herausgabe des Formblatts beitreten, können unter andere hinzugefügt werden. Das Formblatt wird so oft wie nötig neu aufgelegt, um Kästchen für neue Vertragsparteien des Protokolls hinzuzufügen. Der Prüfer hat sich zu vergewissern, dass mindestens eine der Benennungen wirksam ist. Werden unter andere Staaten angegeben, die nicht oder noch nicht Vertragspartei des Protokolls sind, so soll dies der Prüfer nicht beanstanden, da dies die Wirksamkeit der anderen Benennungen nicht beeinträchtigt, so dass die Anmeldung so schnell wie möglich weitergeleitet werden kann. Jedoch wird dann der Anmelder eine Beanstandung der WIPO zu vergegenwärtigen haben. 13.B Unterschrift Die Unterschrift des Anmelders (Punkt 12) ist fakultativ. Die EG hat von der Möglichkeit gemäß Regel 9 (2) (b) der gemeinsamen Ausführungsordnung, eine Unterschrift des Anmelders zu verlangen, keinen Gebrauch gemacht, da an die WIPO lediglich Datenbestände und nicht das Original oder ein Faksimile des Formblatts weitergeleitet werden. 13.B Andere Formblätter Werden die Vereinigten Staaten benannt, so muß der Anmelder das unterzeichnete WIPO-Formblatt MM 18 beifügen (siehe Punkt 11, Fußnote 2). Dieses Formblatt muß stets auf Englisch sein, unabhängig von der Sprache der internationalen Anmeldung. Der Prüfer soll das Fehlen oder das unvollständige Ausfüllen des Formblatts MM 18 nicht beanstanden, da dies die Wirksamkeit der anderen Benennungen nicht beeinflusst. WIPO-Formblatt MM 17 ermöglicht, in einer internationalen Anmeldung die Seniorität einer nationalen Marke zu beanspruchen, wenn die EG benannt ist. Da dies in einer internationalen Anmeldung, für die das HABM Ursprungsamt ist, nicht möglich ist, kann ein solcher Senioritätsanspruch nicht erfolgen. Wird MM 17 gleichwohl der internationalen Anmeldung beigefügt, so ignoriert dies der Prüfer und leitet dies nicht an die WIPO weiter. 13.B.1.3. Weiterleitung der internationalen Anmeldung Liegen Mängel vor, die gemäß dem oben unter 13.B.1.2 Gesagten vom Anmelder zu beheben sind, so versendet der Prüfer Formschreiben M 106 und gibt eine Frist von 2 Monaten zur Mängelbeseitigung. Wird der Mangel nicht beseitigt, so lehnt der Prüfer die Weiterleitung der internationalen Anmeldung mit Formschreiben M 100 ab. Dies präkludiert nicht die spätere Einreichung einer neuen internationalen Anmeldung. Ist die Sprache der internationalen Anmeldung nicht Französisch, Englisch oder Spanisch, so erfolgt die Korrespondenz mit dem Anmelder in der Sprache der internationalen Anmeldung, es sei denn, das erste Kästchen von Punkt 0.2 ist angekreuzt (siehe Artikel 142 (1) Satz 2 GMV). Den Prüfern wird empfohlen, Probleme, insbesondere kleinere Mängel möglichst am Telefon zu lösen, um das Verfahren zu beschleunigen. Auch müssen Anmelder und ihre Vertreter sich bewusst sein, dass es sehr riskant ist, die Zweimonatsfrist bis zum Ende auszuschöpfen; sie sollten vielmehr sofort antworten. Je schneller der Mangel behoben wird, desto größer ist die Chance, dass der Prüfer die internationale Anmeldung innerhalb von zwei Monaten weiterleiten kann, damit das Eingangsdatum das Datum der internationalen Registrierung wird. Sobald sich der Prüfer überzeugt hat, dass die internationale Anmeldung in Ordnung ist, hat er diese an die WIPO weiterzuleiten, Regel 104 GMDV. Die Weiterleitung erfolgt elektronisch, mit der Ausnahme von Schriftstücken, die nicht in XML-Datenbestände reduziert werden können, wie z.b. das Gebührenberechnungsblatt oder MM 18; solche anderen Schriftstücke werden als gescannte Anlagen übermittelt. Die elektronische Übermittlung enthält die in Artikel 3 (1) des Madrider Protokolls genannte Bescheinigung. Aus diesem Grund ist Punkt 13 des WIPO-Formblatts MM 2 nicht in HABM EM 2 enthalten. Es ist möglich, dass das HABM eine Beanstandung seitens der WIPO erhält. Die Beanstandung muß vom HABM oder dem Anmelder behoben werden, je nach Art der Beanstandung. Der Prüfer muß versuchen, die in Regel 11 (4) der gemeinsamen Ausführungsordnung genannten Mängel zu beseitigen. 13.B.2. Nachträgliche Benennungen Nachträgliche Benennungen können erst erfolgen, nachdem eine erste internationale Anmeldung erfolgt ist und zu einer internationalen Registrierung geführt hat. Für nachträgliche Benennungen gibt es keine Übermittlungsgebühr.

9 Für nachträgliche Benennungen muß das amtliche Formblatt verwendet werden, Regel 102 (1), (2), 103 (2) (a) GMDV. In Französisch, Englisch und Spanisch ist dies das WIPO-Formblatt MM 4. In diesen Sprachen existiert keine HABM-Fassung, da keine speziellen Angaben für das HABM benötigt werden. In den anderen Amtssprachen der EG muß das HABM-Formblatt EM 4 benutzt werden. In MM 4 und EM 4 sind die erforderlichen Angaben im Vergleich zu MM 2 erheblich reduziert; sie beschränken sich im wesentlichen auf Angaben zum Anmelder und seiner Anmeldeberechtigung, zum Vertreter, dass Warenverzeichnis und die Benennung zusätzlicher Vertragsparteien des Madrider Protokolls. Diese Angaben sind grundsätzlich in der gleichen Weise wie in MM 2 zu machen, und die Prüfung folgt im Wesentlichen den gleichen Kriterien. Formschreiben M 101 und M 100 sind auch für nachträgliche Benennungen zu verwenden, mit den entsprechenden Anpassungen. Bei der Anmeldeberechtigung besteht lediglich insofern ein Unterschied, als eine nachträgliche Benennung beim HABM auch eingereicht werden kann, wenn dieses nicht Ursprungsamt war, wenn die internationale Registrierung auf eine Person mit Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der EG oder mit Sitz oder Wohnsitz in der EG übertragen wurde (das HABM als Amt der Vertragspartei des Inhabers ), siehe Regeln 1 (xxvi bis), 24 (2) der gemeinsamen Ausführungsordnung. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann gegenüber der internationalen Registrierung identisch sein (Punkt 5 a)) oder von ihr verschieden sein, vorausgesetzt, dass es enger ist als dass der internationalen Registrierung (Punkt b) oder c)). Das Verzeichnis darf nicht breiter sein als das der internationalen Registrierung, auch wenn es von der Basismarke abgedeckt ist (siehe Regel 105 (c) GMDV). Ein Vergleich mit dem Verzeichnis der Basismarke ist daher nicht nötig. Innerhalb dieser Grenzen können für verschiedene nachträglich benannte Staaten unterschiedliche Verzeichnisse vorgelegt werden. Die Marke ist notwendigerweise dieselbe wie die der internationalen Registrierung. Nachträgliche Benennungen müssen in derselben Sprache eingereicht werden wie die ursprüngliche internationale Anmeldung, Artikel 144 GMV; andernfalls lehnt das Amt die Weiterleitung der nachträglichen Benennung ab, Regel 105 (1) (a), (2), (4). Ist diese Sprache nicht französisch, englisch oder spanisch, so muß der Anmelder in HABM EM 4 den Punkt 0.1 ankreuzen und die Sprache angeben, in der die nachträgliche Benennung an die WIPO weitergeleitet werden soll; diese Sprache kann von der Sprache der internationalen Registrierung verschieden sein. Die Punkte 0.2 und 0.3 zur Übersetzung des Warenverzeichnisses und der Sprache für die Korrespondenz zwischen Anmelder und HABM müssen ebenfalls ausgefüllt werden; 13.B und 13.B gelten entsprechend. Anders als ursprüngliche internationale Anmeldungen müssen nachträgliche Benennungen nicht über das Ursprungsamt eingereicht werden, sondern können direkt bei der WIPO eingereicht werden, Regel 24 (2) (a) der gemeinsamen Ausführungsordnung. 13.B.3. Mitteilungen von Tatsachen, die die Basismarke berühren Fällt innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der internationalen Registrierung die Basismarke ganz oder teilweise weg, so wird die internationale Registrierung im gleichen Umfang gelöscht. Dies wird allgemein als Abhängigkeit der internationalen Registrierung von der Basismarke oder als Zentralangriff bezeichnet, obwohl die internationale Registrierung nicht nur wegfällt, wenn ein Dritter die Basismarke angreift, sondern auch wenn die Basismarke aufgrund einer Handlung oder der Untätigkeit ihres Inhabers wegfällt. Bei einer Gemeinschaftsmarke betrifft dies die Fälle, in denen entweder ganz oder teilweise (für einige Waren oder Dienstleistungen) die Gemeinschaftsmarkenanmeldung, auf der die internationale Registrierung basiert, zurückgenommen wurde, als zurückgenommen gilt oder zurückgewiesen wurde; die eingetragene Gemeinschaftsmarke, auf der die internationale Registrierung basiert, nicht erneuert wurde, auf sie verzichtet wurde, oder vom HABM oder auf Widerklage von einem Gemeinschaftsmarkengericht für verfallen oder nichtig erklärt wurde. Beruht dies auf einer Entscheidung (des HABM oder eines Gemeinschaftsmarkengerichts), so muß diese rechtskräftig geworden sein. Tritt dies während der Fünf-Jahres-Frist ein, so muß der Prüfer dies der WIPO entsprechend mitteilen; zu Einzelheiten siehe Regel 106 (1) (a), (b) (2) GMDV. Eine Mitteilung an die WIPO muß auch in bestimmten Fällen gemacht werden, in denen ein Verfahren vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist begonnen hat, jedoch innerhalb dieser Frist nicht abgeschlossen wurde; eine solche Mitteilung ist unmittelbar nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist zu machen. Die Fälle, in denen dieses nötig ist, sind: Eine Zurückweisung der Basis-Gemeinschaftsmarkenanmeldung aus absoluten Gründen wurde mit der Beschwerde angefochten, und die Beschwerde ist noch anhängig; ein Widerspruchsverfahren ist anhängig (einschließlich einer nachfolgenden Beschwerde vor den Beschwerdekammern oder einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof); ein Löschungsverfahren vor dem HABM ist anhängig (einschließlich anschließender Beschwerden bei den Beschwerdekammern oder einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof); gemäß der Eintragung im Register für Gemeinschaftsmarken ist eine Widerklage gegen eine Gemeinschaftsmarke vor einem Gemeinschaftsmarkengericht anhängig. Einzelheiten siehe Regel 106 (3) GMDV. In diesen Fällen ist eine weitere Mitteilung an die WIPO zu senden, sobald eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt oder das Verfahren anderweitig beendet ist; dies bedeutet, dass die WIPO zu unterrichten ist, ob und in welchem Umfang die Basismarke wegfällt oder anhängig oder eingetragen bleibt (siehe Regel 106 (4) GMDV). Bitte beachten: Eine solche Mitteilung darf nicht erfolgen, wenn an dem Tag, an dem die Fünf-Jahres-Frist abläuft,

10 die Basis-Gemeinschaftsmarkenanmeldung Gegenstand einer Zurückweisung aus anderen als absoluten Gründen war (Klassifizierung, Formalien); die Basis-Gemeinschaftsmarkenanmeldung aus absoluten Gründen zurückgewiesen war, jedoch keine Beschwerde eingelegt wurde oder die Beschwerde nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist eingelegt wurde; ein Widerspruch oder ein Löschungsantrag als nicht eingereicht gilt, da die Gebühr nicht gezahlt wurde. Bitte ebenfalls beachten: Es ist nicht korrekt, eine solche Mitteilung sofort im Anschluss an den Eingang eines Widerspruchs oder einer Beschwerde zu versenden. Beispielsweise werden Widersprüche, die innerhalb der Fünf-Jahres-Frist abgeschlossen werden, da der Widerspruch zurückgenommen wurde, nicht mitgeteilt; wird jedoch ein Widerspruch innerhalb der Fünf-Jahres-Frist abgeschlossen, weil der Anmelder der Gemeinschaftsmarke die Anmeldung zurückgenommen hat, so ist dies mitzuteilen, da dies unter Regel 106 (1) (a) GMDV fällt. Es gibt noch einen weiteren Fall, der der WIPO mitzuteilen ist: Wenn die Basis-Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder Gemeinschaftsmarke innerhalb der Fünf-Jahres-Frist geteilt wurde (Regel 106 (1) (c), (2) GMDV). Dies kann aufgrund eines teilweisen Rechtsübergangs oder gemäß Artikel 44 (a) 48 (a) GMV (neu) geschehen. Für diese Mitteilung gibt es zwei Unterschiede zu den anderen Fällen: die Mitteilung muß sofort erfolgen, und zwar nachdem die Teilanmeldung oder Teileintragung in EUROMARC kreiert wurde; sie wirkt sich auf die Gültigkeit der internationalen Registrierung nicht aus; sie dient nur der Transparenz, auf welche Marken die internationale Registrierung gestützt ist. Siehe Regel 106 (2) (d) GMDV, wo dieser Fall mit Absicht nicht als Grund für die Löschung der internationalen Registrierung aufgeführt ist. 13.B.4. Weiterleitung von Änderungen, die die internationale Registrierung betreffen Das internationale Register wird von der WIPO geführt. Prinzipiell ist ein Ursprungsamt nicht von Änderungen in der internationalen Registrierung betroffen, und die Bestimmungsämter sind lediglich insoweit betroffen, als sie Mitteilungen der WIPO über solche Änderungen erhalten, die sie in ihren eigenen Datenbanken aufführen können. Grundsatz ist, dass alle Änderungen bezüglich einer internationalen Registrierung von deren Inhaber direkt bei der WIPO einzureichen sind. Das HABM akzeptiert keine Verlängerungsanträge oder Verlängerungsgebühren, Regel 107 GMDV. 13.B.4.1. Anträge auf Änderungen, die ohne Prüfung weitergeleitet werden. Folgende Anträge auf Änderungen bezüglich einer internationalen Registrierung können auch beim HABM als Amt der Vertragspartei des Inhabers eingereicht werden (siehe Regeln 20, 20 bis, 25 (1) der gemeinsamen Ausführungsordnung): Eine Änderung des Inhabers (WIPO-Formblatt MM 5), auch soweit nur ein Teil der Waren oder Dienstleistungen oder nur einzelne Bestimmungsämter betroffen sind; (in der Terminologie der GMV entspricht dies einem Rechtsübergang) eine Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen oder ein Verzicht (WIPO-Formblätter MM 6 oder 7); (in der Terminologie der GMV entspricht dies einem vollständigen oder teilweisen Verzicht) eine vollständige oder teilweise Löschung der internationalen Registrierung (WIPO-Formblatt MM 8); (Dies ist letztlich eine Einschränkung oder ein Verzicht mit Wirkung für alle Bestimmungsämter gleichzeitig) eine Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers (WIPO-Formblatt MM 9); eine Lizenz (WIPO-Formblatt MM 13); eine Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers (hierfür gibt es kein WIPO-Formblatt); (in der Terminologie der GMV entspricht dies einem dinglichen Recht, einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme oder einem Insolvenzverfahren) Wird ein solcher Antrag vom Inhaber der internationalen Registrierung beim HABM gestellt, so wird dieser ohne jede Prüfung lediglich an die WIPO weitergeleitet. Die Bestimmungen der GMV und der GMDV für die analogen Verfahren gelten nicht. Insbesondere gelten die Sprachenregeln der gemeinsamen Ausführungsordnung, und es ist keine HABM-Gebühr zu zahlen. Ein solcher Antrag kann nur über das HABM eingereicht werden, wenn dieses das Amt der Vertragspartei des Inhabers ist, d.h. wenn es Ursprungsamt war oder für den Inhaber in Folge einer Übertragung der internationalen Registrierung zuständig geworden ist (siehe Regel 1 (xxvi bis) der gemeinsamen Ausführungsordnung). Jedoch wird diese Voraussetzung vom HABM nicht geprüft, da es lediglich den Antrag weiterleitet und der Antrag ohnehin direkt bei der WIPO hätte gestellt werden können. Summa summarum agiert das Amt für solche Anträge, die vom Inhaber der internationalen Registrierung gestellt werden, lediglich als Briefkasten. Soweit Regel 20 (1) der gemeinsamen Ausführungsordnung einem Amt der Vertragspartei des Inhabers erlaubt, aus eigener Initiative eine Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers mitzuteilen und einem Bestimmungsamt erlaubt, eine Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers mitzuteilen, wird von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht werden. 13.B.4.2. Anträge auf Änderungen, die nach begrenzter Prüfung weitergeleitet werden Die Regeln 20 (1) (a), 20bis (1) und 25 (1) (b) der gemeinsamen Ausführungsordnung sehen vor, dass der Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers, einer Lizenz oder einer Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers nur dann direkt bei der WIPO eingereicht werden darf, wenn er vom Inhaber der internationalen Registrierung gestellt wird. Es wäre somit praktisch unmöglich, eine Änderung des Inhabers oder eine Lizenz bei der WIPO einzutragen, wenn der ursprüngliche Inhaber nicht mehr existiert (Fusion, Ableben) oder der Inhaber sich gegenüber seinem Lizenznehmer oder (was wahrscheinlicher ist) dem von einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme Begünstigten unkooperativ zeigt.

11 Deshalb hat der neue Inhaber oder der Lizenznehmer oder der Inhaber des dinglichen Rechts nur die Möglichkeit, den Antrag auf Eintragung der Änderung beim Amt der Vertragspartei des Inhabers einzureichen. Die WIPO trägt solche Anträge ohne Sachprüfung ein, lediglich aufgrund der Tatsache, dass diese vom Amt der Vertragspartei des Inhabers übermittelt wurden. Um zu vermeiden, dass ein Dritter ohne jede Prüfung Inhaber oder Lizenznehmer einer internationalen Registrierung werden kann, ist es deshalb zwingend geboten, dass das HABM alle Anträge auf Eintragung einer Änderung des Inhabers, einer Lizenz oder einer Einschränkung der Verfügungsbefugnis des Inhabers, die nicht vom Inhaber der internationalen Registrierung eingereicht werden, daraufhin prüft, ob ein Nachweis des Rechtsübergangs, der Lizenz oder des anderen Rechts vorgelegt wird. Dies ist in Regel 120 GMDV bestimmt. Die Prüfung beschränkt sich auf den Nachweis des Rechtsübergangs oder der Lizenz oder des anderen Rechts (Regel 31 (1), (5) GMDV), und die entsprechenden Abschnitte der Richtlinien des HABM über Rechtsübergänge und Lizenzen gelten analog. Wird der Nachweis nicht vorgelegt, so hat der Prüfer die Weiterleitung des Antrags an die WIPO abzulehnen. Diese Entscheidung ist beschwerdefähig. In jeder anderen Hinsicht gelten die Vorschriften der GMV und der GMDV nicht. Insbesondere muß der Antrag in einer der WIPO-Sprachen und auf dem zutreffenden WIPO-Formblatt gestellt werden, und es ist keine Gebühr an das HABM zu zahlen. 13.B.4.3. Übertragung der Benennung der EG Die Anwendung dieser Regeln auf die Übertragung einer internationalen Registrierung, in der die EG benannt ist, kann an folgendem Beispiel erläutert werden. Die internationale Registrierung durch die WIPO ist eine einheitliche Registrierung in verwaltungsmäßiger Hinsicht (als Eintragung im internationalen Register und Gegenstand von WIPO-Veröffentlichungen), jedoch letztlich ein Bündel nationaler oder regionaler Marken, was die rechtlichen Wirkungen und die Wirkung der Marke als Gegenstand des Vermögens betrifft. Was den Zusammenhang zur Basismarke betrifft, so muß die internationale Registrierung ursprünglich auf dem Namen des Inhabers der Basismarke lauten, kann jedoch anschließend unabhängig von der Basismarke übertragen werden. Die internationale Registrierung ist von der Basismarke abhängig, jedoch sind die einzelnen Benennungen voneinander unabhängig. Letztlich ist die Übertragung einer internationalen Registrierung nichts als eine Übertragung der Marke mit Wirkung für einen, mehrere oder alle benannten Vertragsparteien, d.h. sie entspricht einer Übertragung der entsprechenden Anzahl nationaler oder regionaler Marken. Eine Eintragung einer Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung hinsichtlich der Benennung der EG (Übertragung des Gemeinschaftsmarken-Anteils der IR) kann seitens der WIPO auf der Grundlage eines bei der WIPO eingereichten Antrags oder auf der Grundlage eines bei einem anderen Amt eingereichten Antrags erfolgt sein. Die WIPO teilt dies dem HABM mit; dies wird automatisch in unserem Datenbestand, d.h. in MPS, integriert. Diese Mitteilung ist für das HABM von praktischer Bedeutung, da in allen anhängigen und zukünftigen Verfahren vor dem HABM (vorläufige Schutzverweigerungen, Löschungsanträge) mit dem neuen Inhaber korrespondiert werden muß. Ein Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung kann auch beim HABM eingereicht werden, jedoch nur, wenn das HABM zuständiges Amt der Vertragspartei des Inhabers ist. Hier gibt es zwei Unterfälle: (1) In 99% aller Fälle ist das HABM auch Ursprungsamt. In diesen Fällen betrifft der Antrag auf Eintragung notwendigerweise andere Bestimmungsämter, da es keine Benennung der EG gibt (keine Selbstbenennung). (2) In seltenen Fällen ist Ursprungsamt ein anderes Amt, jedoch das HABM als Amt der Vertragspartei des Inhabers zuständig geworden, weil ein anderer Rechtsübergang (nicht derjenige, auf den sich der vorliegende Antrag richtet) eingetragen worden ist und der gegenwärtige Inhaber der internationalen Registrierung die Staatsangehörigkeit, den Sitz oder den Wohnsitz in der EG hat. In diesen Fällen kann der Rechtsübergang die Benennung der EG oder genauso andere Benennungen betreffen. In beiden Fällen hat das Amt den Antrag gemäß 13.B.4.1. (wenn der Antrag vom Inhaber gestellt wurde) oder 13.B.4.2. zu behande Dies gilt auch im zweiten Fall; welche Bestimmungsämter von dem Rechtsübergang betroffen sind, ist gleichgültig. Im zweiten Fall erhält auch das HABM eine Mitteilung der WIPO, und zwar in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt. Hierfür ist gleichgültig, wo der Antrag auf Eintragung der Änderung eingereicht wurde. In seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt hat das HABM hinsichtlich des Rechtsübergangs nichts zu prüfen. Regel 27 (4) der gemeinsamen Ausführungsordnung erlaubt es einem Bestimmungsamt, gegenüber der WIPO zu erklären, dass, soweit diese Bestimmung betroffen ist, die Eintragung der Änderung des Inhabers keine Wirkung hat; diese Bestimmung wird jedoch vom HABM nicht angewandt. Grund dafür ist: Das HABM hat nicht das Recht, zu überprüfen, ob die Änderung im internationalen Register auf der Grundlage eines Nachweises des Rechtsübergangs erfolgte. Es gibt keinen Grund, den Rechtsübergang im Hinblick auf Irreführungsgefahr (Artikel 17 (4) GMV) zu prüfen, da dies in einem Löschungsverfahren geltend gemacht werden kann. Änderungen des Inhabers können nicht direkt beim HABM in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt eingereicht werden. Änderungen des Inhabers der Basismarke sind für die internationale Registrierung nicht relevant. 13.B.5. Verhältnis zum Madrider Abkommen Die Benennung der EG unterliegt ausschließlich dem Madrider Protokoll, und eine internationale Anmeldung oder nachträgliche Benennung, die beim HABM als Ursprungsamt eingereicht wird, unterliegt ausschließlich dem Madrider Protokoll. Wird jedoch eine internationale Registrierung von einer Person, die Staatsangehöriger einer Vertragspartei des Madrider Abkommens ist, auf eine Person übertragen, die Staatsangehöriger eines EG-Mitgliedstaats ist oder in der EG Sitz oder Wohnsitz hat, und wird deshalb das HABM zum Amt der Vertragspartei des Inhabers, so stellt sich die Frage, ob für die Anwendung des Madrider Abkommens Raum ist. Die Antwort ist: Wird eine nachträgliche Benennung beim Amt in seiner Eigenschaft als Amt der Vertragspartei des Inhabers eingereicht, so können nur Staaten benannt werden, die Vertragspartei des Protokolls sind; Staaten, die nur Vertragspartei des Madrider Abkommens sind, können nicht benannt werden. Dies folgt aus Regel 24 (1) (c) der gemeinsamen Ausführungsordnung, da das HABM nur durch das Protokoll gebunden ist. Dies gilt auch dann, wenn das Ursprungsamt nur durch das Madrider Abkommen gebunden ist.