Die Markenrechtsreform 2019 infolge des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes

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1 Aufsatz Ring - Die Markenrechtsreform 2019 infolge des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes de Situation geschaffen werden, die die Erklärungsregelung vermeiden wollte, weil sie für die Hinterbliebenen so belastend ist. Diese doppelte Widerspruchsregelung würde damit die Situation für die Hinterbliebenen verschlimmern. Es sollte jedoch auch auf der Grundlage des Rechts der Selbstbestimmung jeden Bürgers um den Willen des Hirntoten gehen. Dies kann nur eine einfache Widerspruchsregelung gewährleisten, d. h. dass ausschließlich der Wille des Hirntoten zählt. Wie in Österreich und anderen Nationen bereits praktiziert, würden nach der Feststellung des Hirntodes bei fehlendem Eintrag in das Widerspruchsregister die Hinterbliebenen gefragt werden, ob ihnen ein mündlicher Widerspruch des Hirntoten bekannt ist. Der entscheidende Unterschied zur doppelten Widerspruchsregelung, bei der die Hinterbliebenen widersprechen können, ist bei der einfachen Widerspruchsregelung die Umsetzung des Willens des Hirntoten. Damit stünde für die Hinterbliebenen nicht die Frage im Raum, was sie wollen, sondern es zählt nur, was der Hirntote wollte. Das ist das Entlastende für die Hinterbliebenen. Daher sollte in Deutschland rasch eine einfache Widerspruchsregelung eingeführt werden. Die Markenrechtsreform 2019 infolge des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes Prof. Dr. Gerhard Ring, Freiberg* Das Gesetz zur Umsetzung der RL (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken 1 (Markenrechtsmodernisierungsgesetz MaMoG) vom 11. Dezember ist am 14. Januar 2019 als Teil einer umfassenden europäischen Markenrechtsreform 3 in Deutschland in Kraft getreten. Die europäische Markenrechtsreform und das MaMoG verfolgen das Ziel, ein kohärentes System von nationalen und unionsweiten Markenrechten zu errichten. Oberstes Ziel ist ein ausgewogenes Nebeneinander von Unionsmarke und nationalen Marken zudem soll die Eintragung von Marken erleichtert und die wachsende Produktpiraterie effektiv bekämpft werden. Mit dem MaMoG ist es im Wesentlichen zu folgenden vier zentralen Änderungen des deutschen Markenrechts gekommen: Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten im elektronischen Register: 4 Durch den Verzicht auf das Erfordernis einer grafischen Darstellbarkeit schutzfähiger Zeichen ( 8 Abs. 1 MarkenG alt) entfällt im Markenregister eine Beschränkung der zulässigen Darstellungsmittel auf eine grafische oder visuelle Darstellung. Damit wird die Möglichkeit für unkonventionelle und moderne Markenformen eröffnet (zb Klangmarken), denen nunmehr eine rechtssichere Darstellungsform geboten wird. Das Markenregister wird zugleich an die Bedürfnisse des modernen Technologiezeitalters angepasst. Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke: 5 Das MaMoG implementiert erstmals in Teil 5 ( 106 a bis h) MarkenG die Gewährleistungsmarke im deutschen Markenrecht als neue Markenform, mit der der Bedeutung von Gütezeichen für die Wirtschaft Rechnung getragen wird. Unabhängige Markeninhaber können ihr Gütesiegel an auserwählte Unternehmen vergeben, welche die zuvor in einer Satzung festgelegten Kriterien erfüllen. Im Vergleich zur Individualmarke steht bei der Gewährleistungsmarke nicht die Herkunftsfunktion, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund. Gewährleistungsmarken unterliegen den Prinzipien der Neutralität und Transparenz. Sie konstituieren Prüf- und Überwachungspflichten des Inhabers der Gewährleistungsmarke. Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA nach 53 MarkenG: 6 Zusätzlich zum traditionellen Löschungsverfahren (wegen absoluter Schutzhindernisse) können jetzt auch relative Nichtigkeitsgründe (ältere Rechte) und Verfallsgründe nach einem Widerspruch vor dem DPMA geltend gemacht werden. Damit werden die Kompetenzen beim DPMA gebündelt. Die Zivilgerichte sind daneben weiterhin für die Löschungsverfahren wegen Verfalls oder älterer Rechte zuständig, wodurch die Kläger bzw. Antragsteller nunmehr ein Wahlrecht haben, ob sie sich an das DPMA oder an die ordentliche Gerichtsbarkeit wenden. * Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht an der TU Bergakademie Freiberg und Mitherausgeber der NJ. 1 ABl. L 336 vom 23. Dezember 2015, S BGBl. I, S Neben der Neufassung der RL 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299 vom 8. November 2008, S. 25) ist es auch zu einer Überarbeitung der VO (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. L 78 vom 24. März 2009, S. 1 UnionsmarkenVO) gekommen, die durch die VO (EU) 2015/2424 (ABl. L 341 vom 24. Dezember 2015, S. 21; L 71 vom , S. 322; L 110 vom 26. April 2016, S. 4; L 154 vom , S. 1) geändert worden ist. 4 RegE, BR-Drs. 148/18, S. 2 = BT-Drs. 19/2898, S RegE, BR-Drs. 148/18, S. 2 = BT-Drs. 19/2898, S RegE, BR-Drs. 148/18, S. 2 f. = BT-Drs. 19/2898, S NJ 2/2019

2 Die Markenrechtsreform 2019 infolge des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes - Ring Aufsatz Einführung einer Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung: 7 Mit dem Ziel einer effektiven Bekämpfung der Produktpiraterie und im Interesse der Markeninhaber ist mit 14 a MarkenG ein Verfahren eingeführt worden, um rechtsverletzende Waren, die der zollamtlichen Überwachung unterliegen, die aber nicht in den zollrechtlich freien Verkehr überführt werden sollen, aufzuhalten. Für alle zollrechtlichen Konstellationen werden damit die Interessen der Zollbehörden, der rechtmäßig Durchführenden und der Rechteinhaber gleichermaßen berücksichtigt. 1. Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten im elektronischen Register Nach 8 Abs. 1 MarkenG alt waren von der Eintragung als Marke schutzfähige Zeichen is von 3 MarkenG ausgeschlossen, die sich nicht grafisch darstellen lassen. Die Neufassung des 8 Abs. 1 MarkenG bestimmt jetzt, dass nur solche Zeichen ausgeschlossen sind, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Die Neuregelung verabschiedet sich in Umsetzung von Art. 3 Buchst. b MarkenRL damit vom Erfordernis einer grafischen Darstellbarkeit und bestimmt als Referenzpunkt und flexibleres Kriterium die klare und eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes. 8 Der vormals einschränkende Charakter der grafischen Darstellbarkeit hatte zu erheblichen Unsicherheiten in Bezug auf moderne Markenformen bspw. Klang-, Tast-, Geruchs- oder haptische Marken geführt. 9 Adressatenkreis für die eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes in der Neuregelung sind nach der Vorgabe der RL die Behörden und das Publikum. Im Übrigen weist Erwägungsgrund 13 der MarkenRL darauf hin, dass zum Zweck der Rechtssicherheit und um eine ordnungsgemäße Verwaltung zu erreichen, auch weiterhin an den sog Sieckmann-Kriterien des EuGH 10 festgehalten werden soll, wonach ein Zeichen in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein muss. Die Neuregelung bewirkt, dass die einzutragenden Zeichen jetzt unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie und nicht notwendigerweise mit grafischen Mitteln dargestellt werden können. 11 Voraussetzung ist allein, dass die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten. 12 Die dadurch erfolgte Öffnung des Markenregisters erlaubt jetzt eine Hinterlegung der Zeichen durch gängige Audio- und Bild-Dateiformate, sofern diese eine rechtssichere Darstellung garantieren Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke Die Gewährleistungsmarke ist als neues nationales Rechtsinstrument zum Schutz von Gütezeichen 14 als rechtssichere und transparente Markenform im fünften Teil (Gewährleistungsmarke 106 a bis h) MarkenG 15 in Umsetzung von Art. 28 Abs. 1 MarkenRL geregelt worden. Sie soll den wachsenden Bedürfnissen des Warenverkehrs nach güte- und qualitätsanzeigenden Kennzeichnungen Rechnung tragen wobei im Unterschied zu herkömmlichen Marken nicht die Herkunfts-, sondern die Garantiefunktion 16 im Vordergrund steht 17 ( als Hinweis auf bestimmte, von unabhängiger Seite gewährleistete Eigenschaften des gekennzeichneten Produkts ). 18 Unabhängige Markeninhaber können ihr Gütesiegel ausgewählten Unternehmen vergeben, die die zuvor in einer Satzung festgelegten (Güte-) Kriterien erfüllen. Hauptmerkmale der Gewährleistungsmarke 19 sind: Transparenz 20 (Offenlegung der Nutzungsbedingungen in Bezug auf das Ob der Markenvergabe und das Wie für welche Produkt- und Qualitätseigenschaften die Marke einsteht in einer Gewährleistungsmarkensatzung nach 106 d MarkenG). Neutralität 21 (von unabhängiger Seite gewährleistete Produkteigenschaften, womit der Markeninhaber im Unterschied zur Kollektivmarke 22 (vgl. 97 MarkenG) keine Tätigkeit ausüben darf, die die Bereitstellung zertifizierter Produkte umfasst, woraus zwingend eine Trennung von Markeninhaber und Anwender resultiert). 23 Überprüfung der in der Gewährleistungsmarkensatzung (vgl. 106 d MarkenG) niedergelegten Gewährleistungseigenschaften bei der Lizenzvergabe und der Markennutzung durch den Anwender durch den Inhaber RegE, BR-Drs. 148/18, S. 3 = BT-Drs. 19/2898, S. 2 f. 8 RegE, BR-Drs. 148/18, S. 67 = BT-Drs. 19/2898, S Weshalb sich das MPI für Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht in einer Studie (Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 68) bereits 2011 für einen Wegfall der grafischen Darstellbarkeit in der Regelung des 8 MarkenG alt ausgesprochen hatte. 10 EuGH vom 12. Dezember 2002 C-273/00, GRUR 2003, 145 Sieckmann. 11 RegE, BR-Drs. 148/18, S. 67 = BT-Drs. 19/2898, S RegE, BR-Drs. 148/18, S. 68 = BT-Drs. 19/2898, S RegE, BR-Drs. 148/18, S. 68 = BT-Drs. 19/2898, S Dazu näher BeckOK-Markenrecht/Vohwinkel, 106 a MarkenG, Rn Vgl. auch die korrespondierende Konzeption in den Art. 83 ff. UMVO. Dazu näher Fezer, Rechtsnatur und Rechtssystematik der unionsrechtlichen Konzeption einer Gewährleistungsmarke, GRUR 2017, Näher dazu BeckOK-Markenrecht/Vohwinkel, 106 a MarkenG, Rn RegE, BR-Drs. 148/18, S. 98 = BT-Drs. 19/2898, S RegE, BR-Drs. 148/18, S. 99 = BT-Drs. 19/2898, S RegE, BR-Drs. 148/18, S. 99 = BT-Drs. 19/2898, S Vgl. zum Transparenzgebot BeckOK-Markenrecht/Vohwinkel, 106 a MarkenG, Rn Zum Neutralitätsgebot BeckOK-Markenrecht/Vohwinkel, 106 a MarkenG, Rn Im Unterschied zum Kollektivmarkeninhaber hat der Gewährleistungsmarkeninhaber selbst kein Interesse am wirtschaftlichen Interesse des zertifizierten Produkts, sondern nur ein Interesse daran, dass der Lizenznehmer die Satzungsbedingungen einhält: RegE, BR- Drs. 148/18, S. 99 = BT-Drs. 19/2898, S Keine Identität zwischen Markeninhaber und Markennutzer: RegR, BR-Drs. 148/18, S. 99 = BT-Drs. 19/2898, S Zu den Prüf- und Überwachungspflichten näher BeckOK-Markenrecht/Vohwinkel, 106 a MarkenG, Rn. 5. NJ 2/

3 Aufsatz Ring - Die Markenrechtsreform 2019 infolge des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes 2.1 Begriff der Gewährleistungsmarke Der Inhaber einer Gewährleistungsmarke gewährleistet nach 106 a Abs. 1 Satz 1 MarkenG für die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet wird, das Vorliegen einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften: das Material (Nr. 1), die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen (Nr. 2) bzw. die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften (mit Ausnahme der geographischen Herkunft) 25 (Nr. 3). Die Marke muss gemäß 106 Abs. 1 Satz 2 Markengesetz geeignet sein, Waren und Dienstleistungen, für die die Gewährleistung besteht, von solchen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht (Unterscheidungskraft). 26 Auf Gewährleistungsmarken sind nach 106 a Abs. 2 MarkenG die Vorschriften des Markengesetzes anzuwenden, soweit im Teil 5 (Gewährleistungsmarke a bis h) MarkenG nicht etwas anderes bestimmt ist. 2.2 Inhaberschaft und ernsthafte Benutzung Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Gewährleistungsmarken kann nach 106 b Abs. 1 MarkenG in Umsetzung von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenRL jede natürliche oder juristische Person, einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristischen Personen des öffentlichen Rechts sein, sofern sie keine Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst (Wahrung der Neutralität und Sicherstellung der unabhängigen Überwachung des Qualitätsstandards). 27 Die ernsthafte Benutzung einer Gewährleistungsmarke durch mindestens eine hierzu befugte Person (die wegen des Neutralitätsgrundsatzes nicht der Inhaber der Gewährleistungsmarke sein kann) 28 gilt nach der gesetzlichen Fiktion des 106 b Abs. 2 MarkenG in Umsetzung von Art. 28 Abs. 5 MarkenRL als Benutzung isd 26 MarkenG. 2.3 Anmeldung der Gewährleistungsmarke Bei der Anmeldung muss die Gewährleistungsmarke nach 106 a Abs. 1 Satz 3 MarkenG als solche bezeichnet werden. Der Anmeldung muss gemäß 106 d Abs. 1 MarkenG (vgl. Art. 84 UMVO) eine Gewährleistungsmarkensatzung beigefügt sein, die nach 106 d Abs. 2 MarkenG folgenden Mindestinhalt aufzuweisen hat: Name des Inhabers der Gewährleistungsmarke (Nr. 1), eine Erklärung des Inhabers der Gewährleistungsmarke, selbst keine Tätigkeit auszuüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung übernommen wird, umfasst (Nr. 2), eine Darstellung der Gewährleistungsmarke (Nr. 3), eine Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung bestehen soll (Nr. 4), Angaben darüber, welche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von der Gewährleistung umfasst werden (Nr. 5), die Bedingungen für die Benutzung der Gewährleistungsmarke, insbesondere die Bedingungen für Sanktionen (Nr. 6), Angaben über die zur Benutzung der Gewährleistungsmarke befugten Personen (Nr. 7), Angaben über die Art und Weise, in der der Inhaber der Gewährleistungsmarke die von der Gewährleistung umfassten Eigenschaften zu prüfen und die Benutzung der Marke zu überwachen hat (Nr. 8) sowie Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Fall von Verletzungen der Gewährleistungsmarke (Nr. 9). Mit den genannten Mindestanforderungen 29 die den Grundsätzen Neutralität, Transparenz, Kontrolle und Überwachung sowie Sanktion Rechnung tragen werden die Bedingungen für die Nutzung einer Gewährleistungsmarke und der Standard für den Lizenznehmer und Dritte transparent gemacht. 30 Die Gewährleistungsmarke wird nach 106 d Abs. 3 MarkenG im Register eingetragen. Jeder Person steht gemäß 106 d Abs. 4 MarkenG die Einsichtnahme in die Gewährleistungsmarkensatzung frei (Offenkundigkeit der Nutzungsbedingungen und Kontrollpflichten). 31 Die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke wird gemäß 106 e Abs. 1 MarkenG 32 außer nach 37 MarkenG auch zurückgewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen des 106 a MarkenG (Wesen der Gewährleistungsmarke, unter 2.1), 106 b Abs. 1 MarkenG (Inhaberschaft, 2.2) oder 106 d MarkenG (Gewährleistungsmarkensatzung, 2.3) entspricht, oder wenn die Gewährleistungsmarkensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt. Die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke wird nach 106 e Abs. 2 MarkenG 33 in Umsetzung von Art. 28 Abs. 2 MarkenRL zur Sicherstellung der Qualitäts- und Gewähr- 25 Der Gesetzgeber hat von der Möglichkeit nach Art. 28 Abs. 4 MarkenRL, Gewährleistungsmarken zuzulassen, die die geografische Herkunft gewährleisten, bewusst Abstand genommen: RegE, BR- Drs. 148/18, S. 100 = BT-Drs. 19/2898, S Zur Unterscheidungskraft und zur Unterscheidungseignung näher BeckOK-Markenrecht/Vohwinkel, 106 a MarkenG, Rn. 8 ff. 27 RegE, BR-Drs. 148/18, S. 100 = BT-Drs. 19/2898, S. 89 von der fakultativen Eintragungsvoraussetzung Befähigung zur Gewährleistung (Art. 28 Abs. 2 Satz 2 MarkenRL) hat der Gesetzgeber Abstand genommen. 28 RegE, BR-Drs. 148/18, S. 101 = BT-Drs. 19/2898, S Zu den gewährleistungsfähigen Eigenschaften (positiv benannt bzw. Ausschluss geografischer Herkunft) BeckOK-Markenrecht/Vohwinkel, 106 a MarkenG, Rn. 6 f. 30 RegE, BR-Drs. 148/18, S. 101 = BT-Drs. 19/2898, S RegE, BR-Drs. 148/18, S. 102 = BT-Drs. 19/2898, S Vgl. auch die Parallelnorm des 103 Abs. 1 MarkenG zur Kollektivmarke. 33 Vgl. auch die Parallelnorm des 103 Abs. 2 MarkenG zur Kollektivmarke. 52 NJ 2/2019

4 Die Markenrechtsreform 2019 infolge des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes - Ring Aufsatz leistungsfunktion sowie des Neutralitätsgebots 34 außerdem zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke. Die Anmeldung wird gemäß 106 e Abs. 3 MarkenG 35 nicht zurückgewiesen, wenn der Anmelder die Gewährleistungsmarkensatzung so ändert, dass die Zurückweisungsgründe nach 106 e Abs. 1 und 2 MarkenG nicht mehr bestehen. 2.4 Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung Der Inhaber der Gewährleistungsmarke hat dem DPMA nach 106 f Abs. 1 MarkenG jede Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung mitzuteilen. Im Falle einer Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung sind gemäß 106 f Abs. 2 MarkenG die 106 d und e MarkenG (unter 2.3) entsprechend anzuwenden. Für die Zwecke des Markengesetzes wird die Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Änderung ins Register eingetragen worden ist ( 106 f Abs. 3 MarkenG, vgl. auch Art. 88 Abs. 4 UMVO). Schriftliche Bemerkungen Dritter nach 37 Abs. 6 Satz 2 MarkenG können gemäß 106 f Abs. 4 MarkenG (vgl. Art. 88 Abs. 3 UM- VO) auch in Bezug auf geänderte Gewährleistungsmarkensatzungen eingereicht werden. 2.5 Klagebefugnis und Schadensersatz Sofern in der Gewährleistungsmarkensatzung nichts anderes bestimmt ist, kann eine zur Benutzung der Gewährleistungsmarke berechtigte Person nach 106 c Abs. 1 MarkenG 36 Klage wegen Verletzung der Gewährleistungsmarke nur erheben, wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke dem zustimmt (vgl. Art. 90 Abs. 1 UMVO). Der Inhaber der Gewährleistungsmarke kann gemäß 106 c Abs. 2 MarkenG 37 auch Ersatz des Schadens verlangen, der den zur Benutzung der Gewährleistungsmarke berechtigten Personen aus der unbefugten Benutzung der Gewährleistungsmarke oder eines ähnlichen Zeichens entstanden ist (vgl. Art. 90 Abs. 2 UMVO). 2.6 Verfall Die Eintragung einer Gewährleistungsmarke wird außer aus den in 49 MarkenG genannten Verfallsgründen auf Antrag nach 106 g Abs. 1 MarkenG auch in den folgenden Fällen für verfallen erklärt und gelöscht: Wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Erfordernisse des 106 b MarkenG (ernsthafte Benutzung) nicht mehr erfüllt (Nr. 1 zb weil er aufgelöst worden ist), 38 wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke keine geeigneten Maßnahmen trifft, um zu verhindern, dass die Gewährleistungsmarke missbräuchlich in einer der Gewährleistungsmarkensatzung widersprechenden Weise benutzt wird (Nr. 2 Obliegenheit zum Tätigwerden, um die tatsächliche Einhaltung seiner Markensatzung zu überwachen), 39 wenn die Gewährleistungsmarke von berechtigten Personen so benutzt worden ist, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum nach 106 e Abs. 2 MarkenG (unter 2.3) irregeführt wird (Nr. 3), oder wenn eine Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung entgegen 106 f Abs. 2 MarkenG gemäß 106 d Abs. 3 MarkenG in das Register eingetragen worden ist, es sei denn, dass der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Gewährleistungsmarkensatzung erneut so ändert, dass der Verfallsgrund nicht mehr besteht (Nr. 4). Als eine missbräuchliche Benutzung i. S. d. 106 g Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist es nach der Konkretisierung 40 des 106 g Abs. 2 MarkenG 41 insbesondere anzusehen, wenn die Benutzung der Gewährleistungsmarke durch andere als die zur Benutzung befugten Personen geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach 106 g Abs. 1 MarkenG ist beim DPMA zu stellen (ausschließliche Zuständigkeit des DPMA für die Löschung einer Gewährleistungsmarke) 42 das Verfahren richtet sich nach 53 MarkenG (so 106 g Abs. 3 Markengesetz). 2.7 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse Die Eintragung einer Gewährleistungsmarke wird außer aus den in 50 MarkenG genannten Nichtigkeitsgründen auf Antrag nach 106 h Abs. 1 Satz 1 MarkenG auch für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen 106 e MarkenG (unter 2.3) nicht zurückgewiesen und eingetragen worden ist. Damit werden die zusätzlichen Eintragungshindernisse auch als zusätzliche Nichtigkeitsgründe berücksichtigt. 43 Betrifft der Nichtigkeitsgrund die Gewährleistungsmarkensatzung, so wird die Eintragung gemäß 106 Abs. 1 Satz 2 MarkenG 44 nicht für nichtig erklärt und gelöscht, wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Gewährleistungsmarkensatzung so ändert, dass der Nichtigkeitsgrund nicht mehr besteht. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit nach 106 h Abs. 1 MarkenG ist beim DPMA zu stellen das Verfahren richtet sich nach 53 MarkenG (so der klarstellende Verweis in 106 h Abs. 2 MarkenG). 34 RegE, BR-Drs. 148/18, S. 102 = = BT-Drs. 19/2898, S Vgl. auch die Parallelnorm des 103 Abs. 2 MarkenG zur Kollektivmarke. 36 Entsprechend 101 Abs. 1 MarkenG bei der Kollektivmarke. 37 Entsprechend 101 Abs. 2 MarkenG bei der Kollektivmarke. 38 RegE, BR-Drs. 148/18, S. 103 = BT-Drs. 19/2898, S RegE, BR-Drs. 148/18, S. 103 = BT-Drs. 19/2898, S. 92 wobei damit jedoch keine allgemeine Marktbeobachtungspflicht begründet werden soll (wie jene eines Quasi-Herstellers nach 4 Abs. 1 Satz 2 Prod- HaftG) bloße Verantwortlichkeit des Gewährleistungsmarkeninhabers für die Durchführung der satzungsmäßigen Überwachungsmaßnahmen. 40 RegE, BR-Drs. 148/18, S. 103 = BT-Drs. 19/2898, S Entsprechend 105 Abs. 2 MarkenG bei der Kollektivmarke. 42 RegE, BR-Drs. 148/18, S. 104 = BT-Drs. 19/2898, S RegE, BR-Drs. 148/18, S. 104 = BT-Drs. 19/2898, S Entsprechend 106 MarkenG bei der Kollektivmarke. 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5 Aufsatz Ring - Die Markenrechtsreform 2019 infolge des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes 3. Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA 53 MarkenG regelt in Umsetzung von Art. 45 Marken- RL 45 den Kern des neuen amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA, wodurch die Prüfungskompetenzen des Amts erheblich erweitert werden. 46 Mit der Neuregelung des 53 MarkenG ist ein amtliches Verfallsund Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA eingeführt worden. 3.1 Bisherige Rechtslage Das Markengesetz sah bislang ein amtliches Löschungsverfahren aufgrund Widerspruchs nach 50 i. V. m. 54 MarkenG nur für absolute Schutzhindernisse vor. Wegen Verfalls konnte eine Marke hingegen nur dann im Rahmen des Löschungsverfahrens durch das DPMA gelöscht werden, wenn der Markeninhaber dem Antrag nicht innerhalb von zwei Monaten widersprochen hatte ( 53 Abs. 1 und 3 MarkenG). Für den Fall, dass Widerspruch eingelegt wurde, blieb dem Antragsteller nach 53 Abs. 4 ivm 55 MarkenG nur der Klageweg vor die ordentliche Gerichtsbarkeit. Individualrechte Dritter vor allem ältere Marken is relativer Schutzhindernisse konnten bislang nur im Widerspruchsverfahren nach 42 MarkenG oder durch Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten ( 51 ivm 55 MarkenG) geltend gemacht werden. 4.2 Die neue Rechtslage Das DPMA wird nunmehr nach 53 MarkenG auch für die Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit von Marken zuständig, wobei das bereits bisher existente Verfahren vor dem DPMA in seiner Form unverändert erhalten bleibt und nur im Hinblick auf den Verfall um den Aspekt des Verfahrens nach Widerspruch erweitert wird Formelle Verfahrensvoraussetzungen ( 53 Abs. 1 MarkenG) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls ( 49 MarkenG) und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse ( 50 MarkenG) und älterer Rechte ( 51 MarkenG) ist nach 53 Abs. 1 Satz 1 MarkenG schriftlich beim DPMA zu stellen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben sind (so 53 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). 81 Abs. 6 PatG gilt gemäß 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG entsprechend in Bezug auf die Sicherheitsleistung von Klägern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der EU oder dem EWR haben. Der Antrag ist nach 53 Abs. 1 Satz 4 MarkenG unzulässig, soweit über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien bereits durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden wurde was gemäß 53 Abs. 1 Satz 5 MarkenG auch gilt, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien eine Klage nach 55 MarkenG rechtshängig ist (womit einer Doppelbefassung der ordentlichen Gerichte und des DPMA vorgebeugt wird). Dabei gilt der Streitgegenstandsbegriff nach 325 Abs. 1 ZPO (subjektive Rechtskraftwirkung Erstreckung einer rechtskräftigen Entscheidung auch gegenüber dem Rechtsnachfolger) entsprechend ( 53 Abs. 1 Satz 6 MarkenG) womit es sich sowohl um einen bereits rechtskräftigen Beschluss des DPMA oder einer Rechtsmittelinstanz als auch um ein rechtskräftiges Urteil aufgrund Widerklage handeln kann. Die subjektive Rechtskraft isd 325 ZPO wird damit auf das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA übertragen mit der Folge, dass bei abweisenden Entscheidungen die Erklärung der Nichtigkeit durch Löschung der eingetragenen Marke aus dem Register inter omnes und nicht nur inter partes wirkt. Wenn zwischen denselben Parteien mehrere Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und älterer Rechte gestellt werden, können diese im Interesse der Verfahrensökonomie nach 53 Abs. 1 Satz 7 MarkenG miteinander verbunden werden. Über die Anträge kann dann in einem Verfahren durch Beschluss entschieden werden Antragsberechtigung ( 53 Abs. 2 MarkenG) Einen Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse kann nach 53 Abs. 2 MarkenG in Umsetzung von Art. 45 Abs. 4 a MarkenRL jede natürliche oder juristische Person sowie jeder Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern, Händlern oder Verbrauchern stellen, der am Verfahren beteiligt sein kann Antragsberechtigung wegen Bestehens älterer Rechte ( 53 Abs. 3 MarkenG) Der Antrag auf Nichtigkeitserklärung wegen des Bestehens älterer Rechte kann nach 53 Abs. 3 MarkenG in Umsetzung von Art. 45 Abs. 4 b MarkenRL vom Inhaber der in den 9 bis 13 MarkenG genannten Rechte und von Personen gestellt werden, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten geographischen Angabe oder einer geschützten Ursprungsbezeichnung geltend zu machen Erklärungspflicht des Markeninhabers ( 53 Abs. 4 MarkenG) Das DPMA muss nach 53 Abs. 4 MarkenG dem Inhaber einer eingetragenen Marke nach einem Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens von Amts wegen eine Mitteilung darüber machen und ihn auffordern, sich innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung zu dem Antrag oder dem von 45 Nach Art. 45 Abs. 1 Marken RL stellen die Mitgliedstaaten nämlich unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke ein effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren bei ihren Markenämtern bereit. 46 RegE, BR-Drs. 148/18, S. 89 = BT-Drs. 19/2898, S NJ 2/2019

6 Die Markenrechtsreform 2019 infolge des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes - Ring Aufsatz Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu erklären, womit dem Markeninhaber die Möglichkeit eröffnet wird, sich gegen vorgebrachte Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe zur Wehr zu setzen Erfolgter oder unterbliebener Widerspruch des Markeninhabers ( 53 Abs. 5 MarkenG) Hat der Markeninhaber der Löschung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit nicht innerhalb der Zwei-Monatsfrist widersprochen, so wird nach 53 Abs. 5 Satz 1 MarkenG die Nichtigkeit oder der Verfall erklärt und die Eintragung gelöscht. Ein rechtzeitiger Widerspruch führt dazu, dass das DPMA dem Antragsteller den Widerspruch mitteilt ( 53 Abs. 5 Satz 2 MarkenG). Das Verfallsverfahren wird gemäß 53 Abs. 5 Satz 3 MarkenG nur fortgesetzt, wenn innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs die Gebühr zur Weiterverfolgung des Verfallsverfahrens nach dem Patentkostengesetz gezahlt wird anderenfalls gilt das Verfallsverfahren nach der gesetzlichen Fiktion des 53 Abs. 5 Satz 4 MarkenG als abgeschlossen Einrede der Nichtbenutzung ( 53 Abs. 6 MarkenG) Nach Art. 53 Abs. 6 MarkenG hat der Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang in Umsetzung von Art. 46 MarkenRL auf Verlangen (Einrede) des Inhabers der jüngeren Marke den Nachweis zu erbringen, dass die ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahren vor dem Antrag auf Nichtigerklärung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und die als Begründung für den Antrag auf Nichtigerklärung angeführt werden, ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen, wenn sich der Antrag in einem Verfahren auf Nichtigerklärung einer Marke auf einer eingetragenen Marke einem früheren Anmelde- oder Prioritätstag stützt: Ist der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, muss er auf Einrede des Antragsgegners nachweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung gemäß 26 MarkenG benutzt worden ist (sofern zu diesem Zeitpunkt seit fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war) Übertragung des durch die Eintragung der Marke begründeten Rechts ( 53 Abs. 7 MarkenG) Für den Fall, dass das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen ist, ist nach 53 Abs. 7 MarkenG die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Dabei gelten für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in das Verfahren einzutreten, die Vorschriften zur Nebenintervention ( 66 bis 74 und 76 ZPO) entsprechend. 4. Einführung einer Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung In Umsetzung von Art. 10 Abs. 4 MarkenRL findet sich in 14 a MarkenG 49 eine Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung, die dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung ein Verbotsrecht einräumt, das im Falle des Nachweises der legitimen Anmeldung zum jeweiligen Zollverfahren aber wieder erlischt. Dem zugrunde liegt eine Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Phillips/Nokia, 50 nach der die Verbringung und Durchfuhr von Waren aus Drittländern in das EU-Zollgebiet sowie deren Beförderung im Zollgebiet keine Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums in der EU darstellt. Solche Handlungen waren nur dann verboten, wenn sie nachweislich Gegenstand einer an die Verbraucher gerichteten kommerziellen Handlung (wie Verkauf oder Werbung) waren. Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung ist jetzt nach 14 a Abs. 1 MarkenG berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verbringen, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen. Voraussetzung dafür ist, dass die Waren einschließlich ihrer Verpackung aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke oder eine geschäftliche Bezeichnung aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke oder geschäftlichen Bezeichnung identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung zu unterscheiden ist. Die Berechtigung des Inhabers der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung nach 14 Abs. 1 MarkenG erlischt gemäß 14 Abs. 2 MarkenG, wenn während eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine eingetragene Marke oder eine geschäftliche Bezeichnung verletzt wurde, und das gemäß der VO (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni eingeleitet wurde, der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der eingetragenen Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen. 5. Vorläufiges Résumé Während die grundsätzliche Einführung eines neuen patentamtlichen Verfahrens (Amtsverfahren) nach den 53 und 54 MarkenG zur Löschung eingetragener Marken wegen Nichtigkeit aufgrund älterer Rechte Dritter (bisher nur 47 RegE, BR-Drs. 148/18, S. 91 = BT-Drs. 19/2898, S. 81 f. zu Absatz RegE, BR-Drs. 148/18, S. 91 = BT-Drs. 19/2898, S. 82 zu Absatz Vgl. auch den korrespondierenden Verbotstatbestand des Art. 9 Abs. 4 UMV. 50 EuGH vom 1. Dezember 2011, C-446/09 = NJW 2012, 1497 = GRUR 2012, Zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABl. L 181 vom 29. Juni 2013, S. 15). NJ 2/

7 Aufsatz Weberling/Michelberger - Konsequenzen der neuen Rechtsprechung des EuGH für das deutsche Urlaubsrecht Löschungsklage, 55 MarkenG alt) und Verfalls (bisher nur Löschungsklage, 55 MarkenG alt, und vor dem DPMA nur ein Vorverfahren für unstreitig bleibende Fälle, 53 MarkenG alt) zwingend durch Art. 45 Abs. MarkenRL vorgegeben war, sind sowohl die Erweiterung der mit dem Verzicht auf das Erfordernis einer grafischen Darstellbarkeit schutzfähiger Zeichen eröffneten Möglichkeiten neuer Markenformen im elektronischen Register als auch die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke uneingeschränkt zu begrüßen. Im Kampf gegen Produktpiraterie bietet die Neuregelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung ein probates Mittel für die Praxis, mit dem rechtsverletzenden Waren die Durchfuhr durch Deutschland untersagt werden kann. Konsequenzen der neuen Rechtsprechung des EuGH für das deutsche Urlaubsrecht Rechtsanwalt Prof. Dr. Johannes Weberling / Rechtsanwältin Ramona Michelberger LL.M., Berlin* Der EuGH hat in zwei aktuellen Entscheidungen die Voraussetzungen für einen Verfall des dem Arbeitnehmer zustehenden Urlaubs präzisiert. Nachstehend werden die Konsequenzen dieser Entscheidungen auf die Auslegung und Anwendung des BUrlG dargestellt. I. Bisherige Rechtslage Nach 7 Abs. 3 Satz 1 BUrlG muss der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Urlaub, der bis zum Ablauf des Kalenderjahres nicht genommen wird, verfällt. Liegen dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe vor, kann der Urlaubsanspruch gemäß 7 Abs. 3 Satz 2 BUrlG allerdings in das Folgejahr übertragen werden. Der Urlaub muss nach 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG dann in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Vertraglich können die Parteien den Übertragungszeitraum verlängern. 1 Seit der Entscheidung des EuGH in der Sache Schultz- Hoff 2 wird 7 Abs. 3 BUrlG unionsrechtskonform insoweit einschränkend ausgelegt, dass der Urlaubsanspruch nicht erlischt, wenn der Arbeitnehmer bis zum Ende des Urlaubsjahres und/oder eines Übertragungszeitraums erkrankt und deshalb arbeitsunfähig ist. 3 Um eine uferlose Anhäufung von Urlaubstagen zu verhindern, hat der EuGH in der Rechtssache KHS 4 klargestellt, dass Art. 7 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie (AZRL) 2003/88EG einzelstaatlichen Rechtsvorschriften nicht entgegensteht, die einen Übertragungszeitraum von 15 Monaten vorsehen, nach dessen Ablauf der Anspruch auf bezahlten Urlaub erlischt. Das BAG hat die 15 Monate sodann unionsrechtskonform in 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG hineingelesen. 5 Anspruch auf bezahlten Urlaub verfällt deshalb auch bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf eines Übertragungszeitraums von 15 Monaten nach Ende des Urlaubsjahres. 6 Wird der Urlaub im Kalenderjahr vom Arbeitgeber nicht gewährt bzw. vom Arbeitnehmer nicht genommen und besteht auch kein Übertragungsgrund nach 7 Abs. 3 Satz 2 BUrlG, erlosch der Anspruch auf Erholungsurlaub mit Ablauf des Kalenderjahres. Der originäre Erfüllungsanspruch ging unter. Hatte der Arbeitgeber die Gewährung des Urlaubs allerdings rechtswidrig verweigert, macht er sich dadurch gemäß 280 Abs. 1 und 3, 283 BGB schadenersatzpflichtig. An die Stelle des ursprünglichen Urlaubsanspruchs trat gemäß 249 Satz 1 BGB nach den Grundsätzen der Naturalrestitution ein Ersatzurlaubsanspruch. Dieser entsprach seinem Umfang nach dem erloschenen Urlaubsanspruch. Ein Schadenersatzanspruch gemäß 280, 286 Abs. 1, 283, 287 Satz 2 BGB bestand auch dann, wenn der Arbeitgeber den Urlaub während des Übertragungszeitraums rechtswidrig verweigert hat. 7 II. Neue Entscheidungen des EuGH Mit Urteilen vom 6. November hat der EuGH nunmehr präzisiert, dass ein Arbeitnehmer seine erworbenen Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub nicht automatisch deshalb verlieren darf, weil er keinen Urlaub beantragt hat. Danach steht Art. 7 AZRL 2003/88/EG einer Regelung entgegen, wonach ein Arbeitnehmer, der im betreffenden Be- * Der Autor Weberling ist Rechtsanwalt in Berlin und Honorarprofessor für Medienrecht an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) sowie Mitherausgeber und Schriftleiter der NJ. Die Autorin Michelberger ist Rechtsanwältin in Berlin. 1 BAG, Urteil vom 21. Juni AZR 200/04, AiB 2007, 55 = NJOZ 2006, EuGH, Urteil von 20. Januar 2009 C-350/06 Schultz-Hoff, NZA 2009, Vgl. Gallner, in Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 19. Auflage 2019, 7 BUrlG, Rn. 45 f. 4 EuGH, Urteil v. 22. November 2011 C-214/10 KHS, NZA 2011, Vgl. Gallner, in Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht (Fn. 3), 7 BUrlG, BAG, Urteil vom 7. August AZR 353/10, NZA 2012, BAG, Urteil vom 7. November AZR 169/84, NZA 1986, EuGH, Urteile vom 6. November 2018 C-619/16 Kreuziger, NJ 2019, 83 (im gleichen Heft) Ls. = NZA 2018, 1612, und C-684/16 Shimizu, NJ 2019, 83 (im gleichen Heft) Ls. = NZA 2018, NJ 2/2019