Arbeitsrichtlinien* von Jochen E. BÜHLING, Generalberichterstatter Dariusz SZLEPER und Thierry CALAME, Stellvertreter des Generalberichterstatters Nicolai LINDGREEN, Nicola DAGG und Shoichi OKUYAMA, Assistenten des Generalberichterstatters Frage Q195 Grenzen des Markenschutzes Einleitung 1) Markeninhaber haben das ausschliessliche Recht, Dritte an der Benutzung von identischen oder ähnlichen Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr zu hindern, die mit denjenigen identisch oder ähnlich sind, für welche die Marke geschützt ist, wenn eine solche Benutzung zu einer Verwechslungsgefahr führen würde. Allerdings ist das ausschliessliche Recht des Markeninhabers auch beschränkt. Genauer gesagt erlaubt es der Artikel 17 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs) den Mitgliedsstaaten, begrenzte Ausnahmen von der Markenverletzung vorzusehen wie etwa eine angemessene Verwendung beschreibender Angaben, sofern bei diesen Ausnahmen die berechtigten Interessen des Inhabers der Marke und Dritter berücksichtigt werden. Neben der angemessenen Benutzung beschreibender Angaben können nationale Gesetze auch andere Beschränkungen des Markenschutzes vorsehen, wie zum Beispiel Vorbenutzungsrechte. 2) Diese Frage soll die nationale und die internationale Gesetzgebung sowie das Fallrecht hinsichtlich Beschränkungen von Markenrechten untersuchen. Darüber hinaus soll sie Vor schläge zur Verabschiedung einheitlicher Regeln in dieser Hinsicht anregen. Bisher geleistete Arbeit der AIPPI 3) Die AIPPI hat bereits in früheren Fragen Beschränkungen der Markenrechte untersucht. 4) Auf dem Kongress in Melbourne im Jahr 2001 hat die AIPPI eine Entschliessung Q156 über die internationale Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten verabschiedet, wozu auch Markenrechte zählen (Jahrbuch 2001/I, Seiten 511 512). Die Erschöpfung ist eine typische Beschränkung von Markenrechten, sollte jedoch im Rahmen dieser Frage nicht berücksichtigt werden. Desgleichen sollten in dieser Frage keine Beschränkungen der Markenrechte durch das Wettbewerbsrecht behandelt werden, die Gegenstand der Entschliessung Q187 im Geschäftsführenden Ausschuss in 2005 in Berlin waren. Im selben Geschäftsführenden Ausschuss in Berlin verabschiedete die AIPPI auch die Entschliessung Q188 zu Konflikten zwischen Markenrechten und dem Recht auf freie Meinungsäusserung. Die Ausübung des verfassungsmässigen Rechtes auf freie Meinungsäusserung kann auch die Markenrechte eines anderen beschränken. Dieses Thema ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Frage. 5) Auf dem Kongress in 1998 in Rio de Janeiro verabschiedete die AIPPI eine Entschliessung Q140 zum Thema Unlauterer Wettbewerb vergleichende Werbung (Jahrbuch 1998/VIII, Seiten 399 402). Die Regeln zur vergleichenden Werbung können fremde Markenrechte auch beschränken; sie sollten aber im Rahmen dieser Frage ebenfalls nicht berücksichtigt werden. * Übersetzt durch Michael FLEUCHAUS (FLEUCHAUS & GALLO Germany) 1
6) Eine weitere Beschränkung von Markenrechten ist die Duldung der Verletzung geistiger Eigentumsrechte. Zum Beispiel wird in der europäischen Markenrichtlinie 89/104 die Verwirkung durch Duldung ausdrücklich als eine Beschränkung des Markenrechts genannt. Die Duldung der Verletzung von Markenrechten ist Gegenstand der 2001 auf dem Kongress in Göteborg verabschiedeten Entschliessung Q192 und sollte somit in dieser Frage ebenfalls nicht behandelt werden. 7) Die vorliegende Frage Q195 befasst sich mit der beschreibenden Benutzung einer fremden Marke und mit weiteren Beschränkungen von Markenrechten, die von der AIPPI bisher nicht untersucht wurden. Auch ohne diese Handlungsweisen ausdrücklich auszuschliessen, würden manche davon keine Rechtsverletzung darstellen, da sie nicht als Benutzung einer Marke als Marke angesehen würden. Die Benutzung einer Marke als Marke als rechtliche Voraussetzung für eine Rechtsverletzung war Gegenstand der Entschliessung Q168 in der Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses in Lissabon in 2002 (Jahrbuch 2002/I, Seiten 545 546). Eine weitere im Zusammenhang mit Q195 relevante AIPPI Untersuchung ist Q155, Konflikte zwischen Marken, Firmen und Handelsnamen (Melbourne, Jahrbuch 2001/I, Seiten 309 310). Erörterung 8) Viele Länder haben von der Erlaubnis durch TRIPs Gebrauch gemacht und sehen in ihren Markengesetzen begrenzte Ausnahmen von der Markenverletzung vor. In einigen der Markengesetze wird eine Reihe spezifischer Kategorien von Verhaltensweisen aufgezählt, die bei lauterer Umsetzung keine Markenverletzung darstellen. Beispielsweise gilt sowohl gemäss der europäischen Richtlinie 89/104 als auch gemäss der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV): Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, a) seinen Namen oder seine Anschrift; b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung; c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Diese Gruppe von Einreden lässt sich der Einfachheit halber als Einreden der beschreibenden Benutzung (descriptive use defences) bezeichnen, da sie generell mit der beschreibenden Benutzung eines Kennzeichens zu tun haben. Im australischen Markengesetz zum Beispiel ist eine ähnliche Liste von Einreden der beschreibenden Benutzung festgelegt. Andere Länder dagegen, wie etwa die USA oder die Schweiz, sehen keine Liste von gesetzlichen Einreden vor, haben jedoch ähnliche Konzepte im Fallrecht entwickelt. 9) Ein wichtiges Beispiel für eine Einrede der beschreibenden Benutzung ist die Benutzung einer fremden Marke zu dem Zweck, Angaben über die Kompatibilität eines Erzeugnisses zu machen. Zum Beispiel konnte BMW nicht verhindern, dass ein Lieferant von Ersatzteilen oder eine Reparaturwerkstatt seine Marke benutzt (Bayerische Motorenwerke AG [BMW] and BMW Nederland BV v. Deenik, EuGH, Rs. C 63/97, 23.2.1999). Entsprechend konnte auch Gillette, Inhaber der Marke SENSOR für Rasierer, ein Unternehmen in Australien nicht daran hindern, Klingenköpfe mit dem aufgedruckten Hinweis zu vertreiben: No Frills Moving Blades sind mit Sensor Rasierern verwendbar (Gillette Company v. Pharma Goods Australia Pty Ltd., (1997) 38 IPR 509). 2
10) Nach europäischem Markenrecht ist es keine Rechtsverletzung, auf eine Wortmarke mündlich Bezug zu nehmen, sofern von dieser Marke als dem Stil des Erzeugnisses die Rede ist. Als ein Händler davon sprach, seine Diamanten seien nach dem Spirit Sun Stil geschliffen, verletzte er damit laut EuGH nicht die Markeneintragung von SPIRIT SUN. Die Benutzung dieser Marke erfolgte zum Zweck der Mitteilung von Eigenschaften der Diamanten und wäre vom Käufer nicht als Darstellung dahingehend aufgefasst worden, dass die Diamanten vom Markeninhaber geliefert oder geschliffen worden seien. Nach dem Urteil des EuGH handelte es sich dabei nicht um eine Benutzung der Marke als Marke (Hölterhoff v. Freiesleben, Rs. C 2/00, 14.5.2002). 11) Ein weiteres Beispiel für beschreibende Benutzung ist die dekorative Benutzung einer fremden Marke, z.b. auf T Shirts, Schuhen oder Ledertaschen. Ein fremdes Logo auf die eigenen Erzeugnisse zu setzen, kann entweder eine Markenbenutzung umfassen oder als Verzierung angesehen werden. In manchen Ländern ergibt sich durch die rein dekorative Benutzung einer Marke keine Markenverletzung. Wo liegt die Grenze zwischen Markenbenutzung und dekorativer Benutzung? 12) Die Benutzung des eigenen Namens und der eigenen Adresse ist ein weiteres Beispiel für die beschreibende Benutzung einer fremden Marke. Die anständige Benutzung des tatsächlichen, eigenen Namens kann einem Menschen nach dem Markengesetz nicht verwehrt werden. Die Benutzung des eigenen Namens als Marke wird dagegen im Allgemeinen vom Gesetz nicht geduldet, wenn eine andere Person eine Marke für denselben Namen besitzt. 13) Was die Benutzung von Firmen und Handelsnamen betrifft, scheint die Position nicht klar. In einem umstrittenen Fall entschied der EuGH, dass auch ein Unternehmen zur Einrede des eigenen Namens berechtigt ist; vorausgesetzt, dass eine solche Benutzung mit den anständigen Gepflogenheiten im Einklang steht (Anheuser Busch v. Budejovický Budvar, Rs. C 245/02, 16.11.2004). Steht diese Einrede nur solchen Unternehmen offen, deren Name einen Nachnamen enthält (z.b. Erika Mustermann GmbH )? Hier liegen praktische Erwägungen zu Grunde, die zu Komplikationen führen: Die für die Eintragung von Firmen und Handelsnamen zuständige Stelle berücksichtigt bestehende Markeneintragungen nicht immer. Das führt zum Bestehen kollidierender Namen mit Rechtsstatus. Wie werden Konflikte zwischen der Benutzung des eigenen Namens durch das Unternehmen und einer damit verwechselbaren Marke gelöst? 14) Wann steht die Benutzung einer fremden Marke im Einklang mit den anständigen Gepflogenheiten? Hier hat der EuGH für eine ungefähre Richtung gesorgt. Wenn zum Beispiel ein nicht autorisierter Händler, der BMWs verkauft, die Marke BMW in seiner Werbung benutzt, um mitzuteilen, dass er Wartung und Reparatur von BMWs anbietet, so darf er bei der Benutzung der Marke nicht den Eindruck vermitteln, dass er als BMW Händler zugelassen sei oder dass irgendeine Geschäftsbeziehung mit dem Inhaber der Marke BMW bestünde. Dabei ist es eine interessante Frage, ob ein solcher Eindruck durch die Benutzung des BMW Logos oder des besonderen Schriftformates der Marke anstelle der blossen Wortmarke in gewöhnlicher Schrift oder in neutralen Lettern entstehen könnte. Offenbar gibt es hierzu nationales Fallrecht, das in verschiedene Richtungen geht. 15) Weitere Beispiele für Benutzungen, die nicht mit den anständigen Gepflogenheiten in Einklang stehen, sind unter anderem: eine Benutzung, die sich durch unlautere Vorteilsnahme auf den Wert einer Marke auswirkt; eine Benutzung, die eine Diskreditierung oder Verunglimpfung der Marke mit sich bringt; sowie die Darstellung eines Erzeugnisses als Imitation oder Nachbildung des Erzeugnisses des Markeninhabers. 16) Die Vorstellung von anständigen Gepflogenheiten, anhand deren ein Verhalten beurteilt wird, ist nicht auf das europäische Markenrecht beschränkt. Die Pariser Verbandsübereinkunft sieht vor, dass jede den anständigen Gepflogenheiten zuwiderlaufende Wettbewerbshandlung eine Handlung unlauteren Wettbewerbs darstellt. Die Vorstellung der anständigen Gepflogenheiten leitet sich also aus den Gesetzen zum unlauteren Wettbewerb ab. Anders 3
ausgedrückt: Eine beschreibende Benutzung ist nur zulässig, sofern sie nicht auf unlauteren Wettbewerb hinausläuft. Wenngleich die Pariser Verbandsübereinkunft nicht unmittelbar in allen nationalen Rechtsprechungen gilt, hat es doch implizit den Anschein, dass dieses Konzept dem Grunde nach weltweit gilt. Das wird auch durch die Formulierung in Artikel 17 des TRIPS Übereinkommens bestätigt, der auf die berechtigten Interessen des Markeninhabers und Dritter Bezug nimmt. Die Frage, ob das Verhalten einer Partei, die zu Beschreibungszwecken eine fremde Marke benutzt, auf unlauteren Wettbewerb hinausläuft, wird auf der Grundlage divergierender nationaler Gesetze möglicherweise unterschiedlich beantwortet. 17) Neben den Einreden der beschreibenden Benutzung gibt es möglicherweise weitere Begrenzungen der Markenrechte aufgrund nationaler Markengesetze. In Südafrika und der Schweiz kennt das Markengesetz zum Beispiel ein Vorbenutzungsrecht. Dementsprechend ist eine Person bezüglich der Benutzung einer fremden Marke nicht als Rechtsverletzer haftbar, wenn diese Person in gutem Glauben die Marke in einem dieser Länder vor dem Anmeldetag einer solchen Marke benutzt hat. Fragen Anmerkung Die folgenden Themen sind in den Antworten der Gruppen nicht zu behandeln: Erschöpfung Beschränkungen von Markenrechten durch das Wettbewerbsrecht Beschränkungen von Markenrechten durch das Recht auf freie Meinungsäusserung Vergleichende Werbung Duldung der Verletzung von Markenrechten. I) Analyse des bestehenden Rechts und Fallrechts Die Gruppen werden gebeten, die folgenden Fragen mit Bezug auf ihre nationalen Rechts ordnungen zu beantworten: 1) Bestehen in Ihrem Markenrecht gesetzliche Beschränkungen der Markenrechte? Wenn ja, welche? Wenn nicht, sind im Fallrecht ähnliche Konzepte entwickelt worden? (Bitte die Beschränkungen hier nur kurz aufzählen; um genauere Erläuterungen wird unten gebeten.) 2) Falls nach Ihrem Markenrecht Einreden der beschreibenden Benutzung vorgesehen sind: Was ist eine beschreibende Benutzung, und welche Arten der beschreibenden Benutzung werden anerkannt? (Bitte die Arten der Einreden der beschreibenden Benutzung hier nur kurz aufzählen; um genauere Erläuterungen wird unten gebeten.) 3) Ist nach Ihrem Markenrecht die Benutzung des eigenen Namens zulässig? Wenn ja, unter welchen Umständen? Darf insbesondere jede(r) den eigenen Namen als Marke verwenden? 4) Haben Unternehmen ein Recht auf die Einrede des eigenen Namens? Steht die Einrede des eigenen Namens insbesondere nur solchen Unternehmen offen, deren Name einen Nachnamen enthält (z.b. Erika Mustermann GmbH )? Wie werden Konflikte zwischen der Benutzung des eigenen Namens durch das Unternehmen und damit verwechselbare Marken gelöst? 4
5) Ist nach Ihrem Markenrecht die Benutzung von Angaben bezüglich der Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen zulässig, einschliesslich Angaben zu Art, Beschaffenheit, Wert, geographischer Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Waren? Wenn ja, unter welchen Umständen? 6) Ist nach Ihrem Markenrecht die Benutzung einer fremden Marke zur Angabe der Kompatibilität des Erzeugnisses zulässig? Wenn ja, unter welchen Umständen? Ist nur die Verwendung einer fremden Wortmarke in gewöhnlicher Schrift oder neutralen Lettern zulässig, oder auch die Verwendung eines fremden Logos oder des besonderen Schriftformates der Marke? 7) Ist nach Ihrem Markenrecht die dekorative Benutzung einer fremden Marke zulässig? Wenn ja, unter welchen Umständen? 8) Ist die Benutzung beschreibender Angaben zulässig, und zwar gleichgültig ob sie mit anständigen oder lauteren Gepflogenheiten in Einklang steht oder unlauteren Wettbewerb darstellt? Wenn die beschreibende Benutzung einer fremden Marke nur dann zulässig ist, sofern sie mit anständigen oder lauteren Gepflogenheiten in Einklang steht, was sind dann typische Beispiele einer Benutzung, die nicht mit anständigen oder lauteren Gepflogenheiten in Einklang steht? 9) Stellen die oben genannten Arten beschreibender Benutzung Beschränkungen der Markenrechte dar, weil sie nicht als Benutzung einer Marke als Marke angesehen würden, oder sind sie ausdrücklich ausgenommen, gleichgültig ob sie die Benutzung einer Marke als Marke beinhalten? 10) Sofern Ihr Markenrecht weitere, oben nicht erwähnte Arten der Einrede der beschreibenden Benutzung vorsieht, erläutern Sie diese bitte. 11) Sieht Ihr Markenrecht ein Vorbenutzungsrecht / eine Einrede der Vorbenutzung vor? Wenn ja, unter welchen Umständen? 12) Sofern Ihr Markenrecht andere, oben nicht erwähnte Beschränkungen von Markenrechten vorsieht, erläutern Sie diese bitte. II) Vorschläge für die Verabschiedung einheitlicher Regeln Die Gruppen werden um Vorschläge zur Verabschiedung einheitlicher Regeln hinsichtlich der Beschränkung von Markenrechten gebeten. Im Einzelnen wird um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten: 1) Sollte die beschreibende Benutzung einer fremden Marke zulässig sein? Wenn ja, unter welchen Umständen? Sollte die beschreibende Benutzung einer fremden Marke ungeachtet dessen zulässig sein, ob sie mit anständigen oder lauteren Gepflogenheiten in Einklang steht oder ob sie unlauteren Wettbewerb darstellt? 5
2) Sollte die Benutzung des eigenen Namens zulässig sein? Wenn ja, unter welchen Umständen? Welche Position ist bezüglich der Benutzung von Firmennamen einzunehmen? 3) Sollte die Benutzung von Angaben zu den Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen zulässig sein, einschliesslich Angaben zu Art, Beschaffenheit, Wert, geographischer Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Waren? Wenn ja, unter welchen Umständen? 4) Sollte die Benutzung einer fremden Marke zur Angabe der Kompatibilität eines Erzeugnisses zulässig sein? Wenn ja, unter welchen Umständen? Sollte nur die Benutzung einer fremden Wortmarke in gewöhnlicher Schrift oder neutralen Lettern zulässig sein, oder auch die Benutzung eines fremden Logos oder des besonderen Schriftformates der Marke? 5) Sollte die dekorative Benutzung einer fremden Marke zulässig sein? Wenn ja, unter welchen Umständen? 6) Sollte das Markenrecht ein Vorbenutzungsrecht vorsehen? Wenn ja, unter welchen Umständen? 7) Sollte das Markenrecht andere, oben nicht erwähnte Beschränkungen von Markenrechten vorsehen? Wenn ja, unter welchen Umständen? Die Landesgruppen werden gebeten, auch zu weiteren Themen im Zusammenhang mit Beschränkungen von Markenrechten Stellung zu nehmen, die sie für relevant erachten. Hinweis: Es wäre hilfreich und willkommen, wenn die Gruppen die Reihenfolge der Fragen in ihren Berichten einhalten und die Fragen und Nummern in jeder Antwort wiederholen. 6