US Patentreform. Dr. Heribert Münsterer Greenblum & Bernstein, P.L.C.

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1 US Patentreform Dr. Heribert Münsterer Greenblum & Bernstein, P.L.C. 1

2 ÜBERBLICK ÜBER PRÄSENTATION Übergang zum Erstanmelderprinzip (FITF) Überprüfung nach Patenterteilung Überprüfung im zweiseirgen Verfahren Einwendungen DriTer Ergänzende Prüfung Vorbenutzungsrechte Anmeldung durch Nicht- Erfinder Gebühren Verschiedenes 2

3 Übergang zum Erstanmelderprinzip Stand der Technik neu definiert: Alles was vor dem effekrven Anmeldetag (irgendwo auf der Welt) : patenrert, in einer gedruckten Veröffentlichung beschrieben, öffentlich benutzt, zum Kauf angeboten oder der Öffentlichkeit anderwei0g zugänglich 3

4 Übergang zum Erstanmelderprinzip EffekRver Anmeldetag: tatsächlicher US- Anmeldetag, PCT- Anmeldetag Prioritätstag Es wird nicht mehr auf US- Anmeldetag abgestellt; Prioritätstag gewinnt stark an Bedeutung; Provisional applica-on dann nur noch in Ausnahmefällen sinnvoll (wenn überhaupt) 4

5 Übergang zum Erstanmelderprinzip Ausnahme: Neuheitsschonfrist Ausgenommen vom Stand der Technik sind: Offenbarungen durch (a) einen/die Erfinder oder (b) Person, die direkt oder indirekt durch Erfinder von der Erfindung Kenntnis erlangt hat, und Offenbarungen durch irgendeine Person (z.b. unabhängigen Erfinder) nach öffentlicher Offenbarung durch (a) oder (b) nicht mehr als ein Jahr vor effek8vem Anmeldetag 5

6 Übergang zum Erstanmelderprinzip Neuheitsschonfrist wird im Wesentlichen beschränkt auf Offenbarungen, die nicht mehr als 1 Jahr vor dem effekrven Anmeldetag erfolgen und auf den/die Erfinder zurückgehen oder zumindest erst nach einer ersten (und öffentlichen) Offenbarung durch den/die Erfinder erfolgen 6

7 Übergang zum Erstanmelderprinzip Entgegen stehende ältere US- Anmeldungen und Patente (auch wenn am effekrven Anmeldetag noch nicht veröffentlicht): Alle Anmeldungen/Patente mit früherem effekrven Anmeldetag (z.b. früherem Prioritätstag) falls (irgendwann) veröffentlicht oder fingiert veröffentlicht (auch WO- Veröffentlichung zählt, wenn USA benannt; NaRonalisierung nicht erforderlich) mit anderem Erfinder/anderen Erfindern (auch nicht- idenrsche Erfindergemeinschag ist anderer Erfinder) 7

8 Übergang zum Erstanmelderprinzip Ausnahmen: 1) Kenntnis von Anmeldungsgegenstand wurde direkt oder indirekt von Erfinder(n) erlangt 2) Anmeldungsgegenstand wurde bereits vor effekrvem Anmeldetag der älteren Anmeldung öffentlich durch Erfinder oder Person, die vom Anmeldungsgegenstand direkt oder indirekt durch Erfinder Kenntnis erlangt hat, öffentlich offenbart 3) Anmeldungsgegenstand bzw. beanspruchte Erfindung waren nicht später als am effekrven Anmeldetag der jüngeren Anmeldung Gegenstand einer Übertragung oder Verpflichtung zur Übertragung an denselben BerechRgten 8

9 Übergang zum Erstanmelderprinzip 3) verhindert beispielsweise, dass eine Anmeldung auf eine Erfindung, die einem Arbeitgeber zusteht, zum älteren Recht für eine jüngere Anmeldung desselben Arbeitgebers wird Als derselbe BerechRgte gelten auch die Partner eines gemeinschaglichen Forschungsprojekts, vorausgesetzt, (i) ein entsprechender Vertrag lag bereits am effekrven Anmeldetag vor, (ii) die Erfindung erfolgte im Rahmen der Durchführung des Projekts, und (iii) die Partner des Forschungsprojekts sind in der Anmeldung angegeben 9

10 Übergang zum Erstanmelderprinzip WICHTIGER UNTERSCHIED ZU DEUTSCHEM UND EUROPÄISCHEM RECHT: (Nicht ausgeschlossene) ältere Anmeldungen gelten uneingeschränkt als Stand der Technik. Sind nicht nur für Neuheit, sondern auch für Beurteilung der erfinderischen Tä8gkeit relevant (auch wenn am effekrven Anmeldetag der jüngeren Anmeldung noch nicht veröffentlicht) 10

11 Übergang zum Erstanmelderprinzip Neue Vorschrigen anzuwenden auf alle Anmeldungen mit effek8vem Anmeldetag nach Ablauf von 18 Monaten ab Inkragtreten des neuen Gesetzes Bisherige Regelungen werden noch viele Jahre auf Altanmeldungen anzuwenden sein 11

12 Überprüfung nach Patenterteilung Post- grant review (PGR) ähnelt (etwas) europäischem Einspruchsverfahren Muss innerhalb von 9 Monaten ab Erteilung von DriTem beantragt werden (oder ab Erteilung von Reissue Patent) Nicht zulässig, wenn Antragsteller bereits Feststellungsklage wegen mangelnder Patenoähigkeit eingereicht hat Erste Instanz ist Beschwerdekammer Beschwerdeinstanz ist Court of Appeals for the Federal Circuit 12

13 Überprüfung nach Patenterteilung Kann prinzipiell auf alle Gründe gestützt werden, die der Patenoähigkeit mindestens eines Anspruchs entgegenstehen (Neuheit, erfinderische TäRgkeit, mangelnde Offenbarung, unzureichende Stütze durch Beschreibung, Klarheit der Ansprüche, unzulässige Erweiterung, usw.). Ausnahme: Best Mode Prinzipiell alle BeweismiHel zulässig Antrag muss detailiert begründet werden 13

14 Überprüfung nach Patenterteilung Antrag wird nicht automa8sch gewährt, sondern nur wenn Patentamt entscheidet, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit gegen die Patenoähigkeit mindestens eines Anspruchs spricht; oder eine noch nicht entschiedene Rechtsfrage, die auch für andere Patente oder Patent- anmeldungen relevant ist, aufgeworfen wird. 14

15 Überprüfung nach Patenterteilung Entscheidung des Patentamts über Gewährung des Antrags auf Einleitung des PGR- Verfahrens innerhalb von 3 Monaten ab Antrag oder ab Eingang einer (fakultarven) vorläufigen Stellungnahme des Patent- inhabers zum Antrag Nicht beschwerdefähige Entscheidung. 15

16 Überprüfung nach Patenterteilung Wird Verfahren eingeleitet, hat PatenRnhaber ohne ZusRmmung des Antragsstellers und/oder ohne Vorliegen guter Gründe nur eine einzige Möglichkeit, die Ansprüche zu ändern und zur Patenoähigkeit jedes angegriffenen bzw. neu vorgelegten Anspruchs Stellung zu nehmen (jeder Anspruch wird separat geprüg) Antragsteller kann (mindestens) einmal antworten Beide Parteien haben Recht auf mündliche Verhandlung 16

17 Überprüfung nach Patenterteilung Patentamt kann mehrere PGR- Verfahren sowie andere das Patent betreffende und vor dem Patentamt anhängige Verfahren zusammenlegen; Beweiserhebung ( discovery ) ist begrenzt möglich (z.b. soweit sie sich auf entscheidungserhebliche Tatsachenbehauptungen der Parteien bezieht) ErsRnstanzliches Verfahren muss innerhalb von einem Jahr (bei Vorliegen guter Gründe innerhalb von 18 Monaten) abgeschlossen werden (Ausnahme: Zusammenlegung mehrerer Verfahren) 17

18 Überprüfung nach Patenterteilung Antragsgebühr noch nicht bekannt ($$$?) Vorschrig anwendbar nach Ablauf von einem Jahr ab Inkragtreten des neuen Gesetzes auf alle nach neuem Recht erteilten Patente PatenRnhaber und Antragsteller können gemeinsam Beendigung des Verfahrens beantragen; ist kein weiterer Antragsteller am Verfahren beteiligt kann Patentamt: das Verfahren abschliessen oder eine rechtskrägige Entscheidung erlassen 18

19 Überprüfung nach Patenterteilung Nachteil für Antragsteller: Estoppel Der Antragsteller ist daran gehindert, die Patenoähigkeit eines in einem mit einer rechtskrägigen Entscheidung abgeschlossenen PGR- Verfahren nicht zu Fall gebrachten Anspruchs aus Gründen, die er bereits im PGR- Verfahren vorgebracht hat oder vernün5igerweise hä:e vorbringen können, in irgendeinem anderen Verfahren vor (i) Patentamt, (ii) einem (Verletzungs)gericht oder (iii) der InternaRonal Trade Commission (noch einmal) anzugreifen. (evtl. Anreiz für Antragsteller, Beendigung des Verfahrens zuzusrmmen, wenn negarver Ausgang wahrscheinlich) 19

20 Überprüfung nach Patenterteilung Vorteile für Antragsteller : Beweislast für die Glaubhagmachung mangelnder Patenoähigkeit ist im PGR- Verfahren niedriger als vor Gericht: nur preponderance of evidence, stat clear and convincing evidence vor Gericht und technisch komplizierte Sachverhalte sind (technisch vorgebildeten) Richtern am Patentamt in der Regel leichter zu vermiteln als Geschorenen (Laien) 20

21 Überprüfung im zweiseirgen Verfahren Inter partes review (IPR) Ersetzt bisherige inter partes reexaminaron (ex parte reexaminaron bleibt erhalten) ähnelt stark PGR Kann erst eingeleitet werden, wenn Frist zur Beantragung von PGR abgelaufen ist bzw. PGR- Verfahren abgeschlossen ist (danach keine zeitliche Beschränkung) 21

22 Überprüfung im zweiseirgen Verfahren WichRge Unterschiede im Vergleich zu PGR: Hürde für Einleitung des Verfahrens ist nicht überwiegen der Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Anspruch nicht patenoähig ist, sondern (höhere) Anforderung des Vorliegens einer vernüngigen Wahrscheinlichkeit (reasonable likelyhood), dass der Antragsteller hinsichtlich mindestens eines angegriffenen Anspruchs erfolgreich sein wird (vermutlich auch höher als die Anforderung in inter partes reexaminaron, d.h., Vorbringen einer wesentlichen neuen Frage hinsichtlich der Patenoähigkeit) 22

23 Überprüfung im zweiseirgen Verfahren Es kann nur mangelnde Neuheit und/oder mangelnde erfinderische Tä8gkeit geltend gemacht werden Kann nur auf gedruckte Veröffentlichungen und Patente/Patentanmeldungen gestützt werden Kann nicht mehr beantragt werden, wenn dem Antragsteller oder der tatsächlichen Gegenpartei (real party in interest) eine Verletzungsklage vor mehr als einem Jahr zugestellt wurde 23

24 Überprüfung im zweiseirgen Verfahren Discovery beschränkt auf die Vernehmung von Zeugen, die Erklärungen abgegeben haben, und alles, was ausserdem im Interesse der Rechtsfindung erforderlich ist Anwendbar 1 Jahr nach Inkragtreten des neuen Gesetzes auf alle bereits erteilten und neu erteilten Patente (PGR nur für nach neuem (FITF) Recht erteilte Patente). 24

25 Einwendungen DriTer Preissuance Submission by Third Par8es DriTe können dem Patentamt Patente, veröffentlichte Patentanmeldungen oder andere gedruckte Veröffentlichungen, die für die Beurteilung der Patenoähigkeit einer zu prüfenden Anmeldung relevant sein könnten, schriglich und zusammen mit einer ausführlichen Begründung miteilen. Muss vom Patentamt berücksichrgt werden. 25

26 Einwendungen DriTer Frist: Innerhalb von 6 Monaten ab Veröffentlichung der Anmeldung oder ab Absendedatum des ersten Prüfungsbescheids, in dem mindestens ein Anspruch zurückgewiesen wird (falls später als Veröffentlichung, was die Regel sein wird) aber auf jeden Fall vor Absendung des Erteilungs- beschlusses (No-ce of Allowance) Anwendbar 1 Jahr nach Inkragtreten des neuen Gesetzes auf alle anhängigen Anmeldungen Gebühr (falls überhaupt) noch unbekannt 26

27 Einwendungen DriTer Cita8on of prior art and wrihen statements Für bereits erteilte Patente: Jedermann kann dem Patentamt jederzeit mit schriglicher Begründung Patente und gedruckte Veröffentlichungen vorlegen, die von Relevanz für die Patenoähigkeit sein könnten; Wird (lediglich) zum Bestandteil der Akte 27

28 Einwendungen DriTer Es können auch jederzeit schrigliche Stellungnahmen des PatenRnhabers hinsichtlich des Schutzumfangs der Ansprüche aus Gerichtsverfahren zur Akte eingereicht werden Stellungnahmen können (lediglich) zur Auslegung der Ansprüche in PGR-, IPR- und ex parte reexaminaron- Verfahren herangezogen werden 28

29 Ergänzende Prüfung Supplemental Examina8on Kann nach Erteilung (nur) vom PatenRnhaber beantragt werden und dient zur Säuberung des Patents von potenrell gefährlichen Mängeln (z.b. inequitable conduct) Antrag: BerücksichRgung, erneute BerücksichRgung oder Korrektur von bereits berücksichrger relevanter InformaRon (z.b. neuer Stand der Technik, Klarstellung von evtl. missverständlichen Behauptungen während des Prüfungsverfahrens, usw.) 29

30 Ergänzende Prüfung Antrag ist vom Patentamt innerhalb von 3 Monaten zu bescheiden und wird nur statgegeben, wenn wesentliche neue Frage hinsichtlich der Patenoähigkeit aufgeworfen wurde Wenn das (erneute Prüfungs- ) Verfahren einmal eingeleitet ist, kann PatenRnhaber keine Stellungnahmen mehr abgeben und keine geänderten Ansprüche mehr vorlegen ( muss alles bereits im Antrag enthalten sein) 30

31 Ergänzende Prüfung Behebung des Mangels des Erteilungsverfahrens ist ohne Bedeutung, wenn der Mangel bereits vor Antragstellung von driter Seite in einem Gerichtsverfahren oder in einem Paragraph IV- Brief (bei ArzneimiTel- Patenten) geltend gemacht wurde Wirksam 1 Jahr nach Inkragtreten des neuen Gesetzes und dann auf alle Patente anwendbar 31

32 Vorbenutzungsrechte In USA bisher nur für Patente auf Geschägsverfahren bekannt; Ersterfinderprinzip machte Vorbenutzungsrechte verzichtbar Voraussetzung: gutgläubige und kommerzielle oder vergleichbare Benutzung der patenrerten Erfindung mindestens ein Jahr vor dem effekrvem Anmeldetag bzw. dem für die Neuheitsschonfrist anwendbaren Zeitpunkt Veranstaltungen zur Aufnahme der Benutzung reichen nicht 32

33 Vorbenutzungsrechte bei zulassungspflichrgen Produkten (z.b. ArzneimiTeln) wird Beginn des Zulassungsverfahrens als Beginn der kommerziellen Benutzung fingiert Kommerzielle Benutzung wird fingiert bei gemeinnützigen (non- profit) Einrichtungen (Krankenhäuser, Universitäten, usw.) Handlungen (z.b. Verkäufe) durch rechtmässige Vorbenutzung erschöpfen grundsätzlich die Rechte des PatenRnhabers 33

34 Vorbenutzungsrechte Beschränkungen Vorbenutzungsrecht kann nicht allein (z.b. ohne Geschägsbetrieb) übertragen oder lizensiert werden Auf Orte beschränkt, an denen Vorbenutzung tatsächlich statgefunden hat Nicht anwendbar, wenn Kenntnis der Erfindung von den Erfindern oder mit diesen verbundene Personen erlangt wurde 34

35 Vorbenutzungsrechte Beschränkt auf tatsächlich vorbenutzten Gegenstand Nicht anwendbar, wenn Benutzung zwischenzeitlich aufgegeben wurde Vorschrig anwendbar auf alle nach Inkragtreten des neuen Gesetzes erteilte Patente 35

36 Anmeldung durch Nicht- Erfinder Deriva8on proceedings (Ableitungs- Verfahren) Voraussetzung: Existenz einer älteren Anmeldung, die eingereicht wurde von jemandem, der Erfindung nicht selbst gemacht hat, sondern nur durch tatsächlichen Erfinder davon Kenntnis erlangt hat (abgeleitete Erfindung) Antrag des tatsächlichen Erfinders (und Anmelders der späteren Anmeldung) muss detailiert begründet und mit Beweisen versehen sein. Falls erfolgreich, werden die betreffenden Ansprüche in der älteren Anmeldung zurückgewiesen (oder falls bereits Patent erteilt, gestrichen). Es kann gegebenenfalls (in appropiate circumstances) auch eine BerichRgung des Erfinders in der älteren Anmeldung erfolgen 36

37 Anmeldung durch Nicht- Erfinder Zuständig ist die Beschwerdekammer des Patentamts Antrag nur zulässig innerhalb eines Jahres ab Veröffentlichung mindestens eines Anspruchs, der auf (im Wesentlichen) die abgeleitete Erfindung gerichtet ist Patentamt kann Einleitung des Verfahrens aufschieben (i) bis zu 3 Monate nach Patenterteilung oder (ii) bis zum Abschluss von PGR-, IPR- oder ex parte reexaminaron- Verfahren 37

38 Anmeldung durch Nicht- Erfinder Ferner: Derived Patents Inhaber eines Patents kann Inhaber eines abgeleiteten Patents mit früherem effekrven Anmeldetag (gerichtlich) verklagen. Klage nur zulässig, wenn vor Ablauf von 1 Jahr ab Erteilung des älteren Patents eingereicht. Anwendbar 18 Monate nach Inkragtreten des neuen Gesetzes (nur) auf nach neuem Recht eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte Patente 38

39 Gebühren 10 Tage nach Inkragtreten des Gesetzes werden die meisten Gebühren des Patentamts um 15 % angehoben; Weitere Gebührenerhöhungen, nachdem das Patentamt abgeschätzt hat, wie hoch kostendeckende Gebühren sein müssen 60 Tage nach Inkragtreten des Gesetzes $400/$200 Zuschlag für nicht- elektronisches Einreichen von Anmeldungen Zusätzlich zu small en-ty wird microen0ty geschaffen (75 % stat 50 % Ermässigung); abhängig von Einkommen und Zahl der bereits eingereichten Anmeldungen 39

40 Gebühren PrioriRzed examinaron fee: $4800/$2400 zusätzlich zu regulären Gebühren (Anmeldung mit nicht mehr als 30 Ansprüchen und nicht mehr als 4 unabhängigen Ansprüchen) Abschliessende Entscheidung des Prüfers über Patenoähigkeit innerhalb von 12 Monaten 40

41 Verschiedenes Anmeldung kann auch von Person, auf die der Erfinder übertragen hat oder übertragen muss (z.b. Arbeitgeber), eingereicht werden; Person, auf die Erfinder übertragen muss, kann die erforderlichen Erklärungen (DeclaraRon) für den Erfinder abgeben, wenn der Erfinder verstorben, unfähig, nicht auffindbar oder nicht willig ist (anwendbar 1 Jahr nach Inkragtreten des neuen Gesetzes) 41

42 Verschiedenes Angabe der best mode ist nach wie vor PatenRerungsvoraussetzung, aber im PGR- (und IPR- ) Verfahren und im Verletzungsstreit wird diesbezüglicher Mangel des Patents nicht mehr berücksichrgt (d.h., keine Grund, Rechts- beständigkeit oder Durchsetzbarkeit des Patents zu verneinen) Anwendbar ab Inkragtreten des neuen Gesetzes auf alle danach neu eingereichten Klagen bzw. beantragten Verfahren 42

43 Verschiedenes Markieren mit Patent jetzt auch durch Anbringen von patent oder pat. ohne Patentnummer aber zusammen mit entsprechender Internetadresse möglich verhindert, dass ArRkel aus dem Verkehr gezogen werden muss, nachdem darauf angegebenes Patent abgelaufen ist 43

44 Verschiedenes Hat der angebliche Verletzer kein Verletzungsgutachten von einem Anwalt eingeholt, kann dies nicht als Beweis dafür angesehen werden, dass das Patent bewusst verletzt wurde (willful infringement) Festschreibung der geltenden Rechtsprechung 44

45 Verschiedenes Ansprüche, die auf einen menschlichen Organismus gerichtet sind oder diesen einschliessen, sind nicht patenrerbar nur auf nach Inkragtreten des neuen Gesetzes erteilte Patente anwendbar 45

46 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 46