Frage Q 156. Internationale Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte

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1 Frage Q 156 Internationale Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte Richtlinien für die Berichte der Landesgruppen Die meisten Landesgruppen befolgen die Richtlinien zur Gestaltung ihrer Berichte und tragen damit dazu bei, dass die Publikationen rascher und billiger gedruckt werden können. Ich danke Ihnen für diese Unterstützung und möchte diese Richtlinien nochmals in Erinnerung rufen: 1. Die Landesgruppen sind für Inhalt, Rechtschreibung und dreisprachige Zusammenfassung ihrer Berichte verantwortlich. Im Normalfall werden die Texte ohne weitere Korrekturen gedruckt. 2. Provisorische Texte können nicht angenommen werden. 3. Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge als Computerausdrucke und, wenn immer möglich, auf Computerdisketten (DOS und Windows) oder per . Unsere Adresse lautet: meisserlaw@spin.ch. 4. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, solche Dateien zu senden, werden wir versuchen, den Bericht maschinell einzulesen. Dazu benötigen wir den Originaltext (keine Kopien oder Fernkopien), möglichst ohne Korrekturen, Unterstreichungen und Fussnoten. Bitte senden Sie uns Ihre Berichte vor dem 22. September J. David Meisser, Herausgeber I Die Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte (GSR) tritt ein, wenn ein von diesen gewerblichen Schutzrechten erfasstes Produkt vom Inhaber der gewerblichen Schutzrechte oder mit seiner Zustimmung verkauft wird. Das Ergebnis ist, dass es dem Käufer freisteht, mit dem Produkt zu handeln und er Handlungen vornehmen kann, die andernfalls eine Verletzung dieser gewerblichen Schutzrechte hätten gewesen sein können. Somit sind die Rechte des Inhabers der gewerblichen Schutzrechte "erschöpft", und der Inhaber hat kein Recht auf eine weitere wirtschaftliche Gegenleistung oder auf eine Einschränkung der Aktivitäten des Käufers oder nachfolgender Käufer. Da die gewerblichen Schutzrechte zum Grossteil nationalen Umfangs sind, ist die Erschöpfung national, ausser (i) eine Gruppe von Ländern stimmt untereinander überein, dass es eine gewisse internationale Wirkung haben sollte (dies kann als "regionale Erschöpfung" beschrieben werden), oder (ii) gemäss den Gesetzen eines ersten Landes wird durch den Verkauf in irgendeinem zweiten Land das gewerbliche Schutzrecht im ersten Land erschöpft ("inter-nationale Erschöpfung"). 1

2 II III IV V VI Als Ergebnis des internationalen Handels ist es für Produkte, die in einem Lande verkauft werden, üblich, dass sie zum Wiederverkauf in einem anderen gekauft werden. Es gibt allgemein Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten. Beispielsweise kann der Inhaber des gewerblichen Schutzrechtes unterschiedliche Kosten haben, die Waren auf verschiedene Märkte zu bringen, und wird auch wahrscheinlich auf jedem Markt, auf welchem die Waren verkauft werden, den höchstmöglichen Preis zu erlangen suchen. Preisunterschiede können zu Paralleleinfuhren führen - der Einfuhr eines Produktes durch eine dritte Partei in ein Land aus einem anderen Land, in welchem es vom Inhaber des gewerblichen Schutzrechts oder mit dessen Zustimmung auf den Markt gebracht worden ist. Damit erhebt sich die Frage, ob der Inhaber des gewerblichen Schutzrechtes das gewerbliche Schutzrecht im Land der Einfuhr verwenden kann, um eine solche Einfuhr zu blockieren. Parallelimporteure kaufen gewöhnlich Produkte in Ländern mit niedrigeren Preisen, führen sie dann ein und verkaufen sie wieder in einem zweiten Land zu Preisen, die niedriger sind als jene, die der Inhaber der gewerblichen Schutzrechte verlangt, jedoch höher sind als im ersten Land. Der Importeur hat nicht dieselben Kosten wie der Inhaber der gewerblichen Schutzrechte (z.b. Forschung, Entwicklung, Herstellung, Marketing und Transport) und kann in der Lage sein, sich die Werbeund regulatorische Zustimmung des Inhabers der gewerblichen Schutzrechte zunutze zu machen. Weiter kann der Anstieg der Konsumentenkäufe, die durch das Internet vereinfacht werden, dazu beitragen, die Einfuhr von durch gewerbliche Schutzrechte geschützte Waren auf wirtschaftlich signifikante Mengen zu steigern. In einigen Fällen modifizieren Parallelimporteure Waren oder deren Verpackung, bevor sie sie wiederverkaufen. Damit erhebt sich die Frage, ob der Inhaber der gewerblichen Schutzrechte im Land der Einfuhr dagegen einen Einwand erheben kann. Ein Beispiel für eine regionale Erschöpfung sieht man in der Praxis in der Europäischen Union. In den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union beschränken die Regeln betreffend den freien Warenverkehr (Artikel 28 und 30) und die Wettbewerbsregeln (Artikel 81 und 82) des Vertrags von Rom (in der geänderten Fassung) die Rechte des Inhabers der gewerblichen Schutzrechte, gewerbliche Schutzrechte gegen Paralleleinfuhren aus einem anderen Mitgliedsstaat zu verwenden. Diese Rechte sind im Allgemeinen mehr eingeschränkt als die Rechte gegen Paralleleinfuhren aus Ländern ausserhalb der EU. Dem Inhaber gewerblicher Schutzrechte kann es freistehen, den Wiederverkauf von durch gewerbliche Schutzrechte geschützten Produkten durch vertragliche Verpflichtungen, die einem Käufer auferlegt werden, einzuschränken. Beispielsweise kann der Verkaufsvertrag vorsehen, dass die Waren nicht zum Wiederverkauf ausserhalb des Landes, in welchem sie zuerst verkauft werden, zugelassen sind. Diese Freiheit kann durch internationale Regeln betreffend den freien Warenverkehr und/oder Wettbewerbsregeln eingeschränkt sein. Weiter gibt es derzeit keine klaren Regelungen dahingehend, welche vertraglichen Bedingungen akzeptabel sind und wie sie späteren Käufern zur Kenntnis gebracht 2

3 werden sollten, beispielsweise durch Kennzeichnung auf Produkten oder der Verpackung. VII VIII IX X Die Frage der internationalen Erschöpfung hat nicht nur rechtliche Aspekte (z.b. betrifft ein Aspekt der Debatte über die internationale Erschöpfung von Markenrechten das rechtlich Wesentliche einer Marke als Ursprungszeichen), sondern auch politische und wirtschaftliche Aspekte. Die Antworten, für welche ein Land sich entscheidet, können unter anderem Auswirkungen auf die Preise von durch gewerbliche Schutzrechte geschützten Waren haben. Es gibt viele Faktoren, die nationale Regierungen in Erwägung ziehen müssen, bevor sie einen Grundsatz einer internationalen Erschöpfung annehmen. Zu diesen zählen, abgesehen von den kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen auf die Preise, die Förderung nationaler Forschung und Entwicklung; ausländische Investitionen; die Möglichkeit, dass der Inhaber der gewerblichen Schutzrechte die Verfügbarkeit solcher Waren einzuschränken versuchen kann; die Förderung des internationalen Handels und der Schutz der Konsumenteninteressen; und die internationale Reziprozität der Vorgangsweise. Ein Teil der Erforschung betreffend die internationale Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte betraf bestimmte Marktsektoren (beispielsweise Kosmetika, Fussbekleidung, alkoholfreie Getränke usw.) (vgl. beispielsweise den NERA-Bericht für DGXV der Europäischen Kommission für die Erschöpfung von Marken, Februar 1999). Man kann die Schlussfolgerung ziehen, dass die Einführung der internationalen Erschöpfung sich auf einigen Gebieten stärker auswirken wird als auf anderen. Insbesondere sehen sich die Hersteller pharmazeutischer Produkte mit Spannungen zwischen der Auswirkung einer internationalen und regionalen Erschöpfung und verschiedenen nationalen Preissystemen für pharmazeutische Mittel konfrontiert. Man sollte auch abwägen, ob es notwendig oder erwünscht ist, die Erschöpfung aller gewerblicher Schutzrechte (Patente, Marken, Musterrechte und Pflanzenzuchtrechte) ähnlich zu behandeln. Obwohl es ein hohes Mass an Übereinstimmung die Harmonisierung der gewerblichen Schutzrechte betreffend gibt, beispielsweise durch das TRIPS, gibt, besteht wenig Übereinstimmung hinsichtlich der Frage der Konsequenzen des gewerblichen Rechtsschutzes und der internationalen Erschöpfung. Artikel 6 des TRIPS-Abkommens sieht vor: "Für die Zwecke der Streitbeilegung aus diesem Abkommen darf vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 3 [Nationale Behandlung] und 4 [Meistbegünstigten-Behandlung] nichts aus diesem Abkommen dazu verwendet werden, um die Frage der Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums zu behandeln." Artikel 27 bestätigt, dass Patentrechte ohne Diskriminierung dahingehend, ob Waren eingeführt oder in Lande hergestellt werden, gewährt werden sollen. Artikel 28(1)(a) bestätigt, dass die Einfuhr das ausschliessliche Recht des Patentinhabers ist. Die Fussnote zu Artikel 28(1) sieht jedoch vor, dass alle Rechte, die gemäss 3

4 dem TRIPS-Abkommen gewährt werden, den Vorkehrungen des Artikels 6 unterliegen. XI XII Obwohl die Frage der Erschöpfung der Rechte explizit aus dem TRIPS-Abkommen ausgenommen ist, wurde seitens einiger Länder, die spezifische und positive Vorschriften zur Ausübung von Patenten haben, argumentiert, dass, wenn gemäss Artikel 27 und 28 des TRIPS-Abkommens die Vorschriften betreffend die Ausübung durch die reine Einfuhr einer Ware erfüllt werden, die logische Konsequenz jene sein sollte, dass die internationale Erschöpfung von Patentrechten eintritt, sobald das Produkt in jenes Land eingeführt wird. Die AIPPI hat die Paralleleinfuhr von patentierten Produkten untersucht, und zwar die Erschöpfung von Patentrechten, nämlich in Frage Q 101 "Parallelimport von patentierter Erzeugnissen" mit dem Beschluss (Jahrbuch 1991/I, S. 298): "Die AIPPI beschliesst, dass ein Patentinhaber sein Patent gegen die Paralleleinfuhr eines patentierten Produkts geltend machen kann ungeachtet der Umstände, unter welchen ein solches Produkt im Land B auf den Markt gebracht wurde, vorbehaltlich der Ausnahme durch vertragliche Vereinbarung, welche die Einfuhr des Produkts im Land A genehmigt. "Die Möglichkeit, das Patent gegen eine Paralleleinfuhr patentierter Produkte geltend zu machen, ist eine logische Konsequenz des fundamentalen Prinzips der Territorialität von Patentrechten. Die Unmöglichkeit, eine Parallel-einfuhr zu verhindern, verringert den Wert von Patenten und die daraus stammenden Vorteile. "Die AIPPI stellt fest, dass es Abmachungen geben kann, in welchen eine Anzahl von Ländern beschliessen, einen einzigen regionalen Markt zu bilden, wodurch tatsächlich ein einziges regionales Gebiet definiert wird. Bei einer solchen Abmachung kann eine Bestimmung für den freien Warenverkehr innerhalb eines einzigen Marktes zur Annahme der Legitimität von Paralleleinfuhren zwischen Ländern, die der Abmachung beigetreten sind, führen, mit der Massgabe, dass diese Länder gemeinsam untereinander zustimmen, dass eine solche Einschränkung der Rechte eines Patentinhabers für die Realisierung eines solchen einzigen Marktes notwendig ist." XIII XIV In Frage Q 146 "Internationale Erschöpfung von Patentrechten" untersucht die AIPPI dieselbe Frage noch weiter. Beim Präsidentenrat von Oslo im Jahre 1999 bestätigte die AIPPI die Resolution betreffend Frage 101 und empfahl, dass weitere Untersuchungen hinsichtlich der internationalen Erschöpfung von Patent- und Markenrechten durchgeführt werden. Der Rat hatte den Vorteil, die Ergebnisse des von der japanischen Gruppe aufgestellten Arbeitsausschusses für die Frage Q 146 in Erwägung zu ziehen. Für die Formulierung einer Resolution betreffend den Gegenstand der vorliegenden Frage Q 156 wird die AIPPI nicht nur sorgsam alle rechtlichen Aspekte dieser Frage 4

5 abwägen müssen, sondern sich auch der wirtschaftlichen und politischen Aspekte der Frage bewusst sein müssen. XV XVI Die AIPPI befasst sich in Frage Q 156 mehr mit den geographischen Aspekten der Erschöpfung als damit, welche spezifischen Tätigkeiten eine "Erschöpfung" darstellen könnten. Die Gruppen sind zuerst eingeladen, die folgenden Fragen gemäss ihren nationalen Gesetzen zu beantworten. Die Gruppen der Mitgliedsstaaten internationaler Verträge, welche die regionale Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte behandeln, wie beispielsweise die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, sind eingeladen, sofern dies relevant ist, zwischen der Situation zwischen Mitgliedsstaaten und Ländern ausserhalb der gemeinsamen Region der Mitgliedsstaaten zu unterscheiden. Jede Frage sollte der Reihe nach für (i) Patente; (ii) Marken; und (iii) alle anderen gewerblichen Schutzrechte beantwortet werden. 1 Gibt es eine internationale Erschöpfung von (i) Patenten; (ii) Marken; und (iii) anderen gewerblichen Schutzrechten? Mit anderen Worten, kann ein Inhaber von gewerblichen Schutzrechten gewerbliche Schutzrechte gegen Paralleleinfuhren aus einem anderen Land benützen, wenn die eingeführten Produkte in jenem Land vom Inhaber des gewerblichen Rechts oder mit dessen Zustimmung auf den Markt gebracht worden sind? 2 (a) Können vertragliche Einschränkungen, die vom Inhaber von gewerblichen Schutzrechten auferlegt worden sind, verwendet werden, um die Wirkung einer internationalen Erschöpfung zu begrenzen? (b) Welche Auswirkung hat ein Bruch einer vertraglichen Einschränkung durch einen Käufer - liegt eine Erschöpfung vor? 3 (a) Wenn vertragliche Einschränkungen verwendet werden können, um die Einfuhr zu beschränken, spielt es eine Rolle, ob sie ausdrückliche oder implizite Form haben? (b) (c) Wenn vertragliche Einschränkungen ausdrückliche Form haben, gibt es irgendwelche besonderen Kennzeichnungsbestimmungen? Wenn geschützte Produkte eine Kennzeichnung haben, die irgendeine Marketingeinschränkung anzeigt, welches sind die Konsequenzen einer Entfernung oder eines Verlusts einer solchen Kennzeichnung? 4 Trifft eine internationale Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten dort zu, wo ein Produkt unter einer Zwangslizenz auf den Markt gebracht worden ist (wenn zutreffend)? 5 Ist eine "Zustimmung", die zu einer Erschöpfung führt, auf spezifische Vereinbarungen (beispielsweise eine Beziehung zu einem untergeordneten 5

6 oder angeschlossenen Unternehmen oder eine Übereinkunft mit einem Lizenznehmer) beschränkt, oder eine Frage der Tatsachen in jedem Fall? 6 Kann der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechtes gegen eine Paralleleinfuhr in jenen Fällen Einwände erheben, in welchen (a) Waren oder (b) ihre Verpackung verändert worden sind? 7 Die Gruppen sind überdies eingeladen, die Gesetze in ihren jewiligen Ländern anzugeben sowie (a) jegliche Vorschläge für Änderungen zu unterbreiten; und (b) jegliche Beobachtungen anzubieten, die für die oben angeführten Themen von Interesse sind. * * Die Übersetzung dieses Beitrages erfolgte durch Peter PAWLOY, Sonn, Pawloy, Weinzinger & Köhler-Pavlik, Austria 6