Zusammenfassender Bericht. Frage Q209

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1 Zusammenfassender Bericht Frage Q209 Auswahlerfindungen das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, andere Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich von Jochen E. BÜHLING, Generalberichterstatter Dariusz SZLEPER und Thierry CALAME, Stellvertreter des Generalberichterstatters Nicola DAGG, Nicolai LINDGREEN und Shoichi OKUYAMA, Assistenten des Generalberichterstatters Hintergrund Der Geschäftsführende Ausschuss der AIPPI hat das Thema der sogenannten Auswahlerfindungen auf die Agenda der AIPPI ExCo-Tagung von 2009 gesetzt. Wie weiter unten in diesem Bericht dargelegt, erlaubt das Institut der Auswahlerfindung im Grunde genommen unter bestimmten Voraussetzungen die Patentierung von Erfindungen, die unter eine frühere Offenbarung fallen. Die spätere Auswahlerfindung basiert daher normalerweise auf einer früheren mehr generisch definierten Offenbarung. Eine Auswahlerfindung kann beispielsweise eine Auswahl von zuvor nicht ausdrücklich offenbarten Einzelelementen, Teilmengen oder Teilbereichen aus einer größeren Menge oder einem größeren Bereich umfassen. AIPPI hat schon früher unter Q81 den Schutz von chemischen Substanzen und Auswahlerfindungen untersucht. Der entsprechende zusammenfassende Bericht besagte, dass die Frage der Auswahlerfindungen weiter untersucht werden sollte. Obwohl in der Folgezeit Q84 mit dem Titel Auswahlerfindungen eingerichtet worden ist, wurden keine weiteren Arbeitsrichtlinien oder Gruppenberichte veröffentlicht. Daher ist der Ausschuss der Ansicht, dass das Thema der Patentfähigkeit von Auswahlerfindungen sachdienlich und wichtig ist und (aus Gründen, die in diesem Bericht noch näher untersucht werden) eine größere Harmonisierung unter den Gruppen erfordert. 1

2 Wie in den vom Generalberichterstatter herausgegebenen Arbeitsrichtlinien hervorgehoben, kommen Auswahlpatente traditionell in der chemischen und pharmazeutischen Industrie vor. Zum Beispiel kann ein Auswahlpatent einen Anspruch auf eine bestimmte Gruppe von Verbindungen mit bestimmten vorteilhaften Eigenschaften beinhalten, wenn diese Gruppe aus einer vorher offenbarten breiten Klasse von Verbindungen ausgewählt ist und die vorher offenbarte breite Klasse von Verbindungen diese vorteilhafte Eigenschaft nicht besitzt. Ferner kann eine neue Verwendung als unter das Konzept der Auswahlerfindung fallend oder zumindest mit diesem Konzept in Verbindung stehend angesehen werden beispielsweise kann eine neue Verwendung für eine bekannte chemische Verbindung oder ein bekanntes chemisches Material gefunden werden. Diese kann als Verwendung oder Verfahren oder als ein für die neue Verwendung bestimmtes Produkt beansprucht werden. Der vorliegende Bericht befasst sich mit einer Reihe von Bereichen, in denen es signifikante Unterschiede zwischen Ländern hinsichtlich ihrem Ansatz zu Auswahlerfindungen gibt (dies schließt die Patentfähigkeitskriterien und den verfügbaren Schutzbereich ein), wo es einen Bedarf an größerer Harmonisierung gibt, und enthält Vorschläge, welche Bereiche harmonisiert werden sollten. Die den Landesgruppen der AIPPI unterbreiteten Fragen sind auf großes Interesse gestoßen. Insgesamt sind beim Generalberichterstatter 39 Berichte aus den folgenden Ländern eingegangen: Argentinien, Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, China, Tschechische Republik, Dänemark, Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Indonesien, Italien, Japan, Korea, Mexiko, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Rumänien, Russland, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Die einzelnen Gruppenberichte lieferten weitgehend klare Antworten auf die in den Arbeitsrichtlinien gestellten Fragen und die meisten enthielten außerdem umfassende und detaillierte Informationen über die entsprechenden Vorschriften und die Rechtsprechung hinsichtlich des Umfangs, in dem Auswahlerfindungen zulässig sind. In dieser Hinsicht waren die Berichte aus Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, Neuseeland, Rumänien, Singapur, Schweden, Großbritannien und den Vereinigten Staaten besonders hilfreich. Aufgrund der hohen Anzahl der Gruppenberichte und der unterschiedlichen Präsentation der nationalen rechtlichen Lösungen kann dieser zusammenfassende Bericht nicht als Ersatz für die von jeder einzelnen Gruppe erläuterten detaillierten Vorschrif- 2

3 ten oder die zur praktischen Illustration herangezogene Rechtsprechung und die entsprechenden Beispiele angesehen werden. Wenn daher spezifische Informationen benötigt werden oder spezifische Rechtsfragen auftreten, ist es ratsam, die einzelnen Gruppenberichte zu konsultieren. Materielles Recht In den Arbeitsrichtlinien wurden die Gruppen gebeten, die Rechtslage zu Auswahlerfindungen in ihrer jeweiligen Rechtsordnung zusammenzufassen, insbesondere die Arten von Erfindungen, die als Auswahlerfindungen anerkannt werden. Der erste wichtige Unterschied besteht darin, dass bestimmte Rechtsordnungen besondere Vorschriften oder Regelwerke für Auswahlerfindungen haben, während andere Rechtsordnungen das Konzept der Auswahlerfindung überhaupt nicht anerkennen. Im letzteren Fall gelten keine besonderen Vorschriften und die normalen Patentierbarkeitskriterien sind im Allgemeinen die einzig relevanten Kriterien, d.h. Auswahlerfindungen als solche sind nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, solange sie die allgemeinen Bedingungen für die Patentierbarkeit erfüllen. Bezeichnenderweise gelten, wie berichtet, in der Mehrzahl der europäischen Gruppen keine speziellen Regeln. Beispielsweise gibt es in Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien und der Türkei keine ausdrücklich für Auswahlerfindungen geltenden Regelwerke. Außerhalb Europas gibt es eine nicht unerhebliche Anzahl von Gruppen, bei denen keine speziellen Regelwerke existieren; beispielsweise in Argentinien, Ecuador, Mexiko, Neuseeland, Panama und Singapur. In Paraguay sind Auswahlerfindungen nicht patentierbar, außer als second use, d.h. einer neuen Verwendung von etwas Bekanntem. Spezielle Regeln oder Leitlinien zu Auswahlerfindungen gelten in einer Minderheit von Gruppen, namentlich in Australien, Österreich, der Tschechischen Republik, China, Japan, Korea, den Niederlanden, auf den Philippinen, in Rumänien, Schweden sowie im Vereinigten Königreich. Auch in Kanada und den Vereinigten Staaten, obwohl dort Auswahlerfindungen keine eigene Kategorie von Erfindungen unter dem geltenden Patentrecht darstellen, sind solche Erfindungen jedoch in bestimmten Fällen anerkannt worden (normalerweise im Bereich der Chemie, der Pharmazie und der Biotechnologie). Hinsichtlich der technischen Anwendungsgebiete, in denen Auswahlerfindungen verfügbar sind, ist der klare Ansatz bei nahezu allen Gruppen, dass es keine speziellen 3

4 Einschränkungen bezüglich der Art der schutzfähigen Auswahlerfindungen gibt. Bei Gruppen, in denen von vornherein keine besonderen Kriterien gelten, ist dieser Ansatz nicht überraschend, da die normalen Patentierbarkeitskriterien im Allgemeinen keine Beschränkungen hinsichtlich der patentierbaren Bereiche enthalten. Jedoch selbst für diejenigen Länder, in denen spezielle Regelwerke zu Auswahlerfindungen existieren, gibt es ebenfalls keine Beschränkungen hinsichtlich der Bereiche, in denen solche Erfindungen verfügbar sind. Es ist daher überraschend, dass, obwohl es keine ausdrücklichen Einschränkungen gibt, Auswahlerfindungen regelmäßig nur auf den Gebieten der Chemie, Pharmazie und Werkstoffkunde erscheinen. Beispielsweise bezieht sich in Südafrika, obwohl es nur wenig Rechtsprechung zu Auswahlerfindungen und den geltenden Kriterien dafür gibt, die beschränkte Rechtsprechung ausschließlich auf chemiebezogene Produkte. In der Praxis ist es nahezu unmöglich, konkrete Beispiele für Auswahlerfindungen auf anderen Gebieten zu finden. Namentlich in Neuseeland, obwohl die Gerichte (in einer Anzahl von Fällen) dort erklärten, dass Auswahlerfindungen in den Bereichen Mechanik und Elektrizität patentierbar sind, gibt es kein spezifisches Beispiel für Rechtsprechung in Neuseeland, das diesen Punkt tatsächlich bestätigen würde. Die australische Gruppe erwähnte, dass Patente für Auswahlerfindungen betreffend Glasfaserkabel und einige andere mechanische Fälle erteilt worden sind. Obwohl es daher keine Einschränkungen gibt, scheint die Vorstellung, dass Auswahlerfindungen auf jedem beliebigem Gebiet möglich sind, weitgehend theoretisch zu sein, und nur wenig oder keine praktischen Auswirkungen zu haben. Die US-Gruppe hat versucht, Auswahlerfindungen auf der Grundlage von Ansprüchen für Verbindungen, Bereiche und neue Verwendungen zu kategorisieren und zu diskutieren. Länder wie Argentinien scheinen die Arten von Auswahlerfindungen auf bestimmte Bedingungen für Verfahren und Verbindungen zu beschränken (wenigstens was die Prüfungsrichtlinien angeht), wobei es keine gesetzlichen Beschränkungen gibt. Die französische, chinesische und japanische Gruppe erwähnten, dass Auswahlerfindungen auf dem Gebiet des Maschinenbaus möglich sind. Neuheit In den Arbeitsrichtlinien wurden die Gruppen gebeten, die Haltung hinsichtlich Neuheit bei Auswahlerfindungen zusammenzufassen insbesondere, ob lediglich das Herausmeisseln eines Bereichs aus einer breiten Offenbarung im Stand der Technik ausreichend ist, um die Neuheit einer Auswahlerfindung zu begründen, und/oder ob 4

5 ein anderer Vorteil oder eine andere Verwendung, oder der gleiche Vorteil, allerdings verbunden mit einer unvorhersehbaren Verbesserung, als neu angesehen wird. Einige Länder, beispielsweise Argentinien, Singapur und Russland verlangen keine neuen Vorteile oder unerwartete Verbesserungen, um die Neuheit zu begründen, während China, Estland und Peru eine Art von neuer technischer Lehre verlangen. Ecuador, Mexiko, die Philippinen sowie die EPO-Mitgliedsstaaten folgen ähnlichen Prinzipien wie die in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt diskutierten. Bezüglich Zahlenbereichen ist ein Ausschnitt aus einem breiteren Bereich einer früheren Offenbarung als solches im Allgemeinen nicht ausreichend, um einer Auswahl Neuheit zu verleihen. Dies gilt für die große Mehrheit der Länder (einschließlich Südafrika, Japan, die Philippinen, Singapur, Neuseeland, Australien, Österreich, der Tschechischen Republik, Estland, Finnland, Deutschland, der Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden, des Vereinigten Königreichs, Belgien, Dänemark, der Türkei, Kanada, der Vereinigten Staaten, Panama und Argentinien). Hinsichtlich Verbindungen sieht die Situation etwas anders aus. In Ländern wie z.b. den USA und Deutschland wird Neuheit nicht anerkannt, wenn die fragliche Verbindung lediglich erwähnt wird. Neuheit wird jedoch angenommen, wenn eine ausreichende Lehre vorliegt, d.h. die Neuheit kann möglicherweise dadurch begründet werden, dass bei einer generischen chemischen Formel verschiedene Substituenten aus einer Liste von spezifischen Orten ausgewählt werden. Die Gruppe des Vereinigten Königreichs diskutierte den Ranbaxy-Fall (2005) und erklärte, dass die Neuheit teilweise vom Vorteil abhänge. Für das Patentamt des Vereinigten Königreichs ist die Größe der Klasse, aus der ein oder mehrere Mitglieder ausgewählt worden sind, für die Frage der Neuheit einer Auswahlerfindung nicht relevant. Wie oben erwähnt, unterscheiden sich in bestimmten Rechtsordnungen die Erwägungen hinsichtlich Neuheit bei Auswahlerfindungen nicht von denen bei anderen Arten von Erfindungen, d.h. eine Auswahlerfindung ist nur dann nicht neu, wenn sie vom Stand der Technik vorweggenommen wurde. Wo spezifische Vorschriften für Auswahlerfindungen gelten, existieren manchmal (aber keinesfalls immer) oft bestimmte Leitkriterien. Beispielsweise ist in Schweden eine Erfindung nur dann neu, wenn der gegebene Teilbereich eng ist, von im Stand der Technik offenbarten spezifischen Beispielen und von den Endpunkten des bekannten Bereichs genügend Ab- 5

6 stand hat und der ausgewählte Bereich keinen willkürlichen Ausschnitt aus dem Stand der Technik darstellt.außerdem sollten die Merkmale der Auswahlerfindung nicht eindeutig oder implizit im Stand der Technik beschrieben worden sein. Zusätzlich ist es allgemeiner Trend bei den Gruppen, dass je größer die Klasse ist, aus der die Auswahl getroffen wurde (d.h. die frühere Offenbarung), desto wahrscheinlicher ist es, dass die Auswahl neu und möglicherweise nicht naheliegend ist. In Bezug auf Neuheit haben viele Gruppen berichtet, dass diese eng verknüpft ist (oder wenigstens geprüft wird) mit Patentfähigkeit insgesamt d.h. sie wird nicht separat von der Erfindungshöhe betrachtet. Tatsächlich scheint es schwierig, Neuheit separat von den Gesamtanforderungen an Neuheit und Erfindungshöhe zu betrachten, da es im Fall von Auswahlerfindungen wahrscheinlich ist, dass ein einzelnes Dokument des Standes der Technik sowohl für Neuheit als auch für Erfindungshöhe relevant ist. Erfindungshöhe bzw. Nicht-Offensichtlichkeit Das Recht zur Nicht-Offensichtlichkeit bzw. Erfindungshöhe unterscheidet sich von Land zu Land. Gleichzeitig sind die Anforderungen an Offensichtlichkeit und Erfindungshöhe von äußerster Wichtigkeit und stellen alltägliche Probleme für alle diejenigen dar, die mit Patenten zu tun haben. In den letzten Jahren scheinen sich aufgrund von langjährigen Harmonisierungsbemühungen gemeinsame Themen entwickelt zu haben. Eine detaillierte Diskussion solcher Themen würde eindeutig den Rahmen unserer Untersuchung zu Auswahlerfindungen sprengen. Keine Gruppe berichtete eindeutig das Vorhandensein von speziell für Auswahlerfindungen entwickelten Kriterien zu Erfindungshöhe/Naheliegen. In den Arbeitsrichtlinien wurden die Gruppen gebeten, die Position zu experimentellen Daten in Verbindung mit Erfindungshöhe zusammenzufassen. Insbesondere wurde in den Arbeitsrichtlinien die Frage gestellt, ob experimentelle Daten oder Beweismittel auch nach der ursprünglichen Patentanmeldung eingereicht werden können und ob es Bedingungen oder Beschränkungen für das nachträgliche Einreichen von Daten gibt. Der Ansatz unterscheidet sich etwas in den verschiedenen Rechtsordnungen. Zum Beispiel ist es in Südafrika, Singapur, Neuseeland, der Tschechischen Republik, Italien, der Türkei und Ecuador nicht möglich, nach Einreichung der Patentanmeldung Daten nachzureichen. In anderen Ländern ist es dagegen zuläs- 6

7 sig, Daten nachzureichen, um die Erfindungshöhe nachzuweisen (wobei die üblichen Beschränkungen hinsichtlich der Einführung von neuem Material anwendbar sind), z.b. in Japan, Korea, auf den Philippinen, in Australien, Estland, Finnland, Deutschland, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, Spanien, Belgien, Dänemark, Kanada, den USA und Argentinien. Bei den Gruppen, in denen weitere Beweise eingereicht werden können, existieren manchmal strenge Kriterien bezüglich der erlaubten Beweismittel z.b. im Vereinigten Königreich, in Belgien, Spanien, den Niederlanden, Japan und Korea.Es können Beweise für das Vorliegen des angeblichen Vorteils nachgereicht werden, jedoch nur wenn dieser Vorteil in der ursprünglichen Patentanmeldung erwähnt, nahegelegt oder angedeutet worden ist. In Deutschland kann das Patentamt jederzeit einen Nachweis dafür verlangen, dass die in der Patentanmeldung berichtete Wirkung tatsächlich erzielt werden kann. Im Gegensatz zu diesem Ansatz existieren in Dänemark, Finnland, Norwegen und den USA keine Voraussetzungen oder zeitliche Beschränkungen für das Nachreichen von Daten. In Argentinien gibt es eine 90tägige Frist ab Anmeldung zur Ergänzung der eingereichten Beschreibung. Experimentelle Daten können nachgereicht werden, aber nicht Teil der Beschreibung bilden. Es ist demnach klar, dass sich der Ansatz zur Nachreichung von Daten zwischen den Gruppen deutlich unterscheidet. Es scheint, als sei die Nachreichung von Daten entweder überhaupt nicht erlaubt, oder, falls doch, dass die dafür geltenden Zulassungskriterien sich von Gruppe zu Gruppe deutlich unterscheiden. Anforderungen an vollständige Offenbarung und/oder schriftliche Beschreibung Wie von der US-Gruppe vermerkt, ist die Anforderung der ursprünglichen Offenbarung bzw. der schriftlichen Beschreibung eine andere Anforderung als die der vollständigen Offenbarung oder Befähigung. Bei Durchsicht der eingereichten Gruppenberichte stellten wir fest, dass die Anforderungen an Unterstützung bzw. schriftliche Beschreibung in bestimmten Rechtsordnungen, wie z.b. Europa, den USA, Kanada, Korea und Japan, weit entwickelt sind. Zu diesem Bereich der vollständigen Offenbarung wurden den Gruppen vier Fragen vorgelegt: (1) die Schwelle für Vollständigkeit, (2) die zulässige Zeitvorgabe für die Einreichung von experimentellen Daten, (3) der Zeitrahmen, innerhalb dessen die 7

8 Anforderungen an Vollständigkeit oder schriftliche Beschreibung erfüllt sein müssen, und (4) die Breite des Anspruchsumfangs, die durch eine begrenzte Anzahl an Beispielen für behauptete oder bewiesene Vorteile gestützt werden kann. Allgemein lässt sich bezüglich der Schwelle für Vollständigkeit sagen, dass eine Mehrzahl der Gruppen anmerkte, dass für eine Auswahlerfindung die Anforderungen an schriftliche Beschreibung bzw. Rückhalt das gleiche Niveau hatten, während gleichzeitig die Mehrzahl der Gruppen die Wichtigkeit der Offenbarung von Vorteilen gegenüber dem Stand der Technik betonte, in erster Linie aufgrund der Notwendigkeit, einen technischen Beitrag zum Fachgebiet zu belegen. Hinsichtlich der Zeitvorgabe für die Einreichung von experimentellen Daten und des Zeitrahmens, innerhalb dessen die Anforderungen an Vollständigkeit bzw. schriftliche Beschreibung erfüllt sein müssen, gilt in der großen Mehrheit der Länder der Anmelde- oder Prioritätstag. Länder wie die Schweiz, Kanada und die USA verlangen keine experimentellen Daten, um die Anforderungen an vollständige Offenbarung oder schriftliche Beschreibung zu erfüllen. Beispielsweise verlangt das US-Recht Beschreibungen, die zeigen, dass der Erfinder zum Anmeldetag im Besitz der beanspruchten Erfindung war. Der Besitz kann dann durch die Beschreibung einer praktischen Verwirklichung der Erfindung oder durch die Beschreibung von relevanten Identifizierungsmerkmalen der Erfindung nachgewiesen werden. Die beschreibenden Mittel umfassen Worte, Strukturen, Zahlen, Zeichnungen, Diagramme und Formeln. Eine Anzahl von Ländern, wie z.b. Deutschland, die Niederlande und Dänemark, scheint die Nachreichung von experimentellen Daten zu erlauben, um im Streitfall einen Mangel an vollständiger Offenbarung oder Unterstützung zu heilen. Andererseits verlangen Länder wie Korea und Japan, dass die Anforderungen an die vollständige Offenbarung zum Zeitpunkt der ursprünglichen Anmeldung erfüllt sein müssen; nachgereichte experimentelle Daten können den Mangel nicht heilen. Der nächste von den Arbeitsrichtlinien erkundete Bereich ist die Frage, ob alle Mitglieder einer offenbarten Klasse den erforderlichen Vorteil aufweisen müssen (oder ob der Patentanmelder entschuldigt ist, falls ein oder zwei Beispiele dahinter zurückbleiben). Es ist klar, dass wo es Richtlinien zu diesem Rechtsgebiet gibt, es nicht gefordert wird, dass alle Mitglieder einer ausgewählten Klasse den erforderlichen Vorteil aufweisen müssen. Beispielsweise gilt das in Singapur, Neuseeland, Australien, Österreich, Estland, Finnland, den Niederlanden, Rumänien und Argentinien. In diesen 8

9 Ländern gelten die allgemeinen Regeln für vollständige Offenbarung und Befähigung zur Umsetzung, d.h. es wird lediglich gefordert, dass die Beschreibung ausreichend klar und vollständig ist, und dass die Beschreibung so eindeutig und klar dargelegt wird, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann (Tests und Experimente sind im Allgemeinen zulässig). Sofern der Fachmann die Erfindung ausführen und praktizieren kann, ist es daher nicht von Belang, wenn ein oder zwei Beispiele dahinter zurückbleiben. Interessanterweise wurde im Vereinigten Königreich, Frankreich, Schweden, Japan, Korea und Kanada ein anderer Ansatz gewählt. Beispielsweise müssen gemäß der Rechtsprechung im Vereinigten Königreich alle Mitglieder den erforderlichen Vorteil, der angeblich durch die Auswahl identifiziert worden ist, aufweisen. Obwohl in einer späteren Entscheidung die strikte Einhaltung dieser Regel in Frage gestellt worden ist, ist die Haltung, dass diese immer noch geltendes Recht ist, da die Entscheidung nicht ausdrücklich aufgehoben worden ist. Mit Bezug auf Auswahlerfindungen mit einer neuen Verwendung wurden die Gruppen gefragt, ob es ausreichend wäre, einen bestimmten Bereich oder eine Auswahl von Verbindungen, die mit der neuen Verwendung zusammenhängen, zu beanspruchen, oder ob die neue Verwendung in den Ansprüchen aufgeführt sein muss. Dieser Bereich scheint in einer Reihe von Rechtsordnungen unklar (oder wenigstens nicht ausdrücklich angesprochen worden) zu sein. Eine Reihe von Gruppen haben entweder berichtet, dass es keine diesbezügliche Rechtsprechung gebe oder sie haben diese Themen nicht direkt angesprochen. Die Haltung zu diesen Punkten ist beispielsweise in Südafrika, Japan, den Philippinen, der Tschechischen Republik, Norwegen, Portugal, der Türkei, Mexiko und Panama nicht klar. Hinsichtlich der Notwendigkeit, die neue Verwendung in den Ansprüchen der Auswahlerfindung ausdrücklich zu erwähnen, gilt, dass dies in der Mehrzahl der Rechtsordnungen nicht gefordert wird (z.b. in Singapur, Österreich, Rumänien, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Belgien, Dänemark, Japan, Kanada und den USA). Eine Reihe von Gruppen bemerkten jedoch, dass dies ratsam oder notwendig wäre, wenn Schutz für die Verwendung der Erfindung beantragt werden solle. Zu den Gruppen, die aussagten, dass diese Verwendung aufgeführt werden müsse, gehören Korea, Finnland, Deutschland, Italien und Argentinien. Patentverletzung 9

10 Die Gruppen wurden gebeten, kurz auf das Thema der Verletzung von Auswahlerfindungen, bei denen eine neue Verwendung beansprucht wird, einzugehen: Welche Anforderungen müssen erfüllt sein, um eine Verletzung zu begründen? Spielt bei der Feststellung der Verletzung die Absicht eines angeblichen Verletzers eine Rolle? Die Arbeitsrichtlinien zogen zwei verschiedene Situationen bezüglich der Verwendung in Erwägung, nämlich zum einen wo die neue Verwendung nicht ausdrücklich beansprucht wird und zum anderen wo die Ansprüche die neue Verwendung ausdrücklich enthalten. In einer Reihe von Rechtsordnungen wird die Haftung für eine Verletzung auch dann festgestellt, wenn der angebliche Verletzer das Produkt für einen Zweck verwendet, der einen Vorteil oder eine Verwendung realisiert, der bzw. die sich von den in der Beschreibung diskutierten Vorteilen bzw. Verwendungen unterscheidet und in den Ansprüchen nicht erwähnt wird. Beispielsweise in Estland, dem Vereinigten Königreich, Spanien und Belgien, wo die Ansprüche lediglich das Produkt ohne Hinweis auf einen Vorteil definieren, verletzt eine Person, die eine hinsichtlich dieses Produkts geschützte Handlung vornimmt, das Patent, selbst wenn diese Handlung nicht mit dem Vorteil der Auswahlerfindung zusammenhängt. Andere Gruppen berichteten, dass die Verwendung durch den angeblichen Verletzer den selben Zweck verfolgen muss wie der Vorteil dies ist der Fall in Japan, auf den Philippinen, in Australien, Finnland, Norwegen und Schweden. Beispielsweise muss in Japan der Hersteller oder Verkäufer die neue Verwendung nennen, damit diese Partei als Verletzer angesehen wird. Jedoch wird der Akt des Herstellens oder Verkaufens des Produkts auch ohne Nennung der Verwendung als Verletzung des Patents angesehen, wenn er in dem Wissen ausgeführt wird, dass die Partei, an die das Produkt geliefert wird, das Produkt für die neue Verwendung verwendet (und in diesem Sinne spielt die Absicht des angeblichen Verletzers eine Rolle bei der Feststellung der Verletzung). In den meisten Gruppen ist die Absicht des Verletzers nicht relevant beispielsweise in Korea, der Tschechischen Republik, Estland, den Niederlanden, Rumänien, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Jedoch ist der Ansatz unter den Rechtsordnungen ziemlich gespalten und es gibt immer noch eine bedeutende Anzahl von Gruppen, in denen die Absicht des Verletzers teilweise relevant dafür ist, dass der Verletzer haftbar gemacht wird (z.b. auf den Philippinen, in Neuseeland, Österreich, Finnland und Spanien). 10

11 Politische Erwägungen & Harmonisierung Der politische Linie der Niederlande hinter dem Gesetz zu Auswahlerfindungen wurde erst kürzlich von dem Den Haager Berufungsgericht Ausdruck verliehen. Eine der Schlussfolgerungen, die aus dieser Entscheidung gezogen wurde, besteht darin, dass, wenn man annimmt, dass alle Spezies innerhalb einer bekannten Offenbarung öffentlich zugänglich sind, eine besondere Spezies mit einer überraschend besseren Wirkung (beispielsweise) nicht patentierbar wäre, da die vorherige Offenbarung als neuheitsschädlich betrachtet würde. Die Folge davon ist, dass es potentielle Patentinhaber nicht dazu motiviert, weitere Verbesserungen (innerhalb einer bekannten vorherigen Offenbarung) zu erforschen, und außerdem, wohl ungerechterweise, Patentinhaber mit breiten und spekulativen Patentansprüchen belohnt. Diese Folgen sind eindeutig nicht erwünscht. Diese politische Ansicht wurde auch in dem Bericht des Vereinigten Königreichs vertreten, wo das Argument vorgetragen wurde, dass die Berücksichtigung von Auswahlerfindungen erforderlich sei, um den rechten Anreiz für Forschung & Entwicklung zu schaffen. Dies gelte insbesondere in der Chemie und der Pharmazie, wo die vorherige generische Offenbarung Tausende und sogar Millionen von Permutationen umfassen kann. Patentschutz für Teilmengen oder Untergruppen eines ursprünglichen Bereichs zuzulassen (vorausgesetzt, diese Teilmengen oder Untergruppen sind nicht zuvor ausdrücklich offenbart worden), verhindert, dass große Bereiche von Verbindungen vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Daher kann es dem öffentlichen Interesse widersprechen, die Untersuchung dieser Permutationen oder Untergruppen dadurch zu blockieren, dass Auswahlerfindungen verweigert werden. Trotz dieser politischen Erwägungen ist es interessant zu sehen, dass eine Anzahl von Gruppen (selbst in Rechtsordnungen, in denen es Regelwerke zu Auswahlerfindungen gibt) in Frage stellen, dass Auswahlerfindungen als separate oder besondere Klasse von Erfindungen behandelt werden sollten. Beispielsweise meinte die australische Gruppe, dass es kein separates Regelwerk geben sollte und stattdessen diese Art von Erfindungen gemäß den für alle anderen Arten von Erfindungen geltenden normalen Patentierbarkeitskriterien behandelt werden sollten. Die schwedische Gruppe war ebenfalls der Ansicht, dass es für Auswahlerfindungen keine besonderen Regelungen geben sollte. Diese Frage wurde von der Gruppe des Vereinigten Königreichs aufgeworfen, die anmerkte, dass dies angesichts der Tatsache, dass das EPA dazu tendiert hat, die Idee eines gesonderten Regelwerks für Auswahlerfindungen zu verwerfen, eine besonders wichtige Frage sei. 11

12 Es sieht so aus, als ob ein Teil der Gruppen, die gesonderte Regelwerke zu Auswahlerfindungen haben, verstehen, dass diese Haltung möglicherweise neu überdacht werden sollte. Dies ist nicht allzu überraschend: der aktuelle Stand der Dinge in diesen Ländern ist, dass Auswahlerfindungen fast als Sonderfälle angesehen werden und nur auf bestimmten Gebieten existieren (d.h. hauptsächlich auf dem Gebiet der Pharmazie und dem Gebiet der Chemie) und nicht in sämtlichen industriellen Feldern. Es wurden weitere politische Erwägungen erwähnt. Einige Gruppen (beispielsweise Rumänien) waren der Meinung, dass die Mühen des Erfinders für seine Versuche, (beispielsweise) die Komplexität einer chemischen Einzelverbindung zu verstehen, sowie für die technischen Herausforderungen, die bei der Entwicklung der Verbindung zu bestehen sind, belohnt werden sollten. Jedoch scheinen die meisten Gruppen der Ansicht zu sein, dass es bei der Beurteilung der Patentfähigkeit einer Auswahlerfindung eigentlich irrelevant sein sollte, wie viel an Mühen der Erfinder investiert hat, um eine Auswahl zu finden, und dass die für die Patenterteilung relevanten Erwägungen ausschließlich von den traditionellen Kriterien wie Neuheit und Erfindungshöhe abhängen sollten. Eine Reihe von Gruppen bemerkte, dass die allgemeinen Kriterien für die Patentierbarkeit von Auswahlerfindungen harmonisiert werden sollten, insbesondere die Anforderungen an Neuheit und Erfindungshöhe. Beispielsweise wies die koreanische Gruppe darauf hin, dass scheinbar in einer Reihe von Fällen Auswahlerfindungen der Patentschutz aufgrund mangelnder Neuheit versagt worden war, obwohl die Erfindung unerwartete und beachtliche Wirkungen besaß (und daher in anderen Gruppen Patentschutz erlangt hätte). Daher scheinen eindeutige und einheitliche Anforderungen notwendig zu sein. Ein harmonisierter Standard wird benötigt bezüglich der Fragen zu 1), zu welchem Zeitpunkt die vorteilhaften Eigenschaften einer Auswahlerfindung offenbart sein müssen, und zu 2), zu welchem Zeitpunkt Beweise für das Vorliegen dieser vorteilhaften Eigenschaften eingereicht sein müssen. Der Mangel an Konformität in diesem Punkt in den verschiedenen Rechtsordnungen schadet dem gesamten Patentsystem und führt zu Verunsicherung. Schließlich, wie die US-Gruppe betonte, sollte die Absicht des Verletzers, eine beanspruchte Eigenschaft zu erhalten oder eine beanspruchte Verwendung durchzuführen, wohl nicht zur Bedingung für das Vorliegen einer Verletzung gemacht werden. Die Bedingung, dass bei dem Verletzer Absicht vorliegen muss, erschwere die Ver- 12

13 letzungsanalyse, führe zu höheren Kosten und mehr Ungewissheit und zu mehr Gerichtsverfahren. Schlussfolgerungen Aufgrund der Ansätze in den verschiedenen Rechtsordnungen und den in den Gruppenberichten ausgedrückten Meinungen scheint es eine Reihe von Fragen zu geben, die näher geprüft werden müssen. Dazu gehört: Was wäre eine einheitliche Definition der Auswahlerfindung für die Zwecke unserer Entschließung? Ist eine solche möglich oder erforderlich? Sollten mechanische, elektrische oder elektronische Erfindungen umfasst sein? Sollte eine neue Verwendung eine Kategorie der Auswahlerfindungen darstellen? Ist es, angesichts des Erfordernisses weitere Anreize für Forschung und Entwicklung zu schaffen, überhaupt nötig, ein eigenes Regelwerk für Auswahlerfindungen zu haben? Ist es gegen das öffentliche Interesse, potentielle Auswahlerfindungen gemäß normalen Patentierbarkeitskriterien zu behandeln? Ist es notwendig, diesen Ansatz zu harmonisieren, da doch (z.b.) das EPA der Ansicht ist, dass Auswahlerfindungen keinem gesonderten Regelwerk unterliegen sollten? Falls für Auswahlerfindungen teilweise zusätzliche Vorschriften, Leitlinien und/oder separate Regelwerke notwendig sein sollten (selbst wenn es sich nur darum handelt, klarzustellen, welches die Regeln für Neuheit und Erfindungshöhe sind), sollten sich diese Vorschriften oder Regelwerke ausdrücklich nur auf bestimmte technologische Felder oder Gebiete beziehen? Werden Auswahlerfindungen außerhalb der chemischen und pharmazeutischen Industrie gebraucht? Hinsichtlich Neuheit: Sollte es spezifische und harmonisierte Leitlinien dazu geben, wie breit oder generisch die Vorveröffentlichung sein muss, bevor eine Auswahl neu sein kann? Sollte es klarere Leitlinien bezüglich der Frage geben, wie eine Vorveröffentlichung über die explizite Lehre hinaus interpretiert werden sollte. Falls in der Vorveröffentlichung eine breite Klasse von chemischen Verbindungen mit Bezug auf eine Formel definiert ist, sollte eine Auswahl spezifischer Verbindun- 13

14 gen, die nicht ausdrücklich erwähnt worden sind (aber unter die Formel fällt) gegenüber dem Stand der Technik neu sein, und ist es uns möglich, allgemeine Leitlinien dafür zu erstellen? Sollte es außerdem gesonderte oder harmonisierte Leitlinien dazu geben, was eine neue Erfindung ausmacht z.b. bezüglich eines neuen Vorteils oder einer neuen Verwendung? Welcher Grad an Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik ist erforderlich, damit die Auswahl neu ist? Was sollte der Ansatz bezüglich der Nachreichung von Beweismitteln oder Daten sein? Sollte es erlaubt sein, nachträglich Daten einzureichen, um den Einwand mangelnder Neuheit oder Erfindungshöhe entkräften zu können? Sollte es vorgeschrieben werden, dass die Eigenschaft, die von den Daten gestützt wird, in der ursprünglichen Anmeldung offenbart worden sein muss? Möglicherweise wollen wir harmonisierte Standards formulieren zu Fragen wie: 1) in welchem Maß sollten vorteilhafte Eigenschaften zum Zeitpunkt der ursprünglichen Anmeldung offenbart sein reichen dabei entsprechende Aussagen aus oder sollten experimentelle Daten vorgeschrieben sein, und 2) zu welchem Zeitpunkt dürfen Beweismittel für solche vorteilhaften Eigenschaften eingereicht werden. Sollten hier spezielle Erwägungen für Auswahlerfindungen gelten? Hinsichtlich vollständiger Offenbarung: Sollte die ausgewählte Klasse den erforderlichen Vorteil vollständig aufweisen oder reicht es aus, wenn nur eine Mehrheit der ausgewählten Klasse diesen Vorteil aufweist? Hinsichtlich Verletzung: Hier gibt es potentiell das Problem, dass in einigen Rechtsordnungen Dritte ein Auswahlpatent verletzen können, selbst wenn diese die Erfindung nicht wegen des behaupteten Vorteils benutzen (wie in der Beschreibung, nicht aber in den Ansprüchen beschrieben). Dies ist der Fall unabhängig von der tatsächlichen Absicht des Dritten. Ist dieses Ergebnis zufriedenstellend oder sollte der behauptete Vorteil und/oder die Absicht des Verletzers bei der Feststellung der Verletzung berücksichtigt werden? Wenn der Vorteil in den Ansprüchen aufgeführt ist, sollte die Absicht des Dritten eine Rolle bei der Feststellung der Verletzung spielen? 14