Arbeitsrichtlinien* Frage Q209. Auswahlerfindungen das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, andere Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich

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1 Arbeitsrichtlinien* von Jochen E. BÜHLING, Generalberichterstatter Dariusz SZLEPER und Thierry CALAME, Stellvertreter des Generalberichterstatters Nicolai LINDGREEN, Nicola DAGG und Shoichi OKUYAMA Assistenten des Generalberichterstatters Frage Q209 Auswahlerfindungen das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, andere Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich Einführung 1) Ein Auswahlpatent ist ein Patent, welches für eine erfinderische Auswahl aus einem Bereich verliehen wird, der bereits bekannt ist. Auswahlerfindungen können die Auswahl von einzelnen Elementen, Untergruppen oder Unterbereichen, welche zuvor nicht explizit offenbart worden sind, innerhalb einer grösseren bekannten Gruppe oder eines grösseren bekannten Bereichs einbeziehen. 2) Auswahlpatente sieht man traditionell in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Zum Beispiel kann ein Auswahlpatent einen Anspruch auf eine bestimmte Gruppe von Verbindungen mit bestimmten vorteilhaften Eigenschaften beinhalten, wobei diese Gruppe aus einer vorher offenbarten breiten Klasse von Verbindungen ausgewählt wird und die vorher offenbarte breite Klasse von Verbindungen diese vorteilhafte Eigenschaft nicht besitzt. Auch kann im Bereich der Mischungen innerhalb einer breit definierten Klasse von Mischungen eine spezifische Palette an Zusammensetzungen wegen vorher unbekannter Mechanismen wie neu entdecktem Phasenübergang zu einer speziellen Eigenschaft führen. Solch eine Palette kann, falls sie neu ist, eine Auswahlerfindung bilden. Schliesslich können Auswahlerfindungen auch in der Verfahrenstechnik und bei Herstellungsverfahren auftreten, wo eine spezielle Auswahl bei einem Verfahren mit bestimmten Betriebsbedingungen (z.b. Temperatur und Druck) innerhalb einer bekannten Bandbreite unerwartete Wirkungen hinsichtlich der Anwendung des Verfahrens oder der Eigenschaften des sich ergebenden Produkts erzeugt. Auswahlerfindungen können auch in anderen technologischen Bereichen gefunden werden, wie Biotechnologie, Werkstoffkunde und Telekommunikation. 3) Ferner kann eine neue Verwendung als unter das Konzept der Auswahlerfindung fallend oder zumindest mit diesem Konzept in Beziehung stehend angesehen werden. Typischerweise kann eine neue Verwendung für eine bekannte chemische Verbindung oder Material gefunden werden. Sie kann als Verwendung oder ein Verfahren oder als ein Produkt, welches für solche eine neue Verwendung beabsichtigt ist, beansprucht werden. 4) Um patentierbar zu sein, muss eine Erfindung neu, nicht nahe liegend oder erfinderisch, ausreichend offenbart und, für die vorliegende Frage von geringerer Bedeutung, ausführbar sein. Für ein Auswahlpatent gilt nichts anderes. Auswahlpatente können jedoch Schwierigkeiten sowohl bezüglich ihrer Patentierbarkeit als auch ihrer Durchsetzbarkeit verursachen. Es ist in einigen Rechtsordnungen vorgeschlagen worden, dass Auswahlpatente einen speziellen Fall zu den normalen Regeln für die Patentierbarkeit bilden. 5) Bezüglich ihrer Rechtsbeständigkeit kann eine Schwierigkeit bei Auswahlpatenten daraus entstehen, wie der Patentanmelder seine Auswahl trifft, und zwar sowohl beim Versuch, die Auswahl aus einer breiteren Klasse (die vorhergehend offenbart worden war) zu definieren * Übersetzt von Peter PAWLOY Sonn und Partner PAe. (Österreich) 1

2 als auch beim Versuch, das erfinderische Merkmal der Auswahl zu definieren. Natürlich gelten noch die gleichen Prinzipien der Patentierbarkeit, aber es kann Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Prinzipien geben, wenn die vorher offenbarte Gruppe und die Auswahl bezüglich ihrer Benennung oder Definition ähnlich sind. 6) Hinsichtlich der Rechtsverletzung besteht die gleiche Schwierigkeit wie bei Patenten, welche eine neue Verwendung für alte Produkte 1 beanspruchen, wie Verwendung von Produkt X als [neue Verwendung] (wobei Produkt X seit vielen Jahren für eine alte Verwendung bekannt gewesen ist). Das schwierige Thema (welches noch durch die Gerichte in vielen Ländern in Angriff genommen werden muss) ist, ob der Nachweis der Absicht des Rechtsverletzers erforderlich ist, um zu einer Beurteilung als Verletzung eines derartigen Anspruchs zu gelangen. Frühere Arbeit der AIPPI 7) AIPPI untersuchte Schutz von Gruppen von chemischen Substanzen und Auswahlerfindungen unter Q81. Diese Untersuchung ergab einen interessanten zusammenfassenden Bericht und eine sehr kurze Entschliessung, welche im Wesentlichen aussagte, dass die Frage der Auswahlerfindungen fortgesetzt untersucht werden sollte. Q84 mit dem Titel Auswahlerfindungen wurde in der Folgezeit aufgestellt, aber es wurden keine Arbeitsrichtlinien und keine Gruppenberichte veröffentlicht. Neuheit 8) Das Grundprinzip, auf welchem die Neuheit einer Auswahlerfindung ruht, besteht darin, dass eine allgemeine Offenbarung nicht als eine spezifische Offenbarung für alles angesehen wird, was durch die allgemeine Offenbarung umfasst wird, wodurch Ansprüche erlaubt werden, um weitere Entdeckungen innerhalb (oder ausgewählt aus) der vorherigen allgemeinen Offenbarung zu schützen. Natürlich hängt viel davon ab, wie der Patentinhaber seinen Anspruch gefertigt hat. Das Thema wird am besten durch Verweis auf ein Beispiel erörtert. Beispiel 1 Angenommen ein Dokument im Stand der Technik offenbart eine chemische Verbindung, die durch eine spezifizierte Struktur gekennzeichnet ist, welche eine Substituentengruppe mit der Bezeichnung R einschliesst. Dieser Substituent R ist so definiert, dass er eine generische Klasse von breit definierten funktionellen Gruppen wie Alkyl- oder Arylresten, entweder unsubstituiert oder durch eine Halogen- und/oder eine Hydroxylgruppe substituiert umfasst, obwohl aus praktischen Gründen nur eine sehr kleine Anzahl an spezifischen Beispielen angegeben wird. Die (spätere) angebliche Erfindung besteht in der Auswahl eines bestimmten Rests oder einer bestimmten Gruppe von Resten aus der generischen Klasse, wobei der gewählte Rest oder die gewählte Gruppe von Resten nicht spezifisch in dem Dokument aus dem Stand der Technik offenbart war. Die sich ergebenden Verbindungen werden so beschrieben, dass sie eine neue, vorteilhafte Eigenschaft, zum Beispiel als Klebstoffe haben, welche die Beispiele nach dem Stand der Technik nicht aufwiesen. 9) Während sich dies auch auf die Frage der Erfindungshöhe oder Nicht-Offensichtlichkeit beziehen kann, mag das schlichte Auffinden einer neuen Reihe oder Kombination nicht so angesehen werden, dass dadurch die Neuheit begründet wird. Eine andere Eigenschaft oder ein anderer Vorteil, oder ein ähnlicher Vorteil von unvorhergesehenem Ausmass mag erforderlich sein, falls eine Erfindung als neue Auswahlerfindung zu qualifizieren sein soll. 1 Solche Ansprüche werden den Praktikern im Rahmen Europäischer Patente als MOBIL-Ansprüche nach dem EPO- Fall MOBIL/Friction reducing additive [1990] OJ EPO 93 oder im pharmazeutischen Sektor als medizinische Verwendungsansprüche vertraut sein. 2

3 Nicht-Offensichtlichkeit oder Erfindungshöhe 10) Das Recht zur Erfindungshöhe wird von Rechtsordnung zu Rechtsordnung variieren. Obwohl man eine Verschiebung bei der Herangehensweise durch die Gerichte in der Welt bezüglich dessen, feststellt was offensichtlich ist und was nicht (am auffälligsten in der KSR-Entscheidung in den USA), verbleiben Unterschiede. 11) Was Auswahlpatente betrifft wird, sobald die Neuheit der bestimmten Auswahl, die der Erfinder getroffen hat, festgestellt ist, ein Patent für die Auswahl nur rechtsbeständig sein, falls die Auswahl nicht-offensichtlich oder erfinderisch ist. 12) Da eine Auswahlerfindung, wenn darauf ein Patent gewährt wird, einen bestimmten Monopolbereich aus einem frei zugänglichen Bereich in Übereinstimmung mit dem Stand der Technik heraus schneidet, kann es gerechtfertigt sein, mehr Daten zu verlangen, um die behauptete Erfindungshöhe zu unterstützen, zum Beispiel einen höheren kritischen Grad in Verbindung mit der Erfindungshöhe der Auswahlerfindung oder überlegenere Ergebnisse im Vergleich mit dem, was vor der Erfindung bekannt war. Beispiel 2 In der Auswahl, die der Erfinder in Beispiel 1 getroffen hat, also eine spezifische Verbindung mit einem bestimmten Rest oder eine Gruppe von spezifischen Verbindungen mit einer Auswahl von bestimmten Resten, können die sich ergebenden Verbindungen: i) weder so beschrieben, noch dargestellt sein, dass sie vorteilhafte Eigenschaften (als Klebstoffe) besitzen, welche die spezifischen Beispiele nach dem Stand der Technik nicht aufweisen; ii) so beschrieben worden sein, dass sie vorteilhafte Eigenschaften verglichen mit den Verbindungen besitzen, auf die nach dem Stand der Technik besonders verwiesen wurde, wobei aber diese Eigenschaften solche sind, die ein Fachmann von derartigen Verbindungen erwarten würde, so dass er wahrscheinlich dahin geführt wird, diese Auswahl zu treffen; oder iii) so beschrieben worden sein, dass sie vorteilhafte (haftende) Eigenschaften aufweisen, wobei es aber keine Anzeichen gibt, die einen Fachmann zu dieser bestimmten Auswahl im Gegensatz zu einem anderen Mitglied der generischen Klasse führen würden, um die vorteilhaften (haftenden) Eigenschaften zu erzielen. Anforderungen an vollständige Offenbarung oder schriftliche Beschreibung 13) Die neue, erfinderische Auswahl muss auch vollständig offenbart sein, so dass der qualifizierte Adressat des Patents in der Lage ist, die in dem Patent offenbarte Erfindung zu realisieren. Es ist notwendigerweise erforderlich, dass die Erfindung über den vollen Umfang des beanspruchten Monopols offenbart wird. Wieder hängt viel davon ab, wie der Patentinhaber seine Auswahl genau definiert hat. 14) Um die Erteilung eines rechtsbeständigen Patents sicherzustellen, wird der Patentanmelder sorgfältig einen Mittelweg zwischen Erfindungshöhe (durch Definieren des Vorteils, den die Auswahl besitzt, so dass sie so weit wie möglich vom Stand der Technik entfernt ist) und vollständiger Offenbarung (so dass alle Mitglieder der beanspruchten Auswahl diesen Vorteil aufweisen) finden wollen. 15) Es kann auch ein Thema sein, zu welchem Zeitpunkt experimentelle Daten, die eine Auswahlerfindung unterstützen, einer das Patent erteilenden Behörde vorgelegt werden sollten. Weil die Auswahl selbst der Schlüssel zu jeder Auswahlerfindung ist, kann es sein, dass die Identifizierung des Stands der Technik und Daten, welche die Auswahl stützen, in der ursprünglich eingereichten Beschreibung enthalten sein müssen. Alternativ kann es möglich 3

4 sein, experimentelle Daten später vorzulegen, die helfen, die Auswahlerfindung vom Stand der Technik zu unterscheiden, indem sie Beweise für neue Vorteile oder überlegene Ergebnisse während des Erteilungsverfahrens vor der das Patent erteilenden Behörde liefern. Es kann auch möglich sein, dass experimentelle Daten, welche die Existenz der Erfindungshöhe oder Nicht-Offensichtlichkeit beweisen, anders behandelt werden als die, welche die Breite eines Patentanspruchs unterstützen. Verletzung 16) Wie oben erwähnt, ist ein schwieriges Thema, welches bei Ansprüchen auf Produkte mit einer besonders vorteilhaften Eigenschaft aufkommt, das Ausmass, bis zu dem ein Beweis der vorteilhaften Eigenschaft erforderlich ist, um eine Verletzung festzustellen. Die vorteilhafte Eigenschaft wird häufig durch Verwenden des Produkts gefunden und das Auswahlpatent kann formuliert sein entweder als (i) ein Produktanspruch (welcher die vorteilhafte Eigenschaft der Auswahl ausnutzt); oder (ii) ein Verwendungsanspruch, welcher die Verwendung der Auswahl für eine neue Verwendung beansprucht (welche wiederum die vorteilhafte Eigenschaft der Auswahl ausnutzt). Dies wird am besten durch unser Beispiel oben veranschaulicht: Beispiel 3 In der Auswahl, die unser Erfinder getroffen hat, erstreckt sich der Anspruch auf die Verwendung einer bestimmten Verbindung, welche aus einer Auswahl hervorgeht, als ein Klebstoff (wobei der klebende Charakter der Verbindung die vorteilhafte Eigenschaft ist, welche die vorhergehend offenbarte generische Klasse von Verbindungen nicht aufwies). Ein Wettbewerber stellt die beanspruchte Verbindung her und liefert sie ohne Anweisung bezüglich ihrer Verwendung. Fragen Allgemein Die Gruppen werden gebeten, die rechtliche Position bezüglich eines Patents für eine behauptete Auswahlerfindung in ihrer Rechtsordnung in Bezug auf die folgenden Aspekte zusammenzufassen: 1) Rechtliche Entwicklungen bezüglich Auswahlerfindungen Welche spezifischen Arten von Erfindungen werden unter dem Konzept der Auswahlerfindungen anerkannt und sind in Ihrer Rechtsordnung patentierbar? Haben Sie Beispiele für Auswahlerfindungen in einem anderen Bereich als den chemischen, pharmazeutischen oder werkstofflichen Bereichen? 2) Neuheit Die Gruppen werden gebeten, jeden Punkt zu diskutieren, der bezogen auf die Neuheit von Auswahlerfindungen berücksichtigt werden sollte. Ist z.b. lediglich das Herausmeisseln eines Intervalls aus einer breiten Offenbarung im Stand der Technik ausreichend, um die Neuheit einer Auswahlerfindung herbeizuführen? Ist ein anderer Vorteil oder eine andere Verwendung oder der gleiche Vorteil mit einer unvorhersehbaren Verbesserung für eine Auswahlerfindung erforderlich, um die Neuheit zu begründen? 3) Erfindungshöhe oder Nicht-Offensichtlichkeit Die Gruppen werden gebeten, die Anforderungen an Erfindungshöhe oder Nicht- Offensichtlichkeit in ihrer Rechtsordnung zu diskutieren. Falls experimentelle Daten verwendet werden, um die Anforderung der Erfindungshöhe oder Nicht-Offensichtlichkeit zu stützen, 4

5 können sie nach der ursprünglichen Patentanmeldung eingereicht werden? Gibt es Voraussetzungen oder Beschränkungen bezüglich der späten Einreichung von Daten? 4) Anforderungen an vollständige Offenbarung und/oder schriftliche Beschreibung Die Gruppen werden gebeten, die Anforderungen an die vollständige Offenbarung oder schriftliche Beschreibung in ihrer Rechtsordnung zu diskutieren. Diese Frage kann mehrere Aspekte haben: 1) Die Schwelle für Vollständigkeit; 2) die zulässige Zeitvorgabe für die Einreichung von experimentellen Daten; 3) der Zeitrahmen, innerhalb dessen die Anforderungen an Vollständigkeit oder schriftliche Beschreibung erfüllt sein müssen; und 4) die Breite des Anspruchsumfangs, die durch eine begrenzte Anzahl an Beispielen für behauptete oder bewiesene Vorteile unterstützt werden kann. Bezüglich Punkt (1) diskutieren Sie bitte, bis zu welchem Ausmass alle Mitglieder der durch den Patentanmelder ausgewählten Klasse den erforderlichen Vorteil in Ihrer Rechtsordnung aufweisen müssen. Gibt es ein absolutes Erfordernis, dass alle Mitglieder der ausgewählten Klasse den relevanten Vorteil aufweisen, oder ist der Patentanmelder entschuldigt, falls ein oder zwei Beispiele dahinter zurückbleiben? Ebenfalls bezogen auf Punkt (4) oben: Falls ein neuer Nutzen als Auswahlerfindung behauptet wird, ist es ausreichend, eine bestimmte Bandbreite oder Auswahl von Bestandteilen zu beanspruchen, von welchen gefunden wurde, dass sie mit solch einem neuen Nutzen zusammenhängen, oder ist es notwendig, solch einen neuen Nutzen in den Ansprüchen zu formulieren? 5) Verletzung Falls ein bestimmter Vorteil oder überlegene Ergebnisse der Grund für die Erteilung eines Patents auf eine Auswahlerfindung sind, muss solch ein Vorteil oder überlegenes Ergebnis implizit oder explizit durch einen Dritten genutzt werden, um eine Verletzung zu begründen? Falls eine Auswahlerfindung als neue Verwendung beansprucht wird, was sind die Anforderungen, um eine Verletzung zu begründen? Würde ein Hersteller eines Produkts, das für die neue Verwendung verwendet werden kann, das Patent verletzen? Spielt die Absicht eines angeblichen Verletzers eine Rolle bei der Bestimmung der Verletzung? 6) Politik Die Gruppen werden gebeten, einen kurzen Kommentar bezüglich der Politik abzugeben, die hinter dem Recht bezüglich der Auswahlerfindungen in ihren Rechtsordnungen liegt. Es ist dann zu erörtern, ob derartige politische Erwägungen heute noch gelten oder nicht, da die Technologie weiter fortschreitet. Mit Verweis auf die Beispiele 7) Neuheit Würde in Beispiel 1 im Stand der Technik die Offenbarung der Verbindungen, die die generische Klasse von Resten enthalten, einen Anspruch auf eine spezifische Verbindung mit einem bestimmten Rest oder eine Gruppe von spezifischen Verbindungen mit einer Auswahl aus bestimmten Resten in Ihrer Rechtsordnung vorwegnehmen? Spielt es in der Analyse eine Rolle, wie breit die vorher offenbarte generische Klasse von Verbindungen ist? Fiele die Analyse also anders aus, falls die vorher offenbarte generische Klasse aus möglichen Verbindungen besteht (von welchen sehr wenige spezifisch offenbart waren), im Gegensatz zu etwa lediglich 10? 5

6 8) Erfindungshöhe oder Nicht-Offensichtlichkeit Würde in Beispiel 2 eine der drei Möglichkeiten eine erfinderische Tätigkeit über den Stand der Technik in Ihrer Rechtsordnung darstellen? Ferner, falls etwa Szenario (iii) eine erfinderische Tätigkeit über den Stand der Technik darstellen würde, welchen Schutzumfang sollte der Erfinder erhalten können? Sollte der Erfinder per se Schutz für die Produkte erhalten können (die diese vorteilhafte Eigenschaft aufweisen), oder sollte jeder verfügbare Patentschutz auf die Verwendung der Produkte für die vorteilhafte Eigenschaft (als Klebstoff) beschränkt sein, die der Stand der Technik nicht aufwies und die demgegenüber nicht offensichtlich ist? 9) Anforderungen an vollständige Offenbarung und/oder schriftliche Beschreibung Bis zu welchem Ausmass müssen alle Mitglieder der durch den Patentanmelder ausgewählten Klasse den erforderlichen Vorteil in Ihrer Rechtsordnung aufweisen? Gibt es ein absolutes Erfordernis, dass alle Mitglieder der ausgewählten Klasse den relevanten Vorteil aufweisen, oder ist der Patentanmelder entschuldigt, falls ein oder zwei Beispiele dahinter zurückbleiben? 10) Verletzung Mit Verweis auf Beispiel 3, bis zu welchem Ausmass ist der Beweis der Kenntnis der vorteilhaften Eigenschaft der Auswahl, oder die Absicht des Verletzers bezüglich seiner Lieferung erforderlich, um in Ihrer Rechtsordnung eine Verletzung zu begründen? 11) Politik Die Gruppen werden gebeten in Bezug auf Beispiel 1 / 2 zu erwägen, ob es eine Rolle spielt, wie viel Aufwand der Erfinder bei seiner Auswahl investiert hat, um ein rechtsbeständiges Auswahlpatent zu begründen. Die Antwort auf diese Frage ist eng verwandt mit politischen Erwägungen, die die Erteilung von Auswahlpatenten und den daran beteiligten Ausgleich von Anreiz / Belohnung untermauern. Der Erfinder mag beträchtlich viel Zeit und Geld beim Durchsuchen des ganzen Heeres an möglichen Verbindungen aufgewendet haben, welche durch die im Stand der Technik offenbarte generische Klasse umfasst werden. Und die bestimmte Auswahl, die er getroffen hat, mag einen Sprung vorwärts in diesem Bereich darstellen. Sicher sollte der Erfinder für seine Anstrengungen belohnt werden und Schutz erhalten? Andererseits könnte argumentiert werden, dass solche Erwägungen in einem Zeitalter relevant gewesen sein mögen, als die Anstrengungen des Erfinders tatsächlich viele Menschenjahre an sorgfältiger und akribischer Laborarbeit umfassten, aber nun in einem Zeitalter von kombinatorischer Synthese zunehmend irrelevant sind, da eine grosse Vielfalt von verschiedenen Verbindungen in einem Bruchteil der Zeit hergestellt werden kann. Sind solche Erwägungen relevant? Harmonisierung 12) Die Gruppen werden gebeten zu analysieren, was die harmonisierten Standards für die Patentierbarkeit von Auswahlerfindungen sein sollten. Insbesondere sollte auf die oben in Q1-Q6 diskutierten Themen und die in Q7-Q10 diskutierten Beispiele verwiesen werden. 13) Die Gruppen werden ebenfalls gebeten, Aspekte für Harmonisierung zu empfehlen, die in Q11 oben nicht enthalten sind. 14) Die Gruppen werden gebeten, weitere denkbare Aspekte zu skizzieren, die es wert sind, in der AIPPI bezüglich Auswahlerfindungen diskutiert zu werden. Anmerkung: Es wird hilfreich sein und geschätzt werden, wenn die Gruppen in ihren Berichten der Reihenfolge der Fragen folgen und die Fragen und Nummern für jede Antwort verwenden. 6