BGH (GSZ), Beschl.v GSZ 1/04, NJW 2005, 3141

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1 BGH (GSZ), Beschl.v GSZ 1/04, NJW 2005, Die Parteien sind Konkurrenten bei der Herstellung von Sanitärarmaturen. Die Kl. (K) verlangte 1997 von der Bekl. (B) unter Hinweis auf ihr angeblich zustehende Markenrechte für bestimmte Armaturen die Einstellung deren Herstellung durch B mit der Begründung, B verletze insbesondere durch die Herstellung eines bestimmten Strahlreglers die Klagezeichen. Da B dem Verlangen der K nicht nachkam, erhob K Unterlassungsklage. Während des Rechtsstreits wurden jedoch die Klagezeichen auf Antrag der B gelöscht, weil sie nicht schutzfähig waren. K nahm daraufhin die Unterlassungsklage mit Zustimmung der B zurück. Anhängig ist seitdem nur noch die Widerklage der Bekl. auf Ersatz der ihr entstandenen Verfahrenskosten in Höhe von rund 8.000,- EUR BGH, Beschluß vom GSZ 1/04 Sachverhalt: Der I. Zivilsenat hat dem Großen Senat für Zivilsachen mit Beschluss vom (GRUR 2004, 958 = NJW 2004, 3322 = WRP 2004, 1366) folgende Frage zur Entscheidung vorgelegt: Kann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gem. 823 I BGB zur Schadensersatzpflicht verpflichten oder kann sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht 826 BGB eingreift, nur aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs ( 3, 4 Nrn. 1, 8 und 10, 9 UWG) ergeben? Dem Vorlagebeschluss liegt folgender Sachverhalt zu Grunde: Die Kl., die unter anderem Sanitärarmaturen mit Zubehör herstellt und vertreibt, war Inhaberin zweier dreidimensionaler Marken, die beim DPMA jeweils für "Auslaufendstücke für Sanitärarmaturen" auf Grund von Anmeldungen aus dem Jahre 1996 eingetragen waren (Klagemarken). Die Bekl. zu 1 (im Folgenden: Bekl.) stellt unter anderem Strahlregler für Sanitärarmaturen her. Mit Schreiben vom machte die Kl. gegenüber der Bekl. geltend, deren Strahlregler verletzten die Klagemarken, und verlangte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Die Bekl. wies diese Forderung als unberechtigt zurück und beantragte beim DPMA die Löschung der Klagemarken. Die Kl. hat daraufhin Klage erhoben und beantragt, die Bekl. wegen Verletzung der Klagemarken zur Unterlassung und Auskunftserteilung zu verurteilen sowie deren Schadensersatzpflicht festzustellen. Im Laufe des Verletzungsrechtsstreits hat das DPMA die Löschung der Klagemarken ausgesprochen, weil diesen jegliche Unterscheidungskraft i.s. des 8 II Nr. 1 MarkenG fehle. Dabei hat es davon abgesehen, der Kl. die Kosten der Bekl. aufzuerlegen. Die Kl. hat daraufhin die Markenverletzungsklage zurückgenommen. Die der Bekl. im Löschungsverfahren entstandenen Kosten sind Gegenstand der allein noch anhängigen Widerklage. Die Bekl. meint, die Kl. sei ihr zum Schadensersatz verpflichtet, weil die Abmahnung vom unberechtigt gewesen sei. Das LG hat der Widerklage stattgegeben; das BerGer. hat sie abgewiesen (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2002, 213). Der I. Zivilsenat hat die Verhandlung der vom BerGer. zugelassenen Revision ausgesetzt, da er der Vorlagefrage grundsätzliche Bedeutung beimisst und eine Entscheidung des Großen Senats zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung für erforderlich hält. Der Große Senat für Zivilsachen hat die Vorlage wie aus dem Leitsatz ersichtlich beantwortet. Aus den Gründe: B. I. Die Vorlage ist nach 132 IV GVG zulässig. Der Große Senat versteht sie dahin, dass sie die haftungsrechtlichen Folgen einer unberechtigten Verwarnung aus Immaterialgüterrechten betrifft. Damit ist die vom I. Zivilsenat aufgeworfene Rechtsfrage von rechtsgrundsätzlicher Bedeutung und erfordert eine Entscheidung des Großen Senats zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts. In der Sache ist die Vorlagefrage im Sinne ihrer ersten Alternative zu beantworten. Die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten. II. Es entspricht ständiger, auf das RG zurückgehender Rechtsprechung des BGH, dass die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen rechtswidrigen Eingriff in eine nach 823 I BGB geschützte Rechtsposition sowohl des Verwarnten als auch desjenigen Gewerbetreibenden darstellen kann, dessen Kundenbeziehungen durch die unberechtigte Geltendmachung eines Ausschließlichkeitsrechts gegenüber dem verwarnten Abnehmer schwerwiegend beeinträchtigt werden. Das RG hat diese Rechtsprechung mit Urteil vom (RGZ 58, 24 - Juteplüsch) in einem die Verwarnung aus einem Gebrauchsmuster betreffenden Streitfall insbesondere damit begründet, dass das Gesetz den Gewerbetreibenden in Gestalt des Patent- und Musterschutzes wertvolle Ausschließungsrechte zur Verfügung stelle, vermöge deren sie die Erzeugnisse ihrer Erfindungstätigkeit vor der Benutzung durch den Wettbewerb sichern und ihrem eigenen Vorteil vorbehalten könnten. Es sei nur

2 2 ein Korrelat zu dieser bevorzugten Stellung, dass sie auch für den Bestand der zur Beschränkung des an sich freien Gewerbebetriebs ihrer Gegner geltend gemachten Rechte einzustehen hätten und nicht nur die Vorteile genössen, sondern auch die Gefahren tragen müssten, welche mit der Behauptung solcher ausschließlichen Patent- und Musterrechte verbunden seien. Seit Beginn der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung wird damit auf den entscheidenden Gesichtspunkt hingewiesen, dem nach wie vor Rechnung zu tragen ist: Das dem Schutzrechtsinhaber verliehene Ausschließlichkeitsrecht schließt jeden Wettbewerber von der Benutzung des nach Maßgabe der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften definierten Schutzgegenstands aus. Diese einschneidende, die Freiheit des Wettbewerbs begrenzende Wirkung des Ausschließlichkeitsrechts verlangt nach einem Korrelat, welches sicherstellt, dass der Wettbewerb nicht über die objektiven Grenzen hinaus eingeschränkt wird, durch die das Gesetz den für schutzfähig erachteten Gegenstand und seinen Schutzbereich bestimmt. Dieser notwendige Ausgleich zwischen dem durch Art. 14 GG verfassungsrechtlich geschützten Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, und dem gleichfalls jedenfalls als Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit durch das Grundgesetz geschützten Interesse des Wettbewerbs, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Rechte unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können, wäre nicht mehr wirksam gewährleistet, wenn es dem Schutzrechtsinhaber gestattet wäre, aus einem Schutzrecht Schutz in einem Umfang zu beanspruchen, der ihm nicht zusteht, und wenn er den wirtschaftlichen Nutzen aus einer schuldhaften Verkennung des Umfangs des ihm zustehenden Schutzes ziehen dürfte, ohne für einen hierdurch verursachten Schaden seiner Mitbewerber einstehen zu müssen (vgl. zu letzterem BGHZ 38, 200 [204] = NJW 1963, 531 = GRUR 1963, Kindernähmaschinen; BGHZ 62, 29 [33] = NJW 1974, 315 = GRUR 1974, Maschenfester Strumpf). Das wird besonders deutlich bei einer Verwarnung von Abnehmern. Bei dieser macht der Schutzrechtsinhaber sein vermeintlich verletztes Recht nicht gegenüber dem unmittelbaren Mitbewerber, sondern - was ihm grundsätzlich freisteht - gegenüber dessen Abnehmern geltend. Das Interesse der Abnehmer, sich sachlich mit dem Schutzrechtsinhaber auseinanderzusetzen, ist typischerweise erheblich geringer als das entsprechende Interesse des mit dem Schutzrechtsinhaber konkurrierenden Herstellers (s. nur BGH, NJW 1979, 916 = GRUR 1979, 332 [336] = WRP 1979, Brombeerleuchte). Bei dem einzelnen Abnehmer können die Umsätze mit dem vermeintlich verletzenden Erzeugnis nur geringe Bedeutung haben; außerdem steht ihm häufig die Alternative zu Gebote, ohne oder ohne erhebliche Nachteile auf ein entsprechendes Produkt des Schutzrechtsinhabers auszuweichen. Einschneidend getroffen wird in dieser Situation nicht der verwarnte Abnehmer, sondern der ihn beliefernde Hersteller. Ohne das von der Rechtsprechung entwickelte Institut der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung ergäbe sich keine wirksame Handhabe, um einem möglicherweise existenzgefährdenden Eingriff in seine Kundenbeziehungen durch die unberechtigte Geltendmachung von Ausschließlichkeitsrechten gegenüber seinen Abnehmern entgegenzutreten. Wäre die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung für den Verwarner ohne Haftungsrisiko, bliebe dem Mitbewerber nur die Klage auf Feststellung, dass dem aus dem Schutzrecht Verwarnenden die vermeintlichen Ansprüche nicht zustehen. Schon wegen der bis zum rechtskräftigen Abschluss eines solchen Verfahrens verstreichenden Zeit wäre hierdurch jedoch in aller Regel kein wirksamer Rechtsschutz zu erreichen. Abgesehen davon, dass insbesondere auf sich schnell verändernden Märkten mit bei Abschluss des Rechtsstreits stark veränderten Marktverhältnissen gerechnet werden müsste, wäre es regelmäßig nicht oder nur schwer möglich, die einmal beendeten Kundenbeziehungen wieder aufzunehmen. Hinzu käme, dass der Verwarner für den durch die verlorenen Umsatzgeschäfte entstandenen Schaden nicht zu haften brauchte, der Schaden somit bei dem Mitbewerber verbliebe, während der Verwarner in jedem Fall den zusätzlichen Gewinn behalten dürfte, den er dadurch erlangt hat, dass sich die Abnehmer seines Mitbewerbers der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gebeugt haben (vgl. BGHZ 38, 200 [204] = NJW 1963, 531 = GRUR 1963, Kindernähmaschinen; BGHZ 62, 29 [33] = NJW 1974, 315 = GRUR 1974, Maschenfester Strumpf; BGHZ 111, 349 [358] = NJW 1990, 3260). Das wird den betroffenen Konkurrenten vielfach von der negativen Feststellungsklage abhalten, während der aus der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gezogene Gewinn des Verwarners allenfalls durch die Verpflichtung geschmälert würde, die Kosten einer solchen negativen Feststellungsklage zu tragen. Im wirtschaftlichen Ergebnis liefe das darauf hinaus, einem Schutzrechtsinhaber zu gestatten, zu Lasten des freien Wettbewerbs nahezu risikolos den Schutzbereich seines Schutzrechts nach eigenem Gutdünken zu bestimmen. Das wäre mit dem schon vom RG für notwendig erkannten angemessenen Interessenausgleich unvereinbar und ginge weit über dasjenige hinaus, was der wirksame Schutz der gewerblichen Schutzrechte gebietet. III. 1. Die Rechtsprechung des BGH hat sich mehrfach mit der grundsätzlichen Kritik an der Haftung für die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung nach 823 I BGB auseinandergesetzt und stets daran festgehalten, dass die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung untersagt ist und der schuldhafte Verstoß gegen dieses Verbot zum Schadensersatz verpflichtet (BGHZ 2, 287 [293] - Mülltonnen; BGHZ 38, 200 [204ff.] = NJW 1963, 531 = GRUR 1963, Kindernähmaschinen; BGHZ 62, 29 [31ff.] = NJW 1974, 315 = GRUR 1974, Maschenfester Strumpf; BGH, NJW 1976, 2162 = GRUR 1976, 715 [716f.] - Spritzgießmaschine; NJW 1979, 916 = GRUR 1979, 332 [333f.] = WRP 1979, Brombeerleuchte; NJW-RR 1995, 810 = GRUR 1995, 424 [425] = WRP 1995, Abnehmerverwarnung; NJW 1996, 397 = GRUR 1996, 812 [813] = WRP 1996, 207

3 3 [insoweit nicht in BGHZ 131, 233]; NJW-RR 1998, 331 = GRUR 1997, 741 [742] = WRP 1997, Chinaherde; NJW 2000, 3716 = GRUR 2001, 54 [55] = WRP 2000, SUBWAY/Subwear). 2. Die im Beschluss des vorlegenden I. Zivilsenats vom angeführten Gründe geben keine Veranlassung, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. a) Dass eine Behinderung, die sich aus der rechtmäßigen Ausübung von Schutzrechten ergibt, grundsätzlich wettbewerbskonform und dementsprechend von den betroffenen Mitbewerbern hinzunehmen ist, ist richtig (BGH, NJW 1992, 689 = GRUR 1993, 34 [37] = WRP 1992, Bedienungsanweisung; BGH, NJW-RR 1995, 810 = GRUR 1995, 424 [425] - Abnehmerverwarnung). Daraus ergibt sich jedoch nichts dafür, dass auch eine Behinderung hinzunehmen wäre, die sich aus einer Überschreitung der dem Schutz gewerblicher Schutzrechte gesetzten Grenzen ergibt. b) Zutreffend ist, dass bei subjektiver Redlichkeit nicht rechtswidrig in ein geschütztes Rechtsgut seines Verfahrensgegners eingreift, wer ein staatliches, gesetzlich eingerichtetes und geregeltes Verfahren einleitet oder betreibt, auch wenn sein Begehren sachlich nicht gerechtfertigt ist und dem anderen Teil aus dem Verfahren über dieses hinaus Nachteile erwachsen. Für die Folgen einer nur fahrlässigen Fehleinschätzung der Rechtslage haftet der ein solches Verfahren betreibende Schutzrechtsinhaber wie jeder andere Kl. oder Ast. außerhalb der schon im Verfahrensrecht vorgesehenen Sanktionen grundsätzlich nicht nach dem Recht der unerlaubten Handlung, da der Schutz des Prozessgegners regelmäßig durch das gerichtliche Verfahren nach Maßgabe seiner gesetzlichen Ausgestaltung gewährleistet wird. Wo dies allerdings nicht der Fall ist, muss es beim uneingeschränkten Rechtsgüterschutz verbleiben, den 823 I und 826 BGB gewähren (vgl. BGH, NJW 1995, 397; s. auch BGHZ 74, 9 [16] = NJW 1979, 1351; BGHZ 118, 201 [206] = NJW 1992, 2014; BGHZ 154, 269 [271f.] = NJW 2003, 1934; BGH, NJW 2004, 446 [447]). Bei diesem Ansatz ergibt sich aus der in der Rechtsprechung des BGH anerkannten Rechtfertigungswirkung des gerichtlichen Verfahrens gegenüber dem Verfahrensgegner nichts für einen grundsätzlichen Ausschluss der Haftung für eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, namentlich nicht für denjenigen Fall, in dem der rechtswidrige Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dadurch begangen wird, dass Abnehmer des Gewerbetreibenden unberechtigt in Anspruch genommen werden und der geschädigte Gewerbetreibende seine Rechte folglich weder in einem gerichtlichen Verfahren wahrnehmen kann noch in irgendeiner Form an einem solchen Verfahren beteiligt ist. Dass der Geschädigte dem Rechtsstreit gegen seinen Abnehmer gegebenenfalls als Streithelfer beitreten könnte, ändert daran grundsätzlich nichts. Abgesehen davon, dass eine solche förmliche Beteiligung an dem Rechtsstreit nicht zwingend ist, ist sie zur Wahrung der Rechte des Geschädigten ungeeignet, wenn der Abnehmer - und gerade dann stellt sich typischerweise die Frage nach einer Schadensersatzhaftung - den Streit nicht vor Gericht austragen will. Denn zu den Erklärungen und Handlungen der Hauptpartei kann sich der Streithelfer nicht wirksam in Widerspruch setzen ( 67 ZPO). Allerdings geht der vorlegende I. Zivilsenat zu Recht davon aus, dass dem durch eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung Betroffenen nicht das Recht zuzubilligen ist, die gerichtliche Geltendmachung der vermeintlichen Ansprüche gegenüber seinen Abnehmern mit einem hiergegen gerichteten Unterlassungsanspruch zu verhindern. Denn die gerichtliche Prüfung eines auch nur vermeintlich bestehenden Anspruchs kann nicht unterbunden werden (s. nur BGH, NJW 1998, 1399 = GRUR 1998, 587 [589] = WRP 1998, Bilanzanalyse Pro7, m.w. Nachw.). Das ist aber, wie schon aus der Anerkennung der Möglichkeit deliktsrechtlicher Schadensersatzansprüche Dritter durch die höchstrichterliche Rechtsprechung folgt, ein rein prozessuales Privileg, das es nur ausschließt, dem aus einem Schutzrecht Verwarnenden den Zugang zu einer gerichtlichen Prüfung seines Anspruchs mittels einer anderen gerichtlichen Entscheidung zu verwehren, ohne indessen damit den darin liegenden Eingriff in das Recht eines Mitbewerbers am eingerichteten und ausgeübten Gewerbetrieb rechtmäßig zu machen. Es steht deshalb einem Schadensersatzanspruch des Mitbewerbers nicht entgegen. c) Dem vorlegenden I. Zivilsenat kann nicht in der Annahme gefolgt werden, dass die Privilegierung der Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes auf die außer- oder vorgerichtliche Abmahnung zu erstrecken sei und der Mitbewerber, der den Verwarner nicht an einer Klage gegen einen vermeintlich schutzrechtsverletzend handelnden Abnehmer zu hindern vermöge, ihn ebenso wenig daran hindern könne, diesen unberechtigterweise abzumahnen. Die Gleichbehandlung von Klage und Abmahnung ist nicht logisch zwingend vorgegeben; die der gefestigten Rechtsprechung zur unberechtigten Verwarnung aus Immaterialgütern zu Grunde liegenden Sachgründe sprechen vielmehr gegen eine Privilegierung der Verwarnung, wie sie der Klage zugestanden wird. Die Abmahnung ist weder für die Klage noch für den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung Prozessvoraussetzung. Sie erlaubt es dem Verwarner lediglich, das Schutzrecht gegebenenfalls ohne gerichtliche Hilfe durchzusetzen, und bewahrt ihn vor der Kostenlast, wenn sich der Verwarnte erst im gerichtlichen Verfahren unterwirft. Dieses Interesse des Schutzrechtsinhabers ist bei einer unberechtigten Verwarnung jedoch nicht schutzwürdig. Legitime Interessen des Schutzrechtsinhabers werden lediglich dann beeinträchtigt, wenn ihm eine rechtmäßige Verwarnung auf Antrag eines Mitbewerbers zu Unrecht durch einstweilige Verfügung untersagt wird. Klagt der Schutzrechtsinhaber daraufhin gegen einen Abnehmer, ohne diesen zuvor abzumahnen, stellt jedoch eine hieraus etwa resultierende Kostenlast eine Folge der Vollstreckung der Untersagungsverfügung dar und verpflichtet

4 den Mitbewerber daher nach 945 ZPO zum Schadensersatz. 4 Der gleichwohl verbleibende, für eine Privilegierung von Klage und Abmahnung in gleichem Umfang sprechende Nachteil für den Schutzrechtsinhaber wiegt gering gegenüber den Gründen, die gegen eine Privilegierung der Abmahnung sprechen. Stünde die Abmahnung der Klage gleich, bliebe eine fahrlässige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung praktisch folgenlos. Das Bedürfnis nach einer Sanktion ist jedoch in Fällen der Verwarnung ungleich größer als in Klagefällen. Die außergerichtliche Abmahnung auch einer Vielzahl von Abnehmern bedeutet nur einen relativ geringen Aufwand und ist demgemäß in der Praxis häufig anzutreffen. Demgegenüber entschließt sich der Schutzrechtsinhaber erfahrungsgemäß nicht leicht zu einem gerichtlichen Vorgehen gegen einen Abnehmer und noch schwerer dazu, gleichzeitig eine Vielzahl von Abnehmern eines Mitbewerbers gerichtlich in Anspruch zu nehmen. Ein solches Vorgehen ist mit beträchtlichem finanziellen, zeitlichen und organisatorischen Aufwand und Risiko verbunden, zumal gegebenenfalls eine Mehrzahl von Gerichten angerufen werden muss und im Unterliegensfalle die Kosten jedes Gegners zu erstatten sind. Ein Rechtsstreit kann die Geschäftsbeziehung zu den Abnehmern, die der Schutzrechtsinhaber vielfach als Kunden gewinnen will, sehr viel nachhaltiger stören als eine Abmahnung; zudem erhöht es aus Sicht des Verwarnenden die Gefahr, dass die Abnehmer sich zu Widerstand entschließen. Demgemäß haben die in der Vergangenheit in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des BGH gegen außergerichtliche Abnehmerverwarnungen ausgesprochenen gerichtlichen Verbote - soweit erkennbar - nicht dazu geführt, dass Abnehmer stattdessen in erheblichem Umfang unmittelbar gerichtlich in Anspruch genommen worden sind. Dem Betroffenen den deliktsrechtlichen Schutz zu entziehen, wäre dem im Interesse der Allgemeinheit liegenden Ziel eines angemessenen und praktisch wirksamen Ausgleichs zwischen dem Schutz der geistigen Leistung einerseits und dem Schutz des freien Wettbewerbs außerhalb des Schutzbereichs bestehender Ausschließlichkeitsrechte andererseits in hohem Maße abträglich. d) Einen gegen die Ersatzpflicht des unberechtigt Verwarnenden sprechenden Gesichtspunkt sieht der I. Zivilsenat noch darin, dass der Verwarnende im Allgemeinen bei der Beurteilung der Sach- und Rechtslage keinen entscheidenden Informationsvorsprung gegenüber dem Verwarnten besitze; vielmehr gelte für beide Seiten in gleicher Weise, dass die Beurteilung der Schutzrechtslage schwierig sein könne. Auch das rechtfertigt indes keine Aufgabe der gefestigten Rechtsprechung des BGH (vgl. zur Bedeutung einer solchen Rechtfertigung Großer Senat in BGHZ 85, 65 [66] = NJW 1983, 228). Allerdings sind die Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Sach- und Rechtslage verschiedentlich zur Rechtfertigung der Haftung für die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung herangezogen worden (BGHZ 38, 200 [205] = NJW 1963, 531 = GRUR 1963, Kindernähmaschinen; BGH, NJW 1979, 916 = GRUR 1979, 332 [333f.] = WRP 1979, Brombeerleuchte; NJW-RR 1998, 331 = GRUR 1997, 741 [742] = WRP 1997, Chinaherde). Zum Teil ist die rechtliche Behandlung der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung auch weiter damit begründet worden, dass der Verwarnende sich auf ein ihm zustehendes Schutzrecht berufe, über dessen Rechtsbestand und Tragweite er regelmäßig selbst weit besser als der Verwarnte unterrichtet sei (z.b. BGH, WRP 1965, 97 [99] - Kaugummikugeln). Die Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Sach- und Rechtslage sind jedoch letztlich nur der Grund dafür, warum die Grenzen des Schutzbereichs eines Rechts im Einzelfall typischerweise nicht evident sind. Gerade deswegen besteht die Gefahr, dass es dem Schutzrechtsinhaber gelingt, seine unberechtigten Schutzbereichsvorstellungen durchzusetzen. Die Erwägungen, eine Unsicherheit über die Schutzrechtslage bestehe beiderseits, betreffen den - wie dargestellt wichtigsten - Fall der Abnehmerverwarnung nicht, in dem der verwarnte Abnehmer gar nicht prüfungswillig, der betroffene Lieferant hingegen zur wirksamen Wahrnehmung seiner Rechte nicht in der Lage ist. Selbst im Verhältnis zwischen Verwarner und Verwarntem ist es im Übrigen nicht zwingend, dass die Beurteilung der Schutzrechtslage für beide Seiten gleich schwierig ist; wo dies im Einzelfall tatsächlich der Fall ist, kann dem, wie schon das RG anerkannt hat, flexibel mit dem Einwand des Mitverschuldens Rechnung getragen werden. Dabei wird jedoch zu beachten sein, dass derjenige, der fahrlässig zu Unrecht ein Ausschließlichkeitsrecht geltend macht und damit schuldhaft unberechtigterweise mit den einschneidenden Rechtsfolgen droht, die das Gesetz zu Gunsten des Inhabers eines solchen Rechts vorsieht, "näher dran" ist, den daraus resultierenden Schaden zu tragen als derjenige, der - und sei es gleichfalls fahrlässig - nicht erkannt hat, dass das Ausschließlichkeitsrecht zu Unrecht geltend gemacht worden ist. So wie der Wettbewerber das Risiko tragen muss, dass er fahrlässig den Schutzbereich eines gewerblichen Schutzrechts oder Urheberrechts zu eng bemisst, so ist es umgekehrt angemessen, den aus einem Schutzrecht Verwarnenden dafür einstehen zu lassen, dass er fahrlässig, insbesondere ohne die von ihm nach Lage des jeweiligen Falls zu erwartende Prüfung der Sach- und Rechtslage, Schutz beansprucht hat, der ihm in dieser Form nicht zustand. Auf diese Weise werden der Schutz der geistigen Leistung einerseits und die Freiheit des Wettbewerbs andererseits, die durch die Grenzen des Schutzbereichs objektiv voneinander abgegrenzt werden, auch hinsichtlich der Mittel ihrer Durchsetzung und der Haftung für die Überschreitung dieser Grenzen ins Gleichgewicht gebracht. Besprechung Emmerich, JuS 2006 Leitsatz

5 5 Die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten. BGH (GS), Beschluß vom GSZ 1/04, NJW 2005, 3141 Sachverhalt Die Parteien sind Konkurrenten bei der Herstellung von Sanitärarmaturen. Die Kl. verlangte 1997 von der Bekl. unter Hinweis auf ihr angeblich zustehende Markenrechte für bestimmte Armaturen die Einstellung deren Herstellung durch die Bekl. mit der Begründung, die Bekl. verletze insbesondere durch die Herstellung eines bestimmten Strahlreglers die Klagezeichen. Da die Bekl. dem Verlangen der Kl. nicht nachkam, erhob die Kl. Unterlassungsklage. Während des Rechtsstreits wurden jedoch die Klagezeichen auf Antrag der Bekl. gelöscht, weil sie nicht schutzfähig waren. Die Kl. nahm daraufhin die Unterlassungsklage mit Zustimmung der Bekl. zurück. Anhängig ist seitdem nur noch die Widerklage der Bekl. auf Ersatz der ihr entstandenen Verfahrenskosten in Höhe von rund 8000 Euro. Das BerGer. hatte die Widerklage mit der Begründung abgewiesen, über die Kostenverteilung sei vom Bundespatentgericht (BPatG) abschließend auf Grund des Markengesetzes entschieden worden, so dass eine Korrektur dieser Entscheidung über das Deliktsrecht ( 823 I BGB) ausscheide1. Die Bekl. legte Revision ein unter Berufung auf die ständige Rechtsprechung zum Schutz des Rechts am Gewerbebetrieb gegen unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen nach 823 I BGB. Der für die Entscheidung über die Revision zuständige I. Zivilsenat des BGH will jedoch an der genannten Rechtsprechung nicht mehr festhalten, insbesondere, weil die Einleitung eines gesetzlich eingerichteten und geregelten staatlichen Verfahrens grundsätzlich keine unerlaubte Handlung darstelle und deshalb auch in Fällen der vorliegenden Art keine Haftung nach 823 I BGB begründen könne; als Anspruchsgrundlage kämen in Ausnahmefällen ohnehin nur die 3 und 4 Nrn. 1, 8 und 10 i.v. mit 9 UWG in Betracht2. Der Vorlagebeschluss des I. Zivilsenats löste sofort eine lebhafte Diskussion in der Literatur über die Frage aus, ob an dem herkömmlichen Schutz des Gewerbebetriebs gegen unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen über 823 I BGB festgehalten werden soll oder ob die Haftung fortan nur noch aus 826 BGB oder aus 4 Nrn. 8 oder 10 UWG i.v. mit 9 UWG hergeleitet werden kann3. Der Große Senat ist mit keinem Wort auf diese nunmehr seit Jahrzehnten anhaltende Diskussion über den angedeuteten Fragenkreis eingegangen, sondern hat sich dafür ausgesprochen, ohne weiteres an der bisherigen Praxis uneingeschränkt festzuhalten4. Einführung in die Probleme Von einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung spricht man, wenn der Inhaber eines (angeblichen) Schutzrechtes, wobei in erster Linie an Patent-, Gebrauchsmuster- und Markenrechte zu denken ist, von einem anderen Unternehmen die Einstellung der Herstellung oder des Vertriebs bestimmter Produkte mit der Begründung verlangt, die Herstellung oder der Vertrieb dieser Produkte greife in seine Schutzrechte ein. Im Einzelnen unterscheidet man dementsprechend die Hersteller- und die Abnehmerverwarnung, je nachdem, ob sich der Schutzrechtsinhaber an den Hersteller der Konkurrenzprodukte oder an deren Abnehmer mit seinem Unterlassungsverlangen wendet. In solchen Fällen stellt die Schutzrechtsverwarnung den Adressaten vor eine überaus schwierige Entscheidung: Kommt er dem Unterlassungsverlangen nach, so drohen ihm durch die Einstellung der Herstellung oder des Vertriebs möglicherweise erhebliche Schäden; beharrt er deshalb auf seinem abweichenden Standpunkt, so drohen ihm andererseits, wenn sich die Schutzrechtverwarnung als berechtigt erweist, ebenfalls erhebliche Schadensersatzansprüche. Wegen dieser Risiken für die abgemahnten Konkurrenten oder Abnehmer hatte das RG bereits vor In-Kraft-Treten des BGB den Grundsatz entwickelt, dass das Risiko einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung grundsätzlich der Verwarnende (als der Inhaber des Rechts) tragen müsse: Handele er fahrlässig, so sei er folglich schadensersatzpflichtig5. Hieran hatte das RG im Interesse des freien Wettbewerbs, der nicht durch unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen eingeschränkt werden dürfe, auch nach In-Kraft-Treten des BGB festgehalten, indem es jetzt in der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung einen rechtswidrigen Eingriff in das nach 823 I BGB geschützte Recht am Gewerbebetrieb sah6. Davon ist dann die Rechtsprechung bis heute - trotz einer buchstäblich seit Jahrzehnten anhaltenden Kritik des Schrifttums - im Interesse des freien Wettbewerbs und zum Schutze der grundlos abgemahnten Unternehmen nicht mehr abgegangen und hat dabei sogar zunehmend strengere Maßstäbe an die Annahme von Fahrlässigkeit des grundlos verwarnenden Unternehmers angelegt ( 823 I, 276 II BGB)7. An der geschilderten Rechtsprechung wird seit langem aus verschiedenen Richtungen Kritik geübt. Die wichtigsten Kritikpunkte sind die folgenden: Der verwarnende Hersteller sei ebenso Unternehmer wie die verwarnten Hersteller oder Abnehmer, so dass es sich bei der grundlosen Schutzrechtsverwarnung eigentlich ausnahmslos um eine Wettbewerbshandlung i.s. des 2 I Nr. 1 UWG n.f. handele - mit der weiteren Folge, dass sich der Rechtsschutz der Verwarnten allein nach dem UWG zu richten habe, während für einen Rückgriff auf das Recht am Gewerbebetrieb infolge dessen Subsidiarität kein Raum sei. In Betracht komme vor allem die Anwendung des Verbots der Anschwärzung ( 4 Nr. 8 UWG) sowie der gezielten Behinderung von Konkurrenten ( 4

6 Nr. 10 UWG), Beides in Verbindung mit der Schadensersatzhaftung nach 9 UWG8. 6 Als zweiter zentraler Kritikpunkt hat sich in der Diskussion der jüngsten Zeit, insbesondere im Anschluss an den Vorlagebeschluss des I. Zivilsenats, der folgende herausgeschält: In der Rechtsprechung zu den 823 und 826 BGB ist anerkannt, dass es in einem Rechtsstaat grundsätzlich jedermann freisteht, gegen einen anderen ein gesetzlich eingerichtetes und geregeltes staatliches Verfahren einzuleiten, auch wenn der dadurch Betroffene noch so sehr geschädigt wird. Das gilt selbst für die Erhebung offenkundig aussichtsloser Klagen oder für Strafanzeigen. Der Schutz des Betroffenen ist in solchen Fällen allein Sache der Gerichte in dem einmal eingeleiteten Verfahren. Eine Ausnahme gilt nur, wenn derjenige, der das Verfahren einleitet, subjektiv unredlich handelt oder wenn er sich in dem eingeleiteten Verfahren unlauterer Mittel bedient, weil er dann (und nur dann) nach 826 BGB haftbar ist9. Die entscheidende Frage lautet dementsprechend, ob dieses so genannte Verfahrens- oder Haftungsprivileg auch auf die vorliegenden Fälle zu erstrecken ist10 oder ob für die unberechtigte Schutzrechtsklage (der in allen diesen Beziehungen die unberechtigte außergerichtliche Schutzrechtsverwarnung gleichgestellt wird) eine Ausnahme im Interesse der Freiheit des Wettbewerbs gemacht werden muss11. Der Große Senat hat sich jetzt für die zweite Alternative entschieden, vor allem im Interesse der Freiheit des Wettbewerbs. Darstellung und Analyse Der Große Senat betont zunächst die auf RGZ 58, 24, von 1904 zurückgehende ständige Rechtsprechung des RG und des BGH: Es entspricht ständiger Rechtsprechung des BGH, dass die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen rechtswidrigen Eingriff in eine nach 823 I BGB geschützte Rechtsposition sowohl des Verwarnten als auch desjenigen Gewerbetreibenden darstellen kann, dessen Kundenbeziehungen durch die unberechtigte Geltendmachung eines Ausschließlichkeitsrechts gegenüber dem verwarnten Abnehmer schwerwiegend beeinträchtigt werden. Er rechtfertigte sodann diesen Rechtssatz - wiederum im Anschluss an das RG - mit dem Gedanken, dass die Rechtsordnung verhindern müsse, dass Monopole über ihre gesetzlich gezogenen Grenzen hinaus durch unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen ausgedehnt würden. Dies könne nur durch die Sanktion von Schadensersatzansprüchen bei einer Überschreitung der Grenzen des Monopols, d.h. des Ausschließlichkeitsrechts verhindert werden. Besonders deutlich sei die Notwendigkeit für einen derartigen Schutz Dritter bei unberechtigten Abnehmerverwarnungen, weil Abnehmer sich in der Regel nicht wehrten, wodurch der Hersteller bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gegenüber seinen Abnehmern aber schwerwiegend geschädigt werden könne. Verwehre man ihm Schadensersatzansprüche, so bleibe ihm nur eine Feststellungsklage, die aber keinen ausreichenden Schutz in der Zwischenzeit bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Rechtsstreits biete. Der Große Senat weist sodann die angedeutete, vielfältige Kritik an der herkömmlichen Rechtsprechung zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung zurück, wobei er sich nahezu ausschließlich mit den auf das so genannte Haftungs- oder Verfahrensprivileg gestützten Einwänden des I. Zivilsenats (und der Literatur) auseinandersetzt. Er betont in diesem Zusammenhang vor allem, dass das Haftungsprivileg für die Inanspruchnahme gerichtlicher Verfahren im Interesse der Freiheit des Wettbewerbs nicht auf außergerichtliche Schutzrechtsverwarnungen ausgedehnt werden könne. Eine außergerichtliche Verwarnung oder Abmahnung könne in keinem Fall mit einer Klageerhebung gleichgestellt werden, da sie in einem nachfolgenden Rechtsstreit höchstens, wenn überhaupt, kostenrechtliche Bedeutung habe. Auch in diesem Zusammenhang ist für den Großen Senat wieder entscheidend, dass vor allem bei einer Vielzahl von Abmahnungen gegenüber unterschiedlichen Abnehmern ohne die Anwendung des 823 I BGB praktisch kein Rechtsschutz gegen unberechtigte Verwarnungen mehr gewährleistet sei: Stünde die Abmahnung der Klage gleich, bliebe eine fahrlässige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung praktisch folgenlos. Das Bedürfnis nach einer Sanktion ist jedoch in Fällen der Verwarnung ungleich größer als in Klagefällen. Der Große Senat räumt lediglich ein, dass die Grenzen eines Schutzrechts häufig schwer zu erkennen seien, so dass die Schutzrechtsverwarnung auch für den (angeblich) Berechtigten mit erheblichen Risiken belastet sei. Er meint jedoch, der (angeblich) Berechtigte sei näher dran, dieses Risiko zu tragen als die Verwarnten, und hält deshalb an der bisherigen Rechtsprechung fest. Folgen für Ausbildung, Prüfung und Praxis Die praktische Bedeutung des besprochenen Beschlusses des Großen Senats für Zivilsachen des BGH ist kaum zu überschätzen. Der Beschluss setzt, ohne dies mit einem einzigen Wort anzudeuten, einen Schlusspunkt unter eine endlose Diskussion, die buchstäblich bis in die Zeit vor dem 1. Weltkrieg zurückreicht. Jetzt steht - entgegen allen Erwartungen - fest: Das Recht am Gewerbebetrieb lebt fort und wird weiter umfassend gegen unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen über 823 I BGB, d.h. auch

7 7 bei bloßer Fahrlässigkeit des Verwarnenden, geschützt. Zur Vertiefung: Vorwerk, Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung auf dem Prüfstand, ZIP 2005, 1157; G. Wagner, Abschied von der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung?, ZIP 2005, 49. 1OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2004, 213 (214f.). 2NJW 2004, 3322 (3323f.) = GRUR 2004, S. im Einzelnen Meier-Beck, GRUR 2005, 535; Sack, WRP 2005, 253; Teplitzky, GRUR 2005, 9; Vorwerk, ZIP 2005, 1157; G. Wagner, ZIP 2005, 49, alle m. zahlr. Nachw. 4Vgl. zum Folgenden außer den Genannten (o. Fußn. 3) insb. noch Buchner, Die Bedeutung des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, 1971; Katzenberger, Recht am Unternehmen und unlauterer Wettbewerb, 1967; Loewisch, JuS 1982, 237; Schippel, Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, 1956; Karsten Schmidt, JuS 1993, 985; Schrauder, Wettbewerbsverstöße als Eingriffe in das Recht am Gewerbebetrieb, RGZ 22, Grdl. RGZ 58, 24. 7Grdl. BGHZ 38, 200 (204ff.) = NJW 1963, 531 = JuS 1963, 200 Nr. 3 ( Kindernähmaschinen ); zuletzt BGH, LM 252 BGB Nr. 68 = NJW-RR 1998, 331 ( China-Herde ); vgl. im Einzelnen die zum Teil sehr krit. Darstellungen in: Larenz/Canaris, SchuldR II/2, 13. Aufl. (1994), 81 III 4 (S. 554ff.); Emmerich, SchuldR Bes.Teil, 10. Aufl. (2003), 22 Rdnrn. 6ff., 11 (S. 276ff., 278); Staudinger/Hager, BGB, 13. Aufl. (1999), 823 Rdnrn. D 52ff.; Spindler, in: Bamberger/Roth, BGB, 2003, 823 Rdnrn. 120ff.; Palandt/Thomas, BGB, 64. Aufl. (2005), 823 Rdnr. 132; Wagner, in: MünchKomm-BGB, 4. Aufl. (2004), 823 Rdnrn. 190ff. 8In diesem Sinne z.b. noch Beater, Unlauterer Wettbewerb, 2002, 19 Rdnrn. 49ff. (S. 520ff.); Emmerich, Unlauterer Wettbewerb, 7. Aufl. (2005), S. 161f.; Fezer/Götting, UWG, 2005, 4-10 Rdnrn. 54ff. (S. 807ff.); Köhler, in: Baumbach/Hefermehl, WettbewerbsR, 23. Aufl. (2004), 4 Rdnrn ff. (S. 423ff.); Omsels, in: Harte-Bavendam/Henning-Bodewig, UWG, 2004, 4 Nr. 10 Rdnrn. 160ff. (S. 917ff.); Schrauder (o. Fußn. 4), S. 249ff.; ebenso einmal BGH, LM 1 UWG Nr. 686/687 = NJW-RR 1995, 810 (811); sowie die österreichische Praxis, z.b. OGH, GRURInt 2000, 558; ÖBl 2000, 35 (38). 9BVerfGE 74, 257 = NJW 1987, 1929; grdl. zuletzt BGHZ 154, 269 (271ff.) = NJW 2003, 1934 = JuS 2003, 817 Nr. 9 m. Nachw.; BGH, NJW 2004, 446; statt aller G. Wagner, ZIP 2004, 49 (53ff.); dagegen aber Vorwerk, ZIP 2005, Dafür der vorlegende I. Zivilsenat (o. Fußn. 2) mit einer verbreiteten Meinung, z.b. G. Wagner (o. Fußn. 9). 11So z.b. Vorwerk (o. Fußn. 9).