Discovery auch in deutschen Gerichtsverfahren?

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1 Discovery auch in deutschen Gerichtsverfahren? GRUR- Bezirksgruppe Nord am 22. Januar 2018 in Hamburg Dr. Jan Dombrowski, LL.M.

2 Inhalt I. Die derzeitige Rechtslage in Deutschland II. III. Mögliche Defizite der deutschen Rechtslage aus Sicht des Schutzrechtsinhabers Möglichkeiten der Beweisermittlung in den USA IV. Vollstreckung in Deutschland V. Verwertbarkeit in deutschen Verfahren 2

3 I. Die derzeitige Rechtslage in Deutschland Rechtsgrundlagen Patentrecht: 140 c PatG Gebrauchsmusterrecht: 24c I GebrMG Markenrecht: 19a I MarkenG Urheberrecht: 101a I UrhG Designrecht: 46a I DesignG Sortenschutzrecht: 37c I SortSchG Betriebsgeheimnisse: 809 BGB (OLG Hamm, Urt. V ; Az.: 4 U 200/12) Wettbewerbswidrige Nachahmung im Sinne des 4 Nr. 3a UWG: 809 BGB 3

4 I. Die derzeitige Rechtslage in Deutschland Voraussetzungen von Besichtigungs- und Vorlageansprüchen: Hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsverletzung Antragsgegner: Mutmaßlicher Patentverletzer Zu besichtigende Sache / vorzulegende Urkunde muss sich in der Verfügungsgewalt des Schuldners befinden. Verhältnismäßigkeit, insbesondere Erforderlichkeit (gleich effektiver Weg?) 4

5 II. Mögliche Defizite der deutschen Rechtslage Zu besichtigender Gegenstand / vorzulegendes Dokument befindet sich im Ausland. Keine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsverletzung Zu besichtigender Gegenstand / vorzulegendes Dokument befinden sich in Besitz eines Dritten, der als Verletzer nicht in Betracht kommt. Konkrete Bezeichnung des Gegenstandes / des Dokuments nicht möglich Dokumente betreffen Einreden und Einwendungen (innerbetriebliches Vorbenutzungsrecht; offenkundige Vorbenutzung) 5

6 III. Die US-Discovery Grundlagen: Umfangreiche Vorlage- und Aussagepflichten: Depositions: Unter Eid aufgezeichnete Aussagen Interrogatory: Beantwortung schriftlicher Fragenkataloge Document Production: Vorlage von Unterlagen und Gegenständen, die verfahrensrelevant sein können Keine Beschränkungen auf in den USA befindliche Unterlagen Vorlageverpflichtung kann jeden treffen, der die tatsächliche Möglichkeit hat, den Gegenstand oder das Dokument zu besorgen Kein Nachweis einer Schutzrechtsverletzung oder hinreichenden Wahrscheinlichkeit erforderlich Litigation Hold 6

7 1. Die Voraussetzungen Rechtshilfe über 28 U.S.C 1782 (Auszug): The district court of the district in which a person resides or is found may order him to give his testimony or statement or to produce a document or other thing for use in a proceeding in a foreign or international tribunal, including criminal investigations conducted before formal accusation. The order may be made pursuant to a letter rogatory issued, or request made, by a foreign or international tribunal or upon the application of any interested person. The order may prescribe the practice and procedure, which may be in whole or part the practice and procedure of the foreign country or the international tribunal, for taking the testimony or statement or producing the document or other thing. To the extent that the order does not prescribe otherwise, the testimony or statement shall be taken, and the document or other thing produced, in accordance with the Federal Rules of Civil Procedure. A person may not be compelled to give his testimony or statement or to produce a document or other thing in violation of any legally applicable privilege 7

8 1. Die Voraussetzungen Die Voraussetzungen der Rechtshilfe: Person, von der die Beweismittel erlangt werden sollen, muss im Bereich des Bezirks des angerufenen Gerichts irgendwie angetroffen werden; keine Beschränkung auf amerikanische Staatsbürger oder auf Parteien des ausländischen Verfahrens. Die Ergebnisse der Discovery müssen in einem Verfahren vor einem ausländischen oder internationalen Tribunal bestimmt sein; das Verfahren muss nur beabsichtigt und noch nicht anhängig sein. Antragsbefugt sind in jedem Falle die Parteien des ausländischen Verfahrens. Rechtsfolge: Ermessen des District Courts, ob Discovery im Wege der Rechtshilfe angeordnet wird. 8

9 2. Intel - Entscheidung Die Ermessensgrundsätze nach der Intel- Entscheidung (US Supreme Court, Intel v. Advanced Micro Devices, 542 U.S. 241): Der Bedarf nach Rechtshilfe ist größer, wenn die Beweise von einem nicht an dem ausländischen Verfahren beteiligten Dritten begehrt werden. Regelmäßig keine Rechtshilfe, wenn ausländisches Gericht offensichtlich nicht bereit ist, die in einer Discovery erlangten Mittel zu berücksichtigen. Regelmäßig keine Rechtshilfe, wenn sie allein der Umgehung von ausländischen Beweiserhebungsbeschränkungen dient. 9

10 3. Die Heraeus Kulzer- Entscheidung Die Ermessensgrundsätze nach der Entscheidung Heraeus Kulzer / Biomet (Court of Appeals for 7th Circuit, GRUR Int. 2011, 361): In einer ersten Stufe muss der Antragsteller nachweisen, dass er in dem ausländischen Verfahren keine Discovery erlangen kann. Der Antragsgegner muss dann auf einer zweiten Stufe nachweisen, dass ein Missbrauch vorliegt, was bei den folgenden Sachverhalten möglich ist: Der Antragsgegner geht unnötigerweise in zwei Gerichtssystemen vor, da er die Beweismittel auch in dem ausländischen Verfahren erlangen kann. Der Antragsteller will das ausländische Gericht mit einer Unzahl erlangter Unterlagen überschwemmen. Der Antragsteller versucht, vertragliche Vereinbarungen zwischen den Parteien zu umgehen. 10

11 4. Die Kreke- Entscheidung Die Ermessensgrundsätze nach der Kreke- Entscheidung (Kreke, No. 13 Misc. 110 (NRB)(S.D.N.Y. Nov 8, 2013): Discovery ist missbräuchlich, wenn kein Bezug zu USA vorliegt. IvF: Beide Parteien und der potentielle Vorlageschuldner haben Sitz in Deutschland und die Dokumente befinden sich in Deutschland. 11

12 5. Die Torrent- Spy- Entscheidung Die Torrent Spy- Entscheidung (US. District Court of California, Columbia Pictures Industries v. Justin Bunnell, No. CV FMC(JCx)): Prozesspartei kann von Verpflichtung zur Vorlage von Dokumenten befreit werden, wenn ein ausländisches Gesetz, zu dessen Einhaltung die Partei verpflichtet ist, entgegensteht. BDSG TKG Entscheidend ist Interessenabwägung. Milderes Mittel regelmäßig Anordnung eines Attorneys- Eyes-Only-Privilegs. 12

13 6. Vergleich Discovery / Besichtigungsverfahren Überwindung möglicher Defizite deutscher Vorlage- und Besichtigungsverfahren: Der zu begutachtende Gegenstand oder die vorzulegende Urkunde befindet sich im Besitz eines Dritten. Indizien nicht ausreichend, eine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsverletzung darzulegen Klarheit über das Vorliegen von Einreden oder Einwendungen, wie beispielsweise ein innerbetriebliches Vorbenutzungsrecht oder eine offenkundige Vorbenutzung Aber: Bezug zu USA erforderlich (Der vorzulegende oder zu besichtigende Gegenstand oder der Schuldner befindet sich in den USA oder es besteht zumindest auch ein US- Schutzrecht.) Tendenz: Bei rein innerdeutschen oder innereuropäischen Sachverhalten keine Rechtshilfe durch Discovery 13

14 IV. Vollstreckung in Deutschland Art. 23 Haager Übereinkommens über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- und Handelssachen: Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung, bei der Ratitfikation oder beim Beitritt erklären, dass er Rechtshilfeersuchen nicht erledigt, die ein Verfahren zum Gegenstand haben, das in den Ländern des "Common Law" unter der Bezeichnung "pre-trial discovery of documents" bekannt ist. 14 des Gesetzes zur Ausführung des Haager Übereinkommens: (1) Rechtshilfeersuchen, die ein Verfahren nach Artikel 23 des Übereinkommens zum Gegenstand haben, werden nicht erledigt. OLG Frankfurt (Beschluss vom ; Az.:20 VA 4/13): Keine Erledigung von Rechtshilfeersuchen, die einer pre-trial document production zum Gegenstand haben. OLG Celle (Beschluss vom ; Az.: 16 VA 5/07): Rechtshilfeersuchen, das Vernehmung von zeugen betrifft, ist jedoch zu bewilligen; dies gilt auch dann, wenn Vernehmung den Inhalt von Dokumenten betrifft. 14

15 V. Verwertbarkeit in deutschen Verfahren Grundsätzlich: Verwertbarkeit von Beweismitteln, die in ausländischen Vorlage- und Besichtigungsverfahren erlangt wurden Landgericht Düsseldorf, Urt. v (Az.: 4c O 38/14): Verwertung der Erkenntnisse aus einem italienischen Besichtigungsverfahren Oberlandesgericht Frankfurt (unveröffentlicht) hat in dem Verfahren Heraeus Kulzer / Biomet auch ohne nähere Begründung die im Rahmen der Discovery erlangten Beweise berücksichtigt. 286 ZPO und Grundsatz auf rechtliches Gehör: Gericht muss alle angebotenen Beweise zu beweiserheblichen Tatsachen erheben. 15

16 V. Verwertbarkeit in deutschen Verfahren Ausnahme: Bestehen eines Beweisverwertungsverbotes Beweismittel wurde durch Eingriff in ein verfassungsrechtlich geschütztes Individualrecht erlangt. Verstoß gegen den ordre public im Sinne des 328 ZPO Grundsätzlich kein Verwertungsverbot: Nach BGH, NJW ist (anders als punitive damages) die Discovery mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts vereinbar. Auch das deutsche Recht kennt inzwischen Besichtigungs- und Vorlageansprüche, die ohne vorherige Anhörung des Schuldners durchgesetzt werden können. Es könnten vereinzelte durch ein ausländisches Verfahren gewonnene Beweismittel nicht verwertet werden, wenn dies einen starken Eingriff in ein Grundrecht darstellen würde (Bsp.: Protokoll eines abgehörten Telefonates). 16

17 IV. Verwertbarkeit in deutschen Verfahren Sonderfall: In ausländischem Verfahren wurde eine protective order erlassen. Geheimhaltungsanordnung des ausländischen Gerichts ist ausschließlich an die dortigen Parteien adressiert; keine Bindung des deutschen Gerichts. Keine Verpflichtung des deutschen Gerichts, zwangsläufig einen Geheimnisschutz in seinem Verfahren herzustellen; dies richtet sich allein nach nationalem Zivilprozessrecht. Folglich muss der gesamte Prozessstoff aus Gründen des rechtlichen Gehörs beiden Parteien zur Kenntnis gebracht werden. Geheimhaltungsanordnung allein im Hinblick auf verfahrensfremde Dritte, 172 ff. GVG Aber US- Gericht ist auch nicht an Entscheidungen des deutschen Gerichts gebunden; bei Verstoß gegen Geheimhaltungsanordnungen der US- Gerichte die entsprechenden Sanktionen nach nationalem Recht erlassen 17

18 Thank you! 18

19 Schiedermair Rechtsanwälte Dr. Jan Dombrowski, LL.M. Schiedermair Rechtsanwälte Eschersheimer Landstraße Frankfurt am Main Tel: +49 (0) 69/ Fax: +49 (0) 69/ dombrowski@schiedermair.com 19