Auslizenzierung von Biotech IP an Big Pharma der neue Königsweg für den Exit?

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Ingelore Geier
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1 Auslizenzierung von Biotech IP an Big Pharma der neue Königsweg für den Exit?

2 Agenda I. Finanzierungsmodelle im Biotech Sektor II. Kooperationen zwischen Big Pharma und Biotechs III. Problemfelder der Big Pharma IV. Lizenzverträge als Lösungsansatz V. Lizenzen in der Insolvenz VI. Kündigung von Lizenzverträgen VII. Rechtsfolgen der Beendigung des Lizenzvertrages VIII. Fazit IX. Diskussion 2

Problemfelder der Big Pharma IV. Lizenzverträge als Lösungsansatz V.

3 I. Finanzierungsmodelle im Biotech Sektor (I) Kapitalerhöhung an der Börse Börsengang ( IPO ) Risikokapital 3

4 I. Finanzierungsmodelle im Biotech Sektor (II) Verteilung in Deutschland 4

5 I. Finanzierungsmodelle im Biotech Sektor (III) Risikokapitalgeber in Deutschland Quelle: EY, BioCentury und VentureSource 5

6 II. Kooperationen zwischen Big Pharma und Biotechs Zahlen und Fakten 6

7 III. Problemfelder der Big Pharma Big Pharma sieht sich zunehmend insbesondere vier großen Problemfeldern gegenüber: Patent Cliff durch das Auslaufen von Patenten für Blockbuster ; Produktpipelines von Big Pharma trocknen mehr und mehr aus; Zunehmende regulatorische Hürden im Rahmen der Zulassung neuer Arzneimittel / Medizinprodukte; Reimbursement von Arzneimitteln / Medizinprodukten durch Krankenkassen wird zunehmend schwieriger und gleichzeitig sinkt der Erstattungspreis. 7

aus; Zunehmende regulatorische Hürden im Rahmen der Zulassung neuer Arzneimittel / Medizinprodukte; Reimbursement von

8 IV. Lizenzverträge als Lösungsansatz (I) Big Pharma tendiert zunehmend dazu, Biotechnologie schon in einer Frühphase einzulizenzieren Motivation und Ziele der beteiligten Vertragsparteien Chancen und Risiken eines Lizenzvertrags Verschiedene Lizenzarten Ausschließliche Lizenz Einfache Lizenz Weitere Lizenzarten 8

der beteiligten Vertragsparteien Chancen und Risiken eines Lizenzvertrags

9 IV. Lizenzverträge als Lösungsansatz (II) Abgrenzung zum Patentkauf Motivation und Ziele der beteiligten Vertragsparteien Vollrechtsübertragung eines technischen Schutzrechtes Chancen und Risiken von Patentkaufverträgen Der Käufer erwirbt ein Patent mit allen Rechten und Pflichten Entscheidend: Vollumfängliche vertragliche Strukturierung Haftungsfragen Gewährleistungsfragen 9

Risiken von Patentkaufverträgen Der Käufer erwirbt ein Patent mit allen Rechten und Pflichten

10 IV. Lizenzverträge als Lösungsansatz (III) Besonderheiten der Vertragsgestaltung bei Lizenzverträgen, insbesondere bei Lizenzverträgen mit Big Pharma : Vergütung ist back-loaded, d.h. Milestone-Zahlungen und Lizenzgebühren sind zu Beginn der Vertragslaufzeit gering bemessen und werden an den wirtschaftlichen Erfolg der einlizenzierten Erfindung gekoppelt; Damit trägt der Lizenzgeber das wirtschaftliche Risiko der Verwertbarkeit der lizenzierten Erfindung, ohne auf Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen zu können; Insolvenz des Lizenzgebers / -nehmers; Implementierung von no cause termination -Klauseln.

Milestone-Zahlungen und Lizenzgebühren sind zu Beginn der Vertragslaufzeit gering bemessen und werden an den wirtschaftlichen Erfolg der

11 V. Lizenzen in der Insolvenz (I) Insolvenz des Lizenzgebers oder -nehmers 103 InsO: (1) Ist ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vom Schuldner und vom anderen Teil nicht oder nicht vollständig erfüllt, so kann der Insolvenzverwalter anstelle des Schuldners den Vertrag erfüllen und die Erfüllung vom anderen Teil verlangen. (2) Lehnt der Verwalter die Erfüllung ab, so kann der andere Teil eine Forderung wegen der Nichterfüllung nur als Insolvenzgläubiger geltend machen. 11

Insolvenzverwalter anstelle des Schuldners den Vertrag erfüllen und die Erfüllung vom anderen Teil verlangen.

12 V. Lizenzen in der Insolvenz (II) Insolvenz des Lizenzgebers oder -nehmers Lizenzen in der Insolvenz Fehlende Insolvenzfestigkeit von Lizenzen: aktuelle Entwicklungen Entscheidungen des BGH zur Akzessorietät von Unterlizenzen: M2Trade (BGH I ZR 70/10) und Take Five (BGH I ZR 24/11) Eingeschränkte Möglichkeit einer Absicherung durch vertragliche Konstrukte (z.b. Sicherungsnießbrauch) Wirtschaftliche Auswirkungen der fehlenden Insolvenzfestigkeit 12

Unterlizenzen: M2Trade (BGH I ZR 70/10) und Take Five (BGH I ZR 24/11) Eingeschränkte Möglichkeit einer

13 VI. Kündigung von Lizenzverträgen (I) Außerordentliche Kündigung Das Recht zur außerordentlichen Kündigung eines Lizenzvertrages ist immer gegeben und bedarf zu seiner Ausübung eines wichtigen Grundes. Ein solcher kann entweder vertraglich festgelegt werden oder liegt gemäß 314 Abs. 1, 2 BGB vor: (1) ( ), wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. (2) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. 13

1, 2 BGB vor: (1) ( ), wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses

14 VI. Kündigung von Lizenzverträgen (II) Ordentliche Kündigung Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist bei Lizenzverträgen, die eine festgelegte Vertragslaufzeit haben, grundsätzlich ausgeschlossen. Die Lizenzvertragsparteien können aber ein ordentliches Kündigungsrecht und dessen Voraussetzungen vertraglich festlegen: insbesondere ist die no cause termination möglich, also die jederzeitige Kündigung ohne einen Grund und nach Ablauf einer bestimmten Kündigungsfrist. no cause termination häufig in Lizenzverträgen zwischen Big Pharma und Biotechs implementiert. Big Pharma sichert sich mit diesem Kündigungsrecht ab, um sich nötigenfalls von nicht profitablen Lizenzen lösen zu können. 14

Die Lizenzvertragsparteien können aber ein ordentliches Kündigungsrecht und dessen Voraussetzungen vertraglich festlegen: insbesondere ist die no cause termination möglich,

15 VII. Rechtsfolgen der Beendigung des Lizenzvertrages Mit der Beendigung des Lizenzvertrages entfällt automatisch das Nutzungsrecht des Lizenznehmers. Jede weitere Nutzung des vormals lizenzierten Rechts wird damit rechtsgrundlos und kann Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche auslösen. Andererseits können aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Lizenzvertrages zu viel gezahlte Lizenzgebühren zurückgefordert werden. 15

Jede weitere Nutzung des vormals lizenzierten Rechts wird damit rechtsgrundlos und kann Unterlassungs-

16 VIII. Fazit Lizenzverträge zwischen Biotechs und Big Pharma werden zunehmend zu einer Exit-Strategie. Dieser sich abzeichnende Trend birgt für beide Seiten einerseits großes Potential. Andererseits muss die Vertragsgestaltung ausgewogen sein, insbesondere in Bezug auf Lizenzgebühren und Kündigungsrechte: Big Pharma tendiert dazu, Risiken auf Biotechs zu verlagern, ohne dass diesem Risiko eine angemessene Beteiligung am potentiellen Erfolg gegenübersteht; Lizenzvertrag darf nicht durch extensive Kündigungsrechte fragil werden. 16

Andererseits muss die Vertragsgestaltung ausgewogen sein, insbesondere in Bezug auf Lizenzgebühren und Kündigungsrechte: Big Pharma

17 IX. Diskussion 17

18 Kontakt Peter Homberg Rechtsanwalt, Partner Dentons Salans FMC SNR Denton Europe LLP Platz der Einheit Frankfurt am Main Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) peter.homberg@dentons.com 18

60327 Frankfurt am Main Tel: +49 (0) 69 45 00 12 311

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