Ausgewählte Entscheidungen von BGH, BPatG und EPA

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1 Ausgewählte Entscheidungen von BGH, BPatG und EPA Herbstseminar, 25. September 2012 Dr. Alexander Schlotter, Dr. Erich Fritsche, Dr. Josef Linsmeier

2 Inhalt Dr. Alexander Schlotter: Minus im Nichtigkeitsverfahren (BGH - Sensoranordnung) Korrektur im Einspruchsverfahren (GBK - G1/10) Anhörung Angaben zum Stand der Technik Dr. Erich Fritsche: Verspätetes Vorbringen vor dem EPA Dr. Josef Linsmeier: Arbeitnehmererfinderrecht

3 Minus im Nichtigkeitsverfahren BGHZ 173, 47 - Informationsübermittlungsverfahren II Im Patenterteilungsverfahren...steht der gesamte Antrag auf Erteilung eines Patents [zur Entscheidung]... Im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren... [darf das] Patent grundsätzlich nur insoweit widerrufen werden, als die Widerrufsgründe reichen... Enthält ein Patent zwei oder mehrere selbständige Ansprüche, von denen sich einer als nicht rechtsbeständig erweist, darf das Patent nicht schon deshalb in vollem Umfang widerrufen werden... Beantragt der Patentinhaber, das Patent in beschränktem Umfang...aufrechtzuerhalten, so... rechtfertigt es grundsätzlich den Widerruf des Patents, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem vom Patentinhaber verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist.

4 Minus im Nichtigkeitsverfahren BGHZ 173, 47 - Informationsübermittlungsverfahren II (2) 9 W (pat) 307/06 (unter Bezug auf BGHZ 173, 47) Die Auffassung[, das Bundespatentgericht müsse die Reichweite der Widerrufsgründe von sich aus feststellen und das Patent im ggf. verbleibenden Umfang beschränkt aufrechterhalten,] teilt der Senat nicht... Auch ein pragmatischer Grund spricht gegen diese Vermutung: bei einer Anzahl von n Patentansprüchen bestehen rein rechnerisch 2 n-1 Kombinationsmöglichkeiten der Patentansprüche untereinander. Bei 10 Patentansprüchen ergeben sich folglich 512 verschiedene Kombinationen. Sollte die Auffassung der Patentinhaberin durchgreifen, wäre bei diesen 512 Anspruchskombinationen die ggf. nicht vorhandene Patentfähigkeit zu begründen, bevor ein Widerruf erfolgen könnte. Dies würde die vorhandenen personellen Ressourcen der Patentbehörde und des Patentgerichts weit überfordern und die Rechtsprechung auf Jahre blockieren.

5 Minus im Nichtigkeitsverfahren BGH GRUR 2012, Sensoranordnung Anspruch 1 (verkürzt): Steueranordnung für ein Rückhaltemittel in einem Kraftfahrzeug mit einer Sensoranordnung zum Erkennen eines Aufpralls, wobei in jeder Fahrzeughälfte eine Vorrichtung zum Aufnehmen einer Beschleunigung angeordnet ist, die einen Längsbeschleunigungssensor und einen Querbeschleunigungssensor aufweist, wobei die Anordnung ein in der linken Fahrzeughälfte angeordnetes Steuergerät und ein in der rechten Fahrzeughälfte angeordnetes Steuergerät umfasst, wobei jedes Steuergerät eine Auswerteeinheit aufweist und beide Steuergeräte über eine Leitung miteinander verbunden sind. Anspruch 2 (nebengeordnet):...die Anordnung umfasst eine Auswerteeinrichtung

6 Minus im Nichtigkeitsverfahren BGH GRUR 2012, Sensoranordnung (2) BPatG, BGH: Anspruch 1 patentfähig; Anspruch 3 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit Hauptantrag, Hilfsanträge I-III: Ansprüche 1, 2 (nach 1), 3, 4-7 (nach 3) Hilfsanträge IV-VII: Ansprüche 1, 2...insoweit für nichtig erklärt, als es über [Anspruch 1, 2] hinausgeht

7 Minus im Nichtigkeitsverfahren BGH GRUR 2012, Sensoranordnung (3) Leitsatz: Wenn sich der Gegenstand eines Patentanspruchs [im Nichtigkeitsverfahren] als nicht patentfähig erweist, führt dies nicht ohne weiteres dazu, dass auch der Gegenstand eines auf ihn zurückbezogenen Unteranspruchs als nicht patentfähig angesehen werden kann. Das Patent ist aber auch hinsichtlich des angegriffenen Unteranspruchs für nichtig zu erklären, wenn weder geltend gemacht wird noch sonst ersichtlich ist, dass die zusätzlichen Merkmale zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit führen. Entscheidungsgründe: [Das Patentgericht hat] zu Unrecht darauf abgestellt, dass die Nichtigerklärung des Patentanspruchs 3 den nachgeordneten Patentansprüchen ohne weiteres die Grundlage entzieht

8 Korrektur im Einspruchsverfahren GBK - G1/10 23 Juli 2012 T 1145/ : Anspruch 1: Anmeldung: means for initiating (56) a command related to a position of the device data means for initiating (56) a command related to a portion of the device data Art. 100 c) EPÜ G 1/93 (unentrinnbare Falle)

9 Korrektur im Einspruchsverfahren GBK - G1/10 23 Juli 2012 (2) Regel 140 (Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen) (= Regel 89 EPÜ 1973) In Entscheidungen des Europäischen Patentamts können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden. Patentinhaber: keine Frist Text Entscheidung (Erteilungsbeschluss) Zurückverweisung an Prüfungsabteilung

10 Korrektur im Einspruchsverfahren GBK - G1/10 23 Juli 2012 (3) 1. Is a patent proprietor's request for correction of the grant decision under Rule 140 EPC which was filed after the initiation of opposition proceedings admissible? In particular, should the absence of a time limit in Rule 140 EPC be interpreted such that a correction under Rule 140 EPC of errors in decisions can be made at any time? 2. If such a request is considered to be admissible, does the examining division have to decide on this request in ex parte proceedings in a binding manner so that the opposition division is precluded from examining whether the correction decision amounts to an unallowable amendment of the granted patent? Präsident: nein; amicus curiae epi: ja; amicus curiae II: Prioritätskorrektur?

11 Korrektur im Einspruchsverfahren GBK - G1/10 23 Juli 2012 (4) Rule 140 EPC is not available to correct the text of a patent Entscheidungsgründe (verkürzt): 6. Rechtssicherheit für Dritte Art. 70 (verbindliche Fassung in Vertragsstaaten) 7. kein Wechel inter partes ex parte 8. offensichtlich kein Unterschied 11. Regel 71(3) (Zustimmung) alleinige Verantwortung des Patentinhabers 12. Fehler der Prüfungsabteilung ( Zustimmung/Erteilung) Beschwerde

12 Anhörung vor DPMA 19 W (pat) 54/07, 17 W (pat) 73/08, 19 W (pat) 19/07 Eine einmalige Anhörung ist im Prüfungsverfahren grundsätzlich sachdienlich (19 W (pat) 54/07 m.w.n.) Eine Anhörung im Prüfungsverfahren ist auch nach dem Erlassen von fünf Prüfungsbescheiden sachdienlich, wenn die Anmelderin auf jeden dieser Bescheide reagiert und eine Anpassung ihrer Ansprüche vorgenommen hat (17 W (pat) 73/08) Ausnahmen: ganz einfach gelagerte, klare und eindeutig zu beurteilende Sachverhalte vom Anmelder und vom Prüfer ihre jeweiligen Argumente im schriftlichen Verfahren bereits wiederholt dargelegt worden sind und daher eine Anhörung nur einen erneuten mündlichen Austausch derselben unterschiedlichen Meinungen erwarten ließe (19. Senat a.a.o.) telefonischen Anhörung ist im PatG nicht vorgesehen (19 W (pat) 19/07)

13 Angaben zum Stand der Technik 21 W (pat) 8/08 Handelt es sich bei in der Beschreibungseinleitung dargelegtem Stand der Technik nach Angabe der Anmelderin um einen internen Stand der Technik, der druckschriftlich nicht belegt ist, ist es unschädlich, wenn die Beschreibung irrtümlich ein Merkmal oder eine Merkmalsunterkombination als vorbekannt bezeichnet. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ist nach ständiger Rechtsprechung die tatsächliche Sach- und Rechtslage, nicht die vom Erfinder zum Ausdruck gebrachte vermeintliche Lage entscheidend, insbesondere ist der Stand der Technik nach der objektiven Sachlage zu beurteilen.

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