Auf dem Weg zum einheitlichen EU-Patent ein Durchbruch und ein neuer Zwist

1 Sehr geehrte Damen und Herren, über die positive Resonanz auf das erste B&B-Bulletin im April haben wir uns sehr gefreut. Auch mit dieser Ausgabe möchten wir Sie über aktuelle Themen aus dem Recht des geistigen Eigentums informieren. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre! Ihre B&B-Bulletin Redaktion Die Themen dieser Ausgabe im Überblick: Auf dem Weg zum einheitlichen EU-Patent ein Durchbruch und ein neuer Zwist... S. 1 Update Domainrecht: Neues von.audi,.pizza & Co. Aktuelle Rechtsprechung zu markenrechtsverletzenden Domainregistrierungen... S. 3 Werbung mit den Olympischen Spielen Dabeisein ist alles?... S. 5 IP-Translator Neue Grundsätze des EuGH zur Abfassung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse von Marken... S. 6 Patentrecht Auf dem Weg zum einheitlichen EU-Patent ein Durchbruch und ein neuer Zwist Der EU-Gipfel Ende Juni wird wohl vor allem wegen des Tauziehens zwischen Mario Monti und Angela Merkel um die direkte Unterstützung für marode spanische Banken in Erinnerung bleiben. Dort wurde jedoch auch die vielleicht letzte große Hürde auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Patent genommen: Die Staats- und Regierungschefs einigten sich in einem Kompromiss auf Paris als Sitz des zukünftigen EU-Patentgerichts, mit Außenstellen in München und London. Das Europaparlament blockiert nun jedoch die Einigung, weil es die Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei der Überprüfung der Entscheidungen des neuen Patentgerichts ausgehebelt sieht. Was bisher geschah Zwar erteilt das Europäische Patentamt (EPA) auch bislang schon Patente für alle 27 EU-Staaten (und elf weitere europäische Länder). Vereinheitlicht ist bislang aber nur das Erteilungsverfahren. Mit der Patenterteilung entsteht kein einheitliches europäisches Patent, sondern ein Bündel nationaler Patente. Viele Länder verlangen weiterhin Übersetzungen des erteilten Patents in ihre jeweiligen Landessprachen. Auch müssen in jedem Land Jahresgebühren an die nationalen Patentämter gezahlt werden. Dadurch ist der Patentschutz in Europa im Vergleich zu den USA, Japan oder China mit hohen Kosten verbunden. Zersplittert ist bislang auch das System zur Durchsetzung und zur gerichtlichen Überprüfung von Patenten: Gegen einen uneinsichtigen Verletzer muss der Patentinhaber seine Rechte ggf. Land für Land durchsetzen. Zuständig dafür sind die nationalen Gerichte. Auch ein Angriff mit dem Ziel, ein erteiltes europäisches Patent zu beseitigen oder einzuschränken, muss bislang (nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist) in jedem Land separat geführt werden. Obwohl sich mittlerweile unter den relevanten europäischen Verletzungsgerichten eine vereinheitlichte Entscheidungspraxis etabliert hat, kommen dabei immer auch Widersprüche vor. Seit Jahrzehnten bemühen sich daher die EU- Staaten um ein supranationales europäisches Patent, welches in den Mitgliedsstaaten unmittelbare Geltung hat und zentral für das gesamte Unionsgebiet durchgesetzt oder angegriffen werden kann. Eine große Hürde auf diesem Weg bildete lange Zeit die Frage, in welcher Sprache das einheitliche europäische Patent erteilt werden und gelten sollte. Italien und Spanien wollten nicht darauf verzichten, dass das EU-Patent stets auch ins Italienische und Spanische übersetzt werden müsse, und blockierten damit eine Einigung. Diese Hürde nahm der EU-Rat im März 2011 mit einem Beschluss, das einheitliche europäische Patent zunächst nur im Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit in einzelnen EU-Staaten einzuführen. Außer Italien und Spanien wollen sich alle EU-Staaten daran beteiligen. Die zweite große Hürde war die Frage, wo das zu schaffende europäische Patentgericht seinen Sitz haben sollte. In der engeren Wahl waren zum Schluss noch Paris, London und München. Der Durchbruch Am 29. Juni 2012 einigten sich die Staats- und Regierungschefs in einem typisch europäischen Kompromiss auf Paris als Sitz der Zentralkammer und der

2 zentralen Berufungsinstanz. Eine Außenstelle für die Gebiete Chemie und Pharma geht nach London, eine weitere Außenstelle für den Bereich Maschinenbau nach München. Die ersten EU-Patente könnten nach optimistischen Schätzungen bereits 2014 erteilt werden. An vielen wichtigen Einzelheiten des neuen Systems wird jedoch noch gearbeitet. Als sicher gilt zumindest, dass Anmelder zukünftig zwischen dem bisherigen europäischen Patent mit territorialem Schutz in den benannten Staaten und einem neuen einheitlichen europäischen Patent mit einheitlichem territorialem Schutz in allen an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Staaten wählen können. Die beiden Systeme können auch kombiniert werden: Der Patentinhaber kann für die teilnehmenden Staaten ein einheitliches europäisches Patent und für diejenigen Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, die wie Spanien und Italien nicht an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen oder wie beispielsweise die Schweiz oder die Türkei keine EU-Mitglieder sind, ein europäisches Patent beantragen. Das neue Patentgericht wird neben der Zentralkammer (nebst Außenstellen) mit den Gerichtssprachen Deutsch, Englisch und Französisch auch sog. Lokalkammern in den teilnehmenden Staaten umfassen und sowohl für einheitliche europäische Patente als auch für europäische Patente mit Wirkung für die teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten zuständig sein. Für nationale Patente und Gebrauchsmuster bleiben weiterhin die nationalen Gerichte zuständig. Die Aufgabenteilung zwischen der Zentralkammer und den Lokalkammern wird wohl erst mit der Ausführungsordnung endgültig feststehen, an welcher noch gearbeitet wird. Ein beklagter EU-Ausländer wird nach dem derzeitigen Entwurf die Verweisung an die Zentralkammer verlangen können mit der Gefahr, dass die Rolle der Lokalkammern ausgehöhlt wird. Ein zentraler Angriff auf die Rechtsbeständigkeit des Patents wird vermutlich ebenfalls nur vor der Zentralkammer möglich sein. Der Entwurf sieht eine fünfjährige Übergangsperiode nach dem Inkrafttreten vor, innerhalb der nach Wahl des Patentinhabers weiterhin die nationalen Gerichte urteilen können. Neue Hürden Ob das neue europäische Patentsystem nun tatsächlich zügig in Kraft treten wird, ist auch nach dem Durchbruch noch ungewiss. Viele Detailfragen sind nach wie vor ungeklärt. Zudem sind bereits neue Hürden aufgetaucht: Italien und Spanien klagen vor dem Europäischen Gerichtshof gegen den Einsatz des Instruments der Verstärkten Zusammenarbeit und die Sprachenregelung. Zudem sperrt sich das Europaparlament gegen den Ende Juni in Brüssel ausgehandelten Kompromiss. Die Abgeordneten stören sich daran, dass im Kompromissvorschlag auf Betreiben Großbritanniens und entgegen der ursprünglichen Pläne eine Überprüfung der Entscheidungen des neuen Patentgerichts durch den Europäischen Gerichtshof nicht mehr vorgesehen ist. Die Abstimmung über das EU-Patent, die für den 4. Juli vorgesehen war, haben die Abgeordneten auf unbestimmte Zeit verschoben. Vor der Sommerpause ist eine Verabschiedung damit nicht mehr möglich. Konsequenzen für die Patentanmelder Die erzielte Einigung lässt das EU-Patent trotz der neuen Hürden in greifbare Nähe rücken und sollte Anlass geben, die bisherige Anmeldepraxis in Europa zu überdenken. Anmelder, die sich die Option auf das EU-Patent offenhalten wollen, sollten bereits jetzt für ihre Anmeldungen das Europäische Patentamt anstelle der nationalen Ämter wählen. Nur dann kann nach der Patenterteilung ein einheitliches EU-Patent gewählt werden. Damit lässt man sich allerdings bedingungslos auf das neue Gerichtssystem ein, denn nach dem derzeitigen Entwurf ist (nach Ablauf der Übergangsfrist) auch für das bisherige europäische Bündelpatent das neue Patentgericht zuständig. Das neue System wird möglicherweise bei den Übersetzungskosten und bei den Jahresgebühren gegenüber dem bisherigen europäischen Patent substantielle Ersparnisse bringen. Verlässliche Aussagen zu den zu erwartenden Gebühren sind von der Europäischen Kommission aber bislang nicht zu bekommen. Für die Akzeptanz des neuen EU-Patents wird neben den Kostenaspekten vermutlich auch eine große Rolle spielen, was die Anmelder dem neuen Gericht zutrauen, mit welchen Richtern die Zentralkammer besetzt werden wird und welche Lokalkammern in den Mitgliedsstaaten eingerichtet werden. Daran wird sich entscheiden, ob in Europa in Zukunft die Anmeldung einheitlicher EU-Patente oder die Anmeldung nationaler Patente die bessere Wahl ist. Dr. Dennis Kretschmann, Patentanwalt, Büro München kretschmann@boehmert.de

3 Domainrecht Update Domainrecht: Neues von.audi,.pizza & Co. Aktuelle Rechtsprechung zu markenrechtsverletzenden Domainregistrierungen Am 13. Juni 2012 veröffentlichte die Internetverwaltung ICANN die mit Spannung erwartete Antragsliste neuer Top-Level-Domains (TLDs) 1), die ein neues Internetzeitalter einleiten soll. Markeninhaber sehen indes den neuen, frei wählbaren TLDs mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie fürchten erhebliche Kostensteigerungen beim Vorgehen gegen rechtsverletzende Domainregistrierungen. Um den Bedenken zu begegnen, plant die ICANN neue Schutzmechanismen zur defensiven und offensiven Verteidigung von Markenrechten. Auch in Deutschland entwickelt sich die Domainrechtsprechung weiter: Ende 2011 erließ der BGH ein Grundsatzurteil zur Haftung des administrativen Kontakts (Admin-C) einer Domain. Schwierigkeiten ergeben sich allerdings, wenn Markeninhaber die Löschung einer Domain anstreben. Markenrechte im Dschungel der neuen gtlds Künftig können Domains auch auf.bayern,.lidl und.store enden. Am 13. Juni veröffentlichte die Netzverwaltungsorganisation ICANN die mit Spannung erwartete Bewerbungsliste für neue Domainendungen, sogenannte Top Level Domains (TLD). Spätestens 2014 werden die rund zwei Dutzend generischen Netzadressen (wie.com oder.net) und länderbezogene Kürzel (wie.de oder.fr) durch eine schier unendliche Anzahl neuer Endungen ergänzt. Insgesamt gingen bei der ICANN 1.930 Bewerbungen für 1.409 verschiedene neue TLDs ein Dazu gehören neben zahlreichen Städte- und Markennamen auch einprägsame Begriffe wie.store,.book,.gmbh oder.eco. Allein um die Endung.shop streiten sich neun Bewerber. Die ICANN muss nun alle Bewerbungen prüfen, insbesondere das Auswahlverfahren für die rund 230 Mehrfachbewerbungen abschließen. Die Interessenverbände der Markeninhaber, aber auch die EU-Kommission, blicken den neuen TLDs mit Sorge entgegen. Einerseits mag eine eigene TLD wie etwa.audi oder.philips neue Möglichkeiten der Selbstdarstellung bieten. Andererseits fürchten viele Inhaber von Kennzeichenrechten in der Masse der neuen TLD den Überblick zu verlieren, um dem verbreiteten Domaingrabbing entgegen zu wirken. Sie sehen steigende Kosten durch defensive Domainregistrierungen und Rechtsverfolgung voraus. Die ICANN hat diese Bedenken aufgegriffen und sieht für die neuen TLD einige obligatorische Mechanismen zur Sicherung von Schutzrechtinhabern vor: Eröffnung der vorgelagerten Widerspruchsphase Mit der Veröffentlichung der Bewerbungen begann gleichzeitig die sieben Monate andauernde Widerspruchsphase ( objection filing period ). In dieser Phase können Inhaber von Kennzeichenrechten eine Verletzung ihrer Schutzrechte durch verwechslungsfähige gtld-anmeldungen bereits vor der Entscheidung über die Zuteilung der gtld rügen. Die Lektüre der Bewerbungsliste lässt aber vermuten, dass für das vorgelagerte Widerspruchsverfahren kaum Bedarf bestehen wird. Auf den ersten Blick finden sich nur vereinzelt Bewerbungen für neue TLD, denen widerstreitende Kennzeichenrechte entgegen stehen könnten (z.b..guardian). Von noch geringerer praktischer Bedeutung dürfte die nachgelagerte Widerspruchsphase sein, die sich primär gegen die systematische Vermarktung rechtsverletzender Domainnamen richten soll. Eilverfahren URS zur Einstellung offensichtlich rechtsverletzender Nutzungen Die Bedenken der Markeninhaber richten sich deshalb weniger gegen die neuen TLDs als solche, sondern gegen die darunter zu registrierenden Domains (z.b. www.sony.shop oder www.spiegel.news). Hier könnte sich das neu eingeführte Eilverfahren URS ( Uniform Rapid Suspension ) für Fälle offensichtlich rechtsverletzender Domains als nützlich erweisen. Rechteinhaber werden damit zukünftig in die Lage versetzt, innerhalb weniger Wochen offensichtlich rechtsverletzende Domains bis zum Ende ihrer Registrierungsperiode zu sperren. Eine Übertragung oder Löschung rechtsverletzender Domains soll auf diese Weise nicht möglich sein, so dass Rechteinhaber insoweit weiterhin auf die herkömmlichen Wege der Rechtsverfolgung angewiesen bleiben. Das URS-Verfahren soll mit ca. 300 US- Dollar pro Verfahren auch relativ kostengünstig sein. Ob es einen Mehrwert bringt, wird sich in der Praxis letztlich daran messen, welche Anforderungen an die Offensichtlichkeit einer Rechtsverletzung gestellt werden. 1) Die vollständige Liste der Bewerbungen ist unter http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application -results/strings-1200utc-13jun12-en abrufbar.

4 Einrichtung einer neuen Rechteklärungsstelle Trademark Clearinghouse Eine weitere Stärkung der Kennzeichenrechtsinhaber soll durch das geplante Trademark Clearinghouse erfolgen. Es ermöglicht den Inhabern von (Wort-) Marken, ihre Rechte zentral zu registrieren. Durch die Registrierung der Marke soll ihr Inhaber zum einen vereinfachten Zugang zu einem Sunrise- Verfahren beim Registrierungsstart einer neuen TLD erhalten. Die Sunrise-Periode ist dem allgemeinen Registrierungsstart vorgeschaltet und ermöglicht es Markeninhabern, vorab defensive Schutzanmeldungen für die Marke unter der jeweiligen TLD vorzunehmen. Zum anderen werden die Inhaber registrierter Marken automatisch über alle Domain-Registrierungen unter allen neuen TLDs informiert, die mit ihrer Marke identisch sind. Gleichzeitig wird der jeweilige Anmelder auf die Existenz der identischen Marke hingewiesen, so dass eine spätere Berufung auf einen gutgläubigen Erwerb der Domain nicht mehr wie bisher möglich sein wird. Die Kosten für die Registrierung einer Marke beim Trademark Clearinghouse fallen mit voraussichtlich etwa 150 US-Dollar moderat aus. Die Einrichtung verspricht ein nützliches Instrument zu werden, das sowohl die defensive als auch die offensive Verteidigung eigener Marken im zu erwartenden Dschungel neuer TLD erleichtert. Rechte von Markeninhabern gegen rechtsverletzende Domains Vor allen Dingen bekannte Marken sind fortlaufend Angriffen durch Domaingrabbing und Cybersquatting ausgesetzt. Ebenso ärgerlich wie weit verbreitet sind dabei Domains, die durch die Anlehnung an bekannte Marken Nutzer anziehen, um durch die Einblendung von Werbelinks für konkurrierende Produkte Gewinne zu erzielen. Welche Möglichkeiten bestehen, gegen diese rechtsverletzende Nutzung von Domains vorzugehen, hängt im Wesentlichen von der jeweiligen TLD, aber auch von der Art des Kennzeichenrechts, ab..de-domains Verletzt die Registrierung und Nutzung einer.de Domain Markenrechte, kann der Markeninhaber von dem Domaininhaber grundsätzlich nur verlangen, die rechtsverletzende Benutzung der Domain zu unterlassen. Ein Anspruch auf Löschung der Domain besteht nach aktueller Rechtsprechung nur, wenn jedwede Benutzung der Domain (z.b. zur Bewerbung auch von anderen Waren oder Dienstleistungen) die Markenrechte verletzen würde (vgl. nur BGH, Urteil vom 19.7.2007 I ZR 137/04 Euro Telekom). Letzteres ist meist nur bei bekannten Marken denkbar, denen nach 15 Abs. 3 MarkenG ein erweiterter Schutzumfang eingeräumt wird. Ansonsten muss es der Markeninhaber hinnehmen, dass der Domaininhaber die Domain weiterhin behält und ggf. für andere Waren und Dienstleistungen nutzt, die nicht in den Schutzbereich der Marke eingreifen. Besser stehen die Inhaber von Namens- und Firmenrechten da. Die Rechtsprechung gewährt ihnen den Löschungsanspruch schon dann, wenn der Domaininhaber kein eigenes Recht an der Domain nachweisen kann (vgl. nur BGH Urt. v. 09.11.2011 I ZR 150/09 Basler Haar-Kosmetik). Wer etwa die Domain schultze.de hält, aber nicht Schultze heißt oder sonst wie Rechte daran hat, muss die Domain auf Verlangen eines Namensträgers Schultze wieder löschen. Besteht ein Löschungsanspruch, so hilft die DENIC dem Berechtigten über das sogenannte DISPUTE-Verfahren dabei, dass er nach erfolgter Löschung auch die Domain zugewiesen bekommt. Der Berechtigte eines DISPUTE-Eintrags rückt automatisch als neuer Inhaber der Domain nach. generische TLD Bei generischen TLDs (z.b..com,.net,.info) und zahlreichen länderspezifischen TLDs (z.b..es,.ie,.pl) bietet die Einleitung eines außergerichtlichen Schiedsgerichtsverfahrens nach den Regeln der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) oftmals bessere und schnellere Schutzmöglichkeiten. Obsiegt der Markeninhaber im UDRP-Verfahren gegen den Domaininhaber, so wird ihm auf Wunsch die strittige Domain zugesprochen. Vorteilhaft ist dabei die kurze Verfahrensdauer von meist nur 3 Monaten ebenso wie der Umstand, dass Rechtschutz auch gegen unbekannte oder in Übersee ansässige Domaininhaber gewährt wird. Haftung des Admin-C Bei jeder Domain-Registrierung muss eine natürliche Person als administrativer Kontakt (Admin-C) angegeben werden. Die Domainvergaberegeln der DENIC sehen dabei vor, dass der Admin-C seinen Wohnsitz in Deutschland haben muss. Da der Domaininhaber gerade in Fällen missbräuchlicher Registrierung und Nutzung von Domains seinen Sitz häufig so wählt, dass er rechtlich schwer zu belangen ist, stellt die Inanspruchnahme des Admin-C eine interessante Möglichkeit der effektiven Rechtsdurchsetzung dar. Eine jüngere Entscheidung des BGH (Urt. v. 09.11.2011 I ZR 150/09 Basler Haar-Kosmetik) hat die Haftung des Admin-C nun grundsätzlich bestätigt. Dieser haftet dem Rechteinhaber zumindest ab dem Zeitpunkt, in dem er auf eine rechtsverletzende Nutzung der Domain hingewiesen wird, auf Unterlassung und muss die rechtsverletzende Nutzung der Domain abstellen. Die weithin übliche Praxis, sich der Haftung für rechtsverletzende Domainregistrierungen durch die Einschaltung eines Strohmanns mit Sitz im Ausland zu

5 entziehen, dürfte hierdurch erheblich erschwert werden. Dr. Andreas Dustmann, Sebastian Engels, Rechtsanwälte, Büro München dustmann@boehmert.de, engels@boehmert.de Werberecht Werbung mit den Olympischen Spielen Dabeisein ist alles? Vom 27. Juli bis zum 12. August 2012 werden die Olympischen Spiele in London stattfinden. Wie andere sportliche Großereignisse bieten auch die Olympischen Spiele einen guten Anknüpfungspunkt für eventbezogene Werbemaßnahmen. Doch ist bei deren Ausgestaltung Vorsicht geboten das olympische Emblem und die olympischen Bezeichnungen sind in Deutschland gesetzlich zugunsten des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland (NOK) und des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) geschützt. Bei cleverer Gestaltung der Werbung ist dies jedoch kein Grund für Unternehmen, vollständig auf Werbung mit den Olympischen Spielen zu verzichten. Grundlage des Schutzes ist das Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen ( Olympiaschutzgesetz ), das nach der Bewerbung Berlins um die Olympischen Spiele verabschiedet wurde und 2004 in Kraft getreten ist. Schutzgegenstand des Gesetzes sind die olympischen Ringe als olympisches Emblem und die Begriffe Olympiade, Olympia und olympisch als olympische Bezeichnungen. Das Olympiaschutzgesetz weist das ausschließliche Recht zur Verwendung und Verwertung des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen dem NOK und dem IOC zu. Dritten ist es daher ohne vorherige Zustimmung durch NOK oder IOC untersagt, das olympische Emblem oder die olympischen Bezeichnungen zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen oder in der Werbung für Waren und Dienstleistungen zu verwenden. Zudem ist auch die Verwendung ähnlicher Zeichen in der Werbung oder zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verboten, wenn hierdurch die Gefahr der Verwechslung mit dem olympischen Emblem oder den olympischen Bezeichnungen hervorgerufen wird oder eine solche Verwendung die Wertschätzung der Olympischen Spiele oder der Olympischen Bewegung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Sollte daher ein Dritter ohne vorherige Zustimmung durch NOK oder IOC etwa einen Olympia- Verkauf von Waren anbieten oder ein Olympia- Gewinnspiel veranstalten oder die olympischen Ringe auf Waren oder Werbematerialien anbringen, würde dies Unterlassungs-, Auskunfts-, Schadensersatz- und Vernichtungsansprüche von NOK und IOC nach dem Olympiaschutzgesetz auslösen. Zulässig ist nach den Bestimmungen des Olympiaschutzgesetzes lediglich eine Verwendung der olympischen Bezeichnungen, die als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren, Dienstleistungen oder Personen dient, solange diese nicht unlauter erfolgt. Aufgrund dieser Ausnahmeregelung könnte etwa ein Unternehmen, das einen Werbevertrag mit einem früheren Olympiasieger geschlossen hat, in der Werbung auf den sportlichen Erfolg ihres Werbeträgers als Olympiasieger hinweisen. Abhängig von der konkreten Ausgestaltung wäre zudem unter Umständen auch eine Verwendung der olympischen Ringe im Rahmen einer derartigen Werbeanzeige zulässig. Aber auch ohne Werbevertrag mit einem Olympiasieger bestehen für Unternehmen vielfältige Möglichkeiten, das Event Olympische Spiele in ihr Werbekonzept einzubinden. Neben einer beschreibenden Verwendung etwa im Rahmen einer Sonderaktion anlässlich der Olympischen Spiele bieten sich insofern insbesondere verschiedene Varianten des Ambush-Marketings an. Diese Art der Werbung zeichnet sich dadurch aus, dass durch geschickte Umschreibungen und Anspielungen eine Werbebotschaft in Bezug auf die Olympischen Spiele übermittelt wird, ohne dass das olympische Emblem oder die olympischen Bezeichnungen selbst verwendet werden. So könnte etwa anstatt direkt mit Olympia mit den Spielen in London oder einem Treffen der Jugend der Welt geworben werden. In Betracht kommen weiterhin sportliche Werbeaktionen, bei denen Medaillen verliehen werden oder Tippspiele, in denen die Teilnehmer auf den Sieger des olympischen 100-Meter-Laufes oder das Ergebnis des Medaillenspiegels tippen können. Allerdings darf ein Werbetreibender auch hier nicht den Eindruck erwecken, sein Unternehmen sei Sponsor der Olympischen Spiele oder stehe mit diesen in sonstiger Weise organisatorisch oder wirtschaftlich in Verbindung. Vermieden werden sollte daher etwa eine Bezeichnung des eigenen Unternehmens als offizieller Partner der Spiele in London. Dr. Björn Bahlmann, Rechtsanwalt, Büro München bahlmann@boehmert.de

6 Markenrecht IP TRANSLATOR Neue Grundsätze des EuGH zur Abfassung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse von Marken Am 19. Juni 2012 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) das Urteil in Sachen IP TRANSLATOR verkündet und geklärt, dass ein Waren-/Dienstleistungsverzeichnis, das sämtliche Oberbegriffe einer Klasse enthält, unter bestimmten Voraussetzungen auch alle denkbaren Waren oder Dienstleistungen dieser Klasse umfasst, obschon sich dies aus dem Wortlaut des Verzeichnisses selbst nicht notwendig ergibt (sog. class-headings-cover-all-approach). Über die weitreichende Bedeutung der Entscheidung des EuGH für die Klassifizierungspraxis der Markenämter in der Europäischen Gemeinschaft und den Schutzumfang in Zukunft angemeldeter Marken hatten wir in der Ausgabe April 2012 des B&B-Bulletins berichtet. Die Entscheidung des EuGH Der EuGH hat klargestellt, dass für das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis dasselbe gilt, was bislang schon für die Wiedergabe des Markenzeichens anerkannt war, nämlich dass die Angabe so klar und eindeutig sein muss, dass Dritte allein daraus den Schutzumfang der Marke ersehen können. Dementsprechend muss bereits aus der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erkennbar sein, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke Schutz beansprucht. Der EuGH bestätigte zwar grundsätzlich die Praxis einiger Markenämter in der Europäischen Gemeinschaft sowie des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt ( HABM ), Klassenoberbegriffe der Nizzaer Klassifikation zu akzeptieren, allerdings nur bezüglich solcher Begriffe, die klar und eindeutig sind. Die Entscheidung, welche Klassenoberbegriffe diesen Anforderungen genügen, überlässt der EuGH der Einschätzung der Ämter. Der EuGH verlangt jedoch im Sinne der klaren und eindeutigen Bestimmbarkeit des Schutzumfangs einer Marke, dass in Markenanmeldungen, die zukünftig Schutz für sämtliche Oberbegriffe einer Klasse beanspruchen, angegeben wird, ob hierdurch tatsächlich sämtliche unter die betreffende Klasse fallenden Waren und Dienstleistungen erfasst sein sollen oder nur einzelne. Reaktionen der Markenämter und Auswirkungen auf die Anmeldepraxis Der Präsident des HABM hat auf das Urteil schnell reagiert und bereits am 20. Juni 2012 einen Tag nach Urteilsverkündung eine Mitteilung (Nr. 2/12) zur beabsichtigten Umsetzung der EuGH-Entscheidung durch das HABM veröffentlicht. Neuanmeldungen: Das HABM akzeptiert bei Neuanmeldungen grundsätzlich weiterhin die Benutzung von Klassenoberbegriffen, allerdings in Umsetzung des vom EuGH aufgestellten Bestimmbarkeitspostulats nur noch fallweise nach Kriterien, die in den Richtlinien des Amtes noch veröffentlicht werden. Es ist geplant, mit den nationalen Markenämtern insoweit eine einheitliche Praxis zu entwickeln. Von Anmeldern, die sämtliche Oberbegriffe einer Klasse in ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufnehmen, verlangt das HABM in Umsetzung der Vorgaben des EuGH künftig eine ausdrückliche Erklärung darüber, ob Schutz für sämtliche Waren oder Dienstleistungen der Klasse begehrt wird oder nur für einige von ihnen. Eine entsprechende vorformulierte Erklärung kann über die Homepage des Amtes heruntergeladen werden und muss zusammen mit der Anmeldung eingereicht werden. Erklärt ein Anmelder sich nicht, geht das Amt davon aus, dass Schutz nur für die Waren oder Dienstleistungen begehrt wird, die den Oberbegriffen bei wörtlicher Auslegung unterfallen. Alteintragungen: Bei bestehenden Eintragungen von Gemeinschaftsmarken, deren Verzeichnis sämtliche Oberbegriffe einer Klasse enthalten, besteht kein Handlungsbedarf: Das HABM akzeptiert weiterhin die frühere Auslegung nach der Mitteilung Nr. 4/03. Alle denkbaren Waren/Dienstleistungen sind und bleiben erfasst. Altanmeldungen: Bei Altanmeldungen, die sowohl vor dem Urteil des EuGH als auch vor der Mitteilung Nr. 2/12 des Amtes beim HABM eingegangen sind, aber noch nicht zur Eintragung geführt haben, hat das Amt einen Mittelweg gewählt: Grundsätzlich geht es davon aus, dass das class-headings-cover-all-prinzip auch bei diesen Anmeldungen gelten soll, es sei denn, der Anmelder erklärt sich ausdrücklich abweichend beim Amt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat nach Rücksprache mit den zuständigen Abteilungsleitern ebenfalls damit begonnen, das Urteil des EuGH in seine Praxis umzusetzen. Präzise Vorgaben gibt es noch nicht, obschon den Leitlinien des EuGH gefolgt werden wird: Das Amt wird entsprechend seiner bisherigen, im Verhältnis zum HABM strengeren Praxis, auch künftig verlangen, dass Anmelder die Verzeichnisse ihrer Marken so klar und eindeutig formulieren, dass aus ihnen ersehen werden kann, auf welche Produkte sich der Schutzbereich der Marke im Einzelnen erstreckt. Telefonisch hat das Deutsche Patent- und Markenamt

7 bereits mitgeteilt, dass es in Kürze eine offizielle Äußerung über die Umsetzung der neuen Grundsätze veröffentlichen wird, welche auch die vom EuGH nunmehr entschiedene Frage des class-headings-cover-all behandeln soll. Guido M. Becker, LL.M., Rechtsanwalt, Dr. Rudolf Böckenholt, LL.M., Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, beide Büro Bremen becker@boehmert.de, boeckenholt@boehmert.de Redaktion: Dr. Björn Bahlmann Rechtsanwalt Pettenkoferstr. 20-22 D-80336 München Telefon +49 89 55 96 80 bahlmann@boehmert.de Dr. Julian Waiblinger Rechtsanwalt Meinekestrasse 26 D-10719 Berlin Telefon +49 30 23 60 76 70 waiblinger@boehmert.de Dr. Dennis Kretschmann Patentanwalt Pettenkoferstr. 20-22 D-80336 München Telefon +49 89 55 96 80 kretschmann@boehmert.de Dr. Björn Hülsen Patentanwalt Meinekestrasse 26 D-10719 Berlin Telefon +49 30 23 60 76 70 huelsen@boehmert.de MÜNCHEN BREMEN BERLIN DÜSSELDORF FRANKFURT BIELEFELD POTSDAM KIEL ALICANTE PARIS SHANGHAI