Ulrike Koschtial Die Einordnung des Designschutzes in das Geschmacksmuster-, Urheber-, Marken- und Patentrecht RHOMBOS-VERLAG BERLIN 1
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Ulrike Koschtial Die Einordnung des Designschutzes in das Geschmacksmuster-, Urheber-, Marken- und Patentrecht Ein Vergleich der Rechtslage in den USA mit den neuesten Entwicklungen auf europäischer Ebene unter besonderer Berücksichtigung der Schutzgewährung in den EU-Mitgliedsstaaten Deutschland, Italien und Frankreich Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München Vorgelegt von Ulrike Koschtial 2003 RHOMBOS-VERLAG 3
4 www.rhombos.de
Meiner Familie 5
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Abkürzungsverzeichnis 1st first 2nd second 3d third 4th fourth 5th fifth a. A. anderer Ansicht a.a.o. am anderen Ort ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch ABl. Amtsblatt der EG Abs. Absatz aff d affidavit AG Aktiengesellschaft Anm. Anmerkung Art. Artikel Assoc. Association Aufl. Auflage Az. Aktenzeichen Balt. Baltimore Bd. Band BGB (deutsches) Bürgerliches Gesetzbuch BGBl. Bundesgesetzblatt BGH (deutscher) Bundesgerichtshof BGHZ Entscheidungen des (deutschen) Bundesgerichtshofs in Zivilsachen BM Bundesministerium BMJ dt. Bundesministerium der Justiz BT (deutscher) Bundestag bzw. beziehungsweise CA Copyright Act (US-amerikanisches Urheberrechtsgesetz) Cal. California Chr. Christus Cir. Circuit Colo. Colombus Colum. Columbia Cong. Congress CPI (französischer) Code de la propriété intellectuelle dt. deutsche/-er/-es 12
d.h. das heißt DPMA Deutsches Patent- und Markenamt ebd. ebenda ed. Edition (eng., Auflage) eds. Editions (eng., Auflagen) Intell. Prop. Intellectual Property EG Europäische Gemeinschaft Ent. Entertainment etc. et cetera EU Europäische Union EuGH Europäischer Gerichtshof Eur. europäische/-er/-es bzw. European F. Federal f. folgende Fed. Cir. Federal Circuit ff. fortfolgende gem. gemäß GeschmG (deutsches) Geschmacksmustergesetz GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMVO Gemeinschaftsmarkenverordnung GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht; Internationaler Teil h. M. herrschende Meinung H.R.Rep. House Report H.R.Rep.No. House Report Nummer HTTP Hypertext-Transfer-Protokoll i.s. im Sinne i.v.m. in Verbindung mit i.w.s. im weiteren Sinn Ill. Illinois Inc. Incorporated INPI Institut Nationale de la Propriété Intellectuelle (Frankreich) Int. International J. Journal Jr. Junior Kap. Kapitel KOM Kommission der Europäischen Gemeinschaft LDA Legge sul diritto d autore (ital. Urheberrechtsgesetz) L.J. Law Journal 13
l.m. (italienisches) Markengesetz (legge marchi) l.mo. (italienisches) Mustergesetz (Legge modelli) L.R. Law Review LG Landesgericht Ltd. Limited m.w.n. mit weiteren Nachweisen MarkenR Markenrecht Minn. Minnesota Mio. Millionen Mrd. Milliarden N.Y. New York Nw. Northwestern Off. Office OGH Oberster Gerichtshof OLG Oberlandesgericht Pat. Patent PIBD Propriété Intellectuelle: Bulletin Documentaire (des INPI) PTO (amerik.) Patent- & Trademark Office Rdnr. Randnummer R. D. Regio decreto = Königliches Dekret RDPI Revue de Presse internationale Rep. Report Rev. Revision rev d revised Riv.Dir. Aut. Rivista del Diritto d Autore (ital. Urheberrechtszeitschrift) RL Richtlinie Rs. Rechtssache RV Regierungsvorlage s. siehe S. Seite Sess. Session sog. sogenannte(-r;-s) Sp. Spalte Stan. Stanford Tex. Texas U.Chi. University of Chicago umfass. Umfassend U.S.C. United States Code UrhG Urheberrechtsgesetz USA Vereinigte Staaten von Amerika 14
USCS United States Code Service USPQ United States Patents Quarterly (Journalreihe) v. versus vgl. vergleiche VO Verordnung Wis. Wisconsin www. World Wide Web Ziff. Ziffer ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht z. Bsp. zum Beispiel 15
Einführung U. Koschtial Einführung Welche überragende Bedeutung Design in den letzten Jahren sowohl für Firmen als auch für Verbraucher gewonnen hat, ist schwer zu übersehen. Kam es noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts vorwiegend auf die Gebrauchstüchtigkeit eines Produktes an und lag das Hauptaugenmerk auf der technischen Weiterentwicklung, so ist über die Jahrzehnte ein deutlicher Wandel eingetreten. Nicht nur, dass der technische Fortschritt solche Gigantenschritte vollzogen hat, dass heute eine Beurteilung desselbigen durch den Verbraucher immer schwerer und schwerer zu treffen ist, auch die Vielfalt gleichartiger Produkte hat stetig zugenommen. Aufgrund der übergroßen Auswahl an qualitativ vergleichbaren Produkten tritt Funktion vermehrt in den Hintergrund und der Kaufentscheid der Verbraucher fällt zunehmend aufgrund des Produktdesigns 1. Mit dem Ansteigen der verfügbaren Einkommen und der damit gestiegenen Ansprüche verlangt der Verbraucher von einem Produkt zudem heute mehr als die bloße Erfüllung eines Sachnutzens, es wird zusätzlich dazu auch ein ansprechendes Äußeres erwartet. Dies um so mehr, als es in unserer konsumorientierten Zeit wesentlich üblicher geworden ist, mehr Produkte zu kaufen, als tatsächlich notwendig von deren Höchstlebensdauer vorgeschrieben. Mode und Zeitgeist setzen sich im Lebensraum des relativen Überflusses und vor allem des Überangebotes leichter durch, als im Umfeld des Mangels an Vielfalt. Das Erscheinungsbild einer Ware ist daher ein wichtiges Marketinginstrument, mit dem sich Unternehmen von einander abzuheben versuchen. Der Verbraucher erhält zusätzlich hierzu oft nur über das Äußere eines Produktes die Möglichkeit dessen Inhalt zu identifizieren und den Kauf eines bestimmten Produktes zu wiederholen, wenn er damit zufrieden war, b.z.w. ihn zu vermeiden, wenn er nicht zufrieden war. Dies reduziert die Zeit und den Aufwand, den ein Käufer investieren muss, um ein bestimmtes Produkt wiederzufinden und gibt dabei gleichzeitig dem Hersteller einen Ansporn, in den guten 1 Eine feste, allgemein anerkannte Definition des Begriffes Design existiert wohl nicht. Wenn ich in dieser Arbeit von Design oder industrieller Formgestaltung spreche, so meine ich damit jeweils die äußere Formgebung eines Handelsproduktes. In diesem weiten Sinn werden die Begriffe Produktgestaltung, Formgebung und Industriedesign im Folgenden synonym verwandt (vgl. zur Definition Pilla, Der Schutz von Ersatzteilen zwischen Geschmacksmuster- und Kartellrecht -Eine rechtsvergleichende Studie zum italienischen, deutschen und europäischen Recht unter besonderer Berücksichtigung der Schutzrechtsfunktion im Geschmacksmusterrecht, Wissenschaftl. Verlag Berlin, 2000, Fn. 14). 16
U. Koschtial Einführung Namen seines Produktes zu investieren und für einen hohen Service und die gute und gleichbleibende Qualität seiner Produkte zu sorgen 2. Übernahm daher in früheren Zeiten der Händler die Aufgabe, über die Qualität seines Produktes zu informieren, so tut dies heute das Design des Erzeugnisses selbst 3. Dem Erscheinungsbild des Produktes kommt insoweit sowohl eine bedeutende Informations- als auch eine erhebliche Qualitätsfunktion zu 4. Zusätzlich dazu steht es dem Wettbewerber jedoch auch offen, durch neues, bisher so nicht existentes Design einen marktlichen Vorteil durch Erhöhung des Kaufanreizes zu erzielen. Durch langfristige Nutzung bekannten, erfolgreichen Designs oder aber die Schaffung neuen, von anderen abgrenzbaren Designs wird somit Markt und Wettbewerb gefördert. Es verwundert daher nicht, dass infolge dieser Konzentration auf das Äußere auch ein Wandel in dessen Berücksichtigung nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch rechtlicher Art stattgefunden hat. Angesichts der Erkenntnis, dass sich "Häßlichkeit schlecht verkaufe", nimmt nicht nur die Innovationsfreude der Designschaffenden, sondern auch der Designkopierenden zu. Proportional mit dem dem Design geschuldeten erhöhten Absatzerfolg steigt daher unweigerlich auch das Schutzinteresse daran. Pro Jahr werden im Bereich des europäischen Wirtschaftsraumes ca. 1 bis 1,5 Mio. verschiedene ästhetische Produktgestaltungen geschaffen und vermarktet 5, wobei der Erfolg, den eine bestimmte Form 2 In neuerer Zeit haben zudem auch viele Tests z. Bsp. in der US-Bevölkerung bewiesen, dass wenige Verbraucher den Unterschied zwischen verschiedenen Marken des gleichen Produktes herausfinden können, wenn das Produktäußere nicht gekennzeichnet ist, so dass es unzweifelhaft ist, wie wichtig die Verpackung eines Produktes gerade im Zeitalter der Dauerbewerbung des Verbrauchers geworden ist (Im Besonderen wurde dies für amerikanische Biersorten festgestellt - honni soit qui mal y pense- s. Prowda in The trouble with trade dress protection of product design, 61 Alb. Law Review 1309 (1998); vgl. auch Spratling, S. 459; s. auch Levitt, The Morality (?) of Advertising, Harv. Bus. Rev., July-Aug. 1970, 84, 85, welcher schreibt, der Zweck der Verpackung sei es, bei dem Verbraucher Illusionen, Assoziationen und Symbole zu kreieren, welche mehr als nur die pure Nützlichkeit versprechen. Er beschreibt die Antwort, die Charles Revlon gab, als er einmal gefragt wurde, was seine Firma täte. Er grenzte dabei folgendermaßen ab: In der Fabrik machen wir Kosmetik, im Laden verkaufen wir Hoffnung ). Nur dann, wenn es dem Hersteller eines Produktes gelingt, einen Namen und ein Image mit seinem Produkt zu verbinden, kann es ihm in einem Markt wie etwa den Vereinigten Staaten, wo es Hunderte von verschiedenen Produktvariationen gibt, auch gelingen, sich einen größeren Marktanteil zu sichern. 3 Reichmann, Design Protection and the New Technologies: The United States Experience in a transitional perspective, part II, Industrial Property 1991, 257, 263. 4 Lützenrath in Designschutz im Europäischen Binnenmarkt, 1996, Hamburg, S. 13 5 Lützenrath, ebd., S. 6. 17
Einführung U. Koschtial auf dem Markt erringt, auch Mitwettbewerber anzieht. Eine zunehmende Produktpiraterie ist Folge dieser neuen Konzentration auf das Design und die Massenproduktion. Die Entwicklungskosten und Investitionen für die Serienfertigung eines Produktes, häufig Millionenbeträge, können sich jedoch nur innerhalb einer angemessenen Alleinvertriebszeit amortisieren. Die Möglichkeit, ein Design wirksam zu schützen, wird folgerichtig zur Kalkulationsgrundlage 6. Nichtsdestotrotz war der Schutz des Designs bisher nur ungenügend gewährleistet. In den meisten westlichen Ländern war trotz des relativ hohen Grades an rechtlicher Durchdringung des gesellschaftlichen Lebens ein Designschutz nur im Ausnahmefall zu erlangen. Als Beispiel sei hier nur aufgeführt, dass trotz des Nichtbestehens eines nichteingetragenen Geschmacksmusters in Deutschland und der allein bestehenden Möglichkeit ein Geschmacksmuster zu registrieren sowie der im deutschen Recht bisher wesentlich höheren Schutzgewährungsschwelle des Urheberrechts der allergrößte Anteil aller Designs in der Praxis nicht als Geschmacksmuster registriert wurde bzw. nicht registriert werden konnte und damit zum überragenden Teil gänzlich schutzlos blieb 7. Nach groben Hochrechnungen entstehen deutschen Unternehmen jedoch jährlich Schäden zwischen 4 bis 6 Mill. Euro durch die Fälschung ihrer Produkte, der weltweite Schaden für Unternehmen soll bei etwa 50 Mill. Euro liegen 8. Probleme entstehen diesbezüglich vor allem dann, wenn das gestaltete Produkt nicht nur in einem Staat, sondern in mehreren Staaten zum Kauf angeboten wird, denn insoweit bestanden bisher bzw. bestehen noch sowohl wettbewerbshinderliche Schutzunterschiede in den einzelnen Staaten als auch je nach Land unterschiedlich ausgeprägte Schutzbegrenzungen. In der Praxis werden Produkte zudem in erster Linie durch ausländische Unternehmen kopiert 9, wobei in der Regel jedoch vor allem gegen diese eine rechtliche Verfolgung besonders unwirksam ist 10. Diese Ohnmacht gegen Trittbrettfahrer droht zu einem Erlah- 6 Gerstenberg/ Buddeberg, Geschmacksmustergesetz, Kommentar und Handbuch, 3. Aufl., 1996, Heidelberg, S. 28. 7 Lützenrath in Designschutz im Europäischen Binnenmarkt, 1996 Hamburg, S. 6 Cohen Jeroam GRUR Int. 1991, 687, 689 zitierend. 8 Lützenrath, ebd., S. 9 FAZ 19.02.1992, 15 zitierend. 9 Ca. 72 % nach Lützenrath, ebd., S. 11. 10 Nur in einem Drittel der Fälle werden rechtliche Schritte eingeleitet und ca. 41 % der Verfahren endeten in einem totalen Misserfolg, s. Lützenrath in Designschutz im Europäischen Binnenmarkt, 1996 Hamburg, S. 11 eine Studie der IHK Koblenz aus dem Jahr 1984 mit dem Titel Resignation bei Imitation zitierend. 18
U. Koschtial Einführung men des Innovationswillens vor allem bei kleineren Unternehmen zu führen. Die Bemühungen um eine höhere Schutzgewährung und eine Harmonisierung des wirtschaftlich bedeutsamen Rechtsschutzes der industriellen Formgestaltung in Europa waren und sind daher erheblich 11. Nach dem bisher Schutz vor allem auf nationaler Ebene gewährleistet wurde 12, kommt nun vermehrt der Schutz auf europäischer Ebene hinzu. Es ist jedoch zu klären, wie sich die vorgesehenen und bereits getroffenen neuen Regelungen auf europäischer und nationaler Ebene, wie etwa im Marken- und Geschmacksmusterrecht, auf den bisher sehr heterogenen Designschutz in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auswirken werden und mit welchen - unter Umständen neuen - Problemen zu rechnen ist. Der Schutz des Designs befindet sich in der rechtlichen Beurteilung in den einzelnen europäischen Staaten vor allem wegen der neuen europäischen Rechtslage in rasanter Umwälzung. Noch immer oder gerade darum besteht jedoch in mehreren Staaten Streit darüber, wie der Designschutz genau in die einzelnen Rechtsgebiete, also das Urheber-, das Marken- und Wettbewerbs- und das Geschmacksmusterrecht einzuordnen ist und wie weit sich der im Einzelnen gewährleistete Schutz überschneidet oder sich die Rechtsgebiete gegenseitig ab- und ausgrenzen. Insoweit muss es notgedrungen zu einer Anpassung an die harmonisierte und harmonisierende europäische Gesetzeslage und zu tiefgreifenden Änderungen der bisherigen Lage kommen, wobei sich auch drängend die Frage der genauen Auslegung der europäischen Gesetze stellt. Die folgenden Ausführungen widmen sich daher dem Rechtsvergleich der Einordnung des Designschutzes und der Erörterung jüngster Entwicklungen. Das Hauptaugenmerk der Arbeit wird dabei darauf liegen, wie der neue Designschutz im europäischen Recht behandelt und in das Gefüge des gewerblichen 11 Die Kommission schrieb dazu zur europäischen GeschmacksmusterVO: hochwertiges Design ist [...] einer der wichtigsten Aktivposten von in der Gemeinschaft ansässigen Unternehmen in ihrem Wettbewerb mit Konkurrenten aus Drittländern, deren Arbeitskosten oft niedriger liegen. Viele aus der Gemeinschaft stammende Erzeugnisse, in denen Muster verwendet werden, genießen einen beneidenswerten Ruf am Markt. Die Grundlage dieses Rufs zu wahren, den Wert dieser Designtätigkeiten noch weiter zu steigern und die Investitionen in Muster durch deren Schutz vor parasitärem Verhalten zu fördern, ist eines der Ziele der Verordnung (Erläuterungen (3.3) zum Vorschlag für eine VO des Europäischen Parlaments und des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, KOM (93) 342). 12 Alle EU-Mitgliedsstaaten verfügen über ein Geschmacksmusterrecht. Als letzter Mitgliedstaat hat Griechenland ein Geschmacksmusterrecht eingeführt, welches am 20.09.1997 in Kraft getreten ist. 19
Einführung U. Koschtial Rechtsschutzes und des Urheberrechts eingeordnet wird und wie die nunmehrige Rechtslage in den einzelnen Mitgliedsstaaten ist. Zum Vergleich wird dazu die Rechtslage in dreien der bedeutendsten europäischen Länder, Deutschland, Frankreich und Italien untersucht werden. Gegenstand der Analyse soll insgesamt die Behandlung des Schutzes des Designs industrieller Produkte und Gebrauchsgegenstände sein. Es soll dabei aufgezeigt werden, welche Änderungen im bzw. durch das europäische Recht vorgenommen wurden, welche Änderungen noch vorgenommen werden müssen und welche Problemfelder entstehen. Damit einhergehen soll eine kritische Betrachtung der neuen Gesetzesvorschriften in ihrer Anwendbarkeit und ihren Wirkungen. Vorangestellt wird der Untersuchung der europäischen Rechtslage(n) eine ausführliche Betrachtung des Schutzes von Design in den USA als außereuropäischem Land und maßgeblichem Handelspartner der EU-Staaten. Dies deswegen, da in der neuen europäischen Gesetzgebung vielfach angestrebt wurde, das europäische Recht mehr der angeblich wirtschaftsorientierteren amerikanischen Rechtslage, anstatt etwa der vor allem an immateriellen Rechten orientierten bisherigen deutschen Gesetzeslage anzunähern beziehungsweise dessen Ansätze zu verarbeiten. Es werden sich dabei vielfach Probleme im europäischen Recht auftun, welche im amerikanischen Recht bereits diskutiert und ausgefochten wurden. Gleichermaßen werden jedoch auch die Probleme der amerikanischen Rechtswissenschaft und ihre Annäherungsversuche an den europäischen Designschutz aufgezeigt werden, sowie die in den USA bestehendenden Unzulänglichkeiten des Schutzes industriellen Designs. Es ist aus diesem Grunde nützlich, im Vergleich diese neu entstehenden Konfliktpunkte im europäischen Recht bereits im Vorhinein zu sichten und die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden, welche in der amerikanischen Rechtsprechung und Gesetzgebung gemacht wurden. Die dort entstehenden und entstandenen Nachteile sollen aufgezeigt und die verglichene europäische Rechtslage insoweit kritisch betrachtet werden. Zudem soll überprüft werden, inwieweit das amerikanische Recht tatsächlich einen Beitrag zur Fortentwicklung des europäischen Rechts leisten kann oder nicht möglicherweise im Gegenteil selbst europäische Ansätze aufnimmt oder dem europäischen Designschutz nachsteht. 20
U. Koschtial Das Grundproblem bei der Einordnung Das Grundproblem bei der Einordnung Bei dem Versuch der Einordnung des Designschutzes in das Spektrum der Rechtsgebiete zeigen sich Probleme, die hauptsächlich aus der Verschiedenheit der Zweckrichtungen industrieller Formgestaltung herrühren. Industrielles Design verbindet unweigerlich Form und Funktion. Es ist zwar ein wichtiger Zweck des Designs, ein Produkt gut aussehen zu lassen, so dass Verbraucher angeregt werden, es zu kaufen. Ein Design hat jedoch auch noch andere nicht minder wichtige Funktionen. Ein Produkt soll durch ein gutes Design leichter identifizierbar und sicherer handzuhaben sein, sowie einfach und möglichst preiswert herstellbar und daneben möglicherweise auch noch mit wenigen Handgriffen reparierbar sein. Damit er allen diesen Zielen gerecht werden kann, muss ein Designer eng mit Ingenieuren, Herstellern und Werbefachleuten zusammenarbeiten, um alle Anregungen und Bedürfnisse in einem Design zu vereinigen 13. Ein Designer vermischt dabei normalerweise in mehreren Entwürfen die verschiedenen Einflüsse, so dass als Endergebnis unweigerlich eine Mixtur aus Imagination, Zierde und Nutzen geschaffen wird 14. Im Ergebnis verdienen damit sowohl die Kreativität des Designers als auch der Marktwert der Gestaltung rechtlichen Schutz 15. 13 Der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft industrieller Designer in Amerika (Industrial Designers Society of America) hat die Aufgaben eines industriellen Designers wie folgt definiert: mit den Herstellern zusammenzuarbeiten, um passende und kostengünstige Materialien und Produktionsprozesse auszuwählen; menschliche Faktoren zu berücksichtigen, um Bequemlichkeit, Sicherheit und Einfachheit der Handhabung zu gewährleisten und die passende Form, Farbe und Struktur auszuwählen, um den Kunden anzusprechen ( [to] work with manufacturing to select appropriate, cost-efficient materials and production processes; [to] apply human factors considerations to ensure comfort, safety, and ease of use; and [to] determine the appropriate form, color and texture that will appeal to the customer ) Hearings on S. 791 Before the Subcomm. on Patents, Copyright and Trademarks of the Senate Comm. on the Judiciary, 100th Cong 1st Sess. (1987) auf S. 35 (Erklärung von Cooper C. Woodring, President, Better Mousetraps, Inc., Plandome, N.Y., and Chairman of the Board, Industrial Designers Society of America). 14 Nussbaum, Smart Design -- Quality is the New Style, Business Week, 11.04. 1988, S. 102, Mischung von Form und Funktion, Qualität und Stil, Kunst und Handwerk ( blend of form and function, quality and style, art and engineering ); Artikel, Forsaking the Black Box: Designers Wrap Products in Visual Metaphors, Wall St. Journal, 26.03. 1987, S. 39, Sp. 4. 15 Sáez, The unregistered community design, eipr Bd. 24, Heft 12, Dezember 2002, 585 21
Das Grundproblem bei der Einordnung U. Koschtial Da industrielles Design damit sowohl die Funktionalität eines Produktes als auch die in ihm enthaltene Schöpferkraft, seine Gestaltung und Identität betrifft, passt es nicht nahtlos in die Grenzen eines bestimmten Rechtsgebietes 16. So werden denn auch unter Umständen je nach Land Form und Funktion unter verschiedenen Gesetzen behandelt und an einen Schutz Voraussetzungen betreffend Funktionalität oder Gestaltungshöhe gestellt. Normalerweise schützen dabei ein Patent die Funktion, das Urheberrecht die schöpferische Ausdruckskraft und das Markenrecht die Fähigkeit der Unterscheidung. Das Geschmacksmusterrecht, soweit ein solches getrennt gewährt wird 17, stand bisher zumeist zwischen den Stühlen. In Erkenntnis seiner Janusköpfigkeit wurde es bisher teilweise mehr dem Patent- teilweise mehr dem Urheberrecht zugeordnet. Wo es Überschneidungen der Gesetze gibt, kommt es zudem zu Abgrenzungsproblemen und unter Umständen zu Konflikten der konkurrierenden Gesetze und damit zu Schutzlücken beim Designschutz. Im Bestreben der Abgrenzung der einzelnen Rechtsgebiete war es bisher es oft der Schutz von Design, der vernachlässigt oder nur unter strengen Voraussetzungen gewährleistet wurde. Allen Ausführungen zu Grunde liegend stellt sich daher die Frage, woran der Schutz des Designs festzumachen ist, an der ästhetischen Wirkung oder der mangelnden Funktionalität eines Produktes. Ist mehr der wirtschaftliche Aspekt, der erfinderische Fortschritt oder mehr das immaterielle geistige Gut zu schützen. Wo beginnt der von Monopolisierung freizuhaltende Bereich des freien Marktes und wieviel Neues muss ein Schaffender leisten, um sich den Schutz seines Produktes zu verdienen. Diese Probleme bei der Einordnung in die einzelnen Rechtsbereiche und die Konflikte im Schutz von Form und Funktion stellen das grundlegende Problem beim Schutz industrieller Formgestaltung dar und bilden daher im Weiteren den Grundzug der nachfolgenden Diskussion des Rechts der verschiedenen hier behandelten Länder. 16 Sáez, ebd., 585 17 Z.Bsp. nicht in den USA, wo nur ein Designpatent als Unterfall des Patentrechts gewährt wird. 22
U. Koschtial Die in Frage kommenden Rechtsgebiete Die in Frage kommenden Rechtsgebiete Die für den Schutz industriellen Designs in Frage kommenden Rechtsgebiete sind grundsätzlich der Musterschutz, das Urheberrecht, das Zeichenrecht, das Wettbewerbs- und das Patentrecht. Der Musterschutz war dabei ursprünglich in vielen europäischen Ländern als eigenes, wenn auch oft in Abhängigkeitsbeziehung stehendes Rechtsgebiet geschaffen worden, um das Design von Gebrauchsgegenständen zu schützen. Teilweise wurde dieser Schutz begrifflich als besonderes Urheberrecht (etwa in Deutschland) und teilweise als Patent für Muster bezeichnet (so etwa im bisherigen italienischen Recht). Inhaltlich grundsätzlich entsprechend wurde als echter Unterfall des Patentrechts in den USA das Designpatent geschaffen, welches in seiner konkreten Ausgestaltung ebenfalls nichts anderes ist als ein dem Patentrecht angenähertes Musterrecht. Allen diesen Formen des Geschmacksmusterschutzes ist gemein, dass Schutzgegenstand ausdrücklich die Form industrieller Gegenstände ist. Ob jedoch die Ästhetik eines Designs im Sinne der geistigen Schöpfung, sein technischer Fortschritt oder aber der im Licht des Marktes erhebliche Unterschied zu anderen Gestaltungen schützenswerter Gehalt des Designs ist, ist bzw. war bisher in den einzelnen Staaten noch nicht vollends geklärt. Erst das neue europäische Geschmacksmusterrecht hat in jüngster Zeit für eine Klärung zumindest im Bereich der mitgliedsstaatlichen Rechte gesorgt. Da das Urheberrecht dazu geschaffen wurde, schöpferische Leistungen und gestalterische Innovationen zu fördern und zu entlohnen und auch ein Design einen schöpferischen Aspekt beinhaltet, kann für den Schutz des Designs auch der Schutz des Urheberrechts in Frage kommen. Das Design eines industriellen Gegenstandes kann an sich wie auch jedes andere Werk den individuellen Ausdruck seines Schöpfers verkörpern. Umstritten ist dabei jedoch gemeinhin im Recht der einzelnen Staaten, wieviel schöpferische Leistung und Kreativität einem Werk angewandter Kunst eigen sein muss, um ihm den Schutz des Urheberrechts zu gewähren. Die Positionen rangieren dabei von geringfügigsten Anforderungen in den USA bis hin zur Schaffung einer fast unüberwindbaren Schwelle, wie in der bisherigen Entwicklung des Rechts in Deutschland und Italien zu beobachten. Hinzu kommt das Problem der Funktionalität des Werkes, welches je nach Land mehr oder minder bei der Bewertung der Schutzgewährung Beachtung findet sowie die Ressentiments, die in der praktischen Anwendung der industriellen Zweckbestimmung des Designs im Gegensatz zur 23
Die in Frage kommenden Rechtsgebiete U. Koschtial zwecklosen bildenden Kunst entgegengebracht werden und das industrielle Design in das Licht des Materiellen und schöpferisch Nachrangigen, das heißt weniger Schützenswerten rückt. Eine wichtige Frage, deren Beantwortung das neue europäische Recht näher gekommen ist, ist in diesem Zusammenhang zudem, ob und wenn ja in welchem Falle eine Kumulation des urheberrechtlichen Schutzes mit dem geschmacksmusterrechtlichen Schutz möglich ist 18. Das Zeichenrecht existiert in allen nachfolgend diskutierten Staaten zum Schutz der Unterscheidungskraft von Zeichen. Da nach allgemeiner Auffassung das Design eine solche Unterscheidungsfunktion wahrnehmen kann, kann es auch unter den Schutz des Zeichenrechts fallen. Aus der Sicht des Verbrauchers kann der Umstand, dass Produkte nicht nur durch ihre Art, sondern auch noch durch ein darüber hinausgehendes Zeichen unterschieden werden können, erhebliche Vorteile bringen. Das Aufbringen eines Zeichens erlaubt im Regelfall eine erhebliche Reduktion des Aufwandes, der zur Unterscheidung, Auffindung und Identifizierung bestimmter Güter benötigt wird. Da auch ein Design ein Produkt vom anderen unterscheiden kann, kann ihm durch die Ausbildung von Konsumentenpräferenzen ein erheblicher, markenrechtlich schützenswerter wirtschaftlicher Wert zukommen. Zusätzlich dazu ist diese Auswahlpräferenz auch eine Motivation für den Hersteller, die Qualität seiner Produkte zu verbessern und damit die Wirkung seines Zeichens als Qualitätsassoziation zu erhöhen. Problematisch ist beim markenrechtlichen Schutz des Designs jedoch die Frage, ob die Form eines Produktes welches denknotwendigerweise so gut wie nie formlos sein kann tatsächlich ursprünglich als identifizierendes Zeichen wahrgenommen werden kann oder erst wenn überhaupt- eine Verkehrsdurchsetzung erfolgen muss. Zudem besteht das Problem, dass das Markenrecht an sich keine wettbewerblich notwendige Form monopolisieren soll und aus diesem Grunde nicht jede Form unter den Schutz des Markenrechts fallen kann. Es werden daher Ausnahmen vom Schutz gemacht, welche für andere Zeichenformen nicht eingreifen. Generell ist Markenschutz jedoch möglich. Das im Weiteren für einen Schutz industriellen Designs in Frage kommende Wettbewerbsrecht ist grundsätzlich trotz der engen Beziehung zum Markenrecht 18 Die praktische Bedeutung diesbezüglicher Diskriminierungspotentiale war bis vor kurzem insbesondere vor dem Hintergrund des Art. 2 Abs. 7 RBÜ offensichtlich. Nach diesem kann für Werke, die im Ursprungsland lediglich als Muster und Modelle geschützt werden, in einem anderen Verbandsland, das an sich die Kumulation mit einem urheberrechtlichen Schutz gestattet, nur der besondere Schutz beansprucht werden, den dieses andere Verbandsland Mustern und Modellen gewährt, nicht dagegen der vorteilhafte urheberrechtliche Schutz - vgl. Pilla, a.a.o., 35. 24
U. Koschtial Die in Frage kommenden Rechtsgebiete in allen Staaten nachrangig zu anderen gewährten Schutzrechten. Trotzdem wird jedoch zum großen Teil ein nunmehr durch die Schaffung des nichteingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters weniger wichtig gewordener - potenzieller Schutz für Design gewährt 19. Es wird hier allerdings auf seine Darstellung verzichtet werden, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen. Auch das Patentrecht in seiner eigentlichen Ausprägung (im Gegensatz zum nominell dem Patentrecht zugeordneten Designpatent in den USA) und das Gebrauchsmusterrecht kommen für den Schutz von Design in Betracht. Dazu ist allerdings ein echter technischer erfinderischer Fortschritt von Nöten, der hypothetisch einem Design eigen sein kann. Diese beiden Rechtsgebiete sind auf Grund des herrschenden patentrechtlichen Ansatzes vorrangig in den USA relevant, so dass wegen der geringeren Relevanz in Europa 20 auf die breitere Darstellung des europäischen Patent- und Gebrauchsmusterrechts in dieser Arbeit verzichtet werden soll und allein eine Diskussion der Konkurrenzverhältnisse erfolgen wird. 19 In allen EU-Mitgliedsstaaten außer GB und Irland, wo es kein Recht des unlauteren Wettbewerbs gibt (allerdings jedoch in GB ein nichteingetragenes Geschmacksmusterrecht), wird ein Schutz eines Designs gegen unlauteren Wettbewerb auf nationaler Ebene gewährt. Die Regeln des unlauteren Wettbewerbs verlangen dabei stets neben einer tatsächlichen verwerflichen Handlung ein subjektives Schuldelement auf der Seite des Verletzers (Durie European Community Design Law in Industrial Design Rights, an international perspective, Gray/ Bouzalas (Hrsg.), Kluwer Law und Int. Bar Assoc. series 2001, S. 83). Auf europäischer Ebene gibt es derzeit noch kein Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Zur Teilharmonisierung hat der Rat der EG zwar Richtlinien zur Angleichung erlassen (84/450/EWG vom 10.09.1984 und RL 97/55/EG). Insoweit wie der Rechtsbereich jedoch damit nicht vom EG-Recht geregelt wurde, bleibt das nationale Recht maßgebend. Anzumerken ist, dass durch die neue europäische Gesetzgebung bezüglich des nicht eingetragenen Geschmacksmusterrechts ein Rückgriff auf die Grundsätze der sklavischen Nachahmung weitgehend überflüssig wird (Kur, Die Zukunft des Designschutzes in Europa Musterrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, GRUR Int 1998, 353, 359). Es stellt sich mithin die Frage, inwieweit eine Angleichung des europäischen Wettbewerbsrechts zumindest in Bezug auf Design überhaupt nötig ist, da der betreffende rechtliche Gehalt bereits über das nicht eingetragene Geschmacksmusterrecht abgedeckt ist. 20 Bisher besteht noch kein echtes gemeinschaftsweites Patentrecht, welches industrielles Design schützen könnte. Es gelten innerhalb der Gemeinschaft daher lediglich die nationalen Rechte und mehrere int. und europ. Abkommen (PVÜ, PCT und EPÜ). Ein gemeinschaftsweites europäisches Schutzrecht, wie es durch das Gemeinschaftsmarken- und das Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht geschaffen wurde, wird damit jedoch nicht gewährt, obwohl dies bereits seit 1975 geplant und diskutiert wurde. Nunmehr wird allerdings verstärkt vom europäischen Gesetzgeber angestrebt, ein Gemeinschaftspatentrecht gleich der Gemeinschaftsmarke zu schaffen, um die Forschung auf europäischer Ebene anzukurbeln (vgl. Member States fail to resolve differences on EU-wide patent, WIPR 2001, Heft 15, Nr. 7, S. 6 f.). 25
Die in Frage kommenden Rechtsgebiete U. Koschtial Im Nachfolgenden werden die einzelnen untersuchten Rechtsgebiete je nach Land auf die Einordnung des Designschutzes in das Spektrum der Rechtsgebiete hin geprüft werden, wobei in der Behandlung der Probleme und Details der einzelnen Rechtsgebiete das Verständnis und die Systematik des jeweiligen Landes eingehalten und lediglich terminologisch zum größten Teil eine Anpassung an das deutsche Recht vorgenommen werden wird. Damit soll das herrschende Grundverständnis und die methodische Einordnung des Designs in die Rechtsgebiete je nach Land verdeutlicht und nachvollziehbar gemacht werden, was bei einer systematischen Ordnung nach dem Vorbild des deutschen Rechts nicht möglich wäre. 26
U. Koschtial I. DER DESIGNSCHUTZ IN DEN USA I. DER DESIGNSCHUTZ IN DEN USA Die USA sind eines der großen designexportierenden Industrieländer, der Schutz von Design erlangte daher im Laufe der Zeit eine erhebliche Bedeutung. Fast 150 Jahre lang war das Designpatent dabei in den USA die vorrangige Schutzform gegen das unberechtigte Kopieren industrieller Formgestaltungen 21. Es ist auch heute noch die häufigste Schutzform für Design in den USA und in etwa mit dem europäischen Geschmacksmuster vergleichbar. Oft gewährleistet es allerdings nicht den kommerziell sinnvollsten Schutz 22. Über Jahrzehnte wurden daher Versuche unternommen und Gesetzentwürfe eingebracht 23, um einen besseren gesetzlichen Schutz für Design 24 vor allem auch über das Urheber- oder Markenrecht zu erreichen. Bis jetzt hat sich aber auf der Ebene der Gesetzgebung trotz der Versuche der Kodifizierung 25 kaum etwas getan und die Einordnung des Designs in das bestehende Marken- und Urheberrecht blieb zum größten Teil dem Fallrecht der Gerichte überlassen. Dieses ist allerdings in den letzten Jahren in Anerkennung der Notwendigkeiten des Marktes heftig in Bewegung geraten. Die amerikanische Wirtschaft schenkt dem industriellen Design von Produkten eine wachsende Aufmerksamkeit und hat seit Langem erkannt, dass das Design ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Waren ist 26. Die stetige Ausweitung des Urheber- und 21 S. 35 U.S.C. 171-173 (1982). Das erste Patentgesetz der USA wurde im Jahre 1842 erlassen. S. Patent Act of 1842, ch. 263, 5 Stat. 543. 22 Dratler, Trademark Protection for industrial designs, U. Illinois Law Review 1988, 887. 23 So wurden z. Bsp. die folgenden vier Gesetze im Kongress eingebracht: In den hundertsten Kongress S. 791 (DeConcini), H.R. 1179 (Moorhead) und H.R. 379 (Moorhead). Eine Anhörung wurde im Unterkommittee durchgeführt, s. Hearings on S. 791 Before the Subcomm. on Patents, Copyright and Trademarks of the Senate Comm. on the Judiciary, 100th Cong 1st Sess. (1987) und in den 101. Kongress H.R. 902 (Moorhead) (identisch mit dem vorherigen Vorschlag H.R. 1179 außer, dass dieser auch Schriftarten schützen wollte). S. 135 Cong. Rec. E337 (Tagesausgabe7.2. 1989). 24 Amerikanische Gerichte benutzen ohne Unterscheidung zwischen den Begriffen sowohl die Worte "product configuration," "product appearance," "product design," als auch "product feature", um das dreidimensionale Äußere eines Gegenstandes zu beschreiben. Die Übersetzung der Begriffe wird daher frei austauschbar erfolgen. 25 Die bereits formulierte Gesetzesfassung einer Design bill scheiterte -S. 22, 94th Cong., 1st. Sess. (1975), vgl. hierzu Ackermann, Protection of the Design of useful articles: current inadequacies and proposed solutions, Hofstra Law Review 11, 1043. 26 Vgl. Nussbaum, Smart Design -- Quality is the New Style, Business Week, 11.04.1988, S. 102, 102-08; Forsaking the Black Box: Designers Wrap Products in Visual Metaphors, Wall 27
I. DER DESIGNSCHUTZ IN DEN USA U. Koschtial Markenrechts durch die amerikanischen Gerichte hat daher auch den Bereich des Designschutzes erheblich erweitert. Ob und wie sich dieser Trend auch in der Zukunft fortsetzen wird, ist aber derzeit noch nicht gesichert. Die einzelnen Rechtsgebiete des Patent-, Marken und Urheberrechts, welche für den Schutz von Design in Frage kommen, werden dabei nach den Schutzrichtungen in den USA teilweise in Abweichung, teilweise ähnlich dem europäischen Recht wie folgt unterschieden: Das Patentrecht schützt mittels technischen Nutzpatenten die Neuheit und O- riginalität von funktionalen Erfindungen und mittels geschmacksmusterähnlichen Designpatenten die Neuheit, Ästhetik und Originalität von nicht-funktionalen Produktgestaltungen. In beiden Fällen muss mit der Schaffung des Schutzgegenstandes ein erfinderischer Fortschritt erfolgt sein. Das Urheberrecht schützt hingegen nur den Ausdruck der künstlerischen Inspiration, aus diesem Grunde sind auch Fakten und Ideen nicht geschützt und ein Ausdruck des Urhebers auch nur dann, wenn er von Fakten und Ideen trennbar ist. Kommt es zur untrennbaren Vermischung des Ausdrucks mit Ideen, Methoden oder Fakten, so ist der Ausdruck des Urhebers nicht mehr geschützt. Das landesrechtliche Wettbewerbsrecht der einzelnen Bundesländer hat so gut wie keine Bedeutung für den Schutz des Designs, da es bundesstaatlichem Recht subsidiär ist. Das bundesrechtliche Markenrecht jedoch, welches einen Teil des generelleren Rechts des unlauteren Wettbewerbs darstellt, schützt bei Erfüllung der Voraussetzungen auch Design. Es hat nicht den Ausdruck, sondern die Assoziation eines Namens oder Zeichens mit der Reputation und dem erworbenen Vertrauen einer Firma oder einer Person als Schutzgegenstand. Die das Design betreffende Unterabteilung des Markenrechts ist das durch Fallrecht ihm eingeordnete Recht des Schutzes von Produktausstattungen 27. St. Journal, 26.03.1987, S. 39, Spalte 4; Wall St. Journal, 23.02. 1987, S. 27, Sp. 4. Eine Umfrage unter älteren Geschäftsleuten zeigte die Übereinstimmung in dem Punkt, dass 60 % des Verkaufserfolgs dem Design geschuldet waren, 23 % wollten sogar 80 % des Erfolges beim Design festmachen, Hearings on S. 791 Before the Subcomm. on Patents, Copyright and Trademarks of the Senate Comm. on the Judiciary, 100th Cong 1st Sess. (1987) auf S. 32, 36 (Zeugnis und Erklärung von Cooper C. Woodring, President, Better Mousetraps, Inc., Plandome, N.Y. and Chairman of the Board, Industrial Designers Society of America). 27 Bevor der Schutz des Designs in seinen Details und in den einzelnen Rechtsgebieten dargestellt werden soll, sei noch ein Wort zu der nachfolgenden Diskussion der Rechtslage in den USA und den erwähnten Quellen gesagt. Das Fallrecht (common law) in den USA bringt es mit sich, dass als Rechtsquelle zwar durchaus Gesetze wie etwa das Urheberrechtsgesetz oder im Mar- 28
U. Koschtial I. DER DESIGNSCHUTZ IN DEN USA A. Patentrecht A.A. Geschmacksmusterrecht - Das Designpatent In den USA kann ein Design mittels Registrierung patentrechtlich durch ein sogenanntes Designpatent geschützt werden. Bei dem Designpatent handelt es sich um die einfachste und häufigste Art der Schutzerlangung für ein Design in den USA. Es wird dann gewährt, wenn es sich bei dem Design um ein neues, originales, nichtoffensichtliches und ornamentales Design handelt 28. Ein Designpatent unterscheidet sich darin von dem ebenfalls zur Verfügung stehenden technischen Nutz patent (utility patent), dass das Nutzpatent die Art und Weise schützt, wie ein Produkt funktioniert und unserem Patent gleichkommt 29, während ein Designpatent das Aussehen eines Werkes schützt und in seiner Bedeutung und seinem Gehalt dem europäischen Geschmacksmuster entspricht 30. Zweck der Schaffung und Gewährung des Designpatents durch den amerikanischen Gesetzgeber ist dabei, das dekorative, also ästhetisch-schöpferische Schaffen zu fördern und damit die Schönheit und Verkäuflichkeit von Industrieprodukten zu steigern 31. Das Nutz- und das Designpatent gewähren rechtlich unabhängig voneinander Schutz; da es jedoch oft nicht leicht ist, Nutzen und Aussehen eines Gegenstandes zu trennen und der einen oder anderen Schutzform zuzuordnen und ein kenrecht der Lanham Act zur Verfügung stehen, deren Auslegung sowie die Rechtsfortbildung aber bindend durch Fälle erfolgt. Dabei gilt die stare decisis Regel, d. h., was ein höheres Gericht entschieden hat, bindet auch die niedrigeren (allerdings nicht, wenn der Unterschied Bundes- und Landesgericht besteht). Dies und die sehr restriktive, mehr oder weniger nur nach dem Wortlaut erfolgende Auslegung der Gesetze hat zur Folge, dass das Recht in den USA zu einem großen Teil durch Richterrecht geschaffen wird. Die Diskussion in der Wissenschaft tritt dabei im Vergleich mit Europa verhältnismäßig in den Hintergrund. Im Folgenden wird daher zwar immer wieder auf die Gesetzeslage verwiesen, gleichzeitig werden jedoch auch eine Vielzahl von Fällen als Quelle des geltenden Rechts und als Meinungsquelle im Streit der Auffassungen diskutiert werden. 28 Chisum on Patents, Stand 22.05.2002, Matthew Bender Band 1, Kapitel 1, Eligible Subject Matter, 1.04 Design Patents 29 35 U.S.C. 101 30 35 U.S.C. 171 31 Robert W. Brown & Co. v. De Bell, 243 F.2d 200, 113 USPQ 172 (9th Cir. 1957). Vgl. hierzu Ackermann, Protection of the Design of useful articles: current inadequacies and proposed solutions, Hofstra Law Review 11, 1043, 1044. 29
I. DER DESIGNSCHUTZ IN DEN USA U. Koschtial Werk oft eine Mischung aus Funktion und Gestaltung ist, können ein Designpatent und ein Nutzpatent gleichzeitig für ein und denselben Gegenstand erlangt werden, soweit die Schöpfung sowohl in der Funktion als auch dem Erscheinungsbild des Werkes liegt 32. Außerdem kann neben dem Designpatent für den gleichen Gegenstand auch zusätzlich überlappend urheberrechtlicher und markenrechtlicher Schutz gewährt werden 33. Das Erscheinungsbild, welches vom Designpatent, also dem amerikanischen Geschmacksmuster, geschützt werden kann, umfasst sowohl die Form des Werkes selbst als auch seine Oberfläche 34. Damit ein dem Designpatent zugängliches Werk vorliegt, muss es sich um ein Manufakturprodukt handeln, welches eine die Sinne des Betrachters ansprechende ästhetische Erscheinung hat und nicht lediglich von der Funktion vorgeschrieben ist 35. Um den Schutz des Designpatents zu erlangen, muss ein Design im Weiteren neu und im patentrechtlichen Sinne nicht offensichtlich sein. Dabei wird ein Designpatent dann verletzt, wenn das zweite Werk dem patentierten so sehr ähnelt, dass es den Durchschnittsbetrachter, welcher soviel Sorgfalt verwendet, wie es ein normaler Käufer tut, täuscht 36. 1. Die Entwicklung des Designpatents Das dem Geschmacksmusterrecht entsprechende amerikanische Designpatentrecht, in welchem sich auch Aspekte des Gebrauchsmusterschutzes im deutschen Sinne vereinigen, entwickelte sich im Gegensatz zum deutschen Recht, wo es dem Urheberrecht näher steht, als echter Teil des Patentrechts, nachdem die Notwendigkeit erkannt worden war, die Lücke zwischen dem urheberrechtlichen Schutz für Urheber und dem technischem Patentschutz für Erfinder zu schließen. 32 Vgl. U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure 1502.01 (7. Aufl. Juli 1998). 33 Chisum on Patents, Stand 22.05.2002, Matthew Bender Band 1, Kapitel 1, Eligible Subject Matter, 1.04 Design Patents; vgl. dazu auch unten. 34 Arner v. Sharper Image Corp., 39 USPQ2d 1282, 1291 (C.D. Calif. 1995). 35 To qualify for protection, a design must present an aesthetically pleasing appearance that is not dictated by function alone, and must satisfy the other criteria of patentability. aus Bonito Boats Inc. v. Thunder Craft Boats Inc., 489 U.S. 141, 148, 9 USPQ2d 1847, 1851 (1989). 36 Chisum on Patents, Stand 22.05.2002, Matthew Bender Band 1, Kapitel 1, Eligible Subject Matter, 1.04 Design Patents. 30
U. Koschtial I. DER DESIGNSCHUTZ IN DEN USA Die amerikanische Patentkommission empfahl diesbezüglich erstmals im Jahr 1841, dass der Patentrechtsschutz auch auf neue und originale Designs für Produkte ausgedehnt werden solle 37. 1842 kam es daher zum Erlass des ersten Geschmacksmustergesetzes, des Design Patent Act, in den USA 38. Schutzobjekt dieses Gesetzes war jedes neue und originale Design, wobei eine ganze Reihe von Möglichkeiten für einen potenziellen Verkörperungsgegenstand und dessen Materialien aufgezählt wurden und sowohl zwei- wie auch dreidimensionale Gestaltungen in den Schutz eingeschlossen wurden. 39 Dabei wurde teilweise bei der Aufzählung der einzelnen Schutzgegenstände darauf abgestellt, ob das Design neu und nützlich sei. Ausgehend von dem teilweise dem Wortlaut des Gesetzes zu entnehmenden Ansatz kam es daher bald bei den Gerichten zum Disput darüber, ob ein Design generell nützlich sein müsse oder nicht, um vom Designpatentrecht geschützt werden zu können 40. Im Jahr 1902 wurde der Design Patent Act daher den Schutzbereich betreffend abgeändert 41 und dieser nunmehr so definiert, dass jedes neue, originale und ornamentale Design geschützt ist, das heißt, dass von da an nicht mehr spezifische Schutzsubjekte genannt wurden und das Gesetz unter Verzicht auf den Nützlichkeitsansatz den Begriff ornamental enthält. Der Gesetzgeber gab damit der Auffassung statt, dass es bei Designpatenten im Gegensatz zu technischen Patenten nicht auf die Nützlichkeit, sondern vor allem auf das ästhetische Erscheinungsbild ankommt und darauf, ob ein Design ornamental ist. 37 Vgl. dazu umfassend Redmond, Industrial Designs in High Technology--Legal Protection Considerations, 1980 Patent Law Annual 79, 85-87 (1980); Ringer/Mott, Design Patents, The Encyclopedia of Patent Practice & Invention Management, S. 198 (Calvert Ausgabe 1964); Hudson, ''A Brief History of the Development of Design Patent Protection in the United States,'' J. Pat. Off. Society 30, 380 (1948). 38 Gesetz vom 29. August 1842, ch. 263, 2, 5 Stat. 543. 39 ''any new and original design for a manufacture, whether of metal or other material or materials, or any new and original design for the printing of woolen, silk, cotton, or other fabrics, or any new and original design for a bust, statue, or bas-relief or composition in alto or basso relievo, or any new original impression or ornament to be placed on any article of manufacture, the same being formed in marble or other material, or any new and useful pattern, or print, or picture, to be either worked into or worked on, or printed or painted or cast or otherwise fixed on, any article of manufacture, or any new and original shape or configuration of any article of manufacture.'' 40 Vgl. etwa Lehnbeuter v. Arnold Holthaus, 105 U.S. 94 (1882); Smith v. Whitman, 148 U.S. 674 (1893). 41 Gesetz vom 9. Mai 1902, ch. 783, 32 Stat. 193. 31
I. DER DESIGNSCHUTZ IN DEN USA U. Koschtial Im Patent Act von 1952 wurden dann die Regulierungen des Design Patent Act ohne materielle Änderungen in die 171, 172, 173, und 289 übernommen 42. Soweit anwendbar sind die Regelungen des technischen Patents damit auch für das Designpatent gültig. 2. Schutzbereich Auch das gegenwärtig gültige amerikanische Recht knüpft an den Begriff des neuen, originalen und ornamentalen Designs an. Es spricht dabei bei der Beurteilung der Gewährung des Schutzes von Patentierbarkeit, da das Designpatent nur als echte Sonderform des Patents und nicht als eigenständiges Geschmacksmuster betrachtet wird. Nach amerikanischem Recht ist ein Design, welches in der Form eines Gegenstandes oder in seiner Oberflächengestaltung besteht, dann patentierbar, wenn es die Voraussetzungen der Neuheit, der Originalität und der Nichtoffensichtlichkeit erfüllt und zudem ornamental ist 43. Es muss hingegen nicht nützlich sein und ist sogar vom Schutzbereich ausgeschlossen, wenn es allein von Funktionalitätserwägungen bestimmt ist. Die allgemein in der amerikanischen Rechtswissenschaft verwandte und übliche Definition für Design als solches ist dabei die, welche von der Patent- und Markenbehörde verwandt wird. Danach ist Gegenstand des Designpatents ein Design, das heißt die visuellen Züge, welche in oder auf einem Gegenstand verkörpert werden, nicht jedoch der Gegenstand selbst 44. a. Verkörperung in einem Werk Damit überhaupt ein für ein Schutzrecht in Frage kommendes Produkt gegeben ist, muss ein reproduzierbares Design vorliegen, welches in oder auf einem Werk verkörpert ist. Da sich ein Design als Erscheinungsbild manifestiert, kann sich das Schutzrecht auf das Äußere, die Form, die Oberfläche eines Gegenstan- 42 35 U.S.C. 171, 172, 173, 289. 43 Vgl. dazu das U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure 1504 (7. Aufl. Juli 1998) - In design patent applications, ornamentality, novelty and unobviousness are necessary prerequisites to the grant of a patent. 44 Ex parte Cady, 1916 C.D. 62, 232 O.G. 621 (Comm'r Pat. 1916). [35 U.S.C.] 171 bezieht sich nicht auf ein Design eines Gegenstandes sondern auf ein Design für einen Gegenstand, inklusive ornamentaler Designs aller Art, d.h. sowohl Oberflächenornamenten als auch der Form des Gegenstandes.Vgl. insoweit Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980). 32
U. Koschtial I. DER DESIGNSCHUTZ IN DEN USA des oder eine Kombination daraus beziehen. Das Design kann jedoch nicht als reine Gestaltungsidee abgetrennt von dem Gegenstand geschützt werden, in dem es verkörpert ist, da es nur in einer konkreten, nachbildbaren Erscheinungsform existieren kann, nicht jedoch das Zufallsergebnis einer Methode sein darf 45. Diese Voraussetzung der Konkretheit und der Reproduzierbarkeit wirkt sich auf die Schutzgewährung zweifach aus. So sind durch eine reine Produktionsmethode, nicht jedoch durch einen menschlichen Schöpfungs- oder Auswahlprozess zufällig erzeugte Muster, etwa auf Tapeten oder Stoffen, nicht schutzfähig 46. Zum anderen treten Schwierigkeiten bezüglich der Schutzfähigkeit von Designs mit beweglichen Teilen auf. Diese wurden anfänglich als gar nicht schutzfähig erachtet, weil nicht bestimmbar sei, was, das heißt, welche der Anordnungen der Teile, Objekt des Schutzes sein solle 47. Heutzutage wird nur noch verlangt, dass der Antragsteller eine bestimmtes, festgelegtes Arrangement des Designs als das zu patentierende Objekt vorlegt 48. b. Die menschliche Erschaffung Ein Design ist im Weiteren in den USA nur dann mittels eines Designpatents patentierbar, wenn es in einem article of manufacture, also einem Manufakturgegenstand verkörpert ist 49. Was unter einem solchen Gegenstand der Manufaktur zu verstehen ist, wird jedoch sehr weit gefasst. Manufaktur ist alles, was von Menschen aus Rohmaterialien geschaffen wurde, ob von Hand oder mittels einer Maschine. So sind Maschinen und Werkzeuge genauso eingeschlossen 50 wie das, was man wirklich als handgemacht betrachten würde. Auch das Design 45 U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure 1502 (7. Aufl. Juli 1998); vgl. auch Kim Craftsmen, Ltd. v. Astra Prod., Inc., 212 USPQ 268 (D. N.J. 1980). 46 Harmon Paper Co. v. Prager, 287 F. 841, 843 (2d Cir. 1923); Harmon Paper Co. v. Kimberly Clark Co., 289 F. 501 (E.D. Wis. 1922). Vgl. auch Waldman v. Swanfeldt, 66 F.2d 294, 18 USPQ 183 (9th Cir. 1933), Shetterly, 48 F.2d 421, 422, 9 USPQ 60 (CCPA 1931) Milchglas betreffend; Stirling, 47 F.2d 809, 8 USPQ 427 (CCPA 1931); Cf. Levi Strauss & Co. v. Golden Trade, S.r.L., 1995 WL 710822 9 (S.D. N.Y 1995). 47 S. z.bsp. Ex parte Adams, 1898 Comm'n Dec. 115 (Comm'r Pat. 1898) wo die Meinung vertreten wird, dass dann, wenn die Teile beweglich sind, viele Designs und nicht eins vorliegen. 48 S. z. Bsp. Koehring, 37 F.2d 421, 424, 4 USPQ 169 (CCPA 1930); Chandler Adjustable Chair & Desk Co. v. Heywood Bros. & Wakefield Co., 91 F. 163 (D. Mass. 1898); Cf. New York Belting & Packing Co. v. New Jersey Car Spring & Rubber Co., 137 U.S. 445 (1890). 49 35 U.S.C. 171. 50 Koehring, 37 F.2d 421, 4 USPQ 169 (CCPA 1939). 33