IPunkt IP auf den Punkt gebracht. Februar 2009

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1 IPunkt IP auf den Punkt gebracht Februar 2009

2 Der Lovells IPunkt informiert in kompakter Form über Trends und aktuelle Ereignisse in allen Bereichen des Geistigen Eigentums und Gewerblichen Rechtsschutzes. Wenn Sie nähere Informationen zu den behandelten Themen benötigen, können Sie sich jederzeit gerne an einen der folgenden Ansprechpartner wenden: Düsseldorf Dr. Andreas von Falck Frankfurt Dr. Thomas Ubber Hamburg Andreas Bothe München Dr. Matthias Koch Der IPunkt ist auch als -Newsletter erhältlich. Falls Sie den IPunkt nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte mit. Dieser Newsletter ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Für Ihre konkreten Fälle dürfen Sie sich nicht auf die hier enthaltenen Angaben verlassen, da wir insoweit keine Haftung übernehmen.

3 Inhalt Markenrecht Hohe Hürden für Schutz bekannter Marken vor Verwässerung - Zum INTEL-Urteil des EuGH 2 Da hilft auch kein Zaubertrank - Keine Chance für OBELIX gegen MOBILIX 4 Becker v. Barbara Becker - oder: was würde Boris sagen? 6 Kostenlose Beigabe reicht für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke nicht aus - EuGH-Urteil "Silberquelle" 8 Geschmacksmusterrecht Noch einmal Gebäckpresse - BGH zum nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster 10 Wettbewerbsrecht Die wichtigsten Neuerungen durch die UWG-Reform 12 Urheberrecht Gewerbliches Ausmaß - Der urheberrechtliche Anspruch aus Drittauskunft 14 Ring, Ring, wenn die Kasse zweimal klingelt - das Klingelton-Urteil des BGH 16 Metall auf Metall - BGH stärkt den Schutz der Tonträgerhersteller 18

4 2 IPunkt Februar 2009 Markenrecht Hohe Hürden für Schutz bekannter Marken vor Verwässerung - Zum INTEL-Urteil des EuGH Am 27. November 2008 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) auf Vorlage des englischen Court of Appeal erneut Gelegenheit, zum Schutz bekannter Marken vor Verwässerung und Rufausbeutung Stellung zu nehmen (Intel Corporation Inc. gegen CPM United Kingdom - Az.: C-252/07). Er hat diese genutzt, höhere Anforderungen an den Nachweis der Verwässerung zu stellen. Danach müssen Inhaber bekannter Marken nachweisen, dass die Benutzung der (vermeintlich) verletzenden jüngeren Marke zu einer Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens der Verbraucher führt, oder dies ernsthaft zu befürchten ist. Dies klingt nach einer schwer zu überwindenden Hürde. Tatsächlich dürfte sich allerdings für Inhaber bekannter Marken jedenfalls zunächst weniger ändern, als es scheint. Effektiver Schutz bekannter Marken erfolgt nämlich bereits jetzt überwiegend auf der Basis unlauterer Rufausbeutung, nicht Verwässerung. Rufausbeutung jedoch erfordert keine Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens bei Verbrauchern. Eingetragene bekannte Marken sind nach europäischem Markenrecht nicht nur gegen Verwechslungsgefahr, sondern auch gegen Verwässerung, Rufausbeutung und Rufschädigung geschützt. Seit der "adidas/fitnessworld" - Entscheidung des EuGH (Urteil vom 23. Oktober Az.: C-408/01) steht fest, dass die spezifischen Beeinträchtigungen der bekannten Marke dadurch entstehen, dass der angesprochene Verbraucher die jüngere mit der älteren bekannten Marke in Verbindung bringt. Einer Verwechslung bedarf es nicht. Hierzu hat der EuGH hat jetzt klar gestellt, dass eine entsprechende Verbindung dann hergestellt wird, wenn die jüngere Marke die ältere in Erinnerung ruft. Diese Feststellung mutet tautologisch an, ist aber aus Sicht der englischen Richter von Bedeutung, weil dort argumentiert wurde, "in Erinnerung rufen" sei weniger als das "Herstellen einer Verbindung". Weiter wollte das vorlegende Gericht wissen, ob es für die Annahme der spezifischen Beeinträchtigung und insbesondere der Verwässerungsgefahr ausreiche, wenn die ältere Marke "sehr bekannt" und "einmalig" ("unique") sei in dem Sinne, dass sie von niemandem sonst als Marke benutzt wird. Beides war im Ausgangsfall als für die Marke Intel nachgewiesen anerkannt. Die jüngere Marke war INTELMARK für Marketing-Dienstleistungen. Das englische Gericht erkannte an, zweifelte aber aufgrund der Unterschiede zwischen den Waren und Dienstleistungen weiterhin an der Verwässerungsgefahr. Die Verwässerung einer bekannten Marke ergibt sich daraus, dass ihre Eignung, beim Verbraucher eine sofortige und eindeutige Zuordnung herbeizuführen - sozusagen einen "Aha- Effekt" zu erzeugen, verringert wird. Dementsprechend wurden vor der Europäisierung des Markenrechts beispielsweise in Deutschland berühmte Marken generell gegen Verwendung für andere Produkte geschützt. Ein entsprechender automatischer Schluss von hoher Bekanntheit auf Verwässerung war aber unter der Geltung des europäischen Markenrechts von jeher abgelehnt worden (so bereits das Europäische Harmonisierungsamt für Marken und Geschmacksmuster (HABM) in der "DUPLO"-Entscheidung vom 31. Mai Az.: ). Nach Auffassung des HABM muss der Inhaber auch einer sehr bekannten Marke konkret nachweisen, inwieweit die jüngere Marke geeignet ist, ihre Unterscheidungskraft aufzuweichen oder ihren Ruf auszubeuten oder zu beschädigen. Das Gericht erster Instanz hat das HABM insoweit stets bestätigt und gefordert, dass der Inhaber der bekannten Marke zumindest "Gesichtspunkte anführe", aus denen "dem ersten Anschein nach" auf eine künftige und nicht nur hypothetische Gefahr der Ausbeutung oder Schädigung geschlossen werden könne (so zuletzt in "MINERAL SPA", Urteil vom 19. Juni Az.: T-93/06, Rn. 40). Das entspricht der Glaubhaftmachung. Insoweit hat jetzt der EuGH die Latte noch etwas höher gelegt. Zunächst spricht er nicht von Glaubhaftmachung, sondern von dem Nachweis einer "tatsächlichen und ernsthaften Beeinträchtigung" der Marke oder einer ernsthaften Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung. Dies wird sowohl auf die Rufausbeutung als auch auf die Verwässerung bezogen. In Anbetracht der bereits jetzt bestehenden Schwierigkeiten, eine künftige Gefahr darzutun, insbesondere in Widerspruchssituationen, in denen die jüngere Marke noch gar nicht benutzt wird, ist allerdings nicht zu erwarten, dass das Gericht erster Instanz seine Kriterien für die Annahme von Rufausbeutung ändert. Dies ist bedeutsam, weil es zwar bereits elf Entscheidungen des Gerichts erster Instanz zu diesem Themenkomplex gibt, soweit den Inhabern bekannter Marken aber bislang Recht gegeben wurde, ist dies stets nur aufgrund von Rufausbeutung erfolgt und kein einziges Mal aufgrund von Verwässerung. Dieser Trend dürfte sich weiter verfestigen. Der EuGH hat nämlich zusätzlich verlangt, dass Markeninhaber nachweisen, dass sich das wirtschaftliche Verhalten der Verbraucher zu ihren Lasten geändert hat oder die ernsthafte Gefahr besteht, dass dies geschieht. Bereits bislang reicht es nicht, abstrakt zu erklären, was es mit der Assoziationskraft und -stärke einer sehr bekannten Marke auf sich hat, ob sie einmalig ist oder nicht, und dass und inwieweit diese unweigerlich leiden wird, wenn dieselbe oder eine sehr ähnliche Marke von anderen verwendet wird. Auch generelle Nachweise zur tatsächlichen Verwässerung anderer bekannter Marken aufgrund eines vergleichbaren Sachverhalts reichen nicht aus. Wenn jetzt auch noch eine konkrete Gefahr der Änderung des wirtschaftli-

5 IPunkt Februar chen Verbraucherverhaltens dargelegt werden muss, wird der Tatbestand der Verwässerung noch weiter in den Hintergrund treten. Damit wird die Rufausbeutung ganz klar zum wichtigsten Tatbestand für den Schutz bekannter Marken. Allerdings ist es nach dem EuGH für die Verwässerung unerheblich, ob der Inhaber der jüngeren Marke einen tatsächlichen wirtschaftlichen Vorteil aus ihrer Benutzung zieht oder ziehen könnte. Es bleibt abzuwarten, ob der EuGH die nächste Gelegenheit ergreifen wird, um dies wiederum für Rufausbeutung zu verlangen. Der EuGH sucht immer nach dem spezifischen Schutzgegenstand im Markenrecht. Bei der Rufausbeutung könnte er ihn - mittels des Kriteriums des wirtschaftlichen Vorteils des Rechtsverletzers - in einer weiteren Annäherung an den unlauteren Wettbewerb finden. spannende Frage im Zusammenhang mit dem Bekanntheitsschutz, nämlich, wo eine Gemeinschaftsmarke bekannt sein muss. Hierzu sollte der EuGH noch in diesem Jahr entscheiden (Rechtssache C-301/07 - "PAGO"; siehe hierzu unseren Bericht im IPunkt September 2007). Dr. Verena von Bomhard T E verena.bomhard@lovells.com Jedenfalls ist der Bekanntheitsschutz für Marken in Europa durch die Intel- Entscheidung nicht leichter geworden. Die Entwicklung erinnert an die USA, wo der Supreme Court im Jahr 2003 entschieden hatte, dass Schutz gegen "dilution" den konkreten Nachweis einer aktuellen Beeinträchtigung voraussetze [Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003)]. In der Folge hatten Gerichte den Nachweis eines aktuellen wirtschaftlichen Schadens verlangt, was einen effektiven Verwässerungsschutz praktisch unmöglich machte. Dem hat allerdings der neue Trademark Dilution Revision Act von 2005 entgegengewirkt. Hier wurde unter anderem klargestellt, dass der Nachweis der Wahrscheinlichkeit eines künftigen Schadens ausreiche. Eine Korrektur auf EU-Ebene durch neue Gesetzgebung ist hingegen nicht zu erwarten. Andererseits dürfte sich, wie eingangs erwähnt, jedenfalls für den Tatbestand der Rufausbeutung bis auf weiteres nichts ändern. Damit richtet sich die Aufmerksamkeit wieder auf die andere

6 4 IPunkt Februar 2009 Markenrecht Da hilft auch kein Zaubertrank: Keine Chance für OBELIX gegen MOBILIX Am 18. Dezember 2008 entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) über das Rechtsmittel der Klägerin, Les Éditions René Sàrl, Herausgeberin der "Asterix und Obelix"-Comics und Inhaberin der Markenrechte an der Wortmarke OBELIX, mit Blick auf ein vorangegangenes Urteil des Europäischen Gerichts Erster Instanz (EuG). Les Éditions René Sàrl hatte zuvor versucht, vor dem Gericht Erster Instanz gegen die Eintragung der Gemeinschaftsmarke MOBILIX durch das Mobilfunkunternehmen Orange A/S vorzugehen, nachdem das Widerspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer des HABM nur in geringem Umfang erfolgreich gewesen war. Auch der Europäische Gerichtshof verwehrte OBELIX aus Verfahrensgründen den Schutz einer bekannten Marke und vermochte die Anwendung der Neutralisierungstheorie durch das EuG nicht zu beanstanden. Nach Ansicht des Gerichts könne sich der Comic-Verleger auch nicht auf eine Serienmarke mit der Endung "-ix" stützen, da er nur aus der Marke OBELIX Widerspruch erhoben habe. (Urteil des EuGH vom 18. Dezember Az.: C-16/06 P, Éditions Albert René / HABM) Der Fall Im November 1997 meldete die Orange A/S beim Europäischen Harmonisierungsamt für Marken und Geschmacksmuster (HABM) das Wortzeichen MOBILIX als Gemeinschaftsmarke für Waren und Dienstleistungen aus dem Telekommunikationsbereich in den Klassen 9, 16, 35, 37, 38 und 42 an. Auf einen Widerspruch des Comic- Herausgebers hin wies das Amt die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 35 aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit von der Marke OBELIX erfassten Waren und Dienstleistungen zurück; im Übrigen ließ es die Markenanmeldung zur Eintragung zu. Les Éditions René Sàrl beantragte daraufhin vor dem EuG die Aufhebung dieser Entscheidung. Zur Begründung führte die Klägerin an, dass das HABM weder die Verwechslungsgefahr zwischen Widerspruchs- und Anmeldemarke noch den Bekanntheitsschutz der Marke OBELIX berücksichtigt und des Weiteren gegen seine Pflicht verstoßen habe, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, indem es in seiner Entscheidung nicht von der Bekanntheit der Marke OBELIX ausgegangen sei, obwohl Orange diese nicht bestritten hatte. Das EuG verneinte jedoch ein Eintragungshindernis gegenüber der Marke MOBILIX gemäß Art. 8 Abs. 5 der Gemeinschaftsmarkenverordnung VO (EG) Nr. 40/94 (GMV) wegen gemeinschaftsweiter Bekanntheit der Widerspruchsmarke OBELIX, da die Anwendung dieser Vorschrift zu keinem Zeitpunkt vor dem Amt geltend gemacht worden sei. Auch einen Verstoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz sah das Gericht nicht als gegeben an, da der zugrundeliegende Art. 74 der GMV nicht erfordere, von der Gegenseite nicht bestrittene Umstände, in diesem Fall die erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke OBELIX, als bewiesen anzusehen. Zwar bestätigte das Gericht eine klangliche Ähnlichkeit der Marken. Diese werde jedoch dadurch neutralisiert, dass das Wort OBELIX in der Wahrnehmung des maßgeblichen Verkehrs eine eindeutige Bedeutung innehabe, nämlich sofort mit der populären Cartoon-Figur in Verbindung gebracht werde. Dem Begriff MOBILIX lasse sich demgegenüber ein Hinweis auf etwas Mobiles entnehmen. Begriffliche Verwechslungen der Marke OBELIX mit verwandten Wörtern seien beim Publikum somit sehr unwahrscheinlich. Die Unterschiede zwischen den Zeichen OBELIX und MOBILIX genügten, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Schließlich wies das Gericht auch das Argument des Comic-Herausgebers zurück, dass MOBILIX wegen der Verwendung der Endsilbe "-ix" als der Markenfamilie der Asterix-Figuren zugehörig verstanden werde, da Les Éditions René Sàrl kein Recht zur ausschließlichen Benutzung der Endung "-ix" geltend machen könne. Les Éditions René Sàrl legte gegen das Urteil Rechtsmittel zum EuGH ein und rügte unter anderem einen Verstoß des EuG gegen Gemeinschaftsverwaltungs- /-verfahrensrecht, indem dieses entgegen der Entscheidung des Amtes zum Nachteil des Comic-Herausgebers entschieden habe, dass die Zeichen OBE- LIX und MOBILIX einander nicht ähnlich seien (so genannte reformatio in peius). Zudem habe sich das EuG auch nicht auf die sogenannte "Neutralisierungstheorie" stützen dürfen, da diese nur im Stadium der endgültigen Beurteilung der Verwechslungsgefahr anwendbar sei, nicht aber, wenn die einander gegenüberstehenden Marken visuell und/oder klanglich ähnlich seien. Schließlich rügte Les Éditions René Sàrl, dass das EuG im Rahmen der Verwechslungsgefahr nicht das Bestehen einer Markenfamilie mit der Endung "-ix" berücksichtigt habe. Die Entscheidung Der EuGH wies die Rechtsmittelgründe in vollem Umfang zurück. Zum Vorwurf einer reformatio in peius führte er aus, dass das EuG aufgrund der Wechselbeziehungen bei der Frage der Verwechslungsgefahr dazu befugt gewesen sei, die von der Beschwerdekammer des HABM vorgenommene Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nachzuprüfen. Eine reformatio in peius liege auch deshalb nicht vor, weil das EuG die streitige Entscheidung aufrechterhalten habe und sich Les Éditions René Sàrl durch das Urteil in keiner ungünstigeren Lage befinde als zuvor. Auch die Anwendung der "Neutralisierungstheorie" durch das EuG sei nicht zu beanstanden, da das Gericht sämtliche für eine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevanten Gesichtspunkte geprüft habe. Eine solche Prüfung schließe auch gerade ein, dass begriffliche Unterschiede zwischen

7 IPunkt Februar zwei Zeichen die Bedeutung der zwischen ihnen bestehenden klanglichen und visuellen Ähnlichkeiten reduzieren könnten, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung habe, die der Verkehr ohne Weiteres erfassen könne. Schließlich wies das Gericht einen Anspruch wegen mittelbarer Verwechslungsgefahr aus einem Serienzeichen ebenfalls zurück, da der Comic-Verlag seinen Widerspruch allein auf die Marke OBELIX und nicht auch auf weitere Marken aus der Asterix-Familie gestützt hätte. Weitere OBELIX-Entscheidungen Im Gegensatz zum EuGH ging das Oberlandesgericht (OLG) München in einer Entscheidung aus dem Jahr 2003 sehr wohl von einer Verwechslungsfähigkeit der Marken OBELIX und MOBI- LIX (eingetragen für Software) aus und mochte sich der "Neutralisierungstheorie" nicht anschließen. Der nach üblichen Maßstäben festgestellten Verwechslungsgefahr könne nicht entgegengehalten werden, dass die hohe Bekanntheit von OBELIX als Name einer Comicfigur und Bestandteil eines Titels der entsprechenden Comicserie das Erkennen der Klagemarke erleichtere und damit die Verwechslungsgefahr vermindere. Denn aus Rechtsgründen führe die hohe Bekanntheit eines Kennzeichens nicht zu einer Verminderung, sondern zu einer Vergrößerung seines Schutzbereiches. mit dem charakteristischen Suffix "-ix" zu berufen. Im Übrigen bleibt abzuwarten, wie die nationale deutsche Rechtsprechung auf dieses EuGH-Urteil reagieren wird: Möglicherweise wird zukünftig die Feststellung nur einer Art von Verwechslungsgefahr (klanglich, visuell, begrifflich) auch in Deutschland nicht mehr ausreichen, um Verwechslungsgefahr insgesamt zu bejahen. Außerdem widerspricht diese Art der "Neutralisierung" von bestehender klanglicher und/oder visueller Ähnlichkeit durch - infolge von Bekanntheit - erkennbare begriffliche Unterschiede dem an sich geltenden rechtlichen Prinzip, dass Bekanntheit und die tatsächliche Erkennbarkeit der Begrifflichkeit einer Marke wegen ihrer Bekanntheit der Vergrößerung des Schutzumfangs einer bekannten Marke gerade nicht schaden sollte. Yvonne Draheim, LL.M. (Univ. Stellenbosch) T E yvonne.draheim@lovells.com Fazit Obwohl der EuGH mit seiner Entscheidung vom 18. Dezember 2008 die "Neutralisierungstheorie" bekräftigt hat, ist dennoch Vorsicht bei der Registrierung neuer Marken geboten. Dies gilt nicht nur mit Blick auf anders lautende frühere nationale Entscheidungen, sondern auch vor dem Hintergrund, dass die Klägerin es im zugrunde liegenden Fall versäumte, sich rechtzeitig auf den Bekanntheitsschutz ihrer Marke und den Schutz aus einem Serienzeichen

8 6 IPunkt Februar 2009 Markenrecht Becker v. Barbara Becker - oder: was würde Boris dazu sagen? In seiner Entscheidung vom 2. Dezember 2008 hat das Europäische Gericht Erster Instanz (EuG) in einer weiteren Entscheidung seine bisherige Praxis untermauert, dass Familiennamen grundsätzlich den prägenden Bestandteil in solchen Marken ausmachen, die sich aus einem Vornamen und einem Familiennamen zusammensetzen (Urteil vom 2. Dezember Az.: T- 212/07, Harman International Industries, Inc. v. HABM, Barbara Becker) Der Fall In der Entscheidung selbst ging es um die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke "Barbara Becker" durch die ehemalige Ehefrau des berühmten Tennisstars Boris Becker, nämlich Barbara Becker. Die Markenanmeldung umfasste Waren der Klasse 9, mithin unter anderem Aufzeichnungsmedien und Computer (wahrscheinlich wäre Tenniswäsche besser geeignet gewesen, dies mag hier aber dahinstehen). Die Anmeldung wurde von der amerikanischen Gruppe Harman International Industries Inc. widersprochen. Die Widersprechende ist Inhaberin zweier älterer Gemeinschaftswortmarken BE- CKER ONLINE PRO 1 und BECKER 2 für identische oder ähnliche Waren. Die Widerspruchsabteilung des Europäischen Harmonisierungsamtes für Marken und Geschmacksmuster (HABM) gab dem Widerspruch mit der Begründung statt, dass die gegenüberstehenden Marken wegen desselben Familiennamens in begrifflicher Hinsicht identisch seien. Die Erste Beschwerdekammer des HABM gab der von Frau Becker eingelegten Beschwerde statt und hob die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf. Die Entscheidung des EuG 1 CTM Nr BECKER ONLINE PRO eingetragen am 1. Juli CTM Nr BECKER eingetragen am 17. September Entgegen der Auffassung des Amtes, urteilte das EuG, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe. Es stellte fest, dass der Bestandteil "Becker" als ein Familienname wahrgenommen werde, welcher in gängiger Weise die Bezeichnung einer Person darstelle. Somit habe dieser Markenbestandteil eine selbständige kennzeichnende Stellung in der Marke BARBARA BECKER. Diese Entscheidung und ihre Gründe stehen insgesamt in Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des EuG und den Richtlinien des Harmonisierungsamtes, soweit Vor- und Nachnamen betroffen sind. Zwar soll nach den Richtlinien des HABM die Beurteilung nicht nur anhand des Familiennamens zu erfolgen haben, sondern es soll auch die Länge der Marken, die Häufigkeit der zwei Komponenten und das Geschlecht der Vornamen berücksichtigt werden. Daraus haben das HABM und das Gericht regelmäßig geschlossen, dass allein der Familienname dominierend und kollisionsbegründend ist, wenn der Vorname in der relevanten Sprache gewöhnlicher Art ist (siehe Urteil des EuG vom 1. März Az.: T-185/03, Vincenzo Fusco/Antonio Fusco). Auch in seinem Urteil Murúa v. Julián Murúa Entrena hat der EuG diese Besonderheit einbezogen und festgestellt, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen diesen zwei Marken bestehe. In Spanien als Referenzland würden die relevanten Verkehrskreise "Murúa" als dominierenden Bestandteil der angemeldeten Marke erkennen und den üblichen Vornamen "Julián" nicht berücksichtigen. Der in Spanien üblich zweite Nachname (Entrena) der angegriffenen Marke wurde ebenfalls als nicht dominierend behandelt, was spanischer Gewohnheit entsprechen dürfte. (Urteil des EuG vom 13. Juli Az.: T-40/03, Julián Murúa Entrena v. HABM, Bodegas Murúa, SA). Auch wenn danach davon auszugehen ist, dass grundsätzlich das Augenmerk auf den Familiennamen zu legen ist, so lässt das EuG dann eine Ausnahme zu, wenn der Nachname besonders geläufig ist Im Fall MARCO ROSSI wurde diese Ausnahme damit begründet, dass Rossi ein sehr üblicher italienischer Nachname sei und deshalb nicht der dominierende Bestandteil der angemeldeten Gemeinschaftsmarke MARCO ROSSI sein könne. Diese Auffassung wurde vom EuG in Miss Rossi v Sissi Rossi bestätigt. (Urteil vom 12. Juli Az.: T-97/05, Sergio Rossi SpA v. HABM, Marcorossi Srl.). Das EuG hat in der Becker v. Barbara Becker Entscheidung damit folgerichtig an vorherige Entscheidungen angeschlossen. Schließlich stellte das Gericht in seiner Entscheidung fest, dass die mögliche Bekanntheit des Namens von Barbara Becker als Person des Zeitgeschehens auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr keinen Einfluss haben kann. Denn es sei ein altbekannter Grundsatz des Markenrechts, dass die Bekanntheit der Anmeldemarke eine Verwechslungsgefahr mit einer älteren Widerspruchsmarke nicht per se ausschließen kann (siehe hierzu Urteil des EuG vom 6. November Az.: T-90/05, Omega SA v. HABM). Nichts anderes könne hier gelten. Im Übrigen war die Widerspruchsmarke eine Gemeinschaftsmarke und Barbara Becker sei sicher nicht in allen EU Mitgliedstaaten so bekannt wie in Deutschland. Fazit Insgesamt wird es sicher immer wieder eine Frage des Einzelfalls sein, ob nun ein Familienname als üblich bzw. ein Vorname als besonders unüblich zu bezeichnen ist oder nicht. Will man die Üblichkeit des Familiennamens nachweisen, muss man im jeweils relevanten Gebiet nachweisen, dass eine Vielzahl von Personen mit

9 IPunkt Februar einem solchen Namen existiert. Dies wäre in Deutschland etwa bei Namen wie Meyer oder Müller anzunehmen. Wie wir nun wissen, aber nicht bei Becker. Insoweit lässt sich auf die Eingangsfrage, was würde Boris dazu sagen, einfach antworten: "Ähhh..., was soll ich dazu sagen, es ist gut zu wissen, dass mein Nachname kennzeichnend ist, traurig nur, dass meine Bekanntheit und die meiner Frau uns nicht das Recht gibt, unseren Namen in jedem Fall als Marke eintragen zu lassen." Dr. Andreas Renck, LL.M. (Essex) T E andreas.renck@lovells.com

10 8 IPunkt Februar 2009 Markenrecht Kostenlose Beigabe reicht für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke nicht aus - EuGH-Urteil "Silberquelle" Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist können Marken wegen Verfalls gelöscht werden, wenn sie nicht rechtserhaltend benutzt wurden. Für eine rechtserhaltende Benutzung ist eine "ernsthafte" Benutzung der Marke notwendig. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) nun generell für den Fall abgelehnt, dass mit der Marke gekennzeichnete Produkte nicht verkauft, sondern anlässlich des Erwerbs eines anderen Produkts verschenkt werden (Urteil vom 15. Januar Az.: C-495/07 - Silberquelle). Daneben wirft die Begründung des Urteils Probleme für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung von Werbebzw. Merchandisingwaren auf. Der Fall Das Unternehmen Silberquelle GmbH ("Silberquelle") erhob Löschungsantrag gegen die österreichische Wortmarke WELLNESS der Maselli-Strickmode GmbH ("Maselli") und machte geltend, die Marke sei, soweit sie Schutz für alkoholfreie Getränke genieße, wegen mangelnder Benutzung zu löschen. Innerhalb des relevanten Fünfjahreszeitraums hatte Maselli mit WELL- NESS-DRINK gekennzeichnete alkoholfreie Getränke in den Verkehr gebracht. Diese wurden nicht zum Kauf angeboten, sondern im Zuge des Vertriebs von Textilwaren als Geschenk beigegeben. Das österreichische Patentamt entsprach Silberquelles Antrag. Im Rahmen des Berufungsverfahrens vor dem Obersten Patent- und Markensenat wurde das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Sind Art. 10 Abs. 1 und 12 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahingehend auszulegen, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn sie für Waren (hier: alkoholfreie Getränke) gebraucht wird, die der Markeninhaber den Käufern anderer von ihm vertriebener Waren (hier: Textilien) nach Abschluss des Kaufvertrages kostenlos mitgibt? Das Urteil Der EuGH verneinte diese Frage. Die kostenlose Beigabe einer mit der Marke gekennzeichneten Ware beim Kauf einer anderen Ware könne nicht als rechtserhaltende Benutzung der Marke für die verschenkte Ware gewertet werden. Die Hauptfunktion der Marke sei es, dem Endverbraucher die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren und es ihm zu ermöglichen, diese Waren ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Außerdem erfordere der Wortlaut gerade eine "ernsthafte" Benutzung. Der Schutz der Marke könne nicht fortdauern, wenn die Marke nicht entsprechend ihrem geschäftlichen Sinn und Zweck benutzt worden sei. Der geschäftliche Sinn und Zweck einer Marke könne nur darin bestehen, für die mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen gegenüber Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Würden Werbegegenstände als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung von deren Absatz verteilt, sei diese Voraussetzung für die Werbewaren selbst nicht erfüllt. Denn in derartigen Fällen würden diese Gegenstände gerade nicht mit dem Ziel vertrieben, auf den Markt vorzudringen. Maselli bringe den WELLNESS-DRINK nicht auf den Markt für Erfrischungsgetränke. Vielmehr gelange das Produkt als Geschenk beim Kauf von Bekleidungsstücken zum Verbraucher, so dass dieser keine bewusste Handlung zur Aneignung vornehme, bei der er sie mit anderen ähnlichen Waren und Ersatzerzeugnissen vergleiche. Der Markt für Erfrischungsgetränke bleibe von Masellis Ware und seiner Marke unberührt. Selbst jemand, der sich dank des Kaufs von WELLNESS- Bekleidung für das als Geschenk ausgehändigte Erfrischungsgetränk begeisterte, wäre wohl kaum bereit, weitere Kleidung zu erwerben, nur um das Getränk zu erhalten. Vor diesem Hintergrund folgerte der EuGH, dass die Anbringung der Marke in derartigen Fällen weder dazu beitrage, einen Absatzmarkt für die Werbeware zu schaffen, noch dazu diene, diese Gegenstände im Interesse des Verbrauchers von Waren zu unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen. Bewertung Die Argumentation des EuGH vermag nicht zu überzeugen. Denn die Werbeware wird letztlich gemeinsam mit der Hauptware erworben und ist Bestandteil deren Preiskalkulation. Zudem können verschenkte Werbewaren auch den Markt für entsprechende Waren beeinflussen, da der Bedarf des Beschenkten an derartigen Waren aufgrund des Geschenks (teilweise) gedeckt ist. Sollte sich eine große Nachfrage nach einer Werbeware ergeben, wird der Markeninhaber sicher gern bereit sein, seine Aktivitäten auf diesen Geschäftsbereich auszudehnen. Die Auswirkungen In Folge des Urteils wird es in der Zukunft schwierig werden, den Bestand von Marken über die Benutzungsschonfrist hinaus zu sichern, soweit Waren als Werbung für andere Waren verschenkt werden. Unklar bleibt, ob zumindest dann eine rechtserhaltende Benutzung angenommen werden kann, wenn die Werbewaren vor der kostenlosen Abgabe an den Endverbraucher verkauft wurden (z.b. an einen Franchisenehmer oder Kunden des Markeninhabers). Obschon der EuGH zu Beginn seines Urteils klarstellte, dass es in diesem Verfahren um einen anderen Fall gehe

11 IPunkt Februar als denjenigen, in dem der Inhaber einer Marke der Verkaufsförderung dienende Gegenstände in Form von Andenken oder anderen Fanartikeln verkauft, erscheint die Annahme einer ernsthafte Benutzung für derartige Merchandisingware fraglich. Denn das Urteil wird insbesondere damit begründet, dass die Werbewaren letztlich den Absatz des Hauptprodukts stärken sollen. Dies trifft aber auch auf zahlreiche Merchandisingwaren zu, auf denen die Marke oftmals eher verzierend verwendet wird. Zudem werden derartige Waren oftmals nur im geringen Umfang oder zu subventionierten Preisen angeboten. Marlen A. Mittelstein, LL.M. (Essex) T E marlen.mittelstein@lovells.com

12 10 IPunkt Februar 2009 Geschmacksmusterrecht Noch einmal Gebäckpresse - BGH zum nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster Vorsicht bei der Produkteinführung! Hersteller sollten sorgfältig planen, wo auf der Welt sie ein Produkt zum ersten Mal vorstellen. Denn: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat bestätigt, dass eine Erstveröffentlichung in China den Schutz aus einem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster in der EU zerstört. Bereits im IPunkt Januar/Februar 2007 hatten wir über die Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts (OLG) Hamburg zur Gebäckpresse (Urteil vom 7. Juni 2006; GRUR-RR 2007, 267) berichtet. Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster hat sich mittlerweile in der EU etabliert. Seit März 2002 kann damit auch in Deutschland Geschmacksmusterschutz durch bloße Benutzung entstehen. Wird ein Muster innerhalb der EU veröffentlicht, so genießt es drei Jahre lang Schutz gegen Nachahmungen durch Dritte. Dazu muss das Muster allerdings neu und eigenartig sein. Dazu darf das Muster nicht schon vorher außerhalb der EU der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein dies hat der BGH nun bestätigt (Urteil vom 9. Oktober Az.: I ZR 126/06). Der Fall Geklagt hatte ein in Hong Kong ansässiges Unternehmen, das Haushaltsgeräte herstellt und an Vertriebsunternehmen in Europa liefert. Zu den Geräten gehörte eine Gebäckpresse, die in China bereits im Mai und Juli 2002 als Geschmacksmuster und Patent veröffentlicht wurde. Im November 2003 stellte der Hersteller fest, dass die Beklagte eine angeblich ähnliche Gebäckpresse anbot. Der Hersteller sah darin eine Verletzung seines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters an der Gebäckpresse, das durch Lieferungen an ein britisches Unternehmen von Juni bis Oktober 2002 entstanden sei. Die Offenbarung in China zerstört den Schutz in der EU Die Gebäckpresse war in China bereits im Mai 2002 als Geschmacksmuster veröffentlicht worden also bevor die Gebäckpresse erstmals an das britische Unternehmen geliefert worden war. Damit stellte sich für das Gericht die Frage nach der Bedeutung der Offenbarung in China: War diese ausreichend, um den Schutz für ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster in der EU zu begründen? Oder führte die Offenbarung im Gegenteil dazu, dass die Neuheit und damit der Geschmacksmusterschutz für die Gebäckpresse in der EU zerstört wurde? Der BGH hat jetzt sehr klar entschieden: Die Offenbarung in China vor der ersten Lieferung in die EU führte nicht zu einem Geschmacksmusterschutz, sondern war im Gegenteil neuheitsschädlich. Hintergrund: Divergenz zwischen Artikel 11 und Artikel 7 GGMVO Grund hierfür ist die Unterscheidung zwischen den Offenbarungen, die einerseits für die Begründung des Schutzes und andererseits für die Beurteilung der Neuheit maßgeblich sind. Nach Artikel 11 der Verordnung Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGMVO) beginnt der Schutz des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters mit dem Tag, an dem es der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft erstmals zugänglich gemacht wird. Wie der zwischenzeitlich eingeführte Artikel 110a Abs. 5 GGMVO klargestellt hat, zählen dazu nicht Offenbarungen, die außerhalb der EU stattfanden und innerhalb der EU wahrgenommen werden konnten, sondern die Offenbarungshandlung selbst muss in der EU erfolgen. Im Hinblick auf die Begründung des Schutzes besteht also eine geographische Beschränkung auf Offenbarungen innerhalb der EU. Ein Geschmacksmuster muss allerdings neu sein, um Schutz zu genießen. Ein Geschmacksmuster gilt als neu, wenn vor dem Tag, an dem es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, kein identisches Muster offenbart worden ist. Artikel 7 GGMVO enthält dabei keine geographische Beschränkung einer solchen Offenbarung auf Tätigkeiten in der EU, sondern es kommt allein auf die mögliche Kenntnis der Fachkreise in der EU an. Damit kann die neuheitsschädliche Offenbarung auch außerhalb der EU stattfinden, solange sie den Fachkreisen in der EU bekannt sein konnte. Dies bejahte das Gericht für die Veröffentlichung des Geschmacksmusters und Patents in China. Gleichzeitig konnte damit noch kein Geschmacksmusterschutz in der EU begründet werden, da dies eine Offenbarung in der EU vorausgesetzt hätte. Die Gebäckpresse konnte daher wegen fehlender Neuheit keinen Schutz als nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster in der EU erlangen. Die Herstellerin der Gebäckpresse ist damit auf mögliche wettbewerbsrechtliche Ansprüche wegen sogenannter sklavischer Nachahmung unter dem Gesichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstäuschung zurückgeworfen. In diesem Punkt hat der BGH die Sache an das OLG zur weiteren Prüfung und erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Der Ausweg: Strategisch planen und registrieren! Einen Ausweg aus dieser Fallkonstellation bietet die Registrierung des Geschmacksmusters. Denn für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gilt die sogenannte Neuheitsschonfrist von einem Jahr. Danach kann der Hersteller das Muster noch innerhalb eines Jahres nach einer eigenen Offenbarung anmelden, ohne dass die eigene Offenbarung die Neuheit zerstört.

13 IPunkt Februar Darüber hinaus gewährt das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster einen Schutz von 25 Jahren und ist nicht auf wissentliche Kopien des Musters beschränkt. Hersteller sollten daher sorgfältig planen, wann und wo sie ihr Produkt zum ersten Mal registrieren lassen oder vorstellen. Denn neuheitsschädlich ist nicht nur die frühere Registrierung, sondern sogar schon Werbung im In- und Ausland. Dabei sollten die Neuheitsschonfristen für eine mögliche Registrierung im Auge behalten werden. Aber Achtung: Die Jahresfrist gilt nicht überall! So wenden beispielsweise so unterschiedliche Länder wie die USA, Kroatien oder Mazedonien lediglich eine Frist von 6 Monaten an, innerhalb derer noch die Registrierung nach vorheriger (eigener) Offenbarung erfolgen kann. Eine sorgfältige Markteinführungs- und Registrierungsstrategie ist daher unerlässlich. Mareike Hunfeld, LL.M. (University College London) T E mareike.hunfeld@lovells.com

14 12 IPunkt Februar 2009 Wettbewerbsrecht Die wichtigsten Neuerungen durch die UWG-Reform Seit dem 30. Dezember 2008 ist die erste Novelle des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in Kraft, über deren wesentliche Neuerungen wir Sie informieren möchten. Hintergrund Die aktuelle Gesetzesänderung geht auf die EU-Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr (UGP-Richtlinie) zurück. Sie sieht eine europaweite Harmonisierung des geschäftlichen Verhaltens gegenüber Verbrauchern vor und wurde Ende 2008 fast unbemerkt umgesetzt. Die Vorgaben der UGP-Richtlinie mussten allerdings schon seit über einem Jahr berücksichtigt werden. Die Umsetzungsfrist der Richtlinie war nämlich bereits im Dezember 2007 abgelaufen, weshalb das bisherige Wettbewerbsrecht ab diesem Zeitpunkt richtlinienkonform ausgelegt wurde. Marketingund Vertriebskonzepte waren und sind entsprechend anzupassen. Nun zu den Änderungen des UWG im Einzelnen: Einführung einer "schwarzen Liste" Kernpunkt der Gesetzesänderung ist die Ergänzung des UWG um eine schwarze Liste. Diese enthält Umschreibungen von insgesamt 30 unlauteren und verbotenen Geschäftspraktiken gegenüber Verbrauchern. Viele dieser in Anhang zu 3 Absatz 3 UWG aufgeführten, irreführenden und aggressiven Geschäftsgebaren wurden zwar schon nach bisheriger Rechtsprechungspraxis als unlauter eingestuft - vorausgesetzt, es lag eine tatsächlich spürbare Beeinflussung des Wettbewerbs bzw. des Verbraucherschutzes vor. Diese Einzelfallprüfung entfällt jetzt aber, die in der schwarzen Liste aufgeführten Geschäftspraktiken sind per se wettbewerbswidrig und zu unterlassen. Generell unzulässig sind beispielsweise die unzutreffende Behauptung einer Geschäftsaufgabe oder Geschäftsverlegung (Nr. 15), die Behauptung der Erhöhung von Gewinnchancen bei einem Gewinnspiel durch den Erwerb von Produkten (Nr. 16), das Angebot einer Ware/Dienstleistung als "kostenfrei", wenn hierfür gleichwohl Kosten zu tragen sind (Nr. 21), die unzutreffende Behauptung der Verfügbarkeit eines Produktes (Ware oder Dienstleistung) nur für eine sehr begrenzte Zeit, um dem Verbraucher mangels Gelegenheit zur Prüfung von Vergleichsangeboten zu sofortigen Entscheidung zu verleiten (Nr. 7) und jede unmittelbare Kaufaufforderung gegenüber Kindern (Nr. 28). Gleiches gilt für die Aufforderung, Kinder mögen ihre Eltern dazu veranlassen, die Leistung für ihre Kinder zu beziehen. Insbesondere das letztere per-se- Verbot der "direkten Werbung gegenüber Kindern" hat einschneidende Konsequenzen. Viele kinderaffine Werbemaßnahmen müssen jetzt dringend auf den Prüfstand. Die per-se-verbote bieten aber auch die Chance, zügig gegen Mitbewerber vorzugehen, die grob unlauter am Markt auftreten. Geänderter Anwendungsbereich Durch die Novelle ist der bisherige Begriff "Wettbewerbshandlung" durch den der "geschäftlichen Handlung" ersetzt worden. Erfasst wird damit jedes Verhalten einer Person, welches mit der Förderung des Absatzes oder dem Bezug von Waren oder Dienstleistungen oder dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrages hierüber in einem objektiven Zusammenhang steht. Damit entfällt zum einen die bislang erforderliche Wettbewerbsabsicht, die aber ohnehin in der Rechtspraxis grundsätzlich vermutet wurde. Andererseits werden nunmehr zwanglos Fallkonstellationen des Wettbewerbs zwischen Mitbewerbern erfasst, die im Grunde genommen keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Waren- /Dienstleistungsabsatz bzw. -bezug hatten. Trotz Wegfall der Wettbewerbsabsicht werden weiterhin weltanschauliche, wissenschaftliche, redaktionelle oder verbraucherpolitische Äußerungen von Unternehmen oder anderen Personen nicht vom Wettbewerbsrecht geregelt, da insoweit der erforderliche objektive Zusammenhang im obigen Sinne fehlt. Erst wenn (z.b. bei der Imagewerbung) ein Zusammenhang mit der Beeinflussung der geschäftlichen Entscheidung des Verbrauchers entsteht, greift das Wettbewerbsrecht -wie früher auch - ein. Zu beachten ist auch, dass der Begriff der geschäftlichen Handlung sich nunmehr ausdrücklich auch auf ein Verhalten in der Phase nach Vertragsschluss erstreckt. Auf der Grundlage des alten Rechts hatten einige Instanzgerichte die Wettbewerbswidrigkeit von bestimmten Regelungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen deshalb verneint, weil diese erst Wirkung nach Vertragsschluss entfalteten. Da dies nunmehr anders geregelt ist, muss insoweit verstärkt mit wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzungen gerechnet werden. Bislang war dieser Bereich dem herkömmlichen Individual- oder Verbandsprozess überlassen. Irreführung durch Unterlassen Ferner etabliert die Gesetzesnovelle ausdrückliche Informationspflichten gegenüber Verbrauchern. Fehlen wesentliche Informationen oder sind sie unklar - und wird hierdurch die Entscheidungsfähigkeit des Verbrauchers beeinflusst -, liegt regelmäßig eine "Irreführung durch Unterlassen" gemäß 5a UWG vor. Welche Informationen ein Unternehmen bei einer Kaufaufforderung dem Verbraucher zur Verfügung stellen

15 IPunkt Februar muss, ist in einer nicht abschließenden Liste in 5 a Absatz 3 UWG aufgeführt. Bestehende Vertriebskonzepte sollten daher anhand dieser Vorgaben überprüft werden. In welchem Umfang die wesentlichen Merkmale einer Ware oder Dienstleistung den Verbraucher erreichen, richtet sich nach dem jeweils verwendeten Kommunikationsmittel. Der Gesetzgeber hat den Unternehmen damit bei begrenzten technischen Möglichkeiten, wie z.b. Fernsehen oder Mobilfunk, einen gewissen Spielraum für die Informationsübermittlung eingeräumt - die Unternehmen können den Verbrauchern die wesentlichen Merkmale auch anderweitig zur Verfügung stellen. Letztlich werden die Gerichte klären müssen, welche Informationen für welches Medium in welcher Form notwendig sind. Bindung an Verhaltenskodizes Ebenfalls neu ist, dass die Nichteinhaltung von Selbstverpflichtungen eine irreführende Geschäftspraktik sein kann. Gemäß 5 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 UWG ist eine unwahre oder sonst zur Täuschung geeignete Angaben über die Einhaltung eines Verhaltenskodexes irreführend, wenn sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat und auf dessen Bindung hinweist. Hierdurch werden die bereits existierenden Verhaltenskodizes aufgewertet und zugleich die Selbstkontrolle verschärft. Dr. Stefan Engels T E stefan.engels@lovells.com Dr. Susanne Muth T E susanne.muth@lovells.com Darüber hinaus wird in der "schwarzen Liste" (Anhang zu 3 Absatz 3 UWG) der Missbrauch von Verhaltenskodizes ausdrücklich verboten: bei unwahrer Angabe eines Unternehmens, zu den Unterzeichnern eines Verhaltenskodexes zu gehören (Nr. 1) oder der unwahren Angabe, ein Verhaltenskodex sei von einer öffentlichen oder anderen Stelle gebilligt (Nr. 3).

16 14 IPunkt Februar 2009 Urheberrecht Gewerbliches Ausmaß - Der urheberrechtliche Anspruch auf Drittauskunft Wer seine Urheberrechte gegen einen Verletzer durchsetzen will, muss dessen Identität kennen. Die Identität des Verletzers ist bei Urheberrechtsverletzungen im Online-Bereich gerade wenn es um den Austausch von Musikund Filmdateien oder PC-Spielen über so genannte Internet-Tauschbörsen oder File-Sharing-Systeme geht regelmäßig nicht ganz einfach zu ermitteln. Diesem Missstand hat der Gesetzgeber nunmehr Rechnung getragen. Zum 1. September 2008 ist der neue 101 UrhG in Kraft getreten. Die Norm setzt Artikel 8 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 29. April 2004 ( Enforcement-Richtlinie ) um. Dem Rechtsinhaber wurde ein Auskunftsanspruch eingeräumt, der sich nicht nur gegen den in gewerblichem Ausmaß handelnden Verletzer richtet, sondern auch gegenüber Dritten geltend gemacht werden kann, 101 Abs. 2 UrhG. Dieser Drittauskunftsanspruch besteht, wenn die Rechtsverletzung entweder offensichtlich ist oder bereits Klage gegen den Verletzer erhoben wurde. Kann der Dritte also in der Regel der Access-Provider die Auskunft nur unter Preisgabe von so genannten Verkehrsdaten im Sinne des 3 Nr. 30 des TKG erteilen, so bedarf es nach 101 Abs. 9 UrhG einer vorherigen richterlichen Anordnung. Verkehrsdaten sind dabei Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Dynamische IP- Adressen, die dem Nutzer anders als statische IP-Adressen nur temporär, also nur für die Dauer einer Internet- Session, zugeteilt werden, werden in der Rechtsprechung überwiegend als solche Verkehrsdaten angesehen. Die Rechtsinhaber haben die Umsetzung des Art. 8 der Enforcement- Richtlinie schon seit langem herbeigesehnt. Nicht selten finden sich ganze Alben nur kurz nach oder sogar noch vor der offiziellen Markteinführung in bester digitaler Qualität zum freien Download in einer der zahlreichen Internet-Tauschbörsen wieder. Der Schaden ist immens. Vor diesem Hintergrund hat in den vergangenen Monaten seit Inkrafttreten des neuen 101 UrhG eine ganze Reihe von Rechtsinhabern versucht, über 101 Abs. 9 UrhG an diejenigen heranzukommen, die urheberrechtlich geschützte Werke über die einschlägigen Internet-Tauschbörsen anbieten. Als eine der kontrovers diskutierten Fragen stellte sich dabei was angesichts der Diskussionen bereits im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens nicht anders zu erwarten war die Frage nach dem gewerblichen Ausmaß des Angebots heraus. Denn dieses gewerbliche Ausmaß muss der Rechtsinhaber neben der Offensichtlichkeit der Rechtsverletzung bzw. der Klageerhebung nachweisen, um die richterliche Anordnung und schlussendlich die angestrebten Auskünfte zu erlangen. Die Gerichte, die seit September mit entsprechenden Auskunftsbegehren befasst wurden, haben mit Blick auf die Hürde des gewerblichen Ausmaßes bisweilen sehr unterschiedliche Herangehensweisen offenbart. Bislang liegen zu dieser Frage gut zehn landgerichtliche sowie zwei Entscheidungen von Oberlandesgerichten vor. Eine erste Zwischenbilanz erscheint daher lohnenswert. Als eines der ersten Gerichte hatte das Landgericht Frankenthal sich mit dem neuen 101 UrhG zu befassen. Inhaltlich ging es um ein Computerspiel, welches über eine Internet-Tauschbörse angeboten und mehrere Male heruntergeladen wurde. Das Landgericht verneinte im Ergebnis das Vorliegen eines gewerblichen Ausmaßes. Unter Verweis auf den handelsrechtlichen Gewerbebegriff führten die Richter aus, dass vorliegend keine rechtlich selbstständige, planmäßig und auf Dauer angelegte, mit der Absicht der Gewinnerzielung oder laufender Einnahmen ausgeübte und äußerlich erkennbar auf zumindest einem Markt hervortretende Tätigkeit gegeben sei. Als Richtwert für ein gewerbliches Ausmaß stellt das Landgericht das Anbieten von 3000 Musikstücken oder 200 Filmen in den Raum. Das Oberlandesgericht Zweibrücken bestätigte die Entscheidung dem Grunde nach, erachtete die genannten Richtwerte aber als wenig praktikabel. Die Richter zogen sich daher auf den Standpunkt zurück, es müsse eine Rechtsverletzung von erheblicher Qualität vorliegen. Eine Reihe anderer Gerichte orientiert sich an dem Erwägungsgrund 14 der Enforcement-Richtlinie. Dort heißt es, dass der Anbieter dann in gewerblichem Ausmaß handelt, wenn das Angebot zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils erfolge. Dies schließe in der Regel Handlungen aus, die in gutem Glauben von Endverbrauchern vorgenommen werden. Das Landgericht Darmstadt leitet daraus beispielsweise ab, dass das Angebot einer nicht unerheblichen Anzahl von Musiktiteln im konkreten Fall waren es 620 Dateien umfassen und die so genannten Sessions von nicht unerheblicher Dauer sein müsse. Zudem führten die Richter aus, dass wegen der weitreichenden Information durch die Medien über die urheberrechtlichen Implikationen der Internet-Tauschbörsen ein gutgläubiges Handeln des Anbieters regelmäßig fernliege. Mit anderen Worten, das Gericht ging davon aus, dass diejenigen, die in Internet-Tauschbörsen aktiv sind, sich ihres rechtsverletzenden Handelns bewusst sind. Das Landgericht Frankfurt orientiert sich bei seiner Auslegung vorwiegend an der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des Bundestages vom 9. April 2008 (BT-Dr. 2016, 8783, S. 50). Nicht allein die Anzahl der Rechtsverletzungen solle danach entscheidend sein, sondern auch die Schwere der Rechtsverletzung. Das Gericht distanzierte sich somit von Richtwerten, die an einer bestimmten Zahl von Titeln oder einer bestimmten Online-Zeit anknüpfen. Vielmehr sei ein gewerbliches Ausmaß insbesondere dann zu bejahen, wenn etwa ein voll-

17 IPunkt Februar ständiges Musikalbum vor oder unmittelbar nach der Veröffentlichung in Deutschland im Internet zugänglich gemacht würde. Da Gegenstand des Verfahrens ein neues, insgesamt 13 Titel umfassendes Musikalbum war, bejahten die Frankfurter Richter einen Drittauskunftsanspruch. In die gleiche Richtung wie die Frankfurter Entscheidung gehen auch Entscheidung der Landgerichte Köln, Nürnberg, Bielefeld und Oldenburg sowie des Oberlandesgerichts Köln. In den dort entschiedenen Fällen ging es ebenfalls um jeweils ein einziges Musikalbum. Die Schwere der Rechtsverletzung wurde dabei zum Teil deshalb bejaht, weil das Online-Tauschangebot in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dessen Veröffentlichung stand, teilweise aber auch, weil das Album trotzdem es schon länger auf dem Markt erhältlich war nach wie vor zu den meistverkauften Musikalben in Deutschland zählte. Das Oberlandesgericht Köln stellt demgegenüber noch auf einen weiteren als wesentlich betrachteten Aspekt ab. Es führte aus, dass der Anbieter nicht mehr kontrollieren wolle und könne, in welchem Umfang von seinem Angebot Gebrauch gemacht wird. Damit greife er in die Rechte des Rechtsinhabers in einem Ausmaß ein, das einer gewerblichen Nutzung der fremden Rechte durch den Verletzer entspreche. In diesem Zusammenhang sei es unschädlich, wenn das in Rede stehende Musikalbum gegebenenfalls nur für einen kurzen Zeitraum über die Internet-Tauschbörse angeboten wurde. Damit stellten sich die Richter in gewisser Weise gegen die Herangehensweise des Landgerichts Darmstadt, welches der Dauer des Angebots noch eine bedeutendere Rolle zugemessen hatte. Das Landgericht Oldenburg wiederum hob hervor, dass das angebotene Album erst eine Woche zuvor veröffentlicht worden war. Fazit Betrachtete man den Ansatz des Landgerichts Frankenthal einerseits und die Entscheidungen der letztgenannten Gerichte andererseits, so könnte die Interpretation des Tatbestandsmerkmals gewerbliches Ausmaß in 101 UrhG nicht unterschiedlicher ausfallen. Dass ein gewerbliches Ausmaß erst bei Angeboten erreicht sein soll, die in eine vierstellige Zahl von Musikdateien umfassen, erscheint allerdings wenig überzeugend. Angesichts der Tatsache, dass bislang keines der übrigen Gerichte einschließlich des Oberlandesgerichts Zweibrücken auf die Linie des Landgerichts Frankenthal eingeschwenkt ist, spricht vieles dafür, dass sich die vom Landgericht Frankenthal eingeschlagene Linie nicht durchsetzen wird. Auch ist fraglich, inwieweit sich die Sichtweise des Landgerichts Darmstadt wird durchsetzen können, dass ein Angebot von nicht unerheblicher Dauer vorliegen muss. Angesichts der heutigen Downloadgeschwindigkeiten dürfte ein Musikalbum in kürzester Zeit den Weg zu anderen Internetnutzern finden. Die Sichtweise des Oberlandesgerichts Köln, das auf die bewusst in Kauf genommene und nicht zu kontrollierende Streuwirkung des Angebots verweist, erscheint hier überzeugender. Andererseits wäre es verfrüht, wenn man annehmen wollte, dass das Merkmal des gewerblichen Ausmaßes immer schon dann zu bejahen wäre, wenn ein gesamtes Musikalbum über eine Internet-Tauschbörse angeboten wird. Man wird die bisherigen Entscheidung wohl so lesen müssen, dass die nötige Schwere der Rechtsverletzung nicht allein deshalb verneint werden muss, weil lediglich eine begrenzte Zahl von Dateien online zum Tausch angeboten wurde. Darüber hinaus wird eine Wertung im Einzelfall erfolgen müssen, ob eine hinreichend schwere Rechtsverletzung vorliegt oder nicht. Die von den bisher mit 101 Abs. 9 UrhG befassten Gerichte herangezogenen Wertungsparameter etwa das Veröffentlichungsdatum oder die Verkaufszahlen eines Albums bilden in jedem Fall keine abschließende Reihe, es werden weitere Urteile folgen, die auf andere Kriterien abstellen. Letztlich wird man daher immer in einer Gesamtschau aller Umstände abwägen müssen, ob im konkreten Fall eine Rechtsverletzung von nicht unerheblicher Qualität und Schwere gegeben ist. Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen) T E nils.rauer@lovells.com

18 16 IPunkt Februar 2009 Urheberrecht Ring, Ring, wenn die Kasse zweimal klingelt - das Klingelton-Urteil des BGH Mit Urteil vom 18. Dezember 2008 hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass für die Verwertung urheberrechtlich geschützter Musik als Handy- Klingelton lediglich eine GEMA-Lizenz einzuholen und nicht zusätzlich die Zustimmung des Urhebers erforderlich ist (Urteil vom 18. Dezember 2008 Az.: I ZR 23/06, bislang unveröffentlicht). Dies gilt jedenfalls für Musik von Komponisten, die dem GEMA- Berechtigungsvertrag in der Fassung der Jahre 2002 und 2005 bzw. später beigetreten sind. Für alle vorherigen Berechtigungsverträge gilt ein zweistufiges Lizenzierungsverfahren: Hier ist neben der Einräumung der Nutzungsrechte, die auch in diesem Fall von der GEMA wahrgenommen werden, die Zustimmung des Urhebers in die Bearbeitung des Musikstücks zu einem Klingelton erforderlich. Denn in der Umgestaltung des Stücks zu einem Klingelton sei eine "Verunstaltung" des Werkes (dies gilt nicht, sofern das Musikstück zur Verwendung als Klingelton geschaffen wurde) zu sehen, so dass die Urheber-persönlichkeitsrechte der einzelnen Komponisten betroffen seien. Dies bedeutet, dass für die Bearbeitung des Stückes zusätzlich auch immer die in der Regel zu vergütende Zustimmung des Komponisten einzuholen ist. Sofern der Komponist mit der GEMA einen Wahrnehmungsvertrag in der Fassung von 2002 oder später geschlossen hat, sei mit diesem auch das Recht zur Bearbeitung des Stückes zu einem Klingelton eingeräumt. Der Fall Im vorliegenden Fall war ein Klingeltonanbieter von dem Komponisten eines von ihm angebotenen Musikstücks auf Unterlassung in Anspruch genommen worden, obwohl der Anbieter vorab eine Lizenz für die Nutzung der Songs als Klingelton von der GEMA eingeholt hatte. Der Komponist des Stückes "Rock my life" hatte die Wahrnehmung seiner Rechte der GEMA überlassen. Dieser Rechteeinräumung lag jedoch der GEMA-Wahrnehmungsvertrag in der Fassung von 1996 zugrunde. Der Komponist vertrat nun die Auffassung, dass dieser Wahrnehmungsvertrag die GEMA nicht ohne seine Zustimmung zur Lizenzierung des Musikstücks als Klingelton berechtige. Vielmehr sei zusätzlich immer die Einwilligung des Komponisten einzuholen. Der Klingeltonanbieter sowie die GEMA vertraten indes die Auffassung, dass die der GEMA überlassene Wahrnehmung der Nutzungsrechte für die Lizenzierung des Musikstücks und Nutzung desselben als Klingelton ausreichend sei. Bereits die Vorinstanzen waren davon ausgegangen, dass im konkreten Fall neben einer Lizenz der GEMA auch die Einwilligung des Komponisten erforderlich sei (vgl. Oberlandesgericht (OLG) Hamburg Az.: 5 U 58/05, GRUR 2006, 323; siehe auch Newsletter Medien, Mai 2006, S. 10). Zwar autorisiere der Berechtigungsvertrag der GEMA dem Grunde nach zur Einräumung der Nutzungsrechte für den Einsatz des Musikstücks als Handy-Klingelton. Neben den reinen urheberrechtlichen Nutzungsrechten seien durch die für den Einsatz als Klingelton notwendige Umgestaltung der Komposition aber auch Urheberpersönlichkeitsrechte betroffen, so dass die Zustimmung des Urhebers in die Umgestaltung / Bearbeitung erforderlich sei. Diese sahen sowohl das Landgericht (LG) Hamburg als auch das OLG Hamburg als nicht erteilt an. Die Entscheidung des BGH Der BGH bestätigte jetzt im Ergebnis die Entscheidung der Vorinstanzen, begründete diese jedoch primär damit, dass der klagende Komponist 1996 einen "Altvertrag" mit der GEMA abgeschlossen hatte. In diesem Vertragswerk waren die durch die Umgestaltung des Klingeltons betroffenen urheberpersönlichkeits-rechtlichen Belange der Komponisten noch nicht berücksichtigt worden. Allein deshalb war eine weitere Zustimmung durch den Komponisten notwendig. Der Klingeltonanbieter sowie die GEMA hatten sich insoweit immer auf eine in den "Altverträgen" enthaltene Klausel berufen, nach welcher die GEMA einseitig Änderungen an dem Berechtigungsvertrag vornehmen kann. Hiervon hatte die GEMA auch tatsächlich Gebrauch gemacht. Diese Regelung hat der Bundesgerichtshof jedoch als unwirksam erachtet. Darüber hinaus gaben die BGH-Richter aber zu erkennen, dass dieses zweistufige Lizenzierungsverfahren nicht für GEMA-Mitglieder gelte, die erst auf der Grundlage des seit dem Jahr 2002 geltenden Wahrnehmungsvertrages Mitglied der GEMA geworden seien. In den ab diesem Zeitpunkt geltenden GEMA- Berechtigungsverträgen seien der GE- MA durch den Urheber jeweils sämtliche Rechte eingeräumt worden, die zur Nutzung von Musikwerken auch als Klingeltöne erforderlich sind. Es bedürfe damit keiner weiteren Einwilligung - und der damit in der Regel verbundenen gesonderten Vergütung - des Komponisten. Dies gelte jedenfalls dann, wenn das Musikwerk so zu einem Klingelton umgestaltet werde, wie dies bei Einräumung der Nutzungsrechte üblich und voraussehbar war. Zu diesen Änderungen gehören die bei Klingeltönen übliche Umgestaltung und Kürzung. Weiterhin sei allgemein bekannt, dass ein Klingelton aus sich ständig wiederholenden Teilausschnitten des Musikstückes bestehe und deren Wiedergabe bei der Annahme des Anrufs unterbrochen werde. Die Auswirkungen Die Entscheidung des BGH hat zur Folge, dass Anbieter von Handy- Klingeltönen sicherstellen müssen, dass für Musikstücke, die nicht den GEMA- Berechtigungsverträgen in der Fassung von 2002 oder aktuelleren Fassungen unterfallen, eine Zustimmung des Komponisten zur Verwertung als Klingelton eingeholt wird. Andernfalls droht die Geltendmachung von Unterlassungsund Schadensersatzansprüchen. Weiterhin müssen sich nun sowohl die An-

19 IPunkt Februar bieter von Handy-Klingeltönen als auch die GEMA und die Komponisten bzw. die Musikverlage mit der Frage auseinandersetzen, wie mit zuviel bzw. doppelt gezahlten Lizenzgebühren umzugehen ist. Hier kommen verschiedene Konstellationen in Betracht: Rückzahlungsansprüche gegenüber der GEMA? Sofern die Klingeltonanbieter Zahlungen für die Einräumung von Nutzungsrechten ausschließlich an die GEMA geleistet haben, könnten hieraus gegebenenfalls Rückzahlungsansprüche resultieren, sofern der jeweilige Komponist des Musikstücks mit der GEMA einen Berechtigungsvertrag in einer Fassung von vor 2002 abgeschlossen hatte. In diesen Fällen soll nach der Rechtsprechung des BGH die Zustimmung des Komponisten in die Nutzung des Musikstücks als Klingelton erforderlich sein, so dass in der Regel auch Zahlungen an den Komponisten selbst zu leisten gewesen wären. Daher ist möglicherweise zu viel Geld an die GEMA geflossen. als auch den Komponisten des Musikstücks geleisteten Lizenzzahlungen auseinandersetzen. Fazit An das Urteil des BGH zum Lizenzierungsverfahren bei Klingeltönen knüpfen sich in der Praxis damit zahlreiche tatsächliche sowie rechtliche Fragen. Auch wenn der BGH mit seiner Entscheidung endlich Klarheit für die Betroffenen geschaffen hat, dürften die rechtlichen Auseinandersetzungen also erst beginnen. Ulrike Grübler T E ulrike.gruebler@lovells.com Rückzahlungsansprüche gegenüber den Komponisten? Weiter könnten Rückzahlungsansprüche der Klingeltonanbieter gegenüber den Komponisten bzw. den Musikverlagen wegen der "doppelt" gezahlten Lizenzgebühren - an die GEMA und an den Komponisten - bestehen. Dies ist allerdings nur dann der Fall, sofern der jeweilige Komponist einen Wahrnehmungsvertrag mit der GEMA in der Fassung von 2002 oder später geschlossen hat. Die Klingeltonanbieter müssten also zunächst klären, wann Komponist und GEMA kontrahiert haben. Dr. Anja Ruge, LL.M. (Cape Town) T E anja.ruge@lovells.com Verhältnis GEMA - Komponisten Schließlich werden sich möglicherweise auch die GEMA und die Komponisten über einen Ausgleich hinsichtlich der in der Vergangenheit von den Klingeltonanbietern entweder ausschließlich an die GEMA oder sowohl an die GEMA

20 18 IPunkt Februar 2009 Urheberrecht Metall auf Metall - BGH stärkt den Schutz der Tonträgerhersteller In einer bislang nur als Pressemitteilung vorliegenden Entscheidung hat der Bundesgerichthof (BGH) die Rechte der Tonträgerhersteller gegenüber der Übernahme von auch nur kurzen Sequenzen aus Tonträgern durch Dritte im Wege des Sampling (elektronische Kopie) gestärkt. (Urteil vom 20. November Az.: I ZR 112/06, "Metall auf Metall") Der Sachverhalt Der Entscheidung lag folgende Fallgestaltung zu Grunde: Die Gruppe Kraftwerk hatte im Jahr 1977 einen Tonträger veröffentlicht, der unter anderem den Titel Metall auf Metall enthielt. Dieser Titel war mit einer sich wiederholenden ca. zwei Sekunden langen Rhythmussequenz hinterlegt, die zum Teil aus Schlägen auf selbst entwickelten Schlaginstrumenten bestand. Diese Rhythmussequenz wurde elektronisch kopiert und zur Hinterlegung des Titels Nur mir von der Sängerin Sabrina Setlur in ständiger Wiederholung benutzt. Die Gruppe Kraftwerk nahm die Beklagten (die Komponisten und die Sängerin des Titels Nur mir ) aufgrund der Verletzung ihrer Tonträgerherstellerrechte auf Unterlassung, Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht, Auskunftserteilung und Herausgabe der Tonträger zum Zwecke der Vernichtung in Anspruch. Die Entscheidung der Vorinstanz Die Vorinstanz, der 5. Zivilsenat des Oberlandesgericht (OLG) Hamburg, hatte eine Verletzung der klägerischen Rechte bejaht und sich darauf gestützt, dass eine kurze, die Rechte des Tonträgerherstellers nicht beeinträchtigende Übernahme zumindest bei einer Länge von zwei Sekunden nicht mehr gegeben sei. Der 5. Zivilsenat hatte diesen Fall von zwei früheren Entscheidungen des 3. Zivilsenats aus dem Jahr 1991 (OLG Hamburg, GRURInt 92,390 und NJW-RR 1992, 746 so genannte Tonfetzen-Rechtsprechung) abgegrenzt. In diesen Entscheidungen wurde das Sampling kurzer Titelstücke durch Dritte nicht als Verletzung der Tonträgerherstellerrechte angesehen. In diesen älteren Entscheidungen war das OLG Hamburg davon ausgegangen, dass keinerlei messbare Beeinträchtigung und daher auch keine Verletzung der Rechte des Tonträgerherstellers vorläge, wenn nur kurze Teile der Klangwiedergabe entnommen würden. Das OLG Hamburg hatte die Revision gegen sein Urteil zugelassen, da die urheberrechtliche Zulässigkeit des Tonträger-Sampling höchstrichterlich noch nicht geklärt war. Die Entscheidung des BGH Der BGH ging in seiner Entscheidung nun einen Schritt weiter als das OLG Hamburg und stellte fest, dass es grundsätzlich keinen Teil des Tonträgers gäbe, auf den nicht auch ein Teil des Herstelleraufwands entfiele. Die Bestimmung des 85 Urheberrechtsgesetz (UrhG) schütze gerade die zur Festlegung der Tonfolge auf dem Tonträger erforderliche wirtschaftliche, organisatorische und technische Herstellerleistung. Ein Eingriff in die Rechte des Tonträgerherstellers sei daher auch bereits dann gegeben, wenn einem fremden Tonträger kleinste Tonfetzen entnommen würden. Zu prüfen sei aber noch, und dies habe das OLG Hamburg bislang versäumt, ob eine freie Benutzung des Werkes vorgelegen habe. Eine freie Benutzung sei grundsätzlich dann gegeben, wenn das neue Werk zu dem alten Werk einen so großen Abstand einhalte, dass es als selbständiges Werk anzusehen sei. Allerdings wurde auch die Möglichkeit der Berufung auf diese Vorschrift durch denjenigen, der sich der Sampling- Technik bedient, vom BGH eingeschränkt. Das Berufen auf eine freie Benutzung käme nach dem BGH dann nicht in Betracht, wenn es sich bei der erkennbar dem benutzten Tonträger entnommenen und dem neuen Werk zu Grunde gelegten Tonfolge um eine Melodie handelt ( 24 Abs. 2 UrhG) oder derjenige, der die auf einem fremden Tonträger aufgezeichneten Töne verwendeten möchte, befähigt und befugt wäre, diese selbst einzuspielen. Durch die zweite Ausnahme trägt der BGH dem Umstand Rechnung, dass das Tonträgerherstellerrecht die gesamte Herstellerleistung schützt und daher auch einen wettbewerblichen Bezug hat. Nach Auffassung des BGH gäbe es für die grundlose Übernahme der unternehmerischen Leistung des Tonträgerherstellers keine Rechtfertigung. Die Rechtssache wurde nun erneut an das OLG Hamburg verwiesen, dass nun noch darüber zu entscheiden hat, ob sich die Beklagten auf eine freie Benutzung berufen können. Angesichts der weiteren einschränkenden Vorgaben durch den BGH erscheint dies aber unwahrscheinlich. Im Ergebnis sind dem Sampling damit durch den BGH deutliche Grenzen gesetzt worden. Bettina Clefsen, MCL (Mannheim/Adelaide) T E bettina.clefsen@lovells.com