Gewerblicher Rechtsschutz

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1 Gewerblicher Rechtsschutz Tobias Stammberger, Wolfgang Lippich Deutsches und Europäisches Patentrecht Kurseinheit 1 Hagener Wissenschaftsverlag Stand: Januar Auflage

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3 Inhalt Lernziel... 9 A. Deutsches und Europäisches Patentrecht I. Einführung Wozu ein Patentsystem? Geschichtliche Entwicklung II. Schutzgegenstand Die Erfindung Lehre zum technischen Handeln Ausnahmen von der Patentierbarkeit a) Katalog von Nicht-Erfindungen als solche b) Gute Sitten, Pflanzensorten und Tierrassen c) Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren III. Gegenstand der Erfindung Wechselspiel Erfindungsgegenstand Schutzbereich Patentansprüche Aufbau und Inhalt einer Patentanmeldung Anspruchskategorien a) Erzeugnisanspruch b) Verfahrensanspruch IV. Schutzvoraussetzungen Neuheit a) Maßgeblicher Zeitpunkt Prioritätsrecht b) Stand der Technik c) Neuheitsprüfung aa) Einzelvergleich der Dokumente bb) Offenbarungsgehalt eines Dokuments d) Ältere Anmeldungen

4 e) Neuheitsschonfrist f) Medizinische Indikation Erfinderische Tätigkeit a) Stand der Technik für erfinderische Tätigkeit b) Fachmann c) Naheliegen aa) Prüfungsmethoden Aufgabe-Lösungs-Ansatz bb) Anhaltspunkte und Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit Gewerbliche Anwendbarkeit V. Wege zum Patent Territorialitätsprinzip Deutsches Patent PVÜ Prioritätsrecht Internationale Patentanmeldung PCT Europäisches Patent EPÜ VI. Patenterteilungsverfahren Anmeldetag Vorprüfung Veröffentlichung Recherche Prüfungsverfahren Entscheidung a) Erteilung b) Zurückweisung VII. Einspruchsverfahren Einspruchsgründe a) Mangelnde Patentfähigkeit (lack of patentability) b) Mangelnde Ausführbarkeit (insufficiency of disclosure)

5 c) Unzulässige Änderung (inadmissible extension) d) Widerrechtliche Entnahme (unlawful deprivation) Gang des Verfahrens VIII. Rechtsmittelverfahren Beschwerde a) Bundespatentgericht und Beschwerdekammern b) Verfahren aa) Umfang der Überprüfung bb) Entscheidung Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof Große Beschwerdekammer des EPA IX. Nichtigkeitsverfahren Erstinstanzliches Verfahren vor dem BPatG Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof X. Erlöschen des Patents Beschränkungsverfahren B. Gebrauchsmusterrecht I. Was ist ein Gebrauchsmuster? II. Eintragung ohne Sachprüfung III. Nachteile gegenüber dem Patent IV. Vorzüge gegenüber dem Patent C. Halbleiterschutz D. Sortenschutzrecht E. Exkurs: Softwareschutz durch Patent und Gebrauchsmuster Literaturverzeichnis Stand dieses Buches: Februar

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7 Lernziel Der erste Teil dieses Buches befasst sich mit dem Patentrecht. Das deutsche (PatG) und europäische (EPÜ) Patentrecht stimmt materiellrechtlich und verfahrensrechtlich weitgehenden überein. Deshalb behandeln wir sie gemeinsam und weisen, wo notwendig, auf Unterschiede hin. In materiellrechtlicher Hinsicht erläutern wir die dem Patentschutz grundsätzlich zugänglichen Schutzgegenstände und die Rolle der Patentansprüche zur Definition des Erfindungsgegenstands. Von den Schutzvoraussetzungen des Erfindungsgegenstandes vertiefen wir die beiden wichtigsten, das Erfordernis der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. In verfahrensrechtlicher Hinsicht verfolgen wir den Gang einer Erfindung durch das Prüfungsverfahren vor dem deutschen (DPMA) bzw. europäischen (EPA) Patentamt von der Einreichung der Anmeldung zur Patenterteilung sowie durch ein sich ggf. anschließendes zweiseitiges Einspruchsverfahren. Mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht (BPatG) bzw. zu den Beschwerdekammern des EPA stellen wir die Rechtsmittel dar, mit denen die Entscheidungen aus dem Erteilungs- und Einspruchsverfahren angefochten werden können. Außerdem schildern wir die Grundzüge des Nichtigkeitsverfahrens vor dem BPatG und in der Berufung vor dem BGH. Schließlich werden Strategien skizziert, mit denen international Patentschutz erlangt werden kann. Der zweite Teil des Buches geht auf das Gebrauchsmuster ein, und zwar insbesondere auf die Unterschiede zum großen Bruder Patent. In den letzten Teilen behandeln wir kurz den Sorten- und 9

8 Halbleiterschutz und ausführlicher in einem Exkurs den Softwareschutz durch Patent und Gebrauchsmuster. Nach der Lektüre sollten Sie zu folgenden Fragen Stellung nehmen können: - Welche Gegenstände sind grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich? - Wie ist der grundsätzliche Aufbau einer Patentanmeldung und welche Funktion spielen dabei die Patentansprüche? - Was gehört zum Stand der Technik, was nicht? - Was versteht man unter Offenbarung und wo spielt sie eine Rolle? - Unter welchen materiellen Voraussetzungen ist eine Priorität wirksam beansprucht? - Was sind die Kriterien bei der Prüfung der Erfinderischen Tätigkeit? Wie wird dabei vorgegangen? Wie unterscheidet sie sich von der Prüfung auf Neuheit? - Welche Möglichkeiten hat der Anmelder, seine Erfindung international schützen zu lassen? - Welche Verfahrensgrundsätze prägen die Verfahren vor dem DPMA, EPA und BPatG und wie wirken sie sich aus? - Mit welchen Gründen kann ein Patent im Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren angegriffen werde? - Wann entfallen die Wirkungen des Patents ex nunc, wann ex tunc? - Was sind die Vor- und Nachteile des Gebrauchsmusters gegenüber dem Patent? - Wann sind Softwareerfindungen patentierbar? 10

9 A. Deutsches und Europäisches Patentrecht I. Einführung 1. Wozu ein Patentsystem? I never did anything worth doing by accident, nor did any of my inventions come by accident, they came by work. Thomas A. Edison (*1847, 1931), der Erfinder der Glühbirne und Inhaber von Patenten, bringt auf den Punkt, was gerne übersehen wird: technische Erfindungen werden nicht einfach unter der Dusche gemacht, sondern sind in der Regel das Ergebnis einer intensiven Entwicklungsarbeit. Hierfür soll der Erfinder mit einem Patent belohnt werden. Diese Belohnungstheorie ist eine der Begründungen des Patentsystems. Das Patentsystem schafft zunächst künstlich Monopole, die den freien Wettbewerb grundsätzlich behindern und damit nach der reinen marktwirtschaftlichen Lehre die Effizienz einer Marktwirtschaft verringern. 1 Die Idee der Belohnungstheorie ist nun, den Erfindern bzw. den die Erfinder beschäftigenden Unternehmen mit dem Patentsystem die Möglichkeit zu bieten, für die Früchte ihrer technischen Entwicklungsarbeit, also für ihre Erfindungen, ein (auf 20 Jahre) zeitlich und im Übrigen auf das jeweilige Anmeldeland auch räumlich begrenztes Monopolrecht in Form eines Patents zu erhalten. Dies schafft einen Anreiz, kreativ tätig zu werden und hierfür in Forschung und Entwicklung zu investieren, und fördert dadurch letztlich den technischen Fortschritt, der als wichtigster Wachstumsfaktor gilt und daher zur Wohlstandsvermehrung einer Volkswirtschaft beiträgt. 2 Der Ansporn besteht also 1 2 Paul A. Samuelson et al., Economics, 17. Aufl. 2001, S Paul A. Samuelson et al., Economics, 17. Aufl. 2001, S

10 in der Aussicht auf Belohnung durch ein Patent. 3 Man geht allgemein davon aus ohne es aber tatsächlich verifizieren zu können, dass dieser Ansporneffekt insgesamt den oben genannten Effizienz verringernden Effekt überwiegt und unterm Strich das Allgemeinwohl vermehrt. Das Patent ist ein starkes Schutzrecht. Als Ausschlussrecht gibt es seinem Inhaber insbesondere das Recht, jedem Dritten die Benutzung der Erfindung zu verbieten (Unterlassungsanspruch). Daneben treten ggf. Schadensersatzansprüche, Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche, Entschädigungsansprüche, Bereicherungsansprüche, Beseitigungsansprüche und Vernichtungsansprüche. 4 Damit ist das Patent strategisch ein scharfes Schwert. Der Inhaber kann es durch Vergabe von Lizenzen 5 wirtschaftlich verwerten oder selbst mit einem durch das Patent vor Konkurrenz geschützten Produkt auf den Markt kommen. Nach spätestens 20 Jahren wird die Erfindung für jedermann frei nutzbar. Als Ausgleich für diese Rechte muss der Patentinhaber im Gegenzug die Erfindung in der Patentanmeldung so vollständig beschreiben (offenbaren), dass ein Fachmann sie praktisch realisieren (ausführen) kann. Die Patentanmeldung wird dann nach einer Geheimhaltungszeit von 18 Monaten veröffentlicht. Dieses technische Wissen wird somit der Allgemeinheit zugänglich und soll wiederum den technischen Fortschritt fördern. Ohne die Aussicht auf Belohnung Dieser Aspekt der Belohnungstheorie wird auch als Anspornungstheorie bezeichnet. Die Wirkungen des Patentschutzes behandelt das Buch Patent- und Gebrauchsmusterverletzung. Lizenzvertragsrecht ist Gegenstand des Buches Lizenzvertrags- und Kartellrecht. 12

11 durch ein Patent würden die Unternehmen ihr technisches Knowhow in der Regel für sich behalten. 6 Belohnt werden soll nur derjenige, der die Fachwelt als erster tatsächlich bereichert und somit zum technischen Fortschritt beiträgt. Bereits Bekanntes oder naheliegende Trivialitäten tragen dazu nichts bei und sollen nicht schutzfähig sein. Patentfähige Erfindungen müssen daher neu und erfinderisch sein. Bei Parallelerfindungen soll der Schnellere belohnt werden; nach dem Grundsatz, wer zuerst (zum Patentamt) kommt, mahlt zuerst (first-to-file). 7 Dies schafft klare Verhältnisse und fördert den Wettbewerb um Innovationen. Zusammenfassend ergeben sich aus diesen Aspekten und Zusammenhängen zur Belohnungstheorie bereits einige der Grundprinzipien des Patentrechts: - Begrenzte Patentlaufzeit 20 Jahre ( 16 Abs. 1 PatG; Art. 63 Abs. 1 EPÜ); - Veröffentlichung der Patentanmeldung nach 18 Monaten ( 31; 32 PatG; Art. 93 EPÜ); - Vollständige Offenbarung der Erfindung, so dass ein Fachmann sie ausführen kann ( 34 Abs. 4; 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG; Art. 83; 100 (b) EPÜ); - Patentierungsvoraussetzungen: Neuheit und Erfinderische Tätigkeit ( 3, 4, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG; Art. 54; 56; 100 (a) EPÜ); 6 7 Diesen Aspekt betont die sog. Offenbarungs- bzw. Vertragstheorie ( Offenbarung der Erfindung gegen zeitlich begrenztes Ausschlussrecht ). Daneben gibt es als Patentrechtstheorie die sog. Eigentumsthorie ( Geistiges Eigentum ist Naturrecht ). Eine Ausnahme stellen die USA dar; dort ist das First-To-File-Prinzip von einem sog. First-To-Invent-Prinzip überlagert. 13

12 - Der Anmeldetag bestimmt den Zeitrang (First-To-File-Prinzip) ( 35 Abs. 2 PatG; Art. 80 EPÜ i. V. m. Regel 40 AO EPÜ). 2. Geschichtliche Entwicklung Das wohl älteste Patentgesetz der Welt hat der Senat von Venedig 1474 erlassen (Parte Veneziana). Dieses Gesetz hatte nicht nur die Förderung des Allgemeinwohles im Auge, sondern zugleich auch die Wahrung der Rechte des Erfinders und seiner Ehre. Es schrieb auch bereits eine Prüfung auf Neuheit, Nützlichkeit und Ausführbarkeit vor und gab dem Erfinder ohne Unterschied seiner Herkunft für technische Erfindungen einen legalen Anspruch auf einen zehnjährigen Schutz gegen Nachahmung. In England verlieh die Krone etwa ab 1560 Monopole für Erfindungen sowie für deren Einführung (sog. Einführungspatente), die auch für unentbehrliche Lebensmittel und Waren wie Salz, Essig, Segeltuch, Seife, Bürsten, Flaschen, etc. erteilt wurden. Industrie und Handel litten jedoch unter der Willkürlichkeit der Gewährung dieser Privilegien. Mit dem Statute of Monopolies wurde 1624 daraufhin durchgesetzt, dass Patente nur an den ersten Erfinder (the true and first inventor), nur für neue Erfindungen und nur noch für eine Dauer von höchstens 14 Jahren erteilt werden. Dieser Statute of Monopolies wurde erst nach über 200 Jahren durch ein weiteres Gesetz von 1852 abgelöst. Frankreich und die Vereinigten Staaten erließen ihre ersten Patentgesetze, die dem Erfinder einen Anspruch auf Patenterteilung gaben, im Jahre 1791 bzw In Deutschland gab es vor der Reichsgründung nur in den größeren deutschen Staaten eigene Patentgesetze (jeweils nur mit territorialer Wirkung). Das erste war das Bayerische Patentgesetz von Nach der Gründung des Deutschen Reichs trat 1877 das erste einheitliche Deutsche Reichspatentgesetz in Kraft. Das Kaiserliche Pa- 14

13 tentamt, später Reichspatentamt, als zentrale Erteilungsbehörde wurde geschaffen und ging 1949 in das Deutsche Patentamt mit heutigem Sitz in München über wurde das Bundespatentgericht (BPatG) ebenfalls in München errichtet. Wesentliche Änderungen erfuhr das Deutsche Patentgesetz in der Nachkriegszeit durch die Anpassung an das Europäische Patentübereinkommen 1976 und an das Gemeinschaftspatentgesetz Die bedeutendste Vereinbarung auf dem Gebiet des Internationalen Gewerblichen Rechtsschutzes und damit auch des Patentrechts stellt die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) von 1883 dar, der Deutschland 1903 beitrat. Sie gewährleistet den Grundsatz der Gleichstellung aller Angehörigen der Verbandsländer und stellt die Anerkennung des Prioritätsrechts sicher. Der Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty PCT) von 1970 ist für die Bundesrepublik Deutschland 1978 in Kraft getreten und geht insoweit über die PVÜ hinaus, als er über das Prioritätsrecht hinaus auch das Anmeldeverfahren für internationale Patentanmeldungen vereinheitlicht. Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) von 1973 ist für die Bundesrepublik Deutschland 1977 in Kraft getreten. Es hat für die Vertragsstaaten nicht nur ein gemeinsames Recht für die Anmeldung eines Patents (wie der PCT), sondern darüber hinausgehend auch für die Erteilung eines Europäischen Patents geschaffen; und das Europäische Patentamt (EPA) mit Sitz in München gegründet. Unter der Bezeichnung EPÜ 2000 wurde das EPÜ in einigen Punkten (z.b. Einführung eines Beschränkungs- und Widerrufsverfahrens, Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer) reformiert. Die im Rahmen dieser Reform beschlossenen Änderungen traten am 13. Dezember 2007 in Kraft. Alle drei Verträge können auch gleichzeitig zum Nutzen von Patentanmeldern angewendet werden. Im Dezember 2012 erfuhr das Europäische Patentsystem eine bedeuten- 15

14 de Änderung durch den Beschluss, ein EU-Patent (Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung) einzuführen. Das EU-Patent soll im Gegensatz zum EP-Patent in allen Staaten der EU wirksam sein. Für die das Patent betreffenden Streitigkeiten wird ein Patentgericht mit Hauptsitz in Paris und Zweigstellen in London und München geschaffen. II. Schutzgegenstand 1. Die Erfindung Lehre zum technischen Handeln Mit Patenten werden Erfindungen geschützt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind ( 1 Abs. 1 PatG, Art. 52 Abs. 1 EPÜ). Patentgesetz und EPÜ geben (bewusst) keine Definition des Begriffs Erfindung. Die Rechtsprechung ist sich jedoch einig, dass eine Erfindung nur dann patentfähig ist, wenn sie eine Lehre zum technischen Handeln darstellt, also technischen Charakter besitzt. Zweck des Patentschutzes ist es nämlich, den technischen Fortschritt zu fördern. Der Bundesgerichtshof versucht folgende Definition von Technizität : Technisch ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs. 8 Der Technikbegriff ist jedoch nicht statisch, sondern muss sich der technologischen Entwicklung wie etwa der alle Bereiche der klassischen Technik durchdringenden Computerisierung anpassen. So wurde zum Beispiel auf den unmittelbaren Einsatz beherrschbarer Naturkräfte verzichtet und nur verlangt, dass die Erfindung auf technischen Überlegungen beruht BGH, GRUR 69, 672 Rote Taube. BGH, GRUR 00, 498 Logikverifikation. 16

15 Kombinationen von technischen und nicht-technischen Merkmalen sind grundsätzlich patentfähig, 10 denn einem technischen Gegenstand kann seine Technizität durch Hinzufügen nicht-technischer Merkmale nicht genommen werden. Beispiel: Ein besonders ästhetisch geformter Kotflügel bleibt aufgrund seiner technischen Eigenschaften wie Material und Oberfläche ein (auch) technischer Gegenstand. Wenn die Erfindung in irgendeiner Form ein technisches Mittel betrifft, reicht dies nach der neueren Rechtsprechung des EPA bereits aus. 11 Ob dieses Mittel bereits aus dem Stand der Technik bekannt ist oder nicht, darf bei der Frage der Technizität keine Rolle (mehr) spielen. Dies wird vielmehr nur bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit berücksichtigt. Auch die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat die Anforderungen zu Überwindung der Technizitätshürde deutlich herabgesetzt. 12 Die Prüfung der Technizität hat damit an Bedeutung verloren. Die Behandlung nicht-technischer Merkmale wird daher nun in vielen Einzelfällen in die Prüfung der Neuheit/erfinderischen Tätigkeit verlagert. 13 Neben dem technischen Charakter muss nach herrschender Meinung die Erfindung auch realisierbar und wiederholbar sein. Nur wenn die Lehre objektiv realisierbar ist, bereichert sie auch die Technik und führt zu einem konkreten Erfolg, wie es obige Technik-De BGH, GRUR 04, 667 Elektronischer Zahlungsverkehr. EPA TBK T 253/03, GRUR Int. 05, 332 Auktionsverfahren/HITACHI. BGH, GRUR 05, 141 Anbieten interaktiver Hilfe; BGH, GRUR 05, 143 Rentabilitätsermittlung; BPatG, GRUR 06, 43 Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr II; BGH, Beschl. v. 22. April 2010, Xa ZB 20/08, Dynamische Dokumentengenerierung. In der Rechtsprechung des EPA ist diese Verlagerung nahezu vollständig. Siehe Kapitel E, Exkurs: Softwareschutz durch Patent und Gebrauchsmuster. 17

16 finition verlangt. Daran fehlt es, wenn die Lehre gegen physikalische Gesetze verstößt oder einen reinen Wunsch darstellt, wie die berühmte Zeitreisemaschine. Man spricht auch vom Fehlen der technischen Brauchbarkeit. Das DPMA hat hierfür eigens eine Abteilung, die sich mit Fällen eines perpetuum mobile befasst. Anmerkung: Von diesen Fällen der objektiv fehlenden Möglichkeit der Realisierung der Erfindung ist jedoch das Erfordernis der Ausführbarkeit gemäß 34 Abs. 4 PatG (Art. 83 EPÜ) zu unterscheiden. Letzteres verlangt, dass die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart wird, dass ein Fachmann sie ausführen könnte. Dies ist eine Anforderung an die Darstellung der Erfindung in der Patentanmeldung, während das Erfordernis der objektiven Realisierbarkeit die Erfindung als solche betrifft. Die Erfindung muss aber auch realisierbar bleiben, so dass der Erfolg gezielt und nicht nur zufällig jederzeit wiederholbar ist. Mit einem Patent wird ein Erfinder nur belohnt, wenn seine Erfindung auf Dauer die Technik bereichert. 2. Ausnahmen von der Patentierbarkeit a) Katalog von Nicht-Erfindungen als solche 1 Abs. 3, 4 PatG (Art. 52 Abs. 2, 3 EPÜ) enthält einen nicht-abschließenden beispielhaften Katalog von i. A. als nicht-technisch angesehenen Gegenständen, die daher als Nichterfindungen gelten und damit dem Patentschutz nicht zugänglich sind. Einige im Katalog enthaltende Gegenstände können jedoch durchaus technisch sein, so d. h. Programme für Datenverarbeitungsanlagen. Gestützt auf 1 Abs. 4 PatG, wonach die Gegenstände des Katalogs nur als solche als Nicht-Erfindungen gelten, interpretiert die BGH-Rechtsprechung den Katalog so, dass ein dort genannter Gegenstand dann 18

17 nicht vom Patentschutz ausgeschlossen ist, wenn mit ihm ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird. 14 Ausgeschlossen sind im Einzelnen: - Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden Beispiele: die Relativitätstheorie; ein Verfahren zur numerischen Lösung von Differenzialgleichungen. - Ästhetische Formschöpfungen Beispiele: Kotflügel, Gemälde; Skulptur; Stoffmuster. - Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten oder Spiele Beispiele: Wiederholungs-Lernmuster zum besseren Behalten von Latein-Vokabeln; Spielregel für Kartenspiel. - Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten (business methods) Beispiele: Kundenbindungssystem; Rabattsystem; Werbemaßnahme; Mitarbeitermotivierung. - Programme für Datenverarbeitungsanlagen Beispiele: Programm zur Steuerung einer Werkzeugmaschine; Betriebssystemprogramm eines Computers; Programm zur Berechnung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen. - Wiedergabe von Informationen Beispiele: Hörbuch; Schallplatte; Verfahren zur Wiedergabe von Fernsehbildern mit hoher Auflösung. Die genannten Gegenstände sind wie bereits oben erwähnt gemäß 1 Abs. 4 PatG jedoch nur dann vom Patentschutz ausgenom- 14 BGH, GRUR 02, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGH, GRUR 05, 749 Aufzeichnungsträger; BGH, Beschl. v. 22. April 2010, Xa ZB 20/08, Dynamische Dokumentengenerierung; siehe auch Kapitel E, Exkurs: Softwareschutz durch Patent und Gebrauchsmuster. 19

18 men, wenn für sie Schutz als solche begehrt wird, d. h. nach aktueller BGH-Rechtsprechung, wenn mit ihnen kein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird. Demnach wären von den oben genannten Beispielen der Kotflügel, das Programm zur Steuerung einer Werkzeugmaschine, das Betriebssystemprogramm eines Computers und das Verfahren zur Wiedergabe von Fernsehbildern mit hoher Auflösung dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich. b) Gute Sitten, Pflanzensorten und Tierrassen Erfindungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, sind nach 2 PatG (Art. 53a EPÜ) von der Patentierbarkeit ausgenommen. Darunter fallen u. a. biotechnologische Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen. In diesem Zusammenhang sei auf die Entscheidung G 2/06 15 der Großen Beschwerdekammer des EPA vom November 2008 verwiesen, die für ein beachtliches Medienecho sorgte. Gemäß dieser Entscheidung ist die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse (hier: embryonale Stammzellkulturen) verboten, die ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden können, das zwangsläufig mit der Zerstörung menschlicher Embryonen einhergeht. In der Entscheidung des EuGH vom 18. Oktober 2011 legt dieser den Begriff des menschlichen Embryos, der in der Richtlinie 98/44EG über den Schutz von biotechnologischen Erfindungen enthaltend ist, weit aus. Der EuGH führt aus, dass jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an, jede unbefruchtete menschliche Eizelle, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist, und jede unbefruchtete menschliche Eizelle, die durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, ein 15 EPA GrBK G 2/06, ABl 2009,

19 menschlicher Embryo sei. Damit ist ebenfalls die Patentierbarkeit von Verfahren, die bereits durch Verbrauch von Embryonen erzeugte Stammzellen verwenden, verboten. 16 Für Pflanzensorten und Tierrassen werden nach 2a Nr. 1 PatG (Art. 53b EPÜ) zwar keine Patente erteilt; Pflanzensorten können aber anders als Tierrassen sog. Sortenschutz erhalten, sofern bestimmte Schutzvoraussetzungen erfüllt sind. 17 c) Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren Schließlich sind chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren vom Patentschutz ausgeschlossen ( 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG; Art. 53 c) EPÜ). Erfindungen, die ausschließlich aus einem solchen Verfahren bestehen, sind daher nicht patentfähig 18 anders als beispielsweise in den USA. Damit soll verhindert werden, dass die Ausübung des Arztberufes durch Patente eingeschränkt wird. III. Gegenstand der Erfindung 1. Wechselspiel Erfindungsgegenstand Schutzbereich Die Patentansprüche bestimmen zugleich den auf Patentfähigkeit zu prüfenden Gegenstand der Erfindung (subject-matter) ( 1 bis 5, 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG; Art. 52 bis 57, 84 EPÜ) wie auch den Schutzbereich des Patents (scope of protection) ( 14 PatG; Art. 69 Abs. 1 EPÜ). Sie sind Dreh- und Angelpunkt für Erteilung bzw. Rechtsbeständigkeit und Durchsetzung des Patents. In Deutschland wird darüber an unterschiedlichen Gerichten/Behörden entschieden: über EuGH Urt. v. 18. Oktober 2011 C-34/10 Brüstle/Greenpeace. Siehe auch Kapitel D, Sortenschutzrecht. EPA GrBK G 1/04, ABl 06, 334 Diagnostizierverfahren; EPA GrBK G 1/07. 21

20 Erteilung/Rechtsbeständigkeit am DPMA/EPA bzw. BPatG und über Durchsetzung, d. h. Verletzung des Patents an den Zivilgerichten. Die Rechtswege laufen erst am Bundesgerichtshof vor demselben Spruchkörper zusammen, d. h. in der Nichtigkeitsberufung und der Revision im Verletzungsverfahren. In der Praxis bilden daher die Patentansprüche und deren Auslegung die Schnittstelle zwischen den beiden Rechtswegen und ihren Hauptakteuren, den Rechtsanwälten im Verletzungsverfahren und den Patentanwälten im Rechtsbeständigkeitsverfahren. Für die Auslegung der Patentansprüche gelten in beiden Verfahren die gleichen Grundsätze. 19 Dennoch versucht naturgemäß der Pateninhaber im Rechtsbeständigkeitsverfahren seine Patentansprüche eher eng auszulegen, so dass er gerade noch durch das vom Stand der Technik offen gelassenen Nadelöhr schlüpfen kann, während er diese im Verletzungsverfahren aufbläht und seine Patentansprüche möglichst weitgehend verstanden haben will, so dass das angegriffene Produkt des Konkurrenten unter den Schutzbereich fällt. Damit sind gegenläufige Argumentationen vorprogrammiert. Nur eine gute und enge Zusammenarbeit zwischen Rechts- und Patentanwalt führt hier letztlich zum Erfolg. Durch diese Doppelfunktion der Patentansprüche ist der Lohn einer Erfindung an die erfinderische Leistung gekoppelt: je grundsätzlicher oder bahnbrechender die Erfindung im Lichte des bereits Bekannten (Pioniererfindung), desto umfassender lässt sie sich in den Ansprüchen definieren. Die Ansprüche decken dann einen entsprechend weiten Schutzbereich ab. Umgekehrt zwingt der Stand der Technik kleine Erfindungen auch zu einem entsprechend eng definierten Anspruchsgegenstand und damit zu einem kleinen Schutzbe- 19 BGH, GRUR 04, 47 blasenfreie Gummibahn I. 22