update Pharma und Biotechnologie November 2005 Patentlizenzen in der Insolvenz des Lizenzgebers Firmen, die ein Arzneimittel oder medizinisches Produkt unter Nutzung eines Patentes in Lizenz herstellen oder vermarkten, laufen Gefahr, die Lizenz zu verlieren, wenn der Lizenzgeber eine deutsche Firma ist und in die Insolvenz fällt. Daher stellt sich die Frage, wie sich der Lizenznehmer gegen einen Verlust der Lizenz schützen kann. I. Änderung des deutschen Insolvenzrechts Fällt ein Lizenzgeber in die Insolvenz, so muss der zur Verwaltung des Ver-mögens des Lizenzgebers eingesetzte Insolvenzverwalter den Lizenzvertrag beenden, wenn ihm dies möglich ist und der Lizenzvertrag das lizenzierte gewerbliche Schutzrecht nicht optimal verwertet. Bis Ende 1998 konnte der Insolvenzverwalter Lizenzverträge nicht ohne Zustimmung des Lizenznehmers beenden. Lizenzverträge waren bis dahin also "insolvenzfest". Im Jahr 1999 trat eine neue Insolvenzordnung in Kraft. Nach dieser Insolvenzordnung kann der Insolvenzverwalter Verträge grundsätzlich kündigen, solange keine der Parteien sie vollständig erfüllt hat. Zunächst bestand in der Fachliteratur Unklarheit, ob diese Regelung für "Verträge" auch für die ihrem Charakter nach Besonderheiten aufweisende Patentlizenzverträge mit der Folge gilt, dass Lizenzverträge nun nicht mehr insolvenzfest sind. Diese Schlussfolgerung ziehen inzwischen eine erste Ge-richtsentscheidung und überwiegend auch die Fachliteratur. Die Rechtsänderung betrifft alle Lizenzverträge, die eine deutsche Firma als Lizenzgeber abgeschlossen hat ist und die daher dem deutschen Insolvenzrecht unterliegen. Dabei kommt es nicht darauf an, welchem Recht der Li-zenzvertrag unterliegt. Die Klausel, nach der ein Lizenzvertrag etwa US-Recht unterliegen soll, schützt den Lizenznehmer Copyright 2005 Hogan & Hartson Raue LLP All rights reserved
nicht. Denn deutsches In-solvenzrecht gilt unterschiedslos für alle vom (deutschen) Insolvenzschuldner (Lizenzgeber) geschlossenen Verträge. Für Lizenzverträge, die mit ausländischen Lizenzgebern geschlossen werden, gilt diese Rechtslage hingegen nicht. II. Sicherungsmöglichkeiten Angesichts dieser von einer Insolvenz des Lizenzgebers ausgehenden Gefahr sollte der Lizenznehmer bereits bei der Verhandlung des Lizenzvertrages Vorsorge treffen und vom Lizenzgeber Sicherungsmechanismen fordern, die ihn im Falle einer Kündigung des Lizenzvertrages durch den Insolvenzverwalter schützen. In der Fachliteratur werden verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für derartige Sicherungen vorgeschlagen. Allerdings ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt, welche dieser Mechanismen das Ziel auch tatsächlich erreichen, also "gerichtsfest" sind. Denn bisher liegen keine obergerichtlichen Gerichtsentscheidungen hierzu vor. Bei der Vertragsgestaltung sollten also die Risiken der einzelnen Lösungsvorschläge genau untersucht werden. Vornehmlich die folgenden Gestaltungsmöglichkeiten werden diskutiert: 1. Vollständige Erfüllung durch Lizenzeinräumung? Nach der Insolvenzordnung kann der Insolvenzverwalter einen Lizenzvertrag nur dann kündigen, wenn weder der Lizenzgeber noch der Lizenznehmer ihre Vertragspflichten "vollständig erfüllt" haben. Teilweise wird die Auffassung vertreten, mit Einräumung einer Lizenz habe der Lizenzgeber seine vertragliche Hauptpflicht bereits vollständig erfüllt. Der Insolvenzverwalter könne den Lizenzvertrag daher nur kündigen, wenn der Lizenznehmer seine Verpflichtung nicht erfüllt habe. Zahle aber der Lizenznehmer unmittelbar nach Vertragsabschluss die Lizenzgebühr für die gesamte Vertragslaufzeit vorab, ha-be er seine Hauptpflicht "vollständig" erfüllt; auf eventuell bestehende Nebenpflichten komme es nicht an. Der Insolvenzverwalter könne dann nicht mehr kündigen. Demnach soll durch die vollständige Begleichung der Lizenzgebühren eine Insolvenzfestigkeit herbeigeführt werden können. Auf diese Argumentation kann sich der Lizenznehmer jedoch nicht verlassen. Denn eine erste vorliegende Gerichtsentscheidung eines Landgerichtes folgt ihr nicht. Gegen diese Argumentation spricht, dass der Lizenzgeber außer der Pflicht zur Lizenzeinräumung weitere Pflichten hat (etwa die Pflicht zur Verteidigung des Patentes). Man kann daher zum Ergebnis kommen, dass auch der Lizenzgeber seine Pflichten Fall nicht vorab "vollständig" erfüllen kann und schon daher keine beidseitige vollständige Erfüllung vorliegt mit der Folge, dass der Insolvenzverwalter den Lizenzvertrag kündigen kann. Zudem scheidet dieser Lösungsansatz bei der Vereinbarung einfacher Lizenzen mit unbestimmter Laufzeit, Milestone-Zahlungen und/oder umsatz-abhängigen Lizenzgebühren aus. Denn in diesen Fällen kann der Lizenznehmer nicht "vollständig" vorab erfüllen. Im Übrigen sprechen wirtschaftliche Überlegungen häufig gegen Vorleistungen. Ist etwa der Markterfolg eines Arzneimittels völlig ungewiss, wird sich der Hersteller kaum verpflichten, hohe Einmalzahlungen zu leisten. Vielmehr wird in der Regel eine Kombination aus Einmalzahlungen und nutzungsabhängigen Gebühren gewählt. Pharma und Biotechnologie 2
2. Pfandrecht und Sicherungsabtretung Ferner wird vorgeschlagen, der Lizenznehmer solle sich absichern, indem er den Lizenzvertrag abschließt und sich zusätzlich ein Pfandrecht am Patent einräumen oder das Patent zur Sicherheit abtreten lasse. Auch dieser Vorschlag birgt Risiken. Beide Varianten - Pfandrecht und Sicherungsabtretung - geben nur begrenzt Schutz. Denn es ist unklar, ob sie bei Insolvenz des Lizenzgebers die begehrte Nutzung des Patents ermöglichen. Zwar kann ein Pfandgläubiger das Patent im Falle der wirksamen Kündigung des Lizenzvertrages zur Befriedigung seiner dann entstehenden und gegenüber dem Insolvenzverwalter geltend zu machenden Schadensersatzforderung verwerten. Die Verwertung kann theoretisch entweder durch Verkauf des Patentes an Dritte oder durch die eigene Nutzung erfolgen. Es ist aber ungeklärt, ob der Lizenznehmer (Pfandgläubiger) das Patent in der Weise verwerten darf, dass er es selbst nutzt. Nur dies würde zum Ziel führen. In der Fachliteratur wird teilweise ein solches Selbstverwertungsrecht des Pfandgläubigers angenommen. Andere Autoren lehnen es ab. Es ist also keineswegs sicher, ob diese Lösung "gerichtsfest" ist. 3. Doppeltreuhand Als weitere Alternative wird das Doppeltreuhand-Modell vorgeschlagen. Bei Doppeltreuhandverhältnissen räumt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer neben dem eigentlichen Lizenzrecht eine Option auf den Erwerb eines immerwährenden (sog. dinglichen) Lizenzrechts ein. Das entsprechende Lizenzrecht wird dann einem Treuhänder übertragen, der das Recht treuhänderisch für beide Parteien des Lizenzvertrags hält. Die Rechtsprechung hat das Doppeltreuhandmodell als insolvenzfest anerkannt. Allerdings gibt das Modell dem Lizenznehmer nicht die Möglichkeit, das treuhänderisch verwaltete Lizenzrecht bei Insolvenz des Lizenzgebers zu übernehmen und als solches zu nutzen. Auch nach dem Doppeltreuhandmodell besteht nur ein sog. Absonderungsrecht, also das Recht, das Lizenzrecht zu verwerten und sich dann aus dem Verwertungserlös in Geld zu befriedigen. Selbst wenn man dann ein Selbstverwertungsrechts des Lizenznehmers annimmt, ist wiederum nicht gewährleistet, dass der Lizenznehmer die treuhänderisch gehaltene Lizenz auch tatsächlich erwerben kann: Es gilt das Gebot der bestmöglichen Verwertung; wenn ein anderer Interessent einen höheren Kaufpreis bietet, muss das Lizenzrecht an diesen veräußert werden. 4. Lizenzsicherungsnießbrauch Mehrere Autoren schlagen eine Absicherung des Lizenzgebers durch einen Lizenzsicherungsnießbrauch vor. Der Nießbrauch ist ein auf Duldung oder Unterlassung gerichtetes Recht am Belastungsgegenstand. Wird an einem Patent also ein Nießbrauchsrecht bestellt, so hat der Patentinhaber (i.d.r. Lizenzgeber) zu dulden, dass der Nießbraucher (Lizenznehmer) das Patent benutzt. Bei der Insolvenz des Lizenzgebers fällt dessen gesamtes Vermögen in die Insolvenzmasse. Allerdings können Dritte Sachen und Rechte "aussondern", die nicht Pharma und Biotechnologie 3
zum Vermögen des Lizenznehmers gehören. Ausgesonderte Sachen und Rechte kann der Insolvenzverwalter nicht zur Befriedigung der Insolvenzgläubiger verwerten. Nach der gesetzlichen Regelung sind Nießbrauchsrechte auszusondern mit der Folge, dass der Insolvenzverwalter den Nießbrauch während dessen Laufzeit anzuerkennen hat. Der Nießbraucher kann das Patent also trotz Insolvenz des Patentinhabers weiterhin nutzen. Auch gegen diese Lösung werden Zweifel angemeldet, die jedoch überwindbar erscheinen. Es spricht vieles dafür, dass diese Nießbrauchsregelung insolvenzfest ist. Mit Einräumung eines Nießbrauchs entsteht ein gesetzliches Schuldverhältnis, das der Insolvenzverwalter nicht kündigen kann und Rechte und Pflichten der beteiligten Parteien statuiert. Bei der Einräumung eines Nießbrauchsrecht zur Sicherung einer Lizenz sind rechtlich insgesamt drei Verträge zu unterscheiden: Zunächst ist der Lizenzvertrag nach herkömmlichem Muster zu schließen. Dieser Vertrag kann eventuell vom Insolvenzverwalter gekündigt werden. Zusätzlich wird eine auf den Lizenzvertrag abgestimmte Vereinbarung über die Einräumung des Nießbrauchs geschlossen. Grundsätzlich berechtigt ein Nießbrauchsrecht zur uneingeschränkten Nutzung. Der Lizenzgeber wird daher auf Regelungen drängen, die die Rechte des Lizenznehmers begrenzen bzw. sein Interesse an der Zahlung der Lizenzgebühren sichern. Folgende Regelungen sind denkbar: Die Nutzung des Patentes kann auf bestimmte Anwendungsfelder beschränkt werden. Es kann geregelt werden, dass der Nießbrauch automatisch (auf-schiebend bedingt) endet, wenn das geschuldete Entgelt nicht gezahlt wird. Die Parteien können vereinbaren, dass der Nießbrauch endet, wenn der Lizenznehmer die Lizenz auf einen Dritten überträgt. Es ist hier vor allem Sache des Lizenzgeber, wirksame Beschränkungen zu fordern und vorzuschlagen. Ferner muss das Nießbrauchsrecht in Erfüllung des Vertrages über den Lizenznießbrauch wirksam eingeräumt werden. Diese Nießbrauchseinräumung hat auch dann Bestand, wenn die zu Grunde liegenden Verträge unwirksam sind oder vom Insolvenzverwalter gekündigt werden. Bei alledem ist zu beachten, dass noch nicht alle mit der Bestellung eines Lizenzsicherungsnießbrauchs zusammenhängenden Fragen geklärt sind und deshalb die Rechtsprechung zu den hier dargestellten Fragen weiter verfolgt werden sollte. III. Zusammenfassung Um die Fortgeltung der Patentlizenz auch im Falle der Insolvenz des Lizenzgebers sicher zu stellen, werden verschiedene vertragliche Modelle vorgeschlagen. Es ist derzeit noch nicht durch obergerichtliche Rechtsprechung abgesichert, welche Modelle den Pharma und Biotechnologie 4
Lizenznehmer vollständig schützen. Das oben unter Ziffer II 4 dargestellte Modell des Lizenzsicherungsnießbrauchs scheint große Sicherheit zu bieten. Allerdings mag es nicht bei allen Konstellationen geeignet sein. Unternehmen, die Lizenzen nehmen, müssen daher in jedem Einzelfalls sorgsam abwägen, welche vertragliche Regelung ihren Interessen am besten genügt. Angesichts der Unsicherheiten und der bisher fehlenden obergerichtlichen Rechtsprechung muss die Rechtsentwicklung weiter zeitnah verfolgt werden. Die Informationen in diesem Update sind nicht auf konkrete Sachverhaltsgestaltungen übertragbar und ersetzen nicht die anwaltliche Beratung im Einzelfall. Hogan & Hartson Raue LLP ist das Deutschlandbüro der internationalen Rechtsanwaltssozietät Hogan & Hartson LLP. Im Update informiert Hogan & Hartson Raue LLP Mandanten über neueste Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung. Pharma und Biotechnologie 5
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