IP Themen bei Biotech M&A Transaktionen Dr. Claudia Milbradt, Clifford Chance Deutschland LLP 11. Februar 2015
Gliederung I. Ablauf einer Transaktion II. Due Diligence III. Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten IV. Schutz für Erwerber und Verkäufer V. Typische IP Themen im Bereich Biotech Clifford Chance 2
Ablauf einer Transaktion Letter of Intent ( LoI ) bzw. Memorandum of Understanding ( MoU ) grds. unverbindliche Absichtserklärung über Kauf/Verkauf Due Diligence umfassende Prüfung der Zielgesellschaft (Target) Vertragsverhandlungen Entscheidung über Kauf/Verkauf und Konditionen Signing Unterzeichnung der Verträge Closing dingliche Übertragung der Vermögenswerte Clifford Chance 3
Due Diligence ( DD ) Begriff aus dem angloamerikanischen Recht (Haftungsmaßstab für Vorstände) Inhalt: Komplexe Überprüfung der Gesellschaft aus rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht zur Ermittlung von Risiken und Potenzialen für den Erwerber Vorgehen: Einrichtung eines sog. Datenraums Ziel: Entscheidung über Kauf/Verkauf und Ermittlung des Unternehmenswertes Clifford Chance 4
Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten Asset Deal Sachkauf Übertragung einzelner/aller Vermögensgegenstände Share Deal Anteilskauf Automatischer Übergang der Rechtsverhältnisse auf den Erwerber Übertragung aller wesentlichen IP Rechte; Dual Use -Rechte Spezielle IP-Themen Change of control - Klauseln bei wichtigen Lizenzverträgen ggfs. Mischform möglich Teilweise unter Verwendung einer Zweckgesellschaft (special purpose vehicle) Clifford Chance 5
Schutz im Rahmen der DD Schutzmöglichkeiten für: Verkäufer Offenlegung seines vorhandenen Know-Hows vs. Interesse an umfassendem Schutz vor unbefugter Nutzung Erwerber Interesse an vollständiger Information vs. begrenzte Möglichkeiten der Prüfung Geheimhaltungsvereinbarungen; hohe Vertragsstrafen Aufnahme von entsprechenden Garantien in den Vertrag Clifford Chance 6
M&A-Themen im Bereich Biotech IP ist oft im Fokus der Transaktion! Regelmäßig umfassende Prüfung, z.b.: Inhaberschaft an Rechten Häufig F&E-Kooperationen, Beteiligung von Universitäten Prüfung von Arbeitsverträgen, Beraterverträgen Inanspruchnahme von Erfindungen, Arbeitnehmererfindungsrecht Schutzumfang von Patenten Erzeugnis-, Verfahrenspatent Zweite medizinische Indikation / sinnfälliges Herrichten Ergänzende Schutzzertifikate ( SPC ) Allgemein: Sicherung von Know-How Clifford Chance 7
M&A-Themen im Bereich Biotech IP im Ausland Eintragung in allen strategisch wichtigen Jurisdiktionen Einhaltung der Rechtsvorschriften Bestand des IP Verlängerungsmöglichkeiten verbleibende Laufzeit IP im Anmeldestadium Erfolgsprognose Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren Verletzungsverfahren Clifford Chance 8
M&A-Themen im Bereich Biotech Falls Marken vorhanden: Widersprüche und Markenlöschungsverfahren Nutzung der Marken innerhalb der 5-Jahres-Frist Geschützte Pflanzensorten nach dem Sortenschutzgesetz Mögliche/drohende Verletzung von Rechten Dritter Prozessrisiken einschätzen Freedom to Operate ( FTO ) Bestehende Lizenzverträge Laufende Zahlungen Prozessrisiken bei Vertragsverletzungen IP als Kreditsicherung (Sicherungsübereignung, Pfandrecht) Finanzierung durch sale and lease back Clifford Chance 9
M&A-Themen im Bereich Biotech IP ist zentraler Faktor für die Unternehmensbewertung: Beweis für Innovationskraft und Forschungsleistung Gewinnsteigerung über Produkte selbst und Technologietransfer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch ausschließliches Verwertungsrecht Marktzutrittsschranken für Wettbewerber Attraktivität für Investoren durch solide IP-Strategie Clifford Chance 10
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