Lizenzvertragsrecht 17. Juni 2011 Musterlösung

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1 Prof. Dr. Reto M. Hilty FS 2011 Lizenzvertragsrecht 17. Juni 2011 Musterlösung

2 VORBEMERKUNG Die Musterlösung ist ein Lösungsvorschlag. Bei mehreren Fragen konnte auch mit hier nicht aufgeführten Antworten die Maximalpunktzahl erreicht werden. AUFGABE 1 (12 Punkte) 1.1 a) Was ist ein Lizenzvertrag? (1P) - Vertrag sui generis - Ermächtigung zur Nutzung eines immateriellen Gutes - häufig gegen Entgelt, aber nicht objektiv wesentlich - positiver/negativer Gehalt b) Was ist eine Lizenz? (1P) - Erlaubnis zur Nutzung eines Schutzrechts, das einem Dritten gehört - durch Willensübereinkunft/aus Gesetz/durch Richterspruch 1.2 a) Was ist Know-How? (1P) - Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse - schutzunfähige IGR/IGR vor Anmeldung - Fähigkeiten/Wissen b) Kann Know-How lizenziert werden? Begründen Sie kurz! (2P) - Ja, sog. unechter Lizenzvertag - Begründung: Vertragsfreiheit spricht nichts dagegen; faktisches Monopol (gewisser rechtlicher Schutz, UWG) Partizipation 1.3 Warum werden Lizenzverträge geschlossen? Begründen Sie kurz und geben Sie ein Beispiel! (2P) - IGR-Inhaber kann/will nicht selber nutzen - anderer hat technische/finanzielle Mittel/Wissen über Marktsituation - Lizenzgeber wird vergütet/lizenznehmer kann wirtschaften - Bsp: Erfinder ohne Produktionsanlagen 1.4 Was wird mit einem Merchandisingvertrag in der Regel bezweckt? (2P) - Imagetransfer, häufig von populären fiktiven/realen Figuren (Characters) - Bezweckt wird Werbeeffekt/Umsatzsteigerung 1

3 1.5 a) In welchem immaterialgüterrechtlichen Gesetz wird die Möglichkeit einer einvernehmlichen Lizenzierung nicht ausdrücklich erwähnt? (1P) URG (und Topographiengesetz) b) Welche Bedeutung kommt dieser Nichterwähnung zu? (2P) Keine, auch hier sind Lizenzverträge zuzulassen (Vertragsfreiheit); Lizenzen sind auch seit langem etabliert im UrhR (z.b. Lizenzvergabe durch SUISA) AUFGABE 2 (11 Punkte) 2.1 a) Was ist eine gesetzliche Lizenz? (2P) Lizenz, die bei gegebenen Voraussetzungen direkt aus dem Gesetz ohne Richterspruch/ behördliche Anordnung entsteht. - Art. 19 ff. URG b) Nennen Sie ein Beispiel! (1P) - Art. 9 Abs. 1, Art. 35, Art. 48 PatG 2.2 Die A AG hat ein revolutionäres Computer-Display entwickelt, welches bei wesentlich geringerem Stromverbrauch qualitativ weitaus bessere Bilder liefert und zudem günstiger in der Herstellung ist als alle vorbekannten Displays. Die dem Display der A AG zugrunde liegende Technologie ist mittlerweile erfolgreich patentiert. Grundlage für die neue Technologie der A AG bildet allerdings die ältere, noch bis zum Jahr 2020 patentrechtlich geschützte Technologie der B AG. Die neuen Displays können nicht ohne Verwendung der Technologie der B AG hergestellt werden. Deshalb bemüht sich die A AG wiederholt, mit der B AG ins Geschäft zu kommen, doch die B AG verweigert seit Monaten standhaft jegliche Geschäftsbeziehungen. a) Auf welcher Grundlage des PatG könnte sich die A AG hier möglicherweise behelfen? (2P) Art. 36 i.v.m. Art. 40e PatG. b) Wie schätzen Sie die Erfolgschancen eines solchen Vorgehens ein? Äussern Sie sich kurz zu den wesentlichen Punkten! (6P) Voraussetzung Art. 36 PatG: - namhafter technischer Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung Subsumtion Voraussetzung Art. 40e PatG: - Abs. 1: Bemühungen des Gesuchstellers um Lizenz zu angemessenen Marktbedingungen innert angemessener Frist Subsumtion 2

4 - Ausführungen zu den Modalitäten (Art. 36 Abs. 2,3 sowie Art. 40 e Abs. 2, 3, 4, 5, 6 PatG) wurden auch bepunktet, wenn sachverhaltsbezogen. AUFGABE 3 (13 Punkte) 3.1. Wodurch unterscheidet sich die Übertragung von der Lizenzierung? (2P) Übertragung: Übergang der Herrschaftsrechte am IGR auf einen Dritten, Änderung der Inhaberschaft Lizenz: Bewirkt auf absolutrechtlicher Ebene keine Änderung der Rechtsinhaberschaft, LG bleibt Inhaber der IGR, blosse obligatorische Einräumung von Nutzungsrechten 3.2 A, B und C schliessen sich als Kollektivgesellschafter zusammen. A bringt sein Patent in die Gesellschaft ein. (1P) a) Wie wird dieser Vorgang im Immaterialgüterrecht genannt? (1P) Quantitative Teilrechtsübertragung b) Wie sind A, B und C an dem Patent berechtigt? (1P) Gesamthänderisch 3.3 a) Aus welcher Norm ergibt sich die Zulässigkeit der qualitativen Teilrechtsübertragung im Urheberrecht? (1P) Art. 16 Abs. 2 URG b) Ist die qualitative Teilrechtsübertragung für die übrigen Immaterialgüterrechte zuzulassen? Begründen Sie Ihre Antwort kurz! (3P) - Art. 17 Abs. 1 MSchG: teilweise Teilung des Eintragungsgesuchs (Art. 17a MSchG), im Übrigen umstritten, Materialien sprechen dagegen - Art. 33 Abs. 1 PatG, Art. 14 Abs. 1 DesG: Wortlaut spricht dafür, aber h.l. will nicht zulassen - Argumente gegen Zulassung: Verkehrsschutz, keine unterschiedliche Materialisationsformen denkbar (Patent, Marke, Design), - Argumente für Zulassung: praktisches Bedürfnis, Wortlaut, Einheit der IGR (URG erlaubt), 3.4 In welchem urheberrechtlichen Standardvertrag ist eine Rechtsübertragung mit Fiduzia vorgesehen? (1P) Wahrnehmungsvertrag 3.5 Geben Sie ein Beispiel für eine Formvorschrift bei der Übertragung von Immaterialgüterrechten! (1P) Art. 17 Abs. 2 MSchG, Art. 33 Abs. 2 bis PatG, Art. 14 Abs. 2 DesG 3

5 3.6 Was ist mit Dualismus und Monismus im Urheberrecht gemeint? (2P) Monismus: Untrennbarkeit der persönlichkeitsrechtlichen und verwertungsrechtlichen Befugnissen des Urhebers (D), führt dazu weil persönlichkeitsrechtlicher Teil nicht übertragbar, dass UrhR ganz nicht übertragbar ist. Dualismus: pers. und verwertungsr. Befugnisse können getrennt werden (CH) UrhR übertragbar, wobei bei pers. Teil strittig ist, welche einzelnen Befugnisse nicht übertragbar sind AUFGABE 4 (12 Punkte) 4.1 Urs hat im Ladengeschäft des Händlers H eine CD (inkl. Verpackung) erworben, welche das Computerspiel C des Entwicklers E enthält. Auf der Verpackung steht gross: Wenn Sie die Hülle öffnen, stimmen Sie dem Endnutzer-Lizenzvertrag, abrufbar unter zu! Urs bemerkt den Hinweis, geht ihm aber nicht nach, öffnet die Packung und installiert das Spiel. Im erwähnten Lizenzvertrag wäre unter anderem gestanden: Sie sind nicht berechtigt, C zu verkaufen und/oder zu vermieten. a) Mit wem hat Urs welchen Vertrag/welche Verträge geschlossen? Begründen Sie Ihre Antwort kurz! (2P) - Kaufvertrag mit H bzgl. CD - Lizenzvertrag mit E bzgl. Computerspiel (je nach Argumentation +/-) b) Darf Urs das Computerspiel verkaufen? (2P) Mögliche Varianten: - Ja, weil Art. 12 Abs. 2 URG ist zwingend - Ja, weil kein Vertrag zustande gekommen zwischen Urs und E 12 II URG - Nein, weil Art. 12 Abs. 2 URG wird als dispositives Recht vom Vertrag überlagert c) Darf Urs das Computerspiel vermieten? (2P) Mögliche Varianten: - Nein, wegen Vertrag - Nein, wegen Art. 10 Abs. 3, Art. 13 Abs. 4 URG 4.2 A hat B eine Lizenz an seinem Design X eingeräumt. Die Lizenz wurde nicht in das Designregister eingetragen. In der Folge überträgt A sein Design an C, welcher über das Lizenzverhältnis nicht informiert ist. a) Was geschieht mit der Lizenz bzw. dem Lizenzverhältnis? (1P) - Lizenzverhältnis bleibt bestehen, A kann aber seiner Genusserhaltungspflicht nicht mehr nachkommen, weil er die Herrschaft über das Design aufgegeben hat. - Lizenz verstanden als Ermächtigung zur Nutzung geht unter, weil der neue Inhaber der Rechte, C, diese nicht gegen sich gelten lassen muss. 4

6 b) Hat B Ansprüche gegen A? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht? (2P) - wegen Nichterfüllung, Art. 97 Abs. 1 OR, auf Schadenersatz - Rücktritt, Art. 107 i.v.m. 109 OR, Wirkung wohl ex nunc, Schadenersatz (Art. 109 Abs. 2 OR) - Kündigung aus wichtigem Grund c) Hätten die eben behandelten Probleme vermieden werden können? (1P) Eintragung der Lizenz in das Register nach Art. 15 Abs. DesG. Die Lizenz hätte dann dem Erwerber entgegengehalten werden können (Sukzessionsschutz) d) Wie wäre c) zu entscheiden, wenn X ein Werk im Sinne des URG wäre? (2P) Mögliche Varianten: - Nein, weil kein Register - Denkbar als gesetzliche Realobligation, Problem: Schutz LN ohne Zutun der Parteien AUFGABE 5 (12 Punkte) 5.1 A verhandelt mit B über eine Lizenz an der Erfindung E, die er vor kurzem gemacht hat; leider erfolglos. B schickt in der Folge Dokumente, die er von A anlässlich der Verhandlungen erhalten hat, einem Konkurrenten von A. In einigen dieser Dokumente sind technische Details über E zu finden, die nicht in der Patentschrift veröffentlich worden sind. Kann A allenfalls gegen B vorgehen? Auf welcher Grundlage und was wäre vorausgesetzt? (3P) - Culpa in Contrahendo - Art. 6 UWG - vorausgesetzt wäre in beiden Fällen, dass die Dokumente Geheimnischarakter haben 5.2 Der Technologiekonzern G hat als Nebenprodukt einer anderen gesuchten Lösung im Rahmen einer Laborentwicklung eine Methode zur effizienteren und zeitsparenden Produktion des Stoffes X zur Korrosionsbehandlung gefunden und bis zur Patentreife entwickelt. Selbst verfügt G aber nicht über die notwendigen Anlagen für die Industrieproduktion. Daher sucht G einen Produzenten, der die Herstellung übernehmen kann. Nach längerer Suche findet sich N, der sich zu einer Lizenznahme entschliesst, nachdem ihm G weit reichende Zusicherungen hinsichtlich der Wirksamkeit des Stoffes und der Marktchancen erteilt hat. Der Lizenzvertrag wird in der Folge geschlossen, obwohl das Patent noch nicht erteilt worden ist. Das Europäische Patent wird nicht erteilt, weil die Herstellungsmethode bereits Gegenstand eines älteren Patents ist. a) Ist der Lizenzvertrag nichtig? (1P) 5

7 Nein, Aufrechterhaltung des Vertrags entsprich schützenswertem Interesse des LN. b) Kann N gegen G Ansprüche geltend machen? Wenn ja, welche und woraus? Wenn nein, wieso nicht? (4P) - Fall von Rechtsmängelhaftung - Grundlage Art. 97 OR: Problem, dass Verschulden vorausgesetzt - Grundlage Art. 192 ff. OR: Problem Abgrenzung unmittelbarer/mittelbarer Schaden - Lösung aus Richterrecht drängt sich auf (Art. 1 Abs. 2 ZGB) Variante: Das Europäische Patent wird erteilt. N stellt aber fest, dass mit dem Stoff die zugesicherten Eigenschaften nicht erreicht werden können, da die Industrieproduktion Probleme bereitet, welche im Labor nicht erkannt worden sind. Ausserdem läuft der Absatz schleppend. c) Kann N gegen G Ansprüche geltend machen? Wenn ja, welche und woraus? Wenn nein, wieso nicht? (4P) - Fall von Haftung für tatsächliche Mängel - Denkbare Grundlagen: Art. 97 OR, Art. 197 ff. OR, 256 OR, Art. 288 Abs. 1 i.v.m. Art. 259a ff. OR - Richterrecht (Art. 1 Abs. 2 ZGB) - bzgl. Marktchancen ist die Haftung umstritten: hier aber wohl zu bejahen, da umfangreiche Zusicherungen AUFGABE 6 (11 Punkte) 6.1 A ist Patentlizenznehmer. Er legt dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) den entsprechenden Lizenzvertrag vor und bittet um Eintragung der Lizenz in das Register. Das IGE verweigert dies. Mit Recht?(2P) - Ja, Eintragung der Lizenz nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Patentinhabers - Vorlage des LV durch LN bei Eintragung allein nicht ausreichend (Art. 105 Abs. 2 PatV, BGE 135 III 656) 6.2 A ist Exklusivlizenznehmer, B ist Lizenzgeber und Inhaber der Marke X. C verletzt X. a) Auf welcher Grundlage kann A gegen C vorgehen? (1P) Art. 55 Abs. 4 MSchG b) Steht C die Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit von X offen? Begründen Sie kurz! (2P) Nein, weil sie sich schon aus formalen Gründen gegen den Inhaber des Schutzrechts richten muss, dies auch, damit dieser sich angemessen verteidigen kann. Nichtigkeitseinrede wäre dagegen möglich und natürlich auch separate Nichtigkeitsklage gegen LG. 6

8 c) Angenommen, A wäre nur einfacher Lizenznehmer: Unter welcher Voraussetzung könnte A einen Prozess gegen C führen? (2P) Prozessvollmacht und/oder Teilrechtsübertragung, Nebenintervention nach Art. 74 ZPO 6.3 A hat B eine ausschliessliche Lizenz an seiner Luxusmarke X eingeräumt. B hat sich im Vertrag mit A verpflichtet, die strengen Vorgaben des B einzuhalten, um das exklusive Image der Marke X zu erhalten. B wird regelmässig von A kontrolliert. B erteilt nun der rechtlich und wirtschaftlich von ihr unabhängigen C eine einfache Unterlizenz an X. B verspricht sich davon eine Profiterhöhung. a) Entfaltet der Unterlizenzvertrag zwischen B und C Wirkung? (2P) Ja, der Bestand des Vertrags zwischen B und C hängt nicht davon ab, ob B ohne Pflichten gegenüber A zu verletzen einen solchen schliessen darf. b) Hat A Ansprüche gegen B? (2P) [Hier hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. In der Prüfung hiess die Frage: Hat B Ansprüche gegen A? Diese Frage machte nicht viel Sinn, entsprechend wurden die Antworten grosszügig bewertet.] Ja, weil bei diesem konkreten Vertrag angenommen werden muss, dass es dem LG nicht egal ist, wer alles als (Unter)-Lizenznehmer X nutzt. Er hätte fragen müssen, LG hätte aber nur bei schützenswerten Interessen verweigern dürfen (Loyalität), was hier wahrscheinlich erfüllt wäre. LN hat zudem kein schützenswertes Interesse (Profit). Anspruchsgrundlage: 97 OR (positive Vertragsverletzung). AUFGABE 7 (12 Punkte) 7.1 Zwischen dem Lizenzgeber LG und dem Lizenznehmer LN besteht seit fünf Jahren ein Lizenzvertrag, der bis vor kurzem von beiden Seiten pflichtgemäss erfüllt wurde. Seit drei Monaten leistet allerdings LN trotz Mahnung und Nachfristansetzung fällige Lizenzgebühren nicht mehr. a) Welche Möglichkeiten sehen Sie für LG, das Vertragsverhältnis mit LN zum Erlöschen zu bringen? (2P) - Kündigung aus wichtigem Grund - ordentliche Kündigung - Rücktritt, Art. 107/109 OR - Grundlagenirrtum, Art. 24 OR? wohl kaum b) Mit jeweils welcher Wirkung? (2P) - Kündigung: Wirkung ex nunc - Rücktritt: Wirkung auch ex nunc, da seit längerer Zeit vollzogenes Dauerschuldverhältnis 7.2 Zwischen dem Lizenzgeber LG und dem Lizenznehmer LN besteht seit zwei Jahren ein Lizenzvertrag. LN hat Investitionen in Millionenhöhe getätigt, um auf der 7

9 Grundlage des von LG lizenzierten Patents Flugzeugturbinen herstellen zu können, welche sich von den konventionellen Konkurrenzprodukten grundlegend unterscheiden und auf dem Markt einmalig sind. Das Patent des LG läuft noch bis LG möchte nun den Lizenzvertrag mit LN kündigen, weil er selber in die Produktion der Turbinen einsteigen möchte. Der Lizenzvertrag enthält keine Bestimmungen über die Kündigung. a) Kann LG den Vertrag kündigen? (2P) Ja, Kündigungsmöglichkeit besteht immer (Art. 27 ZGB). Hier zudem keine Anzeichen einer Befristung, so dass auch keine Mindestlaufzeit abgewartet werden muss. b) Angenommen der Vertrag kann gekündigt werden: Welche Kündigungsfrist hat LG zu beachten? (3P) Möglichkeit für Kündigung aus wichtigem Grund ist nicht anzunehmen. Daher kommt nur ordentliche Kündigung in Frage. Die Frist kann etwa dem Pachtrecht (Art. 296 Abs. 1 OR) oder dem Recht der einfachen Gesellschaft (Art. 546 Abs. 1 OR) entnommen werden. Allenfalls muss, um dem Interesse des LN gerecht zu werden, eine noch längere Frist aus Richterrecht (Art. 1 Abs. 2 ZGB) gefunden werden. In casu könnte solch ein Fall angenommen werden, weil der Lizenzgegenstand für LN nicht substituierbar ist und er sehr hohe Investitionen getätigt hat. c) Angenommen der Vertrag wird rechtmässig von LG gekündigt: Welchen Anspruch hat LN allenfalls gegenüber LG und woraus? (3P) Hier kann ein Anspruch auf Investitionsersatz diskutiert werden. Ergeben könnte er sich aus einer analogen Anwendung von Art. 377 OR oder wiederum aus Richterrecht (Art. 1 Abs. 2 ZGB). AUFGABE 8 (13 Punkte) 8.1 Welche Bedeutung kommt Art. 3 Abs. 2 KG bei der kartellrechtlichen Prüfung von Lizenzverträgen zu? Äussern Sie sich kurz! (2P) Keine, nur historisch zu erklären. Prüfung von LV sollte nicht über Art. 3 Abs. 2 KG zum Voraus beschnitten werden. Allenfalls ist berechtigten IGR-Interessen innerhalb der Prüfung von Art. 5/7 KG gerecht zu werden. 8.2 Was ist im Kartellrecht mit absolutem Gebietsschutz gemeint? (2P) Zuweisung von Gebieten mit Verbot von Passivverkäufen (=Erfüllung unaufgeforderter Bestellungen) an Gebietsfremde. 8.3 A und B haben eine Technologietransfervereinbarung getroffen, auf die Europäisches Wettbewerbsrecht anwendbar ist. Nun sind A und B aber verunsichert wegen der kartellrechtlichen Zulässigkeit. a) Welche Verordnung ist für die Beantwortung dieser Frage massgebend? (1P) Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen. = Gruppenfreistellungsverordnung Technologietransfer, GVO-TT 8

10 b) Welche zwei Voraussetzungen dieser Verordnung müssen erfüllt sein, damit Sie A und B auch ohne eingehende kartellrechtliche Prüfung beruhigen können? (2P) Kein Überschreiten gewisser Marktanteile, keine Kernbeschränkungen 8.4 Was besagt die essential-facilities-doktrin? (2P) Essential facilities sind rechtlich oder faktisch monopolisierte Infrastrukturen, die zwangsläufig benutzt werden müssen, um einen Markt bearbeiten zu können. Die Doktrin besagt, dass ein Inhaber solcher Infrastrukturen mit marktbeherrschender Stellung sich u.u. im Sinne des Kartellrechts missbräuchlich verhält, wenn er Dritten keinen Zugang dazu gewährt. Als Abhilfemassnahme werden dann Zwangslizenzen gewährt. 8.5 Was ist Soft Law? Gebe Sie eine kurze Definition und nennen Sie ein Beispiel! (2P) Soft Law ist Recht ohne direkte Bindungswirkung Bsp: Empfehlung der Kommission 2005/737/EG, UNIDROIT-Principles, DCFR 8.6 Welche Rolle kann Soft Law im Zusammenhang mit Lizenzverträgen spielen? (2P) - Einbindung durch Vertrag - Rechtsanwendung: LV sind häufig nicht geregelt im nationalen Recht, Rückgriff auf Soft Law möglich (in CH etwa über Art. 1 Abs. 2 ZGB) - Empfehlung der Kommission 2005/737/EG: Änderung der (Lizenzierungs)-Praxis der Verwertungsgesellschaften 9