CLAIR SARL Rue Paul Martin F Simorre

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1 HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) Nichtigkeitsabteilungen Alicante, den 08/11/2001 (490A/DE/E/Nichtigkeit/Absolute/040701) IN DEM VERFAHREN ZUR ERKLÄRUNG DER NICHTIGKEIT Aktenzeichen: 172C /1 Gemeinschaftsmarke: Verfahrenssprache: TENSEGRITY Deutsch ANTRAGSTELLER VERTRETER Laugan Productions, Inc Santa Monica Blvd., #599 Los Angeles Kalifornien USA MILLER Rechtsanwälte Postfach 0310 D Freiburg gegen FRÜHEREN INHABER DER GEMEINSCHAFTSMARKE CLAIR SARL Rue Paul Martin F Simorre VERTRETER - nicht vertreten - Avenida de Europa, 4, Apartado de Correos 77, E Alicante, Spanien - : (+34) Fax: (+34) Internet:

2 - 2 - hat DIE ERSTE NICHTIGKEITSABTEILUNG in der Besetzung: Herbert E. Meister (Vorsitz), Pedro Jurado Montejano (Mitglied) und Etienne Sanz de Acedo (Mitglied) am 08/11/2001 entschieden: 1. Das Verfahren wird eingestellt. 2. Die Kosten des Antragstellers sind von dem früheren Inhaber der Gemeinschaftsmarke, nämlich der CLAIR SARL, zu tragen. TATBESTAND (1) Die Gemeinschaftsmarke Nr wurde am 10/03/1998 angemeldet und am 03/05/1999 für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen in den Klassen 16, 35 und 41 eingetragen und am 21/06/1999 im Amtsblatt veröffentlicht. Die Sprachen der Gemeinschaftsmarke sind Deutsch und Französisch. (2) Der zulässige Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gegen die Gemeinschaftsmarke Nr wurde in Deutsch am 13/11/2000 gestellt. Die erforderliche Gebühr wurde entrichtet. Der Antrag richtete sich gegen alle Waren und Dienstleistungen. Der Antragsteller stützte seinen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit zum einen auf Art. 51(1)(b) GMV und begründete dies mit der Bösgläubigkeit bei der Anmeldung der Marke. Zum anderen stützte er den Antrag auf Art. 52(1)(b) und Art. 8(3) GMV, da der Antragsgegner die Markenanmeldung ohne seine Zustimmung vorgenommen hatte. (3) Der frühere Inhaber der Gemeinschaftsmarke hat am 19/01/2001 die Gemeinschaftsmarke auf den Antragsteller übertragen. Am 03/04/2001 wurde die Gemeinschaftsmarke auf den Antragsteller umgeschrieben. (4) Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wäre erfolgreich gewesen. Zum Nachweis der Bösgläubigkeit des früheren Inhabers der Gemeinschaftsmarke bei der Anmeldung der Marke legte der Antragsteller eine ausführliche Schilderung des Sachverhalts vor.

3 - 3 - (5) Er selbst ist Inhaber des seit dem 03/03/1997 beim US-amerikanischen Copyright Office registrierten Konzepts TENSEGRITY, TX Daneben wurde TENSEGRITY am 18/11/1997 beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt unter der Nummer als Marke eingetragen. (6) Der Antragsteller im Löschungsverfahren hat die Firma Cleargreen, Inc. (im folgenden Cleargreen genannt) ausdrücklich lizensiert, TENSEGRITY zu benutzen, blieb aber laut Lizenzvereinbarung dafür zuständig, die Marke zu sichern und zu verteidigen. (7) Cleargreen war damit betraut, in Europa Seminare zu "TENSEGRITY" zu organisieren. Diese schloss zwecks Durchführung dieser Seminare einen Vertrag mit dem Antragsgegner, der Firma CLAIR S.A.R.L. (im folgenden CLAIR genannt). Dabei kam CLAIR die Rolle eines Vertriebspartners zu. Das Zeichen TENSEGRITY durfte nur im Rahmen der jeweiligen Zusammenarbeit in Bezug auf die angebotenen Workshops benutzt werden. (8) Im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses schlug CLAIR dem Antragsteller vor, das Zeichen TENSEGRITY als Marke anzumelden, wobei zum Ausdruck gebracht wurde, dass CLAIR nur die Anmeldung vornehmen und der Antragsteller Inhaber der Marke sein sollte. Daraufhin bat der Antragsteller um weitere Informationen, erhielt diese aber nicht. (9) Der Antragsteller hatte von der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke TENSEGRITY durch den Antragsgegner (den früheren Inhaber der Gemeinschaftsmarke) im Juli 1997 zunächst keine Kenntnis. Erst nachdem Cleargreen mit der Firma Infinity GmbH (im folgenden Infinity) einen Vertrag über die Durchführung eines TENSEGRITY Seminars/Workshops in Berlin am 18. und 19/11/2000 geschlossen hatte und diese am 06/11/2000 von dem Antragsgegner angeschrieben wurde, erlangte er selbst von der Markenanmeldung des Antragsgegners Kenntnis. In diesem Schreiben wurde Infinity von dem Antragsgegner dazu aufgefordert, den Begriff TENSEGRITY im Zusammenhang mit dem Seminar nicht zu verwenden. Dieser Aufforderung kam Infinity nach und gab darüber hinaus eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab. Der Antragsgegner bot daraufhin Infinity einen Vergleich an, der die Einbindung des Antragsgegners in das von Infinity organisierte Seminar zum Inhalt haben sollte. Im Gegenzug sollten die Einwände gegen die Benutzung der Gemeinschaftsmarke TENSEGRITY fallengelassen werden. (10) Desweiteren erwirkte der Antragsteller eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Düsseldorf gegen die Firma Hans Nietsch Verlag, Freiburg, und eine zweite einstweilige Verfügung gegen den unter "Amrita Versand" handelnden Kaufmann Ralf Lederer, Freiburg. In beiden Beschlüssen wurde den jeweiligen Antragsgegnern untersagt, das Zeichen "TENSEGRITY" zu benutzen, insbesondere es zu unterlassen, unter dem Begriff "TENSEGRITY" Bücher anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen.

4 - 4 - (11) Der Antragsteller legte unter anderem folgende Nachweise vor: - Kopie der Urkunde des US-Copyright Office betreffend die Registrierung TENSEGRITY TX , - Kopie der Urkunde des US-Patentamts betreffend die Marke Nr , - Eidesstattliche Versicherung von Fabricio Magaldi, Geschäftsführer von Cleargreen, - Eidesstattliche Versicherung von Clair Baron, Mitarbeiterin von Cleargreen, - Telefax von CLAIR an Cleargreen vom 06/11/1997, betreffend die weitere Zusammenarbeit, - Antwort von Cleargreen an CLAIR vom 17/07/1997, - Kopie von zwei Verträgen zwischen Cleargreen und CLAIR mit Zusätzen und Erläuterungen, - Kopie des Schreibens von CLAIR an Infinity vom 06/11/2000, - Kopie des Beschlusses des Landgerichts Düsseldorf AZ /00 betreffend die einstweilige Verfügung gegen den unter Amrita Versand handelnden Kaufmann Ralf Lederer und - Kopie des Beschlusses des Landgerichts Düsseldorf AZ /00 betreffend die einstweilige Verfügung gegen die Firma Hans Nietsch Verlag. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE Zulässigkeit des Antrags (12) Gemäß Art. 81(4) GMV hat die Nichtigkeitsabteilung im Falle der Einstellung des Verfahrens über die Kosten nach freiem Ermessen zu entscheiden. Das Verfahren war einzustellen, weil es nach der Übertragung der Marke an der kontradiktorischen Stellung von Markeninhaber und Antragsteller fehlte. Im vorliegenden Fall ist mit der Übertragung der Gemeinschaftsmarke durch den früheren Markeninhaber auf den Antragsteller eine Erledigung eingetreten, da nach Zusammenfallen der Markeninhaberschaft und der Antragstellerposition keine Entscheidung mehr über die bösgläubig angemeldete und in der Hand des bösgläubig Anmeldenden befindlichen Marke ergehen kann. Zwar ist das Verfahren nicht ohne Objekt, da die Gemeinschaftsmarke noch vorhanden ist. Das Löschungsverfahren setzt aber nach seinem Wesen voraus, dass sich die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung in der Hand eines Dritten befindet. Es bedarf zu einer Einstellung des Verfahrens in der vorliegenden Situation keiner weiteren Verfahrenshandlung eines Beteiligten. Insbesondere muß der Antragsteller im Löschungsverfahren nicht seinen Antrag ausdrücklich zurücknehmen. Die vertragliche Einigung mit dem früheren Inhaber der Gemeinschaftsmarke braucht auch nicht als konkludente Rücknahme des Antrags ausgelegt zu werden. Der Antrag an das Amt auf Registrierung der Übertragung unter Darlegung des entsprechenden Hintergrundes (Vertrag) ist ausreichend, um im Löschungsverfahren die

5 - 5 - entsprechenden Konsequenzen ziehen zu können. Für diese Lösung spricht bereits der Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie. (13) Bei der Ausübung ihres freien Ermessens hat die Nichtigkeitsabteilung berücksichtigt, welche Erfolgsaussichten die jeweiligen Beteiligten gehabt hätten, wäre die Marke nicht nach Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit auf den Antragsteller übertragen worden. Es war in Betracht zu ziehen, dass der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit nur darauf zurückzuführen ist, dass der Antragsgegner die Marke bösgläubig angemeldet hatte und die Erledigung darauf zurückzuführen ist, dass der Antragsgegner die Gemeinschaftsmarke erst nach Ingangsetzung des Nichtigkeitsverfahrens auf den Antragsteller übertragen hat. (14) Angesichts des vorliegenden Materials hat die Nichtigkeitsabteilung keinen Zweifel daran, dass der Inhaber der Gemeinschaftsmarke bei der Anmeldung der Marke bösgläubig im Sinne des Art. 51(1)(b) GMV war. (15) Bösgläubigkeit ist in der GMV-Systematik ein relativ eng definierter Rechtsbegriff. Böser Glaube ist das Gegenteil von gutem Glauben und impliziert oder schließt im Allgemeinen, jedoch nicht ausschließlich, tatsächlichen Betrug oder Betrug kraft gesetzlicher Vermutung oder eine Absicht der Irreführung oder Täuschung einer anderen Person oder ein sonstiges unredliches Motiv ein. Vom Begrifflichen her kann böser Glaube als "unredliche Absicht" verstanden werden. Dies bedeutet, dass böser Glaube verstanden werden kann als unlautere Praktiken, die das Fehlen einer redlichen Absicht auf Seiten des Anmelders der Gemeinschaftsmarke bei ihrer Anmeldung einschließen. (16) Böser Glaube kann verstanden werden entweder als unlautere Praktiken, die einen Mangel an gutem Glauben auf Seiten des Anmelders gegenüber dem Amt bei der Anmeldung der Marke einschließen, oder als unlautere Praktiken, die auf die Rechte eines Dritten verletzenden Handlungen beruhen. Böser Glaube besteht nicht nur in Fällen, in denen der Anmelder dem Amt vorsätzlich falsche oder irreführenderweise unzulängliche Angaben vorlegt, sondern auch in Fällen, in denen er beabsichtigt, sich die Marke eines Dritten, mit dem er vertragliche oder vorvertragliche Beziehungen unterhielt, durch Eintragung anzueignen oder in sonstigen Fällen der unredlichen Aneignung. (17) In dieser Sache lässt sich anhand der Definition des Begriffs "böser Glaube" aufgrund der Beweismittel nachweisen, dass der frühere Inhaber der Gemeinschaftsmarke unredlich gehandelt hat. So meldete der Antragsgegner die Gemeinschaftsmarke an, obwohl er weder dem Vertrag zwischen Cleargreen und CLAIR nach, noch aufgrund einer anderen dahingenden Regelung die Befugnis hatte, die Marke für sich im eigenen Namen anzumelden. Der Antragsteller hatte laut Vertrag lediglich die Befugnis, im Rahmen der von ihm mitorganisierten Seminare die Marke TENSEGRITY zu verwenden. Dies geht zum einen klar aus dem Vertrag hervor und wird zum anderen sowohl durch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers

6 - 6 - von Cleargreen, Fabricio Magaldi, als auch durch die eidestattliche Versicherung von C. Baron bestätigt. (18) Davon ging der frühere Gemeinschaftsmarkeninhaber auch erkennbar selbst aus. Dies ergibt sich aus dem Schreiben von CLAIR an Cleargreen vom 06/11/1997, in dem CLAIR vorschlug, den Namen TENSEGRITY zugunsten von Cleargreen für ganz Europa so schnell wie möglich schützen zu lassen. So machte CLAIR den Vorschlag, diesen Schutz im Namen von Cleargreen für alle europäischen Länder vorzunehmen, wobei sich CLAIR lediglich um den "Schutz des Copyrights" kümmern sollte. Eigenen Angaben zufolge sollte "der Name TENSEGRITY selbstverständlich im Besitz von Cleargreen verbleiben". Der Antragsteller erbat daraufhin weitere Informationen über eine Markenanmeldung in Europa von CLAIR, erhielt diese aber nicht. Der Antragsteller hat danach die erbetenen Informationen nicht angemahnt. Aber auch diese Untätigkeit des Antragstellers durfte der frühere Inhaber der Gemeinschaftsmarke nicht in eine Berechtigung umdeuten, die Marke für sich im eigenen Namen anzumelden. (19) Der Inhaber der Gemeinschaftsmarke ließ sich den Namen TENSEGRITY ersichtlich in der Absicht schützen, andere von der Nutzung dieser Marke auszuschließen. Dies wird deutlich durch die von ihm erwirkten Beschlüsse des Landgerichts Düsseldorf, in denen den dortigen Antragsgegnern unter Androhung einer Strafe untersagt wurde, die Marke TENSEGRITY zu verwenden. (20) Der frühere Inhaber nutzte die für sich eingetragene Gemeinschaftsmarke auch dazu, sich auf einem am 18. und 19/11/2000 in Berlin geplanten Seminar, das die Firma Infinity zum Thema TENSEGRITY durchführen wollte, eine Verkaufsmöglichkeit zu verschaffen. Dies geht aus dem Schreiben hervor, das der Antragsgegner am 06/11/2000 an Infinity richtete und in dem er, nachdem Infinity schon eine strafbewehrte Unterlassungserklärung von dieser erhalten hatte, einen Vergleich vorschlug. Dieser sollte einen Einbeziehung der CLAIR im Verkaufsbereich der peripheral sales" im Bereich T-Shirt und sonstigen Accessoires zum Inhalt haben. Im Gegenzug sollten die Einwände gegen die Benutzung der Marke TENSEGRITY fallen gelassen werden. Dabei ging es dem Antragsgegner um die Wahrung eigener Interessen und nicht etwa um die Wahrung der Interessen der Cleargreen oder des Antragstellers. Denn als damaliger Markeninhaber beanspruchte er für sich selbst die Recht daran, nicht etwa zugunsten von Cleargreen oder des Antragstellers. (21) Schließlich ist festzuhalten, dass der Antragsgegner im Verfahren keine Stellungnahme abgab.

7 - 7 - DIE ERSTE NICHTIGKEITSABTEILUNG HERBERT E. MEISTER PEDRO JURADO MONTEJANO ETIENNE SANZ DE ACEDO Vorsitz Mitglied Mitglied RECHTSMITTELBELEHRUNG Gemäß Artikel 57, 58 und 59 der Verordnung Nr. 40/94 (GMV) ist diese Entscheidung mit der Beschwerde anfechtbar, soweit ein Beteiligter durch die Entscheidung beschwert ist. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Zugang der Entscheidung schriftlich beim Amt einzureichen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Gebühr (800 Euro) bezahlt wurde. Innerhalb von vier Monaten nach dem Zeitpunkt der Zustellung der Entscheidung muß die Beschwerde schriftlich begründet werden.