Inhaltsverzeichnis A. Einleitung: Markenschutz und UWG 14 B. UWG-relevante Tatbestände und Auslegungsfragen des Markenrechts 19 I. Die markenrechtlichen Verletzungstatbestände und ihre Auslegung im Hinblick auf das Wettbewerbsrecht des UWG 19 1. Der Benutzungsbegriff des 14 MarkenG, Art. 5 MarkenRL und Art. 9 GMV 19 a) Der»warenzeichenmäßige Gebrauch«unter dem WZG 20 b) Der Benutzungsbegriff des MarkenG 21 aa) Meinungsstand im Schrifttum 21 bb) Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Benutzungsbegriff 22 c) Stellungnahme 26 d) Zusammenfassung und Ergebnis 28 2. Doppelidentität i.s.v. 14 II Nr. 1 MarkenG, Art. 9 I lit. a) GMV 29 3. Markenschutz außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs, 14 II Nr. 3 MarkenG 30 a) Schutz gegen kennzeichenmäßige Benutzung (»Dimple«- Konstellation) 30 b) Kein Schutz gegen nicht kennzeichenmäßige Markenbenutzung 32 c) Zeichenähnlichkeit im Rahmen des Bekanntheitsschutzes nach 14 II Nr. 3 MarkenG 33 4. Schutz bekannter Marken innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs gegen unlautere Rufausnutzung und Rufbeeinträchtigung 34 a) 14 II Nr. 3 MarkenG; Art. 9 I lit. c) GMV 35 b) Gedankliches Inverbindungbringen i.s.v. 14 II Nr. 2 MarkenG, Art. 9 I lit. b) GMV 36 aa) Weite oder enge Auslegung des Begriffs»gedankliches Inverbindungbringen«36 bb) Die Entscheidung»Springende Raubkatze«(Sabcl/Puma) des EuGH 37 c) Analogie zu 14 II Nr. 3 MarkenG; Art. 9 I lit. c) GMV 38 d) UWG-Anspriiche 39 e) Auslegung des Begriffs der»verwechslungsgefahr«42 0 Auslegung des Begriffs der»identität«42 g) Zusammenfassung und Stellungnahme 42 II. Schutzhindernisse, 8 u. 11 MarkenG 43 1. Irreführende und sonstige unlautere Marken 43
a) Die Schutzhindernisse des 8 II Nr. 4 u. 5 MarkenG, Art. 7 lit. f), g) GMV 43 aa) 8 II Nr. 4 MarkenG 43 bb) 8 II Nr. 5 MarkenG 45 b) Benutzung solcher Marken als UWG-Verstoß 45 2. Kennzeichenrechtlicher Schutz von Werbeslogans 46 a) 8 II Nr. 1, 2 MarkenG, mangelnde Unterscheidungskraft/ beschreibender Charakter 47 aa) Erweiterte Markenfunktionen 47 bb) Rechtsprechung des BPatG und des BGH 47 cc) Rechtsprechung des EuGH 49 b) 14 II Nr. 3 MarkenG 49 3. Die bösgläubige Markenanmeldung 50 a) Vorbenutzte Marken Dritter (Sperrmarken) 50 aa) Rechte des»vorbenutzers«50 (i) Schutz durch 1 UWG a.f. 51 (ii) Löschung nach 50 I Nr. 4 MarkenG a.f. 51 (iii) Das absolute Schutzhindernis des 8 II Nr. 10 MarkenG, Art. 3 II lit. d) MarkenRL 52 (iv) Verfahren und Verhältnis markenrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher Ansprüche 54 (v) IR-Marken: 112ff. u. 124 MarkenG 54 (vi) Einrede aus 242 BGB 55 bb) Rechte Dritter, insbesondere sonstiger Mitbewerber 55 b) Die»Agentenmarke«vor und nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 56 c) Die Spekulationsmarke 57 4. 13 MarkenG und UWG 58 III. Zusammenfassung und Ergebnis 59 1. Kennzeichenmäßige Benutzung 59 2. Doppelidentität, 14 II Nr. 1 MarkenG 59 3. Markenschutz außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs 59 4. Markenschutz innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs 59 5. Eintragungshindernis 8 II Nr. 4 MarkenG 60 6. Eintragungshindernis 8 II Nr. 5 MarkenG 60 7. Markenschutz von Werbeslogans 60 8. Bösgläubige Markenanmeldung 60 9. Agentenmarken 61 10. Spekulationsmarken 61 C. Das Verhältnis des Markenrechts zum Wettbewerbsrecht 62 I. Die Entwicklung des wettbewerbsrechtlichen Markenschutzes bis zur Einführung des MarkenG 62 1. Kennzeichenrecht als abschließende Regelung 62
II. 2. Wettbewerbsrechtlicher Sonderschutz berühmter Marken 63 3. Die Entwicklung des wettbewerbsrechtlichen Markenschutzes nach 1945 64 4. Kritik der Literatur am»ergänzenden«kennzeichenschutz durch die Rechtsprechung 65 Die Entwicklung des wettbewerbsrechtlichen Markenschutzes unter dem MarkenG 64 1. Die Zulässigkeit wettbewerbsrechtlichen Markenschutzes, 2 MarkenG 66 2. Unterschiedliche Schutzzwecke des Marken- und des Wettbewerbsrechts 67 3. Unterschiedliche Harmonisierungsgrade 68 4. Unterschiedliche Rechtsfolgen/Sanktionen 68 5. Normenkonkurrenz des Wettbewerbsrechts und des Markenrechts unter 2 MarkenG 69 a) Die Vorrangthese des BGH 69 aa) MarkenG als vorrangige Regelung für den Schutz bekannter Marken 69 bb) MarkenG als vorrangige Regelung gegenüber dem gesamten Wettbewerbsrecht 70 b) Die Lehre der autonomen Anwendung des MarkenG und des UWG 71 c) Rezeption der Vorrangthese in der Literatur 72 d) Stellungnahme 74 aa) Lehre der autonomen Anwendung von MarkenG und UWG 74 bb) Vorrang des MarkenG vor dem UWG 75 cc) Subsidiarität des Lauterkeitsrechts 76 dd) Keine pauschale Begrenzungswirkung des Markenrechts 77 ee) Zusammenfassung 78 D. Schnittstellen des Markenrechts mit dem Lauterkeitsrecht 80 I. Vergleichende Werbung und Markenschutz 80 1. Der Begriff der vergleichenden Werbung, 6 I UWG 80 a) Das Erfordernis eines»vergleichs«80 b) Der Mitbewerberbegriff 82 2. Der Grundsatz der Zulässigkeit vergleichender Werbung 83 3. Die Verwechslung von Kennzeichen nach 6 II Nr. 3 UWG 84 a) Verwechslungen oder Verwechslungsgefahr 85 b) Abstrakte und konkrete Verwechslungsgefahr 87 4. Unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung von Kennzeichen, 6 II Nr. 4 UWG 87 a) Kennzeichen 88 b)»wertschätzung«und»ruf«88
c) Bekannte und unbekannte Marken 89 d) Die Unlauterkeit der Ausnutzung der Wertschätzung 89 e) Die Unlauterkeit der Beeinträchtigung der Wertschätzung 91 5. Darstellung einer Ware als Imitation oder Nachahmung 91 6. Das Verhältnis des 6 UWG zu 4 Nr. 7 UWG 92 7. Das Verhältnis des MarkenG zu 6 UWG 93 a) Vergleichende Werbung als Markenverletzung? 93 aa) Vergleichende Werbung als markenrechtlich relevante Benutzungshandlung 93 (i) Vergleichende Werbung wird grundsätzlich nicht vom MarkenG erfasst 93 (ii) Vergleichende Werbung als markenrechtlich relevante Benutzungshandlung 93 (iii) Stellungnahme 95 bb) Erfassung der vergleichenden Werbung durch Schutzschranken des MarkenG 97 (i) Vergleichende Werbung als Beschaffenheitsangabe, 23 Nr. 2 MarkenG 97 (ii) Anwendung des Erschöpfungstatbestandes, 24 MarkenG 98 (iii) 15. Erwägungsgrund der Richtlinie 97/55/EG als Freistellungstatbestand 98 (iv) Stellungnahme 99 cc) 6 UWG als lex specialis gegenüber dem Markenrecht 100 b) Erlaubte Markenbenutzung als unlautere vergleichende Werbung? 102 8. Sonderfall: Werbung für Ersatzteile und Zubehör 103 9. Gesamtergebnis bzw. Zusammenfassung zu Markenschutz und 6 UWG 105 II. UWG-Schutz bekannter Marken 105 1. Schutz gegen nicht zeichenmäßige Rufausbeutung und Rufbeeinträchtigung 105 a) Unlautere Rufausnutzung und -beeinträchtigung nach 6II Nr. 4 UWG 106 b) Unlautere Herabsetzung oder Verunglimpfung fremder Kennzeichen nach 4 Nr. 7 UWG 107 aa) Konkretes Wettbewerbsverhältnis 107 bb) Herabsetzung oder Verunglimpfung 108 cc) Verhältnis zum MarkenG 108 c) Verhältnis 24 II MarkenG zu 4 Nr. 7 UWG 110 d) Unlautere Rufausbeutung 3 UWG 111 2. UWG Schutz bekannter Marken im Waren- und Dienstleistungsähnlichkeitsbereich 111 3. UWG Schutz bekannter Marken gegen Annäherung 112 10
4. Zusammenfassung und Ergebnis 112 III. UWG-Schutz eingetragener, aber nicht bekannter Marken 113 1. Schutz nicht bekannter Marken gegen Irreführung 113 a) Die Lehre von der qualifizierten betrieblichen Herkunftsangabe 114 b) Anwendung der Lehre von den qualifizierten Herkunftsangaben unter Geltung des MarkenG? 115 aa) Einbeziehung auch einfacher Herkunftsangaben in den Irrefuhrungsschutz 116 bb) Kein unverhältnismäßiger Eingriff in die Dispositionsfreiheit des Markeninhabers 118 cc) Stellt parallele Anwendung den Vorrang des Markenrechts in Frage? 119 c) Ergebnis 121 2. Unlautere Rufausbeutung und Rufbeeinträchtigung nicht bekannter Marken 121 a) Zulässigkeit des Schutzes nicht bekannter Marken durch das UWG 121 b) Unlautere Rufausnutzung einer nicht bekannten Marke 121 c) Unlautere Rufbeeinträchtigung einer nicht bekannten Marke 123 3. Zusammenfassung und Ergebnis 124 a) Schutz nicht bekannter Marken gegen Irreführung 124 b) Unlautere Rufausbeutung und -beeinträchtigung nicht bekannter Marken 124 IV UWG-Schutz markenrechtlich nicht geschützter Marken 124 1. Allgemein 124 2. Die Ausstattungsanwartschaft (»Ausstattungs-Marken bzw. Verkehrsgeltungsanwartschaften«) 125 a) Entwicklung der Ausstattungsanwartschaft in der Rechtsprechung 125 b) Kritik der Literatur 127 c) Stellungnahme 127 3. Das Irrefuhrungsverbot des 5 UWG 129 a) Ablehnung eines Irreführungsschutzes nicht geschützter Kennzeichen durch Rechtsprechung und Literatur 129 b) Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung und Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken 130 c) Stellungnahme 131 4. Schutz nach 3 UWG 132 5. Zusammenfassung und Ergebnis 132 V. Wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz von Kennzeichen im Rahmen des»ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes«, 4 Nr. 9 UWG 133 11
12 1. UWG-Schutz dreidimensionaler Produktgestalrungen nach 4 Nr. 9 a) und b) UWG im Verhältnis zum Schutz dreidimensionaler Produktgestaltungen nach dem MarkenG 134 a) Die Regelung der 4 Nr. 9 a) u. b) UWG 134 aa) Vermeidbare Herkunftstäuschung, 4 Nr. 9 a) UWG 134 bb) Wettbewerbsrechtlicher Schutz gegen anlehnende Bezugnahme 4 Nr. 9 b) UWG 136 b) Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz nach 4 Nr. 9 UWG bei markenrechtlich schutzfähigen, aber nicht geschützten Produktgestaltungen 137 aa) Rechtsprechung des BGH 138 bb) Stellungnahme 140 c) Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz nach 4 Nr. 9 a) und b) UWG bei markenrechtlich geschützter Produktgestaltung 142 d) Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz nach 4 Nr. 9 a) und b) UWG bei markenrechtlich nicht schutzfähigen Produktgestaltungen 142 2. Herkunftstäuschung für Waren aufgrund ähnlicher Etiketten 145 a) BGH Entscheidung»Messerkennzeichnung«145 b) Kritik der Literatur und Stellungnahme 146 3. Zusammenfassung und Ergebnis 147 a) UWG-Schutz dreidimensionaler Produktgestaltungen nach 4 Nr. 9 a) und b) UWG im Verhältnis zum Schutz dreidimensionaler Produktgestaltungen nach dem MarkenG 147 b) Herkunftstäuschung aufgrund ähnlicher Etiketten 148 VI. UWG-Schutz von Werbeslogans 148 a) Ergänzender wettbewerbsrechtlicher»leistungsschutz«für Werbeslogans? 148 b) BGH Entscheidung»Wärme fürs Leben«150 c) Schutz markenfähiger Slogans 151 d) Schutz markenrechtlich geschützter Slogans 152 e) Schutz markenrechtlich nicht schutzfähiger Slogans 152 VII. UWG-Schutz von Markeninhabern gegen unlauteren Behinderungswettbewerb 152 1. Allgemein 153 2. Das Verhältnis des 4 Nr. 10 UWG zum MarkenG 153 3. Bösgläubige Markenanmeldung 154 a) Markenrechtlicher Schutz 155 b) Schutz nach 1 UWG a.f. 155 c) Unlauterer Behinderungswettbewerb nach 4 Nr. 10 UWG 155 d) UWG-Schutz neben markenrechtlichem Schutz 156 e) Verfahrensrechtliche Relevanz des UWG-Schutzes neben dem markenrechtlichen Schutz 157
4. Schutz nicht bekannter Marken gegen unberechtigte Domainregistrierung 158 5. Entfernung fremder Marken 159 a) Keine zeichenmäßige Benutzung 159 b) Wettbewerbsrechtlicher Schutz 159 6. Zusammenfassung und Ergebnis 160 VIII.Wettbewerbsrechtlicher Schutz von Markenbildungsprinzipien 164 1. Allgemein 161 2. Markenrechtlicher Schutz 161 3. Wettbewerbsrechtlicher Schutz 162 4. Stellungnahme 163 5. Zusammenfassung und Ergebnis 164 IX. Wettbewerbs- und markenrechtlicher Schutz von Vertriebsbindungen gegen Außenseiter 164 1. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche 165 a) Rechtsprechung des BGH 165 b) Kriterien der Unlauterkeit 166 aa) Schleichbezug 166 bb) Verleiten zum Vertragsbruch 166 cc) Kontrollnummernbeseitigung 167 dd) Anspruchsgrundlagen nach UWG n.f. 167 c) Klagebefugnis 168 2. Markenrechtliche Ansprüche 169 a) Allgemein 169 b) Erschöpfung 170 3. Das Verhältnis von markenrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen 171 a) Die Klagebefugnis 171 b) Vorteile des Markenrechts im Vergleich zu UWG-Ansprüchen 172 c) Vorrang des Markenrechts? 173 4. Zusammenfassung und Ergebnis 173 E. Zusammenfassung der Ergebnisse 175 I. UWG-relevante Auslegungstatbestände und ihre Auslegung im Hinblick auf das Wettbewerbsrecht des UWG 175 1. Markenmäßige Benutzung 175 2. Doppelidentität, 14 II Nr. 1 MarkenG 175 3. Markenschutz außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs 175 4. Markenschutz innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs 176 5. Eintragungshindernisse 8 II Nr. 4, 5 MarkenG 176 6. Markenschutz von Werbeslogans 176 7. Bösgläubige Markenanmeldung 176 II. Das Verhältnis des Markenrechts zum Wettbewerbsrecht 177 13
III. Schnittstellen des Markenrechts zum Lauterkeitsrecht 178 1. Vergleichende Werbung und Markenschutz 178 2. UWG-Schutz bekannter Marken 178 3. UWG-Schutz eingetragener, aber nicht bekannter Marken 179 4. UWG-Schutz markenrechtlich nicht geschützter Marken 179 5. UWG-Schutz von Kennzeichen im Rahmen des UWG Nachahmungsschutzes 179 6. UWG-Schutz von Werbeslogans 180 7. Schutz von Markeninhabern gegen unlauteren Behinderungswettbewerb, 4 Nr. 10 UWG 180 8. Wettbewerbsrechtlicher Schutz von Markenbildungsprinzipien 181 9. Wettbewerbs- und markenrechtlicher Schutz von Vertriebsbindungen gegen Außenseiter 181 IV Fazit 181 Literaturverzeichnis 183 14