Universität Ulm Zentrale Verwaltung Abteilung III/2, Recht und Struktur Merkblatt für Vertragsverhandlungen im Rahmen von Forschungsaufträgen Erläuterungen und Formulierungsvorschläge Dieses Merkblatt soll eine Hilfestellung für die Verhandlung von Forschungsverträgen mit der Industrie (Forschungspartner) sein. Es enthält Vorschläge für und Erläuterungen zu Vertragsbedingungen, die aus Sicht der Universität bei einem Forschungsvertrag regelmäßig von Bedeutung sind. Die wissenschaftlichen Einrichtungen können hiermit bereits bei ihren vorbereitenden Gesprächen mit den Auftraggebern von Forschungsarbeiten wesentliche Punkte der Vertragsgestaltung ansprechen und auf diese Weise den Vertragsabschluss beschleunigen. Dies ersetzt jedoch nicht die abschließende, detaillierte Prüfung der einzelnen Verträge durch die Abteilung Recht und Struktur des Dezernats III und die Drittmittelabteilung. Hinweis: Diese Vorschläge sind nur eingeschränkt anwendbar auf Verträge, die im Rahmen eines öffentlich geförderten Forschungsprojektes (BMBF, EU, DFG, BMFT u.ä.) abgeschlossen werden, da hier die Rahmenbedingungen der Fördereinrichtung berücksichtigt werden müssen. Vertragskopf Der Vertrag wird zwischen dem Forschungspartner und der Universität Ulm abgeschlossen. Die Universität wird dabei durch den Kanzler gesetzlich vertreten. Zusätzlich sollte die ausführende wissenschaftliche Einrichtung genannt werden. Die ausführende wissenschaftliche Abteilung oder der Projektleiter auf Seiten der Universität ist NICHT Vertragspartei. Ausführung Hier sollte eine befristete Laufzeit für das Projekt vereinbart werden. Außerdem können hier Berichtspflichten, Informationsrechte und die auf beiden Seiten beteiligten Personen festgelegt werden. Vergütung des Forschungsauftrags Bei der Berechnung der Vergütung sind alle anfallenden Kosten einschließlich möglicher Folgelasten zu berücksichtigen. Für Universität und wissenschaftliche Abteilung ist die Vereinbarung einer Pauschalvergütung ohne Einzelverwendungsnachweis vorteilhaft. Da Forschungsleistungen, die die Universität für Dritte erbringt, u.u. umsatzsteuerpflichtig sind, ist folgender Zusatz aufzunehmen: Sofern Leistungen aus diesem Vertrag umsatzsteuerpflichtig sein sollten, wird die Umsatzsteuer zusätzlich zu der vereinbarten Vergütung gesondert berechnet und vergütet. Soweit gewünscht wird, die eingeworbenen Drittmittel auch zu Repräsentationszwecken verwenden zu dürfen, sollte folgender Satz aufgenommen werden: Die Mittel sind frei verfügbar und können in angemessenem Umfang
2 auch für Repräsentationsaufgaben verwendet werden. Zur erleichterten Abrechnung von Dienstreisen schlagen wir die Aufnahme folgender Formulierung vor: Die Abrechnung der im Rahmen des Forschungsauftrags anfallenden Dienstreisen richtet sich nach den Maßgaben der Richtlinien zur Annahme und Verwendung von Mitteln Dritter zu den 8 und 59 Universitätsgesetz Baden-Württemberg. Auch der Zeitpunkt (bei Ratenzahlungen die Zeitpunkte) der Zahlung sollte ausdrücklich vereinbart werden. Dabei sollte die Zahlung nicht von der Abnahme einer Leistung durch den Forschungspartner abhängig gemacht werden. Arbeitsergebnisse Im Vertrag ist festzulegen, wer die Eigentums- und/oder Nutzungsrechte an den im Rahmen des Projektes entstehenden Arbeitsergebnissen haben soll. Grundsätzlich sollten die Rechte dem Vertragspartner gehören, bei dem sie entstehen. Soweit die Rechte auf den Forschungspartner übertragen werden sollen, sind die Bedingungen für diese Übertragung zu vereinbaren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die vereinbarte Vergütung die Einräumung exklusiver Nutzungsrechte an schutzrechtsfähigen Arbeitsergebnissen (Erfindungen, Gebrauchsmustern) in der Regel nur unzureichend berücksichtigt. Auf jeden Fall ist eine Vergütung als Berechnungsgrundlage für eine Erfindervergütung zu vereinbaren. (Hochschulerfinder erhalten im Falle der Inanspruchnahme schutzrechtsfähiger Erfindungen eine Vergütung, die sich an den Einnahmen der Universität aus der Erfindung orientiert, 42 Nr. 4 ArbEG). Zu berücksichtigen ist außerdem das Recht der Hochschulerfinder, eine Erfindung unter Berufung auf 42 Nr. 2 ArbEG in bestimmten Fällen nicht zu melden. Rechte an einer solchen Erfindung kann die Universität nicht auf den Forschungspartner übertragen. Dieser besondere Interessenlage wird folgende Formulierung am besten gerecht: (Variante 1) (1) Arbeitsergebnisse sind alle bei Durchführung der Arbeiten gemäß diesem Vertrag entstandenen Ergebnisse. Außervertragliche Ergebnisse sind alle außerhalb der Durchführung der Arbeiten gemäß diesem Vertrag entstandenen Ergebnisse. (2) Die Arbeitsergebnisse sind dem Forschungspartner vollständig und umfassend bekannt zu geben. Der Forschungspartner ist berechtigt, die Arbeitsergebnisse zeitlich unbegrenzt zu benutzen. Die Universität räumt dem Forschungspartner unverzüglich die Rechte an den Arbeitsergebnissen ein, insbesondere Eigentum (auf Wunsch des Forschungspartners) und ein räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes, ausschließliches, unterlizenzierbares und übertragbares Benutzungsrecht in allen Nutzungsarten. (3) Soweit es sich bei den Arbeitsergebnissen um schutzrechtsfähige Erfindungen handelt, gilt folgendes: (a) Die Universität wird Erfindungen umgehend nach einer Mel-
3 dung durch den Erfinder dem Forschungspartner schriftlich mitteilen. (b) Dem Forschungspartner wird ein Erstverhandlungsrecht über die Nutzung oder Übertragung der Erfindung und der daraus resultierenden Schutzrechte gewährt. Die Bedingungen für eine Nutzung oder Übertragung werden in einer Zusatzvereinbarungen festgelegt. Richtwerte sind dabei die für entsprechende Lizenzverträge im Technologiebereich dieser Kooperation marktüblichen Größenordnungen. (c) Der Forschungspartner erklärt schriftlich innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, ob er das Erstverhandlungsrecht ausübt. Im Falle der Ausübung übernimmt der Forschungspartner die Kosten für gegebenenfalls zur Sicherung der Rechte erforderliche Maßnahmen (z.b. Vornahme einer prioritätsbegründenden Patentanmeldung beim deutschen Patentamt). Die Universität wird die Erfindungen im Falle der Ausübung unbeschränkt in Anspruch nehmen bzw. durch Rechtsgeschäft erwerben. (d) Das Erstverhandlungsrecht besteht für längstens 5 Monate ab Zugang der Mitteilung über die Erfindung beim Forschungspartner. Sollte innerhalb dieser Frist keine Einigung erzielt werden, ist die Universität frei, die Erfindung anderweitig zu verwerten. (e) Die Vertragspartner verpflichten sich, die Verhandlungen konstruktiv und zügig zu führen. Die Vertragspartner erklären, die für eine Wahrnehmung der beiderseitigen Interessen erforderlichen Schritte, insbesondere die Entscheidung über eine Patentanmeldung, so durchzuführen, dass die Fristen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes gewahrt werden können. (f) Die Rechte der Hochschulerfinder nach 42 ArbEG bleiben unberührt. In begründeten Fällen ist die Universität bereit, folgende Formulierung zu akzeptieren: (Variante 2) (1)... (2)... (3) Soweit es sich bei den Arbeitsergebnissen um schutzrechtsfähige Erfindungen handelt, gilt folgendes: (a) Soweit es sich um Erfindungen von Arbeitnehmern handelt, wird die Universität die Erfindungen, jeweils nach Abstimmung mit dem Forschungspartner, auf dessen Wunsch unbeschränkt in Anspruch nehmen und auf den Forschungspartner übertragen. Soweit Personen an Erfindungen beteiligt sind, die nicht unter die Regeln des ArbEG fallen, wird die U- niversität dafür Sorge tragen, dass sie die Rechte an Erfindungen erwirbt. (b) Der Forschungspartner ist berechtigt, nach eigenem freien Ermessen unter Nennung des Erfinders gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen in beliebigen Län-
4 dern Schutzrechte anzumelden, diese weiterzuverfolgen und jederzeit fallen zu lassen. (c) Für die Übertragung der Rechte an Erfindungen wird die Universität angemessen vergütet. Art, Höhe und Dauer dieser Vergütung werden die Parteien zu gegebener Zeit von Fall zu Fall in gegenseitigem Einvernehmen festlegen. Richtwerte sind dabei die für entsprechende Lizenzverträge im Technologiebereich dieser Kooperation marktüblichen Größenordnungen. (d) Die Rechte der Hochschulerfinder nach 42 ArbEG bleiben unberührt. In Ausnahmefällen kann abweichend von Variante 2 (c) eine pauschale Vergütung je übertragene Erfindung vereinbart werden: Für die Übertragung der Rechte an Erfindungen erhält die Universität jeweils xx.xxx,- zzgl. Umsatz-/Mehrwertsteuer. Hinweis: Die Universität/ Abteilung muss Personen, die nicht unter die Regelung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes fallen, verpflichten, ihre Rechte an den Erfindungen auf die Universität zu übertragen, damit diese sie auf den Forschungspartner weiterübertragen kann. Dies wird bei Vertragsabschluss durch die Drittmittelabteilung veranlasst. Nutzungsrechte der Universität Soweit die Rechte an den Arbeitsergebnissen auf den Forschungspartner übertragen werden sollen (s.o., Rechte an Arbeitsergebnissen), sind der öffentliche Auftrag der Universität (Forschung und Lehre) und die Rechte von Hochschulerfindern ( 42 Nr. 3 ArbEG) im Vertrag durch folgenden Zusatz zu berücksichtigen: Die Universität behält ein einfaches, zeitlich unbeschränktes, unentgeltliches Nutzungsrecht an den Arbeitsergebnissen einschließlich etwaiger Schutzrechte und Urheberrechte für eigene Zwecke in Forschung und Lehre. Erfinder behalten ein Nutzungsrecht nach den Maßgaben des 42 Nr. 3 ArbEG. Außervertragliche Ergebnisse Ein Anspruch auf Einräumung ausschließlicher Nutzungsrechte an außervertraglichen Ergebnissen, also Arbeitsergebnissen, die außerhalb der Durchführung der Arbeiten gemäß diesem Vertrag entstandenen sind, besteht nicht. Oft kann die Universität über diese Rechte auch nicht verfügen (z.b. dann, wenn Dritte ausschließliche Rechte erworben haben). Soweit Rechte an außervertraglichen Nutzungsrechten ausnahmsweise eingeräumt werden sollen, wird folgende Formulierung empfohlen: An außervertraglichen Ergebnissen der (Bezeichnung der ausführenden Abteilung), soweit deren Nutzung für die Nutzung der Arbeitsergebnisse zweckmäßig oder erforderlich ist, räumt die Universität dem Forschungspartner nichtausschließliche Nutzungsrechte ein, soweit sie dazu rechtlich in der Lage ist. Die Einräumung der Benutzungsrechte an außervertraglichen Erfindungen und Computerprogrammen erfolgt für Zwecke außerhalb der Durchführung die-
5 ses Vertrages entgeltlich. Im übrigen ist die Einräumung der vorgenannten Rechte mit der vereinbarten Vergütung abgegolten. Ausschließlichkeit Soweit auf Wunsch des Forschungspartners vereinbart werden soll, dass entsprechende Arbeiten nicht für Dritte durchgeführt werden, muss eine solche Ausschließlichkeitsregel auf die ausführende Abteilung beschränkt sein. Eine Formulierung könnte in diesem Fall lauten: Die (Bezeichnung der ausführenden Abteilung) wird während der Laufzeit dieses Vertrages nur nach schriftlicher Einwilligung des Forschungspartners für Dritte Arbeiten übernehmen, die im wesentlichen denselben Inhalt haben wie die Arbeiten nach diesem Vertrag. Der Forschungspartner wird diese Zustimmung nicht unbillig verweigern. Geheimhaltung Grundsätzlich sollten Geheimhaltungspflichten nicht einseitig für die Universität gelten, dies gilt insbesondere, wenn keine automatische Übertragung der Rechte an Arbeitsergebnissen erfolgt. Geheimhaltungspflichten sollten zudem nur für bestimmte Informationen gelten. Formulierungsvorschlag: Die Vertragspartner werden alle als geheimhaltungsbedürftig erklärten oder erkennbaren Informationen technischer oder geschäftlicher Art eines anderen Vertragspartners während und nach Beendigung des Projektes vertraulich behandeln und nicht ohne schriftliche Zustimmung des betroffenen Vertragspartners Dritten zur Verfügung stellen. Sieht der Vertrag Geheimhaltungspflichten für die Universität vor, so sind folgende Ausnahmen zu vereinbaren: Diese Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen, - die der Universität nachweislich bereits vor Inkrafttreten dieses Vertrages bekannt waren, - die die Universität nachweislich rechtmäßig von Dritten erhält, - die allgemein bekannt sind oder ohne Verstoß gegen die in diesem Vertrag enthaltenen Verpflichtungen allgemein bekannt werden, - die die Universität nachweislich im Rahmen eigener unabhängiger Arbeiten erarbeitet hat. Teilweise wird die Geheimhaltungspflicht zeitlich nicht begrenzt. Dies ist akzeptabel, soweit es sich um Geschäftsgeheimnisse des Forschungspartners handelt, die dieser der Universität zur Bearbeitung der in Auftrag gegebenen Untersuchung bekannt gibt. Soweit es sich um Informationen, Problemstellungen und Arbeitsergebnisse handelt, welche die Universität im Auftrag des Forschungspartners selbst erarbeitet, sollte die Geheimhaltungspflicht zeitlich befristet werden. Die Dauer der Befristung kann zwischen 3 und 5 Jahren liegen. Hinweis: Die am Projekt beteiligten Mitarbeiter, insbesondere diejenigen, die kein Beschäftigungsverhältnis mit der Universität haben, müssen auf die Pflicht zur Geheimhaltung aufmerksam gemacht, bzw. zu ihr verpflichtet werden. Dies wird bei Vertragsabschluss durch die Drittmittelabteilung veranlasst.
6 Veröffentlichung Die Universität hat ein grundsätzliches Interesse an wissenschaftlicher Publikation und ist gesetzlich zur Veröffentlichung von Forschungsergebnissen auch wenn sie unter Verwendung von Mitteln Dritter entstanden sind gehalten ( 59 Abs.1 UG). Dazu kommt, dass Drittmittelforschung auch im Rahmen von Promotions- oder Habilitationsarbeiten durchgeführt wird, was mit einer Pflicht zur Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen oder Teilen davon verbunden sein kann. Mitarbeiter der Universität haben außerdem in bestimmten Fällen ein nicht abdingbares gesetzliches Recht zur Offenbarung ihrer Arbeitsergebnisse ( 42 ArbEG), was in der vertraglichen Formulierung berücksichtigt werden sollte. Unter diesen Umständen kann eine Veröffentlichung aufgeschoben, aber nicht ausgeschlossen werden. Um den möglicherweise bestehenden wirtschaftlichen Interessen des Forschungspartners gerecht zu werden, schlagen wir folgende Formulierung vor: Der Forschungspartner erkennt das grundsätzliche Interesse der Universität an wissenschaftlicher Publikation an. Ergebnisse der Arbeit dürfen nur mit Zustimmung des Forschungspartners veröffentlicht oder Dritten zugänglich gemacht werden. Die Zustimmung des Forschungspartners muss mindestens vier Wochen im Voraus eingeholt werden. Der Forschungspartner kann seine Zustimmung zur Wahrung seiner berechtigten wirtschaftlichen Interessen bis zu 3 Monaten verweigern. Danach ist die Universität frei zu publizieren. Zwingende Offenbarungsrechte der Erfinder werden hierdurch nicht eingeschränkt. Die Universität wird den Forschungspartner von einer Anzeige nach 42 Nr. 1 ArbEG unverzüglich informieren. (Soweit erforderlich können die Fristen verlängert werden. Die Entscheidung darüber, welche Frist noch angemessen ist, trifft im Zweifel der Projektleiter). Zur Vermeidung von Missverständnissen sollten im Rahmen des Projektes geplante Promotionen dem Forschungspartner zu Beginn mitgeteilt werden. Haftung Gewährleistung Achtung: Gewährleistungsklauseln finden sich oft auch unter Ausführung oder in Allgemeinen Geschäfts-/Einkaufs- oder Bestellbedingungen. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate. Sie kann und sollte vertraglich verkürzt werden. Formulierungsvorschlag: Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs (6) Monate. Die von der Universität für die Durchführung der geschuldeten Leistung übernommene Gewährleistung sollte sich auf den hier bekannten Stand der Technik beschränken. Eine Gewähr für die Durchführung der geschuldeten Leistung auf Grundlage des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik ist dagegen zu weitgehend, da der neueste Stand von Wissenschaft und Technik z.b. die gesamte (weltweite) Patentliteratur umfasst. Formulierungsvorschlag: Die Universität wird den Vertragsgegenstand unter Zugrundelegung des anerkannten Standes von Wissenschaft und Technik, unter An-
7 wendung wissenschaftlicher Sorgfalt sowie der Verwendung der eigenen verwertbaren Erkenntnisse und Erfahrungen erbringen. Klarstellend wäre folgender Zusatz wünschenswert: Die Vertragspartner kennen das mit den Forschungsarbeiten verbundene Erfolgsrisiko. Die Universität übernimmt aufgrund des Forschungscharakters der Arbeiten keine Gewähr für das Erreichen eines bestimmten Erfolges oder dafür, dass das Arbeitsergebnis wirtschaftlich verwertbar oder frei von Schutzrechten Dritter ist. Hinweis: auch im Rahmen der Vorhabensbeschreibung oder im technischen Anhang darf keine Zusicherungen bezüglich bestimmter Eigenschaften der Arbeitsergebnisse gegeben werden, deren Erfüllung nicht garantiert werden kann. Die Haftung für alle Verletzungen von Pflichten aus dem Vertrag ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu beschränken. Die Haftung für Folgeschäden ist im zulässigen Rahmen auszuschließen. Die Haftungssumme sollte auf die Höhe der vereinbarten Vergütung begrenzt werden. Formulierungsvorschlag: Die Haftung der Vertragspartner, ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen gegenüber Ansprüchen aus Vertragsverletzungen oder aus Delikt ist beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Die Haftung für Folgeschäden ist im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen. Kündigung Grundsätzlich ist ein zeitlich befristeter Vertrag nur aus wichtigem Grund kündbar. Sollte dennoch der Wunsch nach einer (ordentlichen) Kündigung bestehen, sollte darauf geachtet werden, dass die Universität im Falle einer von ihr nicht verschuldeten Kündigung die von ihr eingegangene Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, z.b. Lohnfortzahlung bis zum Ablauf eines Beschäftigungsverhältnisses, vom Forschungspartner ersetzt bekommt: Ist die Universität zum Zeitpunkt einer von ihr nicht verschuldeten Kündigung ihrerseits bereits Verpflichtungen eingegangen, hat der Forschungspartner die nicht auflösbaren Verbindlichkeiten bis zum Wirksamwerden der Kündigung zu erstatten. Eine Formulierung, die dem Auftraggeber die Kündigung des Vertrages mit sofortiger Wirkung erlaubt, falls er alle Tätigkeiten in dem betreffenden Geschäftsfeld einstellt, sollte vermieden werden, da die zugrundeliegende unternehmerische Entscheidung kaum so kurzfristig getroffen wird, dass dies eine fristlose Kündigung rechtfertigen könnte. Gerichtsstand Anwendbares Recht Eine Vereinbarung zu Gerichtsstand und anwendbarem Recht sollte immer dann aufgenommen werden, wenn der Vertrag Auslandsbezug hat, wenn also z.b. der Forschungspartner seinen Sitz im Ausland oder die vertragliche Leistung im Ausland erbracht wird. In diesem Fall ist als Gerichtsstand Ulm, als anwendbares Recht deutsches Recht zu vereinbaren, da die Vertragsleistungen in der Regel hier erbracht werden. Nicht-deutsches Recht soll auch dann keine Anwendung finden, wenn deutsches Recht darauf verweist. Formu-
8 lierungsvorschlag: Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist Ulm. Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Nicht-deutsches Recht findet auch dann keine Anwendung, wenn deutsches Recht darauf verweist. Schlussbestimmungen Vertragsunterzeichnung Folgende Schlussbestimmungen sollten aufgenommen werden: Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages müssen als solche gekennzeichnet sein und bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Auf das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich verzichtet werden. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung entspricht. Entsprechendes gilt im Fall einer Lücke. Forschungsverträge sind für die Universität vom Kanzler und zusätzlich vom jeweiligen Einrichtungsleiter und/oder Projektleiter als fachlichem Leiter des Vorhabens zu unterschreiben (s.o. Vertragskopf ).