Switzerland Suisse Schweiz. Bericht Q 155

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1 Switzerland Suisse Schweiz Bericht Q 155 der Schweizer Arbeitsgruppe Corsin BLUMENTHAL, Dr. Robert BRINER, Dr. Martin ECKERT, Alexandra FREI, Dr. Gallus JOLLER, Pierre-Alain KILLIAS, Sava KULHAVY, Martin W. METZ, Dr. Marc SCHWENNINGER, Pieter SPIERENBURG, Robert STAUB, Dr. Michael TREIS (Vorsitz), Dr. Conrad WEINMANN, Dr. Jeannette WIBMER Konflikte zwischen Marken und Handelsnamen 1.a) i) Firmennamen ("Firmen") sind in der Schweiz in mehrfacher Hinsicht gesetzlich geschützt. Die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen sind verschieden je nachdem, ob es sich bei den Firmennamen um solche von Aktiengesellschaften, Genossenschaften sowie von Gesellschaften mit beschränkter Haftung ohne Personennamen handelt (Art. 951 II OR), oder ob sie für Einzelfirmen, Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit Personennamen eingetragen sind (Art. 946 I, 951 I OR). Daraus folgt für die erste Kategorie von Firmennamen ein landesweiter Schutz, für die zweite nur ein örtlicher Schutz. Dieser spezifische Firmenschutz wird durch den persönlichkeitsrechtlich verankerten Namenschutz (Art. 29 ZGB) sowie den wettbewerbsrechtlich basierten Schutz gegen die Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr (Art. 3 lit. d. UWG) ergänzt. ii) Unternehmensnamen (als Namen, die von Unternehmen angenommen werden, die jeweils nicht dem Namen der Rechtspersönlichkeit entsprechen; schweizerische Terminologie: "Geschäftsbezeichnungen") genießen keinen entsprechenden Spezialschutz, sondern sind nur nach Maßgabe des Namensrechts (Art. 29 ZGB) und des Wettbewerbrechts (Art. 3 lit. d. UWG) geschützt. Nicht registrierte Handelsnamen ausländischer Gesellschaften, welche in der Schweiz tätig sind, sind aufgrund von Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft geschützt. Dieser staatsvertragliche Anspruch wird in der Schweiz mittels des Lauterkeitsrechts gewährt. Dabei wird eine einzelfallbezogene Abwägung vorgenommen, ob in concreto ein Handelsnamen in unlauterer Weise verletzt wurde. Namentlich ist dabei erforderlich, dass der Handelsname in der Schweiz in den relevanten Verkehrskreisen bekannt ist (vgl. dazu BGE 109 II 483 "Computerland"; BGE 114 II 106 "Cebit"). 1.b) i) Firmenrechtlichen Schutz kann eine Geschäftsbezeichnung nur erwerben, wenn sie als Firma im (kantonalen) Handelsregister eingetragen worden ist. Eine Bezeichnung wird als Firmennamen eingetragen, wenn sie vom 1

2 Handelsregisteramt des jeweiligen Kantons und vom Eidgenössischen Amt für das Handelsregister (einer Zentralverwaltung des Bundes) aufgrund einer jeweiligen Prüfung gutgeheißen wird. Geprüft wird dabei insbesondere, - ob die Firma geeignet ist, ein Unternehmen zu identifizieren (Verbot von reinen Sachbezeichnungen); - ob die Firma wahr ist (Täuschungsverbot; wegen des Täuschungsverbots müssen z.b. Gesellschaften, deren Firmen teilweise aus einer geographischen Bezeichnung (wie Swiss, Europa, International) bestehen, darlegen, inwieweit der Firmenbestandteil angesichts der Tätigkeit der Gesellschaft gerechtfertigt ist); - ob die Firma mit einer früheren Firma praktisch identisch ist (beschränkte Prüfung der Verwechslungsgefahr, wobei hinsichtlich des örtlichen Schutzumfanges, wie unter Ziff. 1)a)i) ausgeführt, zwischen zwei Kategorien von Firmennamen unterschieden wird.) ii) Es gibt kein Eintragungserfordernis für Unternehmensbezeichnungen. 1.c) Eine Marke kann aufgrund von älteren Firmennamen und/oder Unternehmensnamen für nichtig erklärt werden, und ihr Gebrauch kann untersagt werden. Ein solcher Anspruch des Inhabers des älteren Firmennamens und/oder Unternehmensnamens kann sich aus Namensrecht oder aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, insbesondere aus Art. 3 lit. d UWG ergeben. (Dagegen kann sich der spezifische firmenschutzrechtliche Anspruch der Artikel 951, 946 OR nicht gegen die Eintragung und den Gebrauch einer Marke richten, sondern nur gegen die Eintragung und den Gebrauch eines anderen Firmennamens). Das schweizerische Bundesgericht hat zuletzt im Urteil BGE 125 III 91 "RYTZ" (sic! 3/1999, Seite 278) entschieden, dass das schweizerische Recht keinen prinzipiellen Vorrang zwischen Marken und Firmennamen / Unternehmensnamen statuiert, sondern dass diese Rechte gleichwertig sind (Erwägung 3c). Deshalb verbiete es sich - so die bisherige Rechtssprechung -, eine schematische Betrachtungsweise anzulegen und starre Prioritätsregeln anzuwenden. Am ehesten ist daher das UWG geeignet, als Ausgangspunkt für die Beantwortung der Frage zu dienen, welches Recht in einem Konflikt zwischen Firmennamen / Unternehmensnamen das stärkere ist. Wenn ein Firmenname / Unternehmensname älter ist und nicht nur lokale Bekanntheit genießt und wenn die jüngere Marke für identische oder gleichartige Waren- oder Dienstleistungen gebraucht wird, sodass sich unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände im konkreten Fall eine Verwechslungsgefahr ergibt, sind die Voraussetzungen eines Verbots der jüngeren Marke grundsätzlich gegeben. 1.d) Die Verwendung eines Firmennamens und/oder eines Unternehmensnamens kann aufgrund einer älteren Marke verboten werden. Der entsprechende Anspruch ergibt sich direkt aus dem Markengesetz: Nach Art. 13, Abs. II e Markenschutzgesetz in Verbindung mit Art. 3, Abs. I Markenschutzgesetz kann der Inhaber einer (älteren) Marke anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das mit dem älteren 2

3 identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist und das für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist (in Fällen berühmter Marken statuiert Art. 15 MSchG einen Schutz gegen jüngere Firmen ohne Rücksicht auf Warengleichartigkeit). Dieser Grundsatz ist vom Schweizerischen Bundesgericht 1994 im Urteil BGE 120 II 144 "Tekel/Yeni Raki" bestätigt worden, dessen Erwägung 2b wie folgt lautet: "Das neue Markenrecht erlaubt dem Markeninhaber, gegen jede Verwendung seiner Marke als Kennzeichen vorzugehen, einschließlich der Verwendung als Firma." Diese Gesetzesauslegung wird auch durch die Gesetzesvorarbeiten gestützt, nämlich durch die Botschaft zum Markenschutzgesetz vom 21. November 1990 (90.075), in der auf S.26 zum Umfang des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts gemäss Art.13 Abs.2 MSchG wie folgt ausgeführt wird: "Nach neuem Recht wird der Markeninhaber gegen jeden kennzeichenmäßigen Gebrauch seines Zeichens im geschäftlichen Verkehr vorgehen können; dazu gehört nicht nur die Verwendung auf Geschäftspapieren, in der Werbung usw., sondern auch als Firma, Enseigne oder sonst als Geschäftsbezeichnung." 1.e) 1.f) Ob ein älterer Firmenname oder Unternehmensname es dessen Inhaber erlaubt, den Gebrauch einer jüngeren Marke zu verbieten, hängt u.a. von dessen Bekanntheit ab; denn beim wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch sind sämtliche Umstände eines konkreten Falls zu berücksichtigen, wie z.b. die Überschneidung von Kundenkreisen, die Vertriebsmethoden und allfällige klarstellende, die Verwechslungsgefahr entgegenwirkende Hinweise. Der Inhaber einer älteren Marke kann dagegen, wie unter 1.d) ausgeführt, ungeachtet der Bekanntheit dieser Marke die Verwendung einer jüngeren Firma untersagen. Insoweit stellt das Markenrecht also das stärkere Recht dar. Die Antwort lautet ja: Fälle von Gleichnamigkeit verlangen in der Regel eine besondere Interessensabwägung. So ist zum Beispiel der Inhaber einer Einzelfirma gesetzlich verpflichtet, seinen Familiennamen als wesentliches Bestandteil zu nutzen (Art. 945, Abs. I OR), und sein Recht und seine Pflicht zur Führung dieses Firmennamens wird daher generell höher als das Recht zur Führung eines Fantasienamens zu bewerten sein. Daher sind Fälle der Homonymie (Gleichnamigkeit) vorstellbar, in denen sich eine ältere Marke nicht gegen eine jüngere Firma durchzusetzen vermag. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Personennamen des Inhabers aus gesetzlichen Gründen Bestandteil der Firma sein muss. Man wird vom Inhaber der jüngeren Firma jedoch verlangen können, dass er sämtliche ihm zumutbaren Vorkehrungen trifft, um die Verwechslungsgefahr möglichst zu vermeiden oder zu beseitigen. Umgekehrt sind Konstellationen gut vorstellbar, in denen es einer Person -ungeachtet älterer Firmenrechte- erlaubt sein muss, ihren Namen als Marke einzutragen und zu gebrauchen; jedenfalls ist die Gleichnamigkeit ein Umstand, dem in der Gesamtbeurteilung, ob ein Fall der unlauteren Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr i.s.v. Art. 3 lit. d. UWG vorliegt, gebührend Rechnung zu tragen ist. 1.g) Das schweizerische Recht statuiert keinerlei Koordination zwischen Firmenrecht und Markenrecht. Auch gibt es nach Kenntnis der schweizerischen Landesgruppe keinerlei Verbindung oder Verhältnis zwischen dem Markenamt (Institut für Geistiges Eigentum) und den Regierungsstellen von Firmen, um die jeweiligen 3

4 Praktiken zu koordinieren und den Registerinhalt zu übermitteln. In der Literatur hat es in den letzten Jahren jedoch mehrere Stimmen gegeben, die mit ernstzunehmenden Argumenten für eine solche Koordination eingetreten sind und die auf Ungereimtheiten zwischen Firmen- und Markenrecht aufmerksam gemacht haben (so insbesondere: C. Hilti, Firmenrecht, in: SIWR III Kennzeichenrecht, Basel 1996, S.239 f., insbesondere 291, wo er die Einführung des Branchenprinzips im Firmenrecht postuliert; A. Mondini, Anforderungen an den Phantasiegehalt von Zeichen im Marken- und Firmenrecht - Divergenzen im Kennzeichenrecht? (Bericht über Ingres-Tagung vom ), sic 4/1999, S. 519 f.; M. Streuli-Youssef, Ungereimtheiten im Verhältnis zwischen Firmenrecht und Markenrecht, erscheint demnächst; G. Joller, Die Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000, 258 ff.). 1.h. i) & ii) Besondere Einspruchsverfahren zu Gunsten der Geltendmachung von Rechten Dritter bei der Bewilligung von Firmennamen (Unternehmensnamen müssen in der Schweiz mangels Eintragung nicht formell bewilligt werden) gibt es nicht. Dementsprechend bestimmt Art. 32 Abs. 1 Handelsregisterverordnung (HRegVO), dass Dritte, die wegen Verletzung ihrer Rechte beim Handelsregisterführer Einspruch gegen eine vollzogene Eintragung (eines Firmennamens) erheben, "an den Richter zu weisen" sind, also auf die Möglichkeit einer Klage bei den zuständigen Zivilgerichten (s.u. iii) zu verweisen sind. Indessen sieht das schweizerische Firmen-Verfahrensrecht bei noch nicht vollzogenen Eintragungen von Firmennamen die Möglichkeit vor, dass der bestehende Schwebezustand auf Antrag eines Dritten solange aufrechterhalten bleibt, wie dieser benötigt, um bei Gericht unverzüglich eine vorsorgliche Verfügung gegen die Eintragung zu erwirken; Art. 32 Abs.2 HRegVO. Das entsprechende gerichtliche Verfahren und die Gerichtszuständigkeit ergibt sich aus kantonalem Prozessrecht. Mehrere kantonale Zivilprozessordnungen sehen insoweit ein zügiges summarisches Erkenntnisverfahren vor. Im Kanton Zürich kann aufgrund eines solchen Verfahrens eine vorsorgliche Verfügung erlassen werden, wenn die tatsächlichen Verhältnisse liquid, also sofort beweisbar sind und die Rechtslage als klar erscheint. In Zweifelsfällen, in denen der Konflikt zwischen der einzutragenden Firma und dem geltend gemachten Recht des Dritten mit guten Gründen unterschiedlich beurteilt werden kann, dürften die Voraussetzungen einer solchen einstweiligen Verfügung nicht gegeben sein. Das Gericht setzt nach Erlass einer vorsorglichen Verfügung dem Antragsteller eine kurze (i.d.r. einmonatige) Frist, einen ordentlichen Prozess zur (definitiven) Durchsetzung seines privatrechtlichen Anspruches gegen die Eintragung der betreffenden Firma einzuleiten, verbunden mit der Androhung, dass ansonsten die vorsorgliche Verfügung dahinfalle. iii) Zur gerichtlichen Durchsetzung von Markenrechten oder von Rechten an Firmennamen und Unternehmensnamen sind die kantonalen Zivilgerichte nach Maßgabe der jeweiligen kantonalen Prozessordnungen zuständig. Das schweizerische Zivilprozessrecht ist insoweit noch nicht vereinheitlicht worden, sodass sich heute ein sehr komplexes, zersplittertes Bild der entsprechenden Zuständigkeiten und Verfahren zeichnet. Kantone mit speziellen Gerichten für handels- und immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten wie Bern, Aargau, Zürich und St. Gallen sehen indessen regelmäßig die Zuständigkeit dieser sogenannten Handelsgerichte vor. Gegen die Urteile der kantonalen Zivilgerichte ist stets die 4

5 Berufung an das Schweizerische Bundesgericht möglich, sodass letztlich für eine materiellrechtlich einheitliche Praxis gesorgt sein sollte. 1.i) Unternehmensnamen sind als nicht im Handelsregister eingetragene Bezeichnungen nur nach Maßgabe des UWG und des Namensrechts geschützt. Diese Rechtsgrundlagen enthalten im Gegensatz zu den firmenrechtlichen Vorschriften der Art. 951, 946 OR keine Bestimmungen zum geographischen Schutzumfang von Unternehmensnamen. Da es bei diesen Ansprüchen jedoch grundsätzlich auf sämtliche konkreten Umstände eines Falles ankommt und also keinerlei schematische Prüfung erfolgt, wird der Schutz von Unternehmensnamen in der Regel auf den Teil des Landes beschränkt sein, in dem sich das Unternehmen wirtschaftlich entfaltet. Es ist jedoch auch durchaus denkbar, dass ein Unternehmensname eine überregionale, landesweite Bekanntheit genießt, in welchem Fall keinerlei Begrenzung seines geographischen Schutzbereiches angezeigt sein wird. Auf jeden Fall werden Konflikte, die zwischen solchen Unternehmensnamen und Marken bzw. registrierten Firmen bestehen, nach Massgabe des UWG gelöst, was eine einzelfallgerechte Prüfung und Lösung des Konflikts erlaubt. 1.j) Keine. 2. Antworten zu den Fragen hinsichtlich der von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Lösungen zu offenen bzw. umstrittenen Fragen 2.a) Vergleiche Ausführungen zu 1 d); die Arbeitsgruppe ist der Meinung, dass der entsprechende Schutz der älteren Marke gegen eine jüngere Firma grundsätzlich Identität oder Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen der Marke und der unter dem Firmen- oder Unternehmensnamen unternommenen Aktivitäten voraussetzt. Bei großer Bekanntheit der älteren Marke kann dieser sachliche Schutzbereich weiter gefasst sein, bei berühmten Marken kann er theoretisch allumfassend sein. Aus diesen Gründen sind Gesichtspunkte wie die Bekanntheit, die Verwendung und der Ruf der Marke sowie etwaige Assoziationen mit anderen Zeichen bei der Beurteilung zu berücksichtigen. 2.b) Vergleiche Ausführungen zu 1 c. Da sich ein entsprechender Unterlassungsanspruch eines Inhabers eines Firmen- oder Unternehmensnamens nur auf UWG oder Namensrecht stützen kann, sind die konkreten Umstände des jeweiligen Falles hier stärker als beim markenrechtlichen Unterlassungsanspruch zu berücksichtigen. Das Markenrecht ist ein Ausschließlichkeitsrecht, das auch bei völlig abstrakt-theoretischen Verletzungsfällen eingesetzt werden kann, wogegen die Ansprüche aus UWG und Namensrecht zum Schutz gegen konkrete Verletzungen konzipiert sind. Dabei ist festzustellen, dass aufgrund des gesetzlich klar definierten Ausschliesslichkeitsanspruchs eine Beurteilung nach UWG grundsätzlich enger ausfallen muss als nach Markenrecht, da die Unlauterkeit einer Zeichenverwendung nur aufgrund eines genauen Eingehens auf den Einzelfall festgestellt werden kann. 2.c) Es existiert das vom Eidg. Amt für das Handelsregister geführte Register über alle in der Schweiz registrierten Firmennamen. Ob es ein nationales Register für Unternehmensnamen geben sollte, erscheint sehr fraglich. Die Arbeitsgruppe sieht kein Bedürfnis für ein solches Register. 5

6 2.d) I. i) Ja. Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass eine solche Prüfung aus Gründen des Verkehrsschutzes gerechtfertigt ist. ii) - iv) Nein. Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass die Ausübung der Markenrechte Sache der Rechtsinhaber sein sollte. Zudem muss die Registrierung von Firmen in einem zügigen Verfahren möglich sein. Die Abklärung der Verwechslungsgefahr mit älteren Zeichen würde aber ein langwieriges Verfahren und damit eine unzumutbare Verzögerung der Registrierung mit sich bringen. II. Die Arbeitsgruppe befürwortet die Einführung des Branchenprinzips, soweit es um den Schutz von Firmen im Zusammenhang mit Firmenkollisionen geht. Allerdings neigt die Arbeitsgruppe zur Auffassung, dass die Branche, in der die Firma tätig ist bzw. sein wird, nicht schon zum Zeitpunkt der Eintragung, sondern erst im Konfliktfalle zur Feststellung des sachlichen Schutzbereichs berücksichtigt werden sollte. Zudem ist die Arbeitsgruppe der Auffassung, dass der sachliche Schutzbereich - wird er im Falle eines Konflikts geprüft - aufgrund des konkreten, etablierten Firmengebrauchs festgestellt werden sollte und nicht aufgrund des statutarischen Gesellschaftszwecks. Die Arbeitsgruppe ist zudem der Meinung, dass die Dauer der Benutzung bei Firmenkonflikten stärker berücksichtigt werden sollte, um insoweit in diesem Bereich des Kennzeichnungsrechts eine gewisse Kongruenz mit dem im Markenrecht geltenden Prinzip des Benutzungszwangs und der fünfjährigen Karenzfrist herzustellen. III. i) Wie oben dargelegt, ist die Arbeitsgruppe der Auffassung, dass bei der Eintragung neuer Firmen lediglich geprüft werden sollte, ob bereits identische ältere Firmen bestehen. Dazu ist keine Koordination mit dem Markenamt (in der Schweiz: Institut für Geistiges Eigentum) notwendig. ii) Nein. Die Arbeitsgruppe ist aus oben erwähnten Gründen der Auffassung, dass eine solche Konsultation nicht sinnvoll ist. 2.e) In materiellrechtlicher Hinsicht ist die Arbeitsgruppe der Ansicht, dass bei einem Konflikt zwischen älteren Marken und jüngeren Firmen Markenrecht zur Anwendung kommen sollte. Bei Konflikten zwischen älteren Firmen und jüngeren Marken kamen bisher die Regeln des Lauterkeitsrechts zur Anwendung. In verfahrensrechtlicher Hinsicht sollte nicht das Verwaltungsverfahren, das im Falle von Markenkonflikten zur Verfügung steht (Widerspruchsverfahren) zur Anwendung kommen, sondern ausschliesslich der Weg des Zivilprozesses. 2.f) Die Arbeitsgruppe sieht bei der Konfliktlösung im Falle von Marken- und domain name-konflikten grundsätzlich keine Parallelen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass gestützt auf Markenrecht gegen aktive verletzende domain names vorgegangen werden 6

7 kann. Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass aufgrund des Markenrechts auch gegen noch nicht aktive domain names eine drohende Verletzung abgewendet werden können sollte, und dass insoweit nicht nur der Schutz auf Grundlage des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb zur Verfügung stehen können soll. 7