Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.v. Stellungnahme

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1 Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.v. Der Generalsekretär Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.v. Konrad-Adenauer-Ufer 11. RheinAtrium Köln Konrad-Adenauer-Ufer 11 RheinAtrium Köln Telefon (0221) Telefax (0221) Juli 2013 Stellungnahme der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.v. zu dem Vorschlag der EU-Kommission für eine Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.v. (GRUR) ist eine wissenschaftliche Vereinigung der auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts tätigen Wissenschaftler und Praktiker. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung und den Ausbau des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts auf der Ebene des deutschen, europäischen und internationalen Rechts. Am 27. März 2013 hat die EU-Kommission einen Vorschlag zur Änderung der Gemeinschaft s- markenverordnung (Dok. COM (2013) 161 final) und einen Vorschlag für eine Neufassung der Ma r- kenrechtsrichtlinie (Dok. COM (2013) 162 final) vorgelegt. GRUR nimmt nachfolgend zum Vorschlag betreffend die Gemeinschaftsmarkenverordnung Stellung. Eine Stellungnahme zur Markenrechtsrichtlinie wurde bereits abgegeben. Vorbemerkung zum Zusammenhang der Vorschläge Aus der Sicht von GRUR ist es geboten, die Neufassung der Richtlinie und die Änderung der Verordnung sowie der Gebührenverordnung als einheitliches Vorhaben zu behandeln. Dies sollte nicht nur für die inhaltliche Verknüpfung, sondern auch für den zeitlichen Ablauf gelten. Ein Inkrafttreten der geänderten Verordnung ohne die gleichzeitige Verabschiedung der Richtlinie sollte nicht in Betracht gezogen werden. 1 / 28 Die Zeichen GRUR und die grüne Farben sind eingetragene Marken der Vereinigung.

2 Die vorliegende Stellungnahme knüpft an die frühere Stellungnahme zur Richtlinie an und stimmt teilweise, soweit es sich um übereinstimmende Vorschläge handelt, mit der früheren Stellungnahme überein. GRUR hält gleichwohl eine in sich geschlossene Stellungnahme zur Verordnung für angebracht. 1 Allgemeine Bemerkungen 1.1 Änderung der Verordnung Die Kommission schlägt eine Änderung der Verordnung statt einer neuen Gesamtfassung vor. GRUR würde wegen der zahlreichen Änderungen und Ergänzungen eine neue Gesamtfassung der Verordnung begrüßen. 1.2 Begriffe, Definitionen Die Kommission schlägt vor, künftig statt Gemeinschaftsmarke den Begriff europäische Marke zu verwenden. Das bisherige Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, auch unter den Abkürzungen wie HABM, OHIM, OAMI usw. bekannt, soll künftig Agentur der Europäischen Union für Marken, Muster und Modelle heißen. An die Stelle der Gemeinschaft und des Gemeinschaftsrechts sollen die Union und das Unionsrecht treten. Begründet wird dies mit den seit den Verträgen von Lissabon geänderten Begriffen und, soweit es die künftige Agentur betrifft, mit einer hierzu vorgeblich bestehenden Einigung zwischen Parlament, Rat und Kommission. GRUR hält den Begriff europäisch wie z.b. in europäische Marke für unangebracht. Europa reicht über die EU hinaus. Wenn der Begriff Gemeinschaft künftig nicht mehr verwendet werden kann und stattdessen die Bezeichnung Union bzw. Europäische Union verwendet wird, erscheint es konsequent, dies auch für das Markenrecht der Union so zu regeln. Dies bedeutet aber, dass der alleinstehende Begriff europäisch nicht akzeptiert werden kann. Vorzugswürdig erscheint in diesem Kontext der Begriff Markenrecht der Europäischen Union oder auch für die jeweilige Marke die Kurzform EU-Marke. GRUR hält die Änderung des Namens des Amtes in Alicante für überflüssig, zumal dieses Amt inzwischen auch Tätigkeiten ausübt, die über den Marken- und Musterschutz hinausgehen. Der Name des Amtes und die Abkürzungen haben in den 20 Jahren des Bestehens dieser Behörde Bekanntheit erlangt. Der bürokratische Aufwand, der mit einer Namensänderung verbunden wäre, wäre erheblich. Wenn überhaupt eine Namensänderung für erforderlich gehalten wird, sollte jedenfalls nicht der Begriff Agentur, der nicht nur im deutschen Sprachraum für eine Behörde dieser Art gänzlich ungewöhnlich ist, sondern der Begriff Amt verwendet werden. 2 / 28

3 1.3 Fehlende Regelungen Die Kommission folgt im materiellen Recht und Verfahrensrecht weitgehend den Vorschlägen der Max-Planck- Studie, hat aber eine Reihe der weiterführenden Vorschläge nicht übernommen. Zumindest hinsichtlich folgender Punkte würde GRUR eine Verwirklichung ebenfalls begrüßen Ergänzung der Erwägungsgründe Das Max-Planck-Institut hat im Anschluss an die Veröffentlichung der Studie Textvorschläge für die Verordnung und die Richtlinie zusammen mit vollständigen Erwägungsgründen vorgelegt (abrufbar auf der Website des Instituts). Diese Erwägungsgründe erläutern u.a. die rechtlichen Grundlagen des Markenrechts sowie einzelner Bestimmungen und können somit als Auslegungshilfe für die Rechtsanwendung dienen. Vor allem im materiellen Recht können solche Erläuterungen die Rechtssicherheit und Einheitlichkeit der Rechtspraxis fördern. So findet sich im gegenwärtigen Recht ebenso wie in den Kommissionsvorschlägen nichts zur Zweckbestimmung des Markenrechts und den insoweit schutzwürdigen Belangen. Der EuGH verweist in diesem Zusammenhang regelmäßig auf den Grundsatz des unverfälschten Wettbewerbs, ohne dies jedoch in einer über die Beurteilung des jeweiligen Einzelfalles hinausgehenden Form zu präzisieren. Im Einklang mit den Ausführungen in der Max- Planck-Studie wird deshalb folgende Ergänzung der Präambel vorgeschlagen: Das Markenrecht dient der Gewährleistung des unverfälschten Wettbewerbs. Die Interessen der Markeninhaber, der Verbraucher sowie der Wettbewerber sind im Lichte dieses Grundsatzes gegeneinander abzuwägen. Keiner dieser Interessen kommt prinzipiell Vorrang vor anderen zu. Ergänzungen der Präambel bieten sich ferner dort an, wo der Gesetzestext erläuterungsbedürftig erscheint, ohne dass dies notwendig zu einer Änderung der geltenden Fassung des Markenrechts führen muss. Dies gilt etwa für die Reichweite des Markenschutzes im Fall der Doppelidentität (s. unten 2.4.2) oder auch für die Kriterien zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der vielsprachigen Union. In der Anlage ist eine Auswahl der besonders relevanten, vom Max-Planck-Institut zum materiellen Recht vorgeschlagenen Erwägungsgründe wiedergegeben Schutz im gesamten Hoheitsgebiet des Schutzrechtsterritoriums Die Kommissionsvorschläge sollten um die Klarstellung ergänzt werden, dass der Markenschutz im gesamten Gebiet der Europäischen Union gilt und nicht auf den Binnenmarkt nach Abfertigung für den innergemeinschaftlichen Warenverkehr beschränkt ist. Die insoweit von der Rechtsprechung herbeigeführte Einschränkung des Markenschutzes hat zu empfindlichen Schutzlücken bei der Verfolgung von Markenverletzungen in Zollfreigebieten wie Freihäfen usw. geführt. Dem Markeninhaber muss es möglich sein, Benutzungen im geschäftlichen Verkehr (Anbieten, Inverkehrbringen usw.) in Hoheitsgewässern, Freihäfen und Zollausschlussgebieten zu unterbinden, die zum Territorium des jeweiligen Schutzlandes gehören. 3 / 28

4 Zum Regelungsvorschlag für Transitwaren wird unten (2.4.8.) Stellung genommen Streichung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e (iii) Der Ausschlussgrund des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e (iii) hat sich als untauglich erwiesen und sollte daher gestrichen werden. Zwar sollte sich nichts daran ändern, dass Warengestaltungen, deren Wertschätzung ausschließlich aus ihrer Form resultiert, nicht als Marke, sondern gegebenenfalls als Geschmacksmuster geschützt werden können. Etwas anderes gilt jedoch, wenn die Wertschätzung in erster Linie auf dem Wiedererkennungswert der Form und ihrer Zuordnung zu einer bestimmten Herkunftsquelle beruht. Dieses Ergebnis lässt sich nicht auf der Grundlage des geltenden Rechts erzielen. Durch die Streichung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e (iii) wäre der Weg für die Anwendung der allgemeinen Vorschriften frei: Bei rein ästhetisch bedingter Wertschätzung einer Warenform wäre die Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b zu verneinen, die Eintragung bliebe aber bei Überwindung des Schutzhindernisses durch Verkehrsdurchsetzung nach Art. 7 Abs. 3 möglich Benutzung von Marken für andere Zwecke als zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen Die Kommissionsvorschläge belassen es bei der derzeitigen Regelung, nach der sich der durch die Verordnung vereinheitlichte und durch die Richtlinie harmonisierte Bereich des Markenschutzes allein auf die Benutzung des Zeichens zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen bezieht. Nicht geregelt bleibt damit z.b. der Schutz bei Benutzung eines Zeichens zur Bezeichnung von Unternehmen, soweit dies nicht zugleich zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen dient (dazu s. unten, 2.4.5). Dadurch können sich in der Praxis schwierige Abgrenzungsfragen ergeben, die die Rechtssicherheit beeinträchtigen. Das gleiche gilt für die Abgrenzung zwischen unterscheidenden und lediglich beschreibenden oder dekorativen Benutzungsformen von Marken, die ebenfalls nicht dem vereinheitlichten oder harmonisierten Bereich zugerechnet werden können. Während im deutschen Recht insoweit gegebenenfalls andere Rechtsgrundlagen, wie insbesondere das UWG, herangezogen werden können, um sonst möglicherweise bestehende Lücken zu schließen, ist die Rechtslage in anderen Ländern sehr unklar, was bei der Rechtsdurchsetzung von Gemeinschaftsmarken erhebliche Probleme bereiten kann. Im Hinblick darauf, dass die gegenwärtige Änderung der Verordnung sowie die Neufassung der Richtlinie die Weichen für das das Marken- und Kennzeichenrecht der kommenden Jahrzehnte stellt, sollten solche gravierenden Lücken möglichst geschlossen werden. Anschließend an die bislang fakultative Regelung in Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie sollte daher sowohl in der Richtlinie für alle Mitgliedstaaten verbindlich als auch in der Verordnung geregelt werden, dass die Benutzung einer Marke für andere Zwecke als der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eine Verletzung des Markenrechts darstellt, wenn sie den Eindruck einer wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindung zwischen dem Verwender des Zeichens und dem Markeninhaber hervorruft oder die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. 4 / 28

5 1.3.5 Schutz notorisch bekannter Marken gegen die Benutzung durch Unberechtigte Die Kommissionsvorschläge enthalten keine Regelung zum Schutz der Inhaber notorisch bekannter Marken vor Benutzung durch unberechtigte Dritte. Der europäische Gesetzgeber sollte jedoch durch eine ausdrückliche Regelung sicherstellen, dass die der EU selbst kraft ihrer TRIPS-Mitgliedschaft obliegende Verpflichtung zur Beachtung von Art. 6 bis PVÜ in vollem Umfang erfüllt wird. Von der Beschränkung der Verordnung auf den Schutz eingetragener Marken (Art. 6) sollte daher insoweit eine Ausnahme gemacht werden, als es um den Schutz notorisch bekannter Marken gegen die unberechtigte Benutzung durch Dritte geht Sanktionen in Fällen von Markenverletzungen Die Verordnung enthält nur die Unterlassungsanordnung als unionsrechtlich vorgeschriebene Sanktion im Falle der Verletzung von Gemeinschaftsmarken, verweist im Übrigen aber auf das Recht der Mitgliedstaaten, in dem Verletzungshandlungen begangen worden sind (Art. 102). Diese Aufspaltung der Rechtsfolgen ist unbefriedigend. Die Verordnung sollte jedenfalls einen Kernbestand an einheitlichen Sanktionen enthalten, die sich aus der Enforcement-Richtlinie ergeben. Dies dürfte im Hinblick auf die Regelungen, die sich in dem unterzeichneten Übereinkommen über das einheitliche Patentgericht finden, keine Schwierigkeiten bereiten. Zur vorgeschlagenen Regelung für die Sanktionen wird unten (5.4) Stellung genommen Sonstige Regelungslücken Im Verlauf dieser Stellungnahme wird GRUR auch noch auf andere Regelungslücken hinweisen, die bei der Gelegenheit der Änderung der Verordnung gefüllt werden sollten. 2 Materielles Markenrecht 2.1 Erweiterung des Markenbegriffs, Art. 4 Die Kommission schlägt eine Ergänzung des Beispielskatalogs der dem Markenschutz zugänglichen Zeichen vor. Außerdem soll das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit durch ein allgemeines Kriterium der eindeutigen Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandsersetzt werden. GRUR begrüßt beide Vorschläge. Sie verdeutlichen das dem europäischen Markenrecht zugrunde liegende weite Verständnis von der Markenfähigkeit und die grundsätzliche Gleichwertigkeit aller Zeichen. 5 / 28

6 2.2 Absolute Schutzhindernisse, Art Unionsrechtlich geschützte geographische Angaben und traditionelle Weinbezeichnungen, Abs. 1 Buchst. j und k Die Kommission schlägt vor, ebenso wie in der GMV auch in der MRL die unionsweit geschützten geographischen Angaben als absolute Schutzhindernisse vorzusehen. Gleiches soll für traditionelle Weinbezeichnungen gelten. GRUR begrüßt diese Vorschläge Unionsrechtlich geschützte traditionelle Lebensmittelspezialitäten, Abs. 1 Buchst. k Die Kommission schlägt ein absolutes Schutzhindernis für Marken vor, die nach den Unionsvorschriften zum Schutz von Namen garantiert traditioneller Spezialitäten von der Eintragung ausgeschlossen sind. GRUR hält diesen Vorschlag für problematisch, da in den unionsrechtlichen Vorschriften zum Schutz dieser Namen kein Verbot der Eintragung übereinstimmender Marken enthalten ist. Die Namen von geschützten Lebensmittelspezialitäten sind Gattungsbegriffe und können als solche nie Marken sein. Ihre Einbeziehung in eine Marke (z.b. Etikett) ist irreführend, wenn die Verwendung für andere Lebensmittel vorgesehen wäre. Da die EU- Verordnung selbst kein getrenntes markenrechtliches Eintragungsverbot vorsieht (anders als bei GIs), wäre es inkonsequent, in der Verordnung (und der Richtlinie) gleichwohl eine Regelung zu treffen Sortenbezeichnungen, Abs. 1 Buchst. l Die Kommission schlägt vor, dass Sortenbezeichnungen absolute Schutzhindernisse darstellen. GRUR begrüßt diesen Vorschlag und schlägt darüber hinaus vor, dass ältere Sortenbezeichnungen auch einen Widerspruchsgrund bilden sollten Übersetzung oder Transkription in EU-Amtssprache, Abs. 2 Buchst. b Den Kommissionsvorschlägen zufolge soll eine in einer Fremdsprache wiedergegebene Marke dann zurückgewiesen werden, wenn sich ein absolutes Schutzhindernis daraus ergibt, dass die Marke in eine der Amtssprachen der Mitgliedsländer übersetzt oder transkribiert wird. Im Ergebnis läuft dies darauf hinaus, dass sämtliche Sprachen sowie Schriftzeichen der Welt für die Frage der Eintragbarkeit bzw. Löschung einer Marke berücksichtigt werden müssen. GRUR hält diesen Vorschlag für impraktikabel und unnötig; es gibt keine Rechtfertigung für eine solche wel t- weite Ausdehnung des Prüfungsstoffes und die damit verbundenen Nachteile für Anmelder und Ämter. Ins o- weit sollte es daher bei dem Grundsatz bleiben, dass sich die Schutzfähigkeit einer Marke nach dem Ver- 6 / 28

7 kehrsverständnis im Schutzland richtet, nicht nach dem Verständnis in anderen Staaten. Zu diesem Ve r- kehrsverständnis gehört namentlich unter dem Aspekt des Freihaltebedürfnisses, das sowohl für beschre i- bende als auch nicht unterscheidungskräftige Angaben gilt, gegebenenfalls auch die Bedeutung einer Bezeichnung oder eines Begriffes in einer fremden Sprache, ggf. auch nach Übersetzung. Dies kann aber nicht automatisch und stets für alle Drittlandsprachen gelten Bösgläubigkeit Die Bösgläubigkeit bei der Anmeldung ist nach dem geltenden Recht ein absoluter Nichtigkeitsgrund (Art. 52 Abs. 1 Buchst. b). GRUR würde es darüber hinaus begrüßen, wenn die Bösgläubigkeit des Anmelders das Amt auch zur Zurückweisung der Anmeldung im Eintragungsverfahren berechtigen würde. Ein durch bösgläubige Anmeldung erworbenes Recht kann nicht als schutzwürdig gelten. In zahlreichen Fällen wird es dabei um einen Interessenkonflikt zwischen zwei Parteien gehen (s. dazu noch unten, 2.3.1). Der Tatbestand der bösgläubigen Anmeldung wird dadurch jedoch nicht ausgeschöpft. So kann es z.b. um die Registrierung von Namen berühmter (historischer) Persönlichkeiten als Marke ohne eigene Benutzungsabsicht mit dem Ziel der Behinderung anderer gehen oder um sonstige Fälle, in denen nicht ein konkreter Mitbewerber, sondern ein unbestimmter Kreis von Marktteilnehmern das Ziel der Behinderungsabsicht ist. Mit der Ausgestaltung als absolutes Schutzhindernis lassen sich diese Fälle in ihrer ganzen Breite erfassen. Soweit das Amt nicht imstande ist, die Bösgläubigkeit im einseitigen Verfahren zu erkennen, steht später ein Löschungsgrund oder auch schon vorher wenn dem Vorschlag von GRUR gefolgt wird ein Widerspruchsgrund zur Verfügung Unterscheidungskraft durch Benutzung, Abs. 3 Die Kommission macht anders als zur Richtlinie keinen Vorschlag zu dem Zeitpunkt, der für die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse und insbesondere für den Erwerb der Unterscheidungskraft maßgeblich ist. GRUR hält einen solchen Vorschlag für erforderlich, um die durch die Rechtsprechung entstandene Unsicherheit zu beseitigen. Grundsätzlich sollte es für alle absoluten Schutzhindernisse darauf ankommen, dass sie im Eintragungszeitpunkt bestehen müssen. Entfällt daher ein absolutes Schutzhindernis zwischen Anmeldetag und Eintragungstag, besteht kein Grund, der Marke den Schutz zu versagen. Soweit es die mangelnde Unterscheidungskraft, den beschreibenden Charakter und Gattungsbegriffe betrifft, muss die Schutzfähigkeit allerdings auch schon am Anmeldetag bestehen. War z.b. die Unterscheidungskraft am Anmeldetag gegeben, nach dem Anmeldetag aber weggefallen, muss die Anmeldung zurückgewiesen werden. Wenn durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft geltend gemacht wird, muss diese sowohl für den Anmeldetag als auch noch für den Eintragungszeitpunkt bestehen. Einer besonderen Regelung bedarf es, wenn Unterscheidungskraft nach der Anmeldung und vor der Eintragung erworben wird. Für diese Fälle würde sich empfehlen, die Marke gleichwohl zur Eintragung zuzu- 7 / 28

8 lassen, aber den für Konfliktfälle maßgeblichen Zeitpunkt auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Unterscheidungskraft zu verschieben. 2.3 Relative Schutzhindernisse, Art Drittlandsmarke und Bösgläubigkeit, Abs. 3 Buchst. b Nach dem Vorschlag der Kommission soll eine bösgläubige Anmeldung ein relatives Schutzhindernis darstellen, wenn... die Marke mit einer älteren, außerhalb der Union geschützten Marke verwechselt werden kann, sofern die Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung nach wie vor ernsthaft benutzt wurde und der Anmelder die Anmeldung bösgläubig eingereicht hat. GRUR begrüßt diese Regelung insoweit, als die Bösgläubigkeit der Anmeldung damit zu den Eintragungshindernissen gezählt wird, die im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden können. Da es häufig um Fälle geht, in denen vorbestehende Beziehungen zwischen den Parteien eine Rolle spielen, wie dies z.b. bei Agentenmarken (Absatz 3 Buchst. a) der Fall ist, ist das Amt darauf angewiesen, dass ihm entsprechende Informationen zur Verfügung gestellt werden; dafür eignet sich ein zweiseitiges Verfahren eher als die reine Amtsprüfung. Durch die Qualifizierung als Widerspruchsgrund wird es den betroffenen Dritten, bei denen es sich ohnehin meist zugleich um Inhaber älterer Rechte handelt, ermöglicht, sich auch auf die Bösgläubigkeit des Anmelders zu berufen, statt insoweit auf das Löschungsverfahren verwiesen zu werden. Allerdings erscheint die Formulierung der weiteren Bedingungen für die Anwendbarkeit der Regelung wenig geglückt. So ist nicht ersichtlich, warum die Geltendmachung der Bösgläubigkeit anders als nach geltendem Recht im Löschungsverfahren auf Fälle beschränkt bleiben soll, in denen eine Marke außerhalb der EU geschützt ist und dort ernsthaft benutzt wird. GRUR empfiehlt daher, es bei der Regelung der bösgläubigen Anmeldung als absolutem Nichtigkeitsgrund zu belassen und lediglich ergänzend zu regeln (z.b. in Art. 41), dass das Schutzhindernis auch im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden kann Unionsrechtlich geschützte geographische Angaben, Abs. 4 Die Kommission schlägt vor, ausdrücklich auch die unionsweit geschützten geographischen Angaben bei den nicht eingetragenen Kennzeichenrechten aufzuführen. Bedenken hierzu bestehen nicht, zumal dies auch der aktuellen Praxis Rechtsprechung entspricht Ältere bekannte Marken, Abs. 5 GRUR würde es aus systematischen Gründen begrüßen, wenn das in Art. 8 Abs. 5 vorgesehene Schutzhindernis der älteren bekannten Marke Bestandteil des Art. 8 Abs. 1 würde. 8 / 28

9 2.4 Schutzinhalt, Art Vorbehalt älterer Rechte Dritter, Abs. 2 Die Kommissionsvorschläge sehen vor, dass die Verbietungsrechte des Markeninhabers unter dem Vorbehalt älterer Marken Dritter stehen. GRUR begrüßt diese Klarstellung. Sie entspricht allgemeinen Grundsätzen, die auch in Art. 16 Abs. 1 Satz 3 TRIPS ihren Niederschlag gefunden haben. GRUR weist darauf hin, dass die deutsche Fassung des Vorschlags die Regelung auf Inhaber älterer Markenrechte beschränkt, während in den anderen Fassungen zutreffend auf die Inhaber älterer Rechte allgemein abgestellt wird Beschränkung des Doppelidentitätstatbestandes auf die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion, Abs. 2 Buchst. a Die Kommission hält es nach Erwägungsgrund 15 der Präambel aus Gründen der Rechtssicherheit und Klarheit für erforderlich, hinsichtlich der Benutzung eines identischen Zeichens für identische Waren und Dienstleistungen zu präzisieren, dass eine Marke lediglich insoweit geschützt werden sollte, als die Hauptfunktion der Marke, d.h. die Gewährleistung der kommerziellen Herkunft der Waren und Dienstleistungen, beeinträchtigt wird. GRUR lehnt diese Neuregelung ab. Dabei kann offen bleiben, ob sie in ihrer praktischen Anwendung notwendigerweise zu einer Unterschreitung des heutigen Schutzstandards führen würde. Die Regelung ist jedenfalls nicht geeignet, der Gewährleistung von Rechtssicherheit und Klarheit zu dienen, sondern würde im Gegenteil zu einer in sich widersprüchlichen Regelung und zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen. So wäre bei einer Verengung des Doppelidentitätsschutzes auf die Herkunftsgewährleistungsfunktion nicht konsistent begründbar, warum der Vertrieb aus dem EU-Ausland importierter Originalware zu einer Markenverletzung führt. Auch der Umstand, dass die Benutzung von Marken im Rahmen der vergleichenden Widerspruch in den Verletzungstatbestand aufgenommen wurde, steht in Widerspruch zu der vorgeschlagenen Regelung, denn in aller Regel geht es bei der vergleichenden Werbung gerade nicht um die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion. GRUR erkennt dabei an, dass die Rechtsprechung des EuGH teilweise zu Unsicherheiten geführt hat. Rechtsklarheit und -sicherheit ließen sich jedoch bereits dadurch verbessern, dass in der Präambel präzisiert wird, dass sowohl die Benutzung der Marke für die Waren und Dienstleistungen eines Dritten als auch für diejenigen des Markeninhabers in den Anwendungsbereich des Markenrechts fällt, wobei allerdings die Benutzung für Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers nur dann als Verletzung anzusehen ist, wenn sie den anständigen Gepflogenheiten in Industrie und Handel widerspricht oder im Zusammenhang mit Waren erfolgt, die in der EU bzw. im Gebiet des jeweiligen Mitgliedstaates nicht legitim vertrieben werden dürfen. Durch eine solche Klarstellung würden die meisten der vom EuGH in seiner bisherigen Rechtsprechung unter Bezugnahme auf die Markenfunktionen gelösten Zweifelsfragen eindeutig beantwortet, ohne dass es einer generellen Festschreibung oder Ablehnung bestimmter Markenfunktionen bedürfte. Eine Einengung der gesetzlichen Tatbestände würde vermieden und der künftigen Rechtsentwicklung in keiner Weise vorgegriffen. 9 / 28

10 2.4.3 Umformulierung des Schutztatbestandes für bekannte Marken, Abs. 2 Buchst. c Ebenso wie bei den relativen Schutzhindernissen begrüßt GRUR die Umformulierung des Tatbestandes, mit der der EuGH-Rechtsprechung (EuGH GRUR 2003, 240 Davidoff/Durffee) Rechnung getragen wird Verbot der Benutzung von Handelsnamen, Abs. 3 Buchst. d GRUR begrüßt den Kommissionsvorschlag, durch den im Einklang mit der EuGHRechtsprechung (GRUR 2007, 971 Céline) klargestellt wird, dass die Benutzung eines Handelsnamens für Waren und Dienstleistungen eine Verletzung des Markenrechts darstellt Verbot der Benutzung in rechtswidriger vergleichender Werbung, Abs. 3 Buchst. f GRUR begrüßt die mit dem Kommissionsvorschlag zur Einbeziehung der vergleichenden Werbung verbundene Klarstellung, wobei sich u.a. an dieser Vorschrift erweist, dass die Beschränkung des Doppelidentitätstatbestandes auf die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion missglückt ist und letztlich auch in den Kommissionvorschlägen nicht konsistent behandelt wird Einfuhrtatbestände; Handeln im geschäftlichen Verkehr, Abs. 4 GRUR begrüßt den Vorschlag, dass Ansprüche im Falle der Einfuhr auch dann bestehen sollen, wenn zwar der Empfänger selbst nicht im geschäftlichen Verkehr handelt, dieses Kriterium aber auf Seiten des Absenders gegeben ist. In diesen Fällen wäre künftig ein Eingreifen des Zolls oder des Markeninhabers möglich, solange die Waren noch nicht den Empfänger erreicht haben. Ebenso wie bei Transitwaren (s.u.) wäre allerdings eine Begrenzung des Tatbestands auf counterfeit goods angebracht Transit, Abs. 5 Die dem Kommissionsvorschlag zugrunde liegende Absicht einer effizienten Bekämpfung der Produktpiraterie wird von GRUR begrüßt. Im Einklang mit dem eingangs (1.3.2) gegebenen Hinweis, dass Markenschutz grundsätzlich im gesamten Territorium gewährt werden sollte, führt jedes ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgende Verbringen übereinstimmend gekennzeichneter Waren in das Schutzrechtsterritorium zu einer Verletzung, soweit es nicht durch Ausnahmen vom Schutztatbestand gedeckt ist. Eine solche Ausnahme ist im Fall des Transit jedoch angezeigt, soweit der für die Ware Verantwortliche verlässliche Angaben über die endgültige Bestimmung der Waren machen kann und feststeht, dass die Waren im Bestimmungsland legitim auf den Markt gebracht werden können. Mit dieser Maßgabe stimmt GRUR dem Kommissionsvorschlag zu Kennzeichnungsmittel, Art. 9a GRUR begrüßt den Vorschlag, Ansprüche gegen bestimmte Anbieter, Verwender, Vertreiber oder Besitzer von Kennzeichnungsmitteln vorzusehen. Diese Regelung, die geltendem deutschem Recht entspricht, stellt einen praktisch wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Produktpiraterie dar. 10 / 28

11 2.4.9 Relevanter Zeitpunkt für Verletzungsansprüche, Art. 9b Gegen die gesonderte Regelung des relevanten Zeitpunkts, bislang in Art. 9 Abs. 3 enthalten, bestehen keine Bedenken Wörterbücher und Datenbanken, Art. 10 Eine Anpassung dieser Regelung an das Internetzeitalter wäre wünschenswert. Die Vorschrift könnte dann wie folgt lauten: Artikel 10 Wiedergabe der Gemeinschaftsmarke in Wörterbüchern Erweckt die Wiedergabe einer Gemeinschaftsmarke in einem gedruckten oder digitalen Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichen Nachschlagewerk den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, so stellt der Verleger des Werkes auf Antrag des Inhabers der Gemeinschaftsmarke sicher, dass der Wiedergabe der Marke unverzüglich, bei gedruckten Werken spätestens bei einer Neuauflage des Werkes, der Hinweis beigefügt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt. 2.5 Schutzschranken Lautere Benutzung, Art Benutzung von Namen, Abs. 1 Buchst. a Die Kommission schlägt vor, die Schutzschranke für die lautere Benutzung von Namen gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. a auf Personennamen zu begrenzen. GRUR begrüßt diesen Vorschlag. Er korrigiert die umstrittene Rechtsprechung des EuGH, die diese Schutzschranke mit dem Urteil Anheuser-Busch entgegen den Intentionen des europäischen Gesetzgebers auf alle Handelsnamen ausgedehnt hat. Die Benutzung gewillkürter Handelsnamen für Waren oder Dienstleistungen sollte nicht durch die Schutzschranke privilegiert werden. Die Benutzung von Handelsnamen in allein dieser Funktion eines Handelsnamens stellt dagegen eine Benutzung zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen dar, für die andere Grundsätze gelten Benutzung nicht unterscheidungskräftiger Angaben, Abs. 1 Buchst. b Die Kommission schlägt vor, die Schutzschranke für die lautere Benutzung beschreibender Zeichen in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b auf nicht unterscheidungskräftige Angaben oder Zeichen auszudehnen. GRUR sieht in diesem Vorschlag eine sinnvolle Ergänzung des Schrankenkatalogs, der nach dem geltenden Recht schon für alle beschreibenden Angaben gilt. Er kann z.b. die Durchsetzung von kraft Verkehrsdurchsetzung 11 / 28

12 eingetragenen, von Hause aus nicht unterscheidungskräftigen Marken erfassen, die nach Eintragung ihre Verkehrsdurchsetzung verloren haben, sodass sich die Benutzung solcher Zeichen durch den angeblichen Verletzer als Benutzung von nicht unterscheidungskräftigen Zeichen erweist. Gleiches gilt, wenn die angegriffene Benutzungsform einer geschützten Marke nur ähnlich ist, selbst aber keine Unterscheidungskraft hat Referentielle Benutzung der Marke, Abs. 1 Buchst. c Die Kommission schlägt vor, die Schutzschranke für die lautere Benutzung einer Marke als Bestimmungsangabe auf jede Verwendung der Marke zur Identifizierung von Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers zu erweitern. GRUR befürwortet diesen Vorschlag als systematische Korrektur und Ergänzung des Zusammenspiels von Schutzinhalt und Schutzschranken. GRUR weist darauf hin, dass das Eingreifen dieser Schutzschranke, soweit es die Bestimmung des Produkts als Zubehör oder Ersatzteil usw. betrifft, in der deutschen Fassung anders als in der englischen und französischen Fassung nicht davon abhängig gemacht wird, dass die Benutzung der Marke als Bestimmungsangabe notwendig sein muss Beispiele für Unlauterkeit, Abs. 2 Die Kommission schlägt vor, die Schutzschrankenvorschrift in Art. 14 durch einen Absatz 2 zu ergänzen, der als Beispiele für eine unlautere Benutzung aufführt, dass der Eindruck einer kommerziellen Verbindung erweckt oder die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. GRUR hält diesen Vorschlag im Interesse größerer Kohärenz bei der Rechtsanwendung für sinnvoll Erschöpfung, Art. 13 Die Klarstellung im Wortlaut des Art. 13, dass sich das erste Inverkehrbringen auf den EWR bezieht, wird begrüßt Zwischenrechte als Einreden im Verletzungsverfahren, Art. 13a Die Kommission schlägt in Art. 13a vor, das Verbietungsrecht des Inhabers einer Marke gegenüber der Benutzung einer jüngeren Marke im Verletzungsverfahren zu beschränken, wenn an der jüngeren Marke ein Zwischenrecht entstanden ist. GRUR begrüßt auch diesen Vorschlag als wichtige Ergänzung des europäischen Markenrechts, weist allerdings darauf hin, dass es in Übereinstimmung mit dem 22. Erwägungsgrund darauf ankommen sollte, dass die ältere Marke zum Zeitpunkt, als die jüngere Marke erworben wurde, für verfallen oder nichtig hätte erklärt werden können. Diese Anpassung ist auch für den englischen Text erforderlich, während der französische Text zutreffend gefasst ist. 12 / 28

13 2.5.4 Benutzung, Art. 15 Die Kommission schlägt für Absatz 1 Unterabs. 2 vor, die Regelung zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken bei Benutzung von Abwandlungen, die die Unterscheidungskraft der Marke unberührt lassen, durch einen Zusatz zu ergänzen, wonach es unerheblich ist, ob auch die Marke in der benutzten Form eingetragen ist. GRUR begrüßt diesen Vorschlag als eine wichtige gesetzgeberische Klarstellung, die ungeachtet der inzwischen geänderten Rechtsprechung des EuGH sinnvoll erscheint. 2.6 Marke als Gegenstand des Vermögens Rechtsübergang, Art. 17 GRUR begrüßt die für den Rechtsübergang in Art. 17 vorgeschlagene Streichung des Absatzes 4. Die Vorschrift, die einer Irreführung vorbeugen sollte, hat keine praktische Bedeutung erlangt Agentenmarke, Art. 18 Die Kommission schlägt vor, dass der Anspruch auf Übertragung einer rechtswidrig eingetragenen Agentenmarke sowohl vor dem Amt als auch vor den Gemeinschaftsmarkengerichten geltend gemacht werden kann. Bisher enthält die Verordnung keine Regelung der Zuständigkeit für diese Verfahren, so dass diese vor die ordentlichen Zivilgerichte der Mitgliedstaaten gehören (Art. 106). GRUR begrüßt den Vorschlag, dass die Gemeinschaftsmarkengerichte zuständig sein sollen, hält es jedoch für besser, wenn diese Regelung in Art. 96 getroffen wird. GRUR bezweifelt allerdings, dass diese Verfahren auch vor dem Amt sachgerecht durchgeführt werden können Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung, Lizenz, Art. 19, 20, 22 Den Vorschlägen, die im Wesentlichen darin bestehen, dass auch Änderungen oder Löschungen von entsprechenden Rechtshandlungen im Register eingetragen und veröffentlicht werden, sind Folgen der vorgeschlagenen Regelungen für den Erlass delegierter Rechtsakte (dazu unten 7). Sie sind im vorliegenden Zusammenhang unproblematisch. 3 Verfahren, Art. 25 ff Für die vor dem HABM durchzuführenden Verfahren Anmeldung und Eintragung, Widerspruch, Löschung, Beschwerde usw. schlägt die Kommission nur wenige Änderungen vor. GRUR hält diesen Ansatz für richtig, da sich die bisherigen Regelungen insgesamt bewährt haben. Nachfolgend wird zu den für die Praxis wichtigen Änderungsvorschlägen Stellung genommen, ohne dass dabei auf alle Einzelheiten eingegangen wird. Zum Verhältnis der in der Verordnung enthaltenen Regelungen zu den sog. delegierten Rechtsakten nimmt GRUR nachfolgend gesondert Stellung (unten 7). 13 / 28

14 3.1 Anmeldung, Art. 25 Die Kommission schlägt vor, dass künftig Anmeldungen nur noch beim HABM eingereicht werden können, nicht mehr auch bei nationalen Ämtern. GRUR hält diese Regelung angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten, namentlich der online- Anmeldung, für vernünftig. 3.2 Anmeldetag, Art. 27 Die Kommission schlägt vor, dass die (Grund-)Gebühr zusammen mit der Anmeldung zu zahlen ist. Offenbar bedeutet dies, dass die Gebührenzahlung Anmeldetagsvoraussetzung sein soll. GRUR ist der der Auffassung, dass die aktuelle Regelung, nach der die Zahlung der (Grund-)Gebühr noch innerhalb eines Monats nach dem Einreichen der Anmeldung ohne Verlust des Anmeldetags möglich ist, beibehalten werden sollte. Sie ist sachgerecht und entspricht den Interessen der Markenanmelder und ihrer Vertreter. Für das Amt besteht keine Verpflichtung, in die Prüfung der Anmeldung vor Zugang der Gebühren einzutreten. Für die Vertragsparteien des Trademark Law Treaty (TLT) oder des Singapore Trademark Law Treaty (STLT), die gegenwärtig die Zahlung einer Gebühr nicht als Anmeldetagsvoraussetzung kennen, würde eine Änderung der Rechtslage gegen Art. 5 Abs. 2 TLT bzw. Art. 5 Abs. 2 STLT verstoßen. Die EU gehört zwar diesen Verträgen (noch) nicht an, hat aber den TLT unterzeichnet. 3.3 Klassifizierung, Art Umsetzung des IP Translator-Urteils Die Kommission schlägt eine Regelung vor, nach der bei der Angabe der Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke eingetragen werden soll, dem Urteil des EuGH im Fall IP TRANSLATOR gefolgt werden soll. GRUR stimmt diesem Vorschlag zu. Eine Vereinheitlichung der Klassifizierungspraxis in der EU ist unbedingt erforderlich. Für vor dem Urteil des EuGH angemeldete Marken soll innerhalb einer Übergangsfrist von vier Monaten eine Anpassung der Verzeichnisse der Waren oder Dienstleistungen an die neue Praxis des HABM möglich sein. GRUR hält diesen Vorschlag für zu weitgehend, soweit damit eine Erweiterung des Schutzbereichs einer Marke herbeigeführt werden sollte. Die Geltung des Grundsatzes, dass das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen nach dem normalen Begriffsverständnis auszulegen ist und nicht von der Absicht des Anmelders abhängt, gilt seit jeher, wie vom EuGH bestätigt, und kann auch nicht durch eine Regelung in der Verordnung umgangen werden. Klarstellungen der Verzeichnisse ohne Erweiterung sollten aber ohne zeitliche Beschränkung möglich sein. 14 / 28

15 3.3.2 Umklassifizierung Der Vorschlag der Kommission enthält nichts zum Thema Um- bzw. Neuklassifizierung. Lediglich die Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen ist jederzeit möglich. Wegen der im Grundsatz zeitlich unbeschränkten Gültigkeit von Marken ergibt sich die Notwendigkeit einer Um- oder Neuklassifizierung jedenfalls dann, wenn sich die Klasseneinteilung nach dem Abkommen von Nizza ändert. Die Max-Planck-Study hatte hierzu eine Verpflichtung zur Umklassifizierung jedenfalls auf Antrag, u.u. beschränkt auf den Zeitpunkt der Verlängerung, vorgeschlagen. GRUR hält eine für das Amt in Alicante verpflichtende Mindestregelung zur Umklassifizierung von Waren und Dienstleistungen für geboten, die zumindest eine Umklassifizierung auf Antrag des Markeninhabers vorsieht. 3.4 Prioritätserklärung, Art. 30 Die Kommission schlägt vor, dass die Prioritätserklärung bereits mit der Anmeldung abgegeben werden muss, während gegenwärtig hierfür eine Frist von zwei Monaten gilt. GRUR hält es für erforderlich, für die Abgabe der Prioritätserklärung eine angemessene Frist nach der Anmeldung vorzusehen, wobei hierfür auch z.b. ein Monat vorgesehen werden könnte. Eine Verpflichtung, dies schon mit der Anmeldung zu fordern, geht an den Bedürfnissen der Praxis vorbei. 3.5 Relevanter Zeitpunkt bei Inanspruchnahme des Zeitrangs und Verfall der nationalen Marke, Art. 34 Abs. 3 Nach dem Vorschlag soll es bei einer Verfallserklärung auf den Zeitpunkt von deren Wirksamkeit ankommen, ob sie sich auf die Wirksamkeit des Zeitrangs auswirkt. Der Vorschlag ist im Zusammenhang mit dem für die Richtlinie vorgeschlagenen Art. 6 (aktuell: Art. 14) zu sehen. GRUR hält diese Regelung für angebracht. GRUR bedauert allerdings, dass die Kommission nicht den Vorschlag der MPI-Studie aufgegriffen hat, für den Zeitranganspruch eine Regelung vorzusehen, die es verhindert, dass Marken aus dem Mitgliedstaat, für den der Zeitrang in Anspruch genommen wurde, gleichwohl gegenüber einer Gemeinschaftsmarke durchdringen, obwohl sie im Ursprungsmitgliedstaat prioritätsjünger sind als die Gemeinschaftsmarke mit Zeitrang. 3.6 Abschaffung des Disclaimers, Art. 37 Abs. 2 GRUR stimmt der vorgeschlagenen Abschaffung des Disclaimers zu. 15 / 28

16 3.7 Abschaffung der Recherche, Art. 38 GRUR begrüßt, dass sowohl die obligatorische Recherche nach älteren Gemeinschaftsmarken als auch die fakultative Recherche der nationalen Ämter entfallen sollen. 3.8 Bemerkungen Dritter, Art. 40 Die vorgeschlagene Regelung entspricht aktueller Praxis des HABM. GRUR stimmt der vorgeschlagenen Regelung zu. Allerdings hält es GRUR für überflüssig, dass Bemerkungen auch zu Art. 5 (Inhaberschaft) abgegeben werden können. 3.9 Widerspruch Zulässigkeit Für das Löschungsverfahren aufgrund älterer Rechte ist vorgesehen, dass eine eingetragene Marke nicht für nichtig erklärt werden kann, wenn der Antragsteller der Eintragung zugestimmt hat (Art. 53 Abs. 3). GRUR ist der Auffassung, dass eine vergleichbare Regelung für Widerspruchsverfahren gelten sollte, so dass ein Widerspruch unzulässig oder jedenfalls unbegründet sein sollte, wenn der Inhaber des älteren Rechts der Anmeldung zugestimmt hat Widerspruchsgründe Aus den vorstehend dargelegten Gründen (oben unter und 2.3.1) hält es GRUR für erforderlich, zu den Widerspruchsgründen auch die Bösgläubigkeit des Anmelders hinzuzufügen Relevanter Zeitpunkt für die Berechnung der Benutzungsschonfrist, Art. 42 Abs. 2 Nach dem geltenden Recht muss die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke benutzt worden sein, soweit bis dahin die Benutzungsschonfrist abgelaufen ist. Die Kommission schlägt vor, stattdessen auf die 5 Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der angegriffenen Marke abzustellen. GRUR hält diesen Vorschlag für angebracht, soweit auf den Anmeldetag abgestellt wird, weil zu diesem Zeitpunkt die Anwartschaft der jüngeren Marke begründet wird. Regelungsbedürftig ist jedoch, wenn die 5 Jahre zwar nicht vor dem Anmeldetag abgelaufen waren, dies aber vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Fall ist. Auch in diesen Fällen sollte der Widerspruch scheitern, wenn der Widersprechende den Benutzungsnachweis nicht erbringen kann. 16 / 28

17 Die entsprechende Formulierung des Art. 42 Abs. 2 könnte wie folgt lauten: (2) Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke [Kommissionsvorschlag] innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Anmeldung Einreichung oder dem Prioritätstag sowie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke [Hinzufügung GRUR] die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen Wegfall der Widerspruchsmarke Ein erfolgreicher Widerspruch setzt voraus, dass das geltend gemachte Recht älter ist. Keine ausdrückliche Regelung findet sich für den Fall, dass das ältere Recht während der Anhängigkeit des Widerspruchsverfahrens wegfällt. In der Praxis des Amtes ist anerkannt, dass das Widerspruchsverfahren sich erledigt, wenn die ältere Marke während des Amtsverfahrens oder des Beschwerdeverfahrens z.b. nicht verlängert oder wegen Verfalls gelöscht wird. Das Gericht und der EuGH bestätigen allerdings regelmäßig Beschwerdekammerentscheidungen, auch wenn nach deren Erlass die Widerspruchsmarke wegfällt. Dies erscheint unangebracht, weil das Schutzhindernis vor Eintritt der Rechtskraft entfällt. GRUR schlägt daher eine ausdrückliche Regelung in Art. 42 dahin gehend vor, dass der Widerspruch sich erledigt, wenn die Widerspruchsmarke vor Eintritt der Rechtskraft der Widerspruchsentscheidung ihre Wirkung verliert Eintragungsvermerk, Art. 45 Abs. 3 Gemäß Art. 45 Abs. 3 soll der Präsident des HABM festlegen, wie ein sog. Eintragungsvermerk gestaltet sein soll, der zusammen mit einer Gemeinschaftsmarke verwendet werden kann. GRUR sieht kein Bedürfnis für einen solchen Vermerk, zumal unklar bleibt, welche Folgen an die Verwendung oder Nichtverwendung des Vermerks geknüpft werden sollen. Im Übrigen sollte eine Regelung dieser Art Gegenstand der normalen Gesetzgebung sein und jedenfalls nicht der Entscheidung des Präsidenten des Amtes überlassen bleiben. 17 / 28

18 3.11 Verzicht, Art. 50 Nach dem Vorschlag der Kommission für einen neuen Satz 3 des Art. 50 Abs. 2 soll während eines wegen Verfalls anhängigen Löschungsverfahrens ein Verzicht auf die angegriffene Marke ausgeschlossen sein. GRUR hält diesen Vorschlag für verfehlt. Dem Markeninhaber sollte es stets möglich sein, ein etwaiges Löschungsverfahren dadurch zu beenden, dass er vor der endgültigen Entscheidung auf die angegriffene Marke verzichtet. Eine Sonderregelung für Verfallsfälle (z.b. wegen mangelnder Benutzung) ist nicht gerechtfertigt Löschung wegen relativer Schutzhindernisse, Art. 53 ff Relevanter Zeitpunkt für die Löschbarkeit der angegriffenen Marke Nach dem Vorschlag zu Art. 53 Abs. 1 soll Voraussetzung für einen erfolgreichen Löschungsantrag sein, dass die entsprechenden Kollisionstatbestände schon am Anmelde- bzw. Prioritätstag der angegriffenen jüngeren Marke gegeben waren. Dieser Vorschlag steht offenkundig im Zusammenhang mit der Regelung der Zwischenrechte in Art. 13a. GRUR hält eine transparente Regelung der Angreifbarkeit einer jüngeren Marke für erforderlich, die im Zusammenhang mit Art. 13a verständlich ist. Dafür kann es nicht nur auf das Vorhandensein des Nichtigkeitsgrunds im Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Priorität der jüngeren Marke ankommen, zumal der Kommissionsvorschlag den Eindruck erweckt, dass nach diesem Zeitpunkt eintretende Umstände, wie z.b. der Wegfall des älteren Rechts, unerheblich sind. Aus der Sicht von GRUR empfiehlt sich eine klare Regelung, für die 53 Abs. 3 und 4 MarkenG als Beispiel dienen können. Diese Bestimmungen sind hier nachfolgend aufgeführt: (3) Die Eintragung kann aufgrund einer bekannten Marke oder einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht gelöscht werden, wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des 9 Abs. 1 Nr. 3, des 14 Abs. 2 Nr. 3 oder des 15 Abs. 3 bekannt war. (4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht gelöscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang 1. wegen Verfalls nach 49 oder 2. wegen absoluter Schutzhindernisse nach 50 hätte gelöscht werden können. Anders als im deutschen Recht wäre allerdings für die Gemeinschaftsmarke nicht auf den Tag der Veröffentlichung, sondern auf den Tag der Anmeldung abzustellen. 18 / 28

19 Relevanter Zeitpunkt für Berechnung der Benutzungsschonfrist, Art. 57 Abs. 2 Für die Berechnung des relevanten Zeitraums der Benutzung sowie der Benutzungsschonfrist gilt hier, soweit auf den Zeitpunkt des Widerspruchsverfahrens abgestellt wird, dasselbe wie schon zu Art. 42 Abs. 2 ausgeführt (oben unter 3.9.2); hierauf wird Bezug genommen Wegfall des älteren Rechts Ebenso wie im Widerspruchsverfahren stellt sich auch im Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen die Frage, wie zu verfahren ist, wenn das ältere Recht vor dem endgültigen Abschluss des Verfahrens wegfällt (z.b. nicht verlängert oder gelöscht wird). Wie schon für das Widerspruchsverfahren (oben 3.9.4) schlägt GRUR auch für das Nichtigkeitsverfahren eine ausdrückliche Regelung in Art. 57 dahin gehend vor, dass der Nichtigkeitsantrag sich erledigt, wenn die geltend gemachte ältere Marke oder das ältere Recht vor Eintritt der Rechtskraft der Nichtigkeitsentscheidung ihre Wirkung verlieren Beschwerde, Art. 58 ff Aufschiebende Wirkung der Beschwerdefrist, Art. 58 Abs. 1 Nach Art. 58 Abs. 1 soll die Beschwerdefrist aufschiebende Wirkung haben. Gemeint damit ist, dass es keiner Beschwerdeeinlegung bedarf, um noch wirksame Rechtshandlungen betreffend die im Ausgangsverfahren beteiligten Marken zu vorzunehmen, wie die Rücknahme der Anmeldung oder des Widerspruchs. Dazu bedarf es aber keiner Regelung über die aufschiebende Wirkung von Fristen. GRUR schlägt stattdessen vor, in einer allgemeinen Vorschrift über den Eintritt der Bestandskraft von Entscheidungen der Ausgangsinstanz zu regeln, dass die Bestandskraft erst nach Ablauf der Beschwerdefrist eintritt. Wird Beschwerde eingelegt, gilt hinsichtlich der aufschiebenden Wirkung die Bestimmung in Art. 58 Abs Abschaffung der Abhilfe im mehrseitigen Verfahren, Art. 62 GRUR stimmt der Abschaffung der Abhilfe in mehrseitigen Verfahren zu. Diese Vorschrift ist ohne praktische Bedeutung geblieben Allgemeine Verfahrensvorschriften, Art. 75 ff Amtsermittlung und Parteiverfahren, Art. 76 Nach dem Vorschlag soll auch für Löschungsverfahren, in denen absolute Schutzhindernisse geltend gemacht werden (Art. 52), nicht das Amtsermittlungsprinzip gelten, sondern ebenso wie bei relativen Schutzhindernissen das Parteiverfahren. 19 / 28

20 GRUR stimmt diesem Vorschlag zu, zumal damit auch eine Übereinstimmung mit der widerklageweisen Geltendmachung von Löschungsgründen erreicht wird, für die ohnehin kein Amtsermittlungsgrundsatz gilt. Nicht verständlich ist, warum dies nicht auch für Verfallsverfahren (Art. 51) gelten soll, wobei allerdings zu beachten ist, dass beim Verfall wegen mangelnder Benutzung der Markeninhaber die Beweislast hat Löschung oder Widerruf falscher Entscheidungen oder Eintragungen, Art. 80 Die Regelung in Art. 80 zum Widerruf falscher Entscheidungen oder Registereintragungen wird begrüßt Wiedereinsetzung, Art. 81 Die Kommission hat zur Art. 81 keinen Vorschlag gemacht. GRUR hält es für erforderlich, in den Katalog der nicht wiedereinsetzungsfähigen Fristen auch die Widerspruchsfristen gegen Madrid-Marken einzubeziehen Weiterbehandlung, Art. 82 Die Erweiterung der Weiterbehandlung auf Fristen im Widerspruchsverfahren ist zu begrüßen. In die von der Weiterbehandlung ausgeschlossenen Fristen sollten auch die Widerspruchsfristen gegen Madrid- Marken einbezogen werden Nach dem Protokoll zum MMA geschützte Marken, Titel XIII Widerspruchsfrist, Art. 156 GRUR geht davon aus, dass das HABM die Schutzgewährung für Madrid-Marken nach Abschluss der Prüfung auf formelle und absolute Schutzhindernisse veröffentlichen wird. Wenn dies der Fall ist, sollte die Widerspruchsfrist von diesem Zeitpunkt an berechnet werden. Dieser Zeitpunkt entspricht dem Zeitpunkt der Veröffentlichung einer direkt beim HABM angemeldeten Gemeinschaftsmarke Benutzungsschonfrist, Art. 160 GRUR geht davon aus, dass das HABM bei allen Madrid-Marken die endgültige Schutzgewährung nach Abschluss der Prüfung auf formelle und absolute Schutzhindernisse sowie etwaiger Widerspruchsverfahren veröffentlichen wird. Wenn dies der Fall ist, sollte die Benutzungsschonfrist von diesem Zeitpunkt an berechnet werden. Dieser Zeitpunkt entspricht am ehesten dem Zeitpunkt der Eintragung einer direkt beim HABM angemeldeten Gemeinschaftsmarke Gebühren Aus dem Vorschlag zur Änderung der GMV ergibt sich nicht unmittelbar, dass beabsichtigt ist, für jede Marke bei der Eintragung oder Verlängerung eine zusätzliche Klassengebühr für die zweite und jede weitere Klasse vorzu- 20 / 28