Vol. 7 Juli 12. Themenjournal für geistiges Eigentum BESTSELLER DESIGN. Am Laufsteg zum angemessenen Entgelt Markus Gaderer

Transkript

1 Vol. 7 Juli 12 Themenjournal für geistiges Eigentum BESTSELLER DESIGN Am Laufsteg zum angemessenen Entgelt Markus Gaderer

2 26 ipcompetence Vol. 7 Der werblichen Nutzung eines Schutzrechts kommt ein eigener Lizenzwert zu.

3 ipcompetence Vol Am Laufsteg zum angemessenen Entgelt Markus Gaderer Nicht immer helfen übliche Rezepte zur Berechnung eines angemessenen Entgelts bei einem Eingriff in Kennzeichenrechte. Der BGH zeigt jedoch bereits in einer Entscheidung aus 2005 einen Ausweg aus der für diese Berechnung geläufi gen Umsatzlizenz, wenn eine solche im Einzelfall zu einem unverhältnismäßigen Ergebnis führen würde. Gerade bei einer unerlaubten Verwendung im Internet stellt diese Entscheidung eine brauchbare Argumentationsgrundlage zur Verfügung. I. Allgemeines zum Entgeltanspruch Urheberrecht und die gewerblichen Schutzrechte (Marken, Muster, Patente usw) haben neben dem sich aus ihrem Ausschließungsrecht primär ergebenden Unterlassungsanspruch noch etwas gemeinsam: Wer in seinem Ausschließungsrecht verletzt wurde, hat Anspruch auf ein angemessenes Entgelt gegen den Verletzer, unabhängig nicht nur vom Unterlassungsanspruch, sondern auch von einem Nachweis eines Verschuldens und eines entstandenen Schadens. 1 Dem Grunde nach handelt es sich um einen dem 1041 ABGB nachgebildeten Verwendungsanspruch. 2 Die verständlicherweise erste Frage des Rechteinhabers nach der Höhe des ihm zustehenden Entgelts ist oft nicht leicht zu beantworten. Trotz der offenkundigen Wichtigkeit des Themas ist nur wenig (veröffentlichte) Rechtsprechung dazu vorhanden. 3 Wahrscheinlich einigt man sich meist ohne gerichtliche Hilfe, wenn einmal feststeht, dass tatsächlich ein rechtswidriger Eingriff vorliegt, oder dieses Thema dringt mangels erheblicher Rechtsfrage 4 nur selten bis in die letzte Instanz. 1 Vgl Guggenbichler in Kucsko, marken.schutz (2006) 749 f; Guggenbichler in Kucsko, urheber.recht (2008) 1235f; Grünzweig, Markenrecht (Stand 6. Lfg 2011) 53 Rz 1; Ciresa, Österreichisches Urheberrecht (2009) 86 Rz 3; Dittrich, Urheberrecht 5 (2007) 86 E3 ff. 2 OGH 4 Ob 246/97y, Wurzelendreduzierer, ÖBl 1998, 307. Auch für eine gerichtliche Durchsetzung ist die Frage der Berechnung jedoch wichtig, trägt doch der klagende Rechteinhaber grundsätzlich die Last, die Angemessenheit des von ihm geforderten Entgelts zu beweisen und entsprechende Umstände darzulegen. 5 Eine Antwort ist im Gesetz nicht zu fi nden und die österreichische Judikatur gibt nur folgende Stützen zur Hand: 1. Die Angemessenheit hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Allgemeine Regeln lassen sich darüber nicht aufstellen Das Entgelt richtet sich nach dem Wert der Nutzung und ist einer angemessenen Lizenzgebühr gleichzusetzen Es sind die Vor- und Nachteile abzuwägen, die der Verletzer gegenüber einem Lizenznehmer hat. 8 Einen einigermaßen klaren Hinweis für den Anwender gibt die in Pkt 2. genannte Lizenzanalogie. Hier ist zu ermitteln, welches Lizenzentgelt vernünftige Vertragsparteien bei Berücksichtigung aller objektiven lizenzrelevanten Umstände vereinbart hätten. 9 Somit, was der tatsächliche Marktpreis für die Lizenz wäre. 10 Ein Blick auf die deutsche markenrechtliche Judikatur offenbart Bekanntheitsgrad und Ruf des verletzten Zeichens, Grad der Verwechslungsgefahr, Intensität der Beeinträchtigung, Bedeutung der Kennzeichnung für die Abnehmer, Dauer und Umfang der Benutzung und Eintritt einer Marktverwirrung als wesentliche Faktoren zur Bestimmung einer solchen verkehrsüblichen Lizenz- 5 Vgl Guggenbichler in Kucsko, marken.schutz 750; Guggenbichler in Kucsko, urheber.recht 1241 mwn; OGH 4 Ob 408/81, Barbara Rütting, ÖBl 1983, 8; OGH 4 Ob 427, 428/81, Blumenstück, ÖBl 1982, OGH , 3 Ob 417/53, SZ 26/ OGH 4 Ob 243/01s, Sissy Weißwein, ecolex 2002, 267; OGH 4 Ob 246/97y, Wurzelendreduzierer, ÖBl 1998, OGH 4 Ob 36/05f, BOSS-Zigaretten IV, ÖBl 2006/17. 3 Vgl Guggenbichler in Kucsko, marken.schutz Vgl OGH 4 Ob 242/98m, Exklusivfoto, MR 1999, OGH 4 Ob 119/04k, Sachers Kaffee Wien II, RdW 2005/ OGH 4 Ob 316/85, Kabel-TV Wien, MR 1986,

4 28 ipcompetence Vol. 7 gebühr. 11 Gebräuchlich ist eine diese Anhaltspunkte berücksichtigende Berechnung als prozentualer Lizenzsatz auf den erzielten Bruttoerlös, wobei der typische Bereich zwischen 1% und 5% anzusiedeln ist, höher bei sehr bekannten Marken mit überragender Bedeutung für die Absatzchancen. 12 Diesen Rahmen hat der OGH übernommen 13 und etwa eine Lizenzgebühr von 3% des Nettoumsatzes als angemessenes Entgelt angesehen. 14 Die Folge dieser Übernahme und der bekannten Judikatur ist, dass man in der Auseinandersetzung mit dem Eingreifer über die zu zahlende Entschädigung unweigerlich bei dieser umsatzabhängigen Kalkulation landet. II. Schwäche der umsatzabhängigen Berechnung Die Berechnung eines angemessenen Entgelts nach Umsatzzahlen wird jedoch dann für den Rechteinhaber unbefriedigend, wenn er etwa die monatelange, intensive Nutzung seiner Marke zur Adword-Werbung auf Google für Billig-Konkurrenzprodukte entdeckt und der zur Unterlassung und Zahlung aufgeforderte, europaweit online und per Katalog marktpräsente Versandhändler sich auf Basis der OGH-Judikatur entgegenkommend bereit erklärt, eine dem Umsatz entsprechende Lizenzgebühr im zweistelligen Euro-Bereich zu bezahlen. Die Schwäche dieser gebräuchlichen Berechnung liegt darin, dass mit ihr keine Angemessenheit erreicht werden kann, wenn der Verletzer mit den massiv beworbenen Produkten kaum Umsatz erzielt hat, etwa weil diese im gesamten Angebotssortiment nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Hier scheitert die Entgeltberechnung auf Grundlage einer Umsatz- oder Stücklizenz. Ähnliches gilt bei Billigplagiaten von Luxusgütern: Zwar wird aufgrund der meist sehr bekannten Marke ein höherer Prozentsatz anzunehmen sein und auch zugesprochen; die Verletzerumsätze sind aufgrund der zu Niedrigst- 11 Ingerl/Rohnke, MarkenG 3 (2010) Vor 14 19d Rz 262; Ströbele/ Hacker, Markengesetz 9 (2009) 14 Rz 372 ff; Fezer, Markenrecht 4 (2009) 14 Rz Ingerl/Rohnke, MarkenG 3 Vor 14 19d Rz 268; Ströbele/Hacker, Markengesetz 9 14 Rz 376; Fezer, Markenrecht 4 14 Rz OGH 4 Ob 36/05f, BOSS-Zigaretten VI, ÖBl 2006/ OGH 4 Ob 119/04k, Sachers Kaffee Wien II, RdW 2005/35. Nicht immer ist der verletzte Rechteinhaber auf eine Umsatzlizenz verwiesen. preisen verkauften Plagiate jedoch gering somit auch das zu zahlende Entgelt. 15 III. Catwalk 2005 hatte nun der BGH über den Entgeltanspruch einer Herstellerin hochpreisiger Luxusuhren zu entscheiden. Ein Imitat von deren als Geschmacksmuster geschützten und mit Catwalk bezeichneten Damenarmbanduhr bot die Beklagte in ihrem, in einer Aufl age von 4,27 Mio Stück erschienenen Katalog neben rund 170 anderen Uhren an. Der Preis einer originalen Catwalk -Uhr lag je nach Ausstattung zwischen 1.000, und 7.500, ; die Beklagte bot ihr Imitat um umgerechnet knapp 20, an und verkaufte davon gerade einmal 164 Stück. 16 Die Klägerin begehrte ua die Zahlung von rund ,. Nach der üblichen Methode wäre sie auf einen Betrag von rund 170, verwiesen gewesen. In Abwandlung der umsatzbezogenen Lizenzanalogie berechnete sie den Zahlungsanspruch daher nicht anhand der verkauften Plagiate, sondern auf Basis einer Lizenzgebühr von rund 1 Cent je Katalogexemplar. Das Erstgericht folgte dieser Berechnungsmethode nicht, sondern sprach demgegenüber rund 1.270, an Verletzergewinn zu. Der Klägerin wurde zwar zugestanden, dass ihr durch die Plagiate ein Imageschaden entstanden sein könnte; mangels Konkretisierung stünde ihr jedoch bloß der Verletzergewinn zu. Die Zweitinstanz bestätigte die Entscheidung ua mit der Begründung, dass bei diesem Sachverhalt eine Lizenzanalogie nicht möglich sei, weil die Abbildung des Produkts in der Werbung allein nur die Vorstufe für den nachfolgenden Vertrieb sei und damit keinen eigenständigen Lizenzwert habe. Außerdem sei nicht anzunehmen, dass potentielle Schutzrechtsverletzer bei freien Vertragsverhandlungen bereit wären, allein für die Ablichtung eines Imitats im Katalog Lizenzgebühren zu zahlen. Dieser Ansicht erteilte der BGH eine Abfuhr: Bei Berechnung nach der Lizenzanalogie ist im Blick auf die Verkehrsüblichkeit der Rechteeinräumung eine abstrakte Betrachtungsweise geboten. Es kommt nicht darauf 15 BGH I ZR 107/90, Tschibo/Rolex II, GRUR 1993, BGH I ZR 263/02, Catwalk, GRUR 2006, 143 = NJW-RR 2006, 184.

5 ipcompetence Vol an, ob es üblich ist, allein für eine werbliche Nutzung Lizenzgebühren zu zahlen, sondern darauf, ob bei konkreten Ausschließlichkeitsrechten ganz allgemein die Erteilung von Lizenzen im Verkehr üblich ist. Dies ist bei Geschmacksmusterrechten der Fall. Dabei kommt dem Anbieten (Bewerben) ein im Verhältnis zum Inverkehrbringen eigenes Gewicht und auch ein eigener Unrechtsgehalt zu. Die Beklagte hat durch Bewerben und Verkaufen das Geschmacksmusterrecht der Klägerin in zweifacher Hinsicht verletzt. Die Höhe einer dafür zu zahlenden (analogen) Lizenz hat nicht nur der bekannten Berechnungsmethode entsprechend die Anzahl der abgesetzten Imitate zu berücksichtigen, sondern auch die im Katalog betriebene Werbung, der ein eigener Lizenzwert zukommt. Dabei wird es gegebenenfalls zu einer Kombination einer Pauschallizenz für die Werbung und einer nach der Zahl der verkauften Exemplare berechneten Stücklizenz kommen. Auch ist dem Risiko der Minderung des Prestigewerts des nachgeahmten Produkts durch eine angemessene Erhöhung der normalerweise üblichen Lizenz Rechnung zu tragen. IV. Fazit Im Wesentlichen legt die oben zitierte Entscheidung den abstrakten Leitsatz, dass eine Lizenzanalogie sich danach bestimmt, was redliche und vernünftige Parteien vereinbart hätten, auf einen konkreten Sachverhalt um. Nicht immer ist eine Lizenz (allein) stückzahlabhängig, nicht immer muss ein tatsächlicher Umsatz erzielt werden, sondern selbstverständlich hat auch die werbemäßige Verwendung einer Marke, eines Designs usw schon für sich einen eigenen Wert, der im Wege einer Lizenzanalogie abgegolten werden kann. Entscheidend ist nicht, ob bei korrektem Verhalten tatsächlich eine Lizenzvereinbarung zustande gekommen wäre, sondern allein, dass der Verletzte die Nutzung nicht ohne Gegenleistung gestattet hätte. Für eine solche werbliche Nutzung bietet sich eine Pauschallizenz an. Und diese ist im oben genannten Beispielsfall auch dem unberechtigten Adword-Nutzer abzuverlangen. Ein angemessenes Entgelt kann in der Kombination verschiedener Lizenzberechnungsarten zu fi nden sein. 29