1. Teil: Einleitung. A. Einführung in die Problematik

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3 1. Teil: Einleitung A. Einführung in die Problematik Die Eintragung einer Marke gewährt dem Anmelder ein ausschließliches Recht zur Verwendung eines Zeichens für bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Hieraus folgt eine Monopolstellung des Anmelders in Bezug auf das Zeichen. Zur interessengerechten Restriktion des Monopolrechts erfolgt die Eintragung nur, wenn keine absoluten Schutzhindernisse0F1 2 entgegenstehen.1f Die Versagung der Markeneintragung aufgrund der absoluten Schutzhindernisse erfolgt primär zur Sicherung des Allgemeininteresses2F3 an einem rechtlich nicht monopolisierbaren Bestand von Zeichen.3F4 Bereits hier wird die gegenläufige Interessenlage deutlich. Der Markenanmelder strebt nach einer Verbesserung seiner markenrechtlichen Position. Dies hat zwangsläufig eine Verschlechterung der Rechtsposition aller anderen in der Sphäre des Zeichens stehenden Personen zur Folge. Insbesondere die Wettbewerber sind hiervon betroffen, da diese ein markenrechtlich geschütztes Zeichen nicht mehr frei verwenden 5 können.4f Neben den absoluten Schutzhindernissen sieht das Markenrecht weitere Möglichkeiten der Interessenberücksichtigung vor. Genannt seien beispielhaft 1 Absolute Schutzhindernisse gem. 8 Abs. 2 MarkenG: die fehlende Unterscheidungskraft eines Kennzeichens (Nr. 1), das beschreibende Kennzeichen (Nr. 2), die Gattungsbezeichnung (Nr. 3), das täuschende Kennzeichen (Nr. 4), das ordnungs- und sittenwidrige Kennzeichen (Nr. 5), das staatliche Hoheitszeichen und kommunale Wappen (Nr. 6), das amtliche Prüf- oder Gewährzeichen (Nr. 7), die Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen (Nr. 8), das Kennzeichen, das dem öffentlichen Interesse entgegensteht (Nr. 9) und das bösgläubig angemeldete Zeichen (Nr. 10). 2 Fezer, Markenrecht, 8 Rn. 1; Schultz in: Schultz, 8 Rn. 4; Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, 4 Rn Vgl. nur: EuGH GRUR 1999, 723, 726 Nr. 25 Chiemsee; EuGH GRUR 2002, 804, 809 Nr. 77 Philips/Remington; EuGH GRUR 2003, 604, 607, Nr. 51, 52 Libertel; EuGH GRUR 2004, 674, 676, Nr. 54 f. Postkantoor; EuG BeckRS 2009, 71077, Nr. 36 Joop!; BGH GRUR 1997, 754, 755 Farbmarke grau/magenta; Hildebrandt, Harmonisiertes Markenrecht in Europa, Art. 3 Rn Fezer, Markenrecht, 8 Rn. 30; Ströbele in: Ströbele/Hacker, 8 Rn. 6; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 8 Rn. 1; Bender MarkenR 2009, 85 f. 5 Ströbele GRUR 2001, 658, 659; Fezer, Markenrecht, 8 Rn

4 das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal der markenmäßigen Benutzung 5F6 in 14 Abs. 2 MarkenG, die Grundregelung einer freien Benutzung gem. 23 MarkenG6F7 und die Erschöpfung gem. 24 MarkenG7F8. Letztendlich liegt der Ursprung solcher Institute in einer Abwägung zwischen einem markenrechtlichen Monopol und der Wettbewerbsfreiheit.8F9 Die Systematik der absoluten Schutzhindernisse soll insbesondere im Interesse des Verkehrs die Eintragung von Zeichen verhindern, die nicht dazu geeignet sind, die herkunftshinweisende Funktion9F10 11 einer Marke zu erfüllen.10f Maßgeblich für die interessengerechte Beurteilung ist hier die Auffassung des Verkehrs. Ein Zeichen, das entweder gem. 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht unterscheidungskräftig oder gem. 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lediglich beschreibend ist bzw. als Gattungsbezeichnung gem. 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verstanden wird, kann eingetragen werden, wenn der Anmelder nachweisen kann, dass sich dieses Zeichen infolge von Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat und somit die Voraussetzungen des 12 8 Abs. 3 MarkenG vorliegen.1f Die Auffassung des Verkehrs ist dynamisch und variabel. Sie unterliegt ständigen Einflüssen aus der Werbung oder den Medien. Der angesprochene Verkehrskreis ist lernfähig und vergesslich.12f13 Es ist z.b. möglich, den Verkehr 6 Hacker in: Ströbele/Hacker, 14 Rn. 63 ff.; Fezer, Markenrecht, 14 Rn. 46 ff.; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 14 Rn. 106 ff. 7 Hacker in: Ströbele/Hacker, 23 Rn. 4 ff.; Fezer, Markenrecht, 23 Rn. 5 ff.; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 23 Rn. 5 ff. 8 Hacker in: Ströbele/Hacker, 24 Rn. 1; Fezer, Markenrecht, 24 Rn. 7 ff.; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 24 Rn. 7 ff. 9 Ströbele in: Ströbele/Hacker, 8 Rn. 5; Fezer, Markenrecht, 8 Rn Vgl. nur: EuGH GRUR 1998, 922, 923, Nr. 15, 27 Canon; EuGH GRUR 2002, 804, 806, Nr. 29 Philips/Remington; EuGH BeckRS 2010, 90057, Nr. 19 Vorsprung durch Technik; HABM GRUR-RR 2002, 135, Nr. 18 Megaposter; BGH GRUR 1961, 347, 352 Almglocke; BGH GRUR 2002, 544, 546 Bank 24; Fezer, Markenrecht, Kap. Einl. D Rn. 5 ff.; Hacker in: Ströbele/Hacker, Kap. Einl. Rn. 34, Schultz in: Schultz, Kap. Einl. Rn EuGH GRUR 2003, 514, 519, Nr. 74 Linde, Winward u. Rado; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 3 Rn. 320; Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, 4 Rn Schultz in: Schultz, 8 Rn. 172; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 3 Rn. 646; Fezer, Markenrecht, 8 Rn Vgl. nur: EuGH GRUR 2003, 604, 608, Nr. 65 Libertel; BGH GRUR 1989, 440, 441 Dresdner Stollen; BGH GRUR 2006, 679, 681, Nr. 18 Porsche Boxster; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 8 Rn. 659; Samwer, Der Schutz der abstrakten Farbmarke, Kap. 3 Rn. 433; Schilling, Quo vadis europäischer Markenbegriff, S. 212; Sekretaruk, Farben als Marke, Rn. 130; der BGH formulierte bereits 1959 die Voraus- 18

5 in Bezug auf bestimmte Waren an eine Farbe als Hinweis auf einen Hersteller zu gewöhnen.13f 14 Im Rahmen der Erörterung der Verkehrsdurchsetzung führt dies zu der Möglichkeit, den Verkehr an einen Bedeutungswandel eines originär nicht unterscheidungskräftigen Zeichens hin zu einer herkunftshinweisenden Marke zu gewöhnen. Fasst der Verkehr ein ursprünglich bspw. rein beschreibendes Zeichen nunmehr als Marke auf, so ist die eingangs beschriebene gegenläufige Interessenlage zwischen dem Begehr des Anmelders und dem Allgemeininteresse nicht zu entscheiden, da nun die einen Markenschutz begründende 15 Herkunftsfunktion erfüllt ist.14f Zu klären ist im Folgenden die Frage, wie die Verkehrsauffassung festgestellt werden kann, um so den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erlangen zu können. Einen besonderen Stellenwert hat hierbei das demoskopische Gutachten aufgrund einer Verkehrsbefragung. Dieses stellt die einfachste, sicherste und erfolgreichste, jedoch nicht die günstigste Methode zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung 16 dar.15f Verkehrsdurchsetzungsfragen werden in Deutschland16F17 gerichtlich primär in drei Konstellationen relevant. Zuerst ist das Markenanmeldeverfahren zu nennen, in welchem die etwaige Verkehrsdurchsetzung vor dem DPMA gem. 32 ff. MarkenG glaubhaft gemacht werden kann. Im Falle der Zurücksetzung der Verkehrsdurchsetzung wie folgt: die Bezeichnung [ist] dem Verkehr längere Zeit hindurch mittels starker Werbung und umfangreichen Warenabsatzes als Kennzeichen einer bestimmten Ware eingehämmert worden sein., BGH GRUR 1959, 599, 600 Teekanne. 14 Verkehrsdurchgesetzte Farbmarken vgl. nur: BGH GRUR 2001, 1154 Farbmarke violettfarben; BPatG GRUR 2009, 170, 171 Farbmarke rapsgelb; BPatG BeckRS 2009, 86021, Nr. 1.2 Farbmarke gelb. 15 BGH GRUR 1964, 146, 152 Rippenstreckmetall II; Fezer, Markenrecht, 8 Rn. 719; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, Rn HABM GRUR-RR 2006, 260, 261, Nr. 32 Hilti-Koffer; BGH GRUR 2008, 710, 712, Nr. 29 Visage; Ströbele in: Ströbele/Hacker, 8 Rn. 435; Hacker, Markenrecht, 9 Rn. 152; Schultz in: Schultz, 8 Rn. 186; Lubberger in: Gloy/Loschelder/Erdmann, 41 Rn. 29; Fiebig GRUR-Prax 2010, 30; vgl. HABM, Prüfungsrichtlinien Teil B vom April 2008, S. 63; HABM, Widerspruchsrichtlinien Teil 5 vom März 2004, S Für die GMV gilt: Gemeinschaftsmarkenanmeldeverfahren beginnt gem. Art. 36 ff. GMV vor dem HABM, ein Beschwerdeverfahren ist gem. Art. 58 ff. GMV möglich, gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer ist eine Klage vor dem EuG gem. Art. 65 ff. GMV zulässig. Gegen das Urteil des EuG können Rechtsmittel vor dem EuGH eingelegt werden. Das Verfahren vor dem EuGH ist auf Rechtsfragen beschränkt; vgl. Bender, Europäisches Markenrecht, Rn. 69, 315, 336 f.; Goldmann/Goldmann in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 22 Rn. 49 ff. 19

6 weisung der Anmeldung durch das DPMA ist die Einleitung eines Beschwerdeverfahrens vor dem BPatG gem. 66 ff. MarkenG möglich. Sollte auch das BPatG die Anmeldung zurückweisen, ist es ferner möglich, Rechtsbeschwerde vor dem BGH gem. 83 ff. MarkenG einzulegen. In allen drei Instanzen kann der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung diskutiert werden.17f18 Des Weiteren 19 können Verkehrsdurchsetzungsfragen im Löschungsverfahren18F gem. 48 ff. MarkenG relevant sein. 19F20 Jedenfalls mittelbar kommt diese Thematik auch in Verletzungsverfahren zum Tragen. Hier erlaubt der Verkehrsdurchsetzungsgrad Rückschlüsse auf den Schutzumfang der betroffenen Marke.20F 21 Besonders signifikant ist der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung für den Anmelder einer abstrakten Farbmarke, da diese i.d.r. originär nicht unterscheidungskräftig 22 sind.21f B. Zielsetzung Ziel dieser Arbeit ist es, an die theoretischen Grundlagen anschließend die realisierbaren Möglichkeiten des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung aufzuzeigen. Hierbei soll insbesondere das Verhältnis der einzelnen Nachweismethoden zueinander untersucht werden. Für die Wahl der Nachweismethode 23 werden häufig auch prozesstaktische Gründe eine Rolle spielen.2f Die konkrete Form des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung ist gesetzlich nicht geregelt. Es besteht Uneinigkeit über die konkreten Anforderungen an den Nachweis. Sie unterliegen einer dynamischen Entwicklung.23F24 Daher soll im Rahmen dieser Arbeit ein Überblick über die Rechtsprechung und Praxis des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung ermöglicht werden. 18 DPMA, Richtlinien für die Prüfung von Markenanmeldungen vom 15. Dezember 2009, S. 3 ff.; vgl. Anhang B. 19 Vgl. Verkehrsdurchgesetzte Marken im Löschungsverfahren, Kap. 3 A III. 20 Ingerl/Rohnke, Markengesetz 8 Rn. 321; Grabrucker/Fink GRUR 2007, 267, 277; Ströbele in: Ströbele/Hacker, 8 Rn Vgl. nur: OLG Köln GRUR-RR 2002, 7 f. Kinder Kram; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 8 Rn. 344; Schultz in: Schultz, 8 Rn. 189; Eichmann in: Hasselblatt, 9 Rn EuGH GRUR 2003, 604, 607, Nr Libertel; Rohnke/Thiering GRUR 2008, 937, 941; Fuchs-Wissemann in: Ekey/Klippel/Bender Bd. I, 8 Rn. 60; Ströbele in: Ströbele/Hacker, 8 Rn Becker, Das demoskopische Gutachten als zivilprozessuales Beweismittel, S Pflüger Mitt 2007,

7 Ferner sollen die Unterschiede zwischen deutscher und europäischer Nachweispraxis beleuchtet werden, um Risiken und Vorgehensweisen vor dem HABM (EuG/EuGH) und dem DPMA (BPatG/BGH) kalkulieren zu können. Ziel ist es weiterhin, die erhebliche praktische Relevanz24F25 des demoskopischen Nachweises im Rahmen dieser Ausarbeitung zu würdigen. Seit F26 ist der demoskopische Nachweis in Wettbewerbs- und Markenrechtsstreitigkeiten Gegenstand höchstrichterlicher Rechtsprechung. Der rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel ist u.a. Grund für den seit über 77 Jahren andauernden Disput. Im Folgenden sollen neben Grundlagen zum Thema der demoskopischen Verkehrsbefragung zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung insbesondere relevante Einzelfragen des demoskopischen Gutachtens diskutiert werden. Des Weiteren soll die kritische Würdigung demoskopischer Gutachten u.a. als Argumentationspool für Verkehrsdurchsetzungsprozesse dienen. Ferner wird die Praxis eines solchen Umfragebeweises in einem ausgewählten internationalen Kontext verglichen. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und in Thesen pointiert dargestellt. 25 Hacker, Markenrecht, 9 Rn. 152, Pflüger Mitt 2007, 259, Niedermann GRUR 2006, 367; Ströbele in: Ströbele/Hacker, 8 Rn. 421; Gamm in: Büschner/Dittmer/Schiwy, 9 Rn RG GRUR 1934, 76 Seidengummi; Gerstenmaier, Umfrageforschung in der wettbewerbsrechtlichen Praxis, S. 111; a.a erstmalige Verwendung in RGZ 167 (1941), 171, 175 ff. Alpenmilch; Sauberschwarz, Gutachten von Markt- und Meinungsforschungsinstituten, S. 9; Eichmann in: Hasselblatt, 9 Rn. 2; Pflüger in: Gloy/Loschelder/Erdmann, 42 Rn. 2; Pflüger, Handbuch Marktforschung, 181; erstmalige Entscheidung des BGH in BGH GRUR 1957, 426, 428 Getränkeindustrie. 21