Professor Dr. Peter Krebs

Professor Dr. Peter Krebs Übersicht IR-Marke Einführende Bemerkungen Nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) ist es möglich, eine Marke in ein internationales Register eintragen zu lassen. Das aus diesen beiden Abkommen bestehende Madrider System stellt ein Sonderabkommen zur Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) dar, die Vorschriften über Marken, die in allen Verbandsstaaten zu schützen sind, enthält. Die Eintragung im internationalen Markenregister begründet kein einheitliches internationales Markenrecht, sondern eine Vielheit nationaler Markenrechte, d.h. ein Bündel nationaler Marken. Das Madrider System erlaubt insbesondere den vereinfachten Erwerb von Registermarken auf der Basis einer in einem Vertragsstaat bestehenden Anmeldung oder eingetragenen Marke durch eine einheitliche Anmeldung beim Internationalen Büro (der WIPO), das dann seinerseits die Anmeldung an die nationalen oder im Fall des PMMA auch regionalen Ämter weiterleitet. Dort findet dann das nationale Prüfungsverfahren nach denselben Regeln statt wie für nationale Anmeldungen. Durch die internationale Registrierung entsteht ein dem nationalen bzw. regionalen Schutzrecht (z.b. Benelux) entsprechendes Recht, soweit das nationale oder regionale Amt ihm nicht den Schutz verweigert. MMA und PMMA regeln primär das Verfahren vor dem Internationalen Büro der WIPO in Genf, sowohl im Verhältnis zum Anmelder als auch zu den nationalen Behörden. Demgegenüber bestimmt sich das Verfahren vor den nationalen Behörden überwiegend nach deren nationalem Recht - in Deutschland regeln die 107 125 MarkenG den vor dem DPMA stattfindenden Teil der internationalen Registrierung von Marken nach dem MMA und dem PMMA -, wobei insbesondere die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben wie die Markenrichtlinie (MRL) zu beachten sind. MMA und PMMA werden durch eine Gemeinsame Ausführungsordnung (GAusfO) ergänzt und präzisiert. Seite 1 von 18

1. Teil: Prüfung des Anspruchs auf Eintragung einer IR-Marke / Anspruch auf internationale Schutzerstreckung (bei deutscher Basismarke) gem. 107, 112 MarkenG (MMA); 119, 124, 112 MarkenG (PMMA) jeweils i.v.m. 33 Abs. 2 MarkenG A. Anzuwendende Vorschriften - Welches Abkommen (MMA oder PMMA) im Einzelfall zur Anwendung kommt, hängt davon ab, in welchem der beiden Abkommen der jeweils andere Staat Mitglied ist, im Fall der auf eine deutsche Anmeldung oder Eintragung gestützten internationalen Anmeldung also von der Mitgliedschaft der weiteren Staaten, auf deren Territorium sich die internationale Registrierung beziehen soll, umgekehrt im Fall des Schutzes einer internationalen Anmeldung, die auf einem ausländischen Schutzrecht beruht, auf dem Vertragsstatus des Heimatlandes. - Vorrang des PMMA: Nach Art. 9 sexies Abs. 1 lit. a PMMA gilt im Verhältnis zwischen zwei Staaten, die beide Mitglied sowohl des PMMA als auch des MMA sind, der Vorrang des PMMA. - Ausnahme: Eine Ausnahme gilt nach Art. 9 sexies Abs. 1 lit. b PMMA lediglich hinsichtlich der Verlängerung der Prüfungsfrist auf 18 Monate, von der Deutschland allerdings keinen Gebrauch gemacht hat. - Da Deutschland Mitglied beider Abkommen ist, kommt das MMA nur noch zur Anwendung, wenn das andere beteiligte Land ausschließlich Mitglied des MMA, nicht aber auch gleichzeitig des PMMA ist. Hinweis: Da mittlerweile fast alle praktisch wichtigen Länder Mitglied des PMMA sind, kommt das MMA nur noch in seltenen Ausnahmefällen zur Anwendung (aktualisierte Listen der Mitgliedschaften von MMA und PMMA finden sich insbesondere bei www.wipo.int/madrid). - Bis zum 30. 8. 2008 galt allerdings die umgekehrte Regel. Das MarkenG geht aus diesem historischen Grund deshalb auch vom Vorrang des MMA aus, während 119 125 MarkenG nur Sonderregelungen für das PMMA enthalten. Seite 2 von 18

B. Erfüllung der Anmeldevoraussetzungen, 108-113 MarkenG (MMA), 119-123 MarkenG (PMMA), Art. 3 ff. MMA/PMMA I. Vorbemerkung Soweit Teil 5 des MarkenG oder MMA bzw. PMMA keine andere Regelung treffen, gelten für die IR- Marken die gleichen Regeln wie für reine Inlandsmarken (vgl. daher die Gliederung zur Eintragung nationaler Marken). Die folgende Gliederung konzentriert sich auf die Darstellung der für IR-Marken geltenden Besonderheiten. 1. Besonderheiten MMA Für das Anmeldeverfahren ( 32 ff. MarkenG) ergeben sich abweichende Regelungen für die dem MMA unterliegenden IR-Marken aus 108 bis 113 MarkenG sowie aus Art. 3 ff. MMA. 2. Besonderheiten PMMA Für die dem PMMA unterliegenden IR-Marken ergeben sich Besonderheiten aus 119-125 MarkenG sowie aus Art. 3 ff. PMMA. II. Ordnungsgemäßheit der Anmeldung 1. Richtige Behörde Die internationale Registrierung einer Marke beim Internationalen Büro in Genf erfolgt durch Vermittlung der Behörde des Ursprungslandes (Artt. 3 Abs. 1, Abs. 2 MMA; Art. 2 Abs. 2 PPMA). In der Bundesrepublik Deutschland ist der Antrag auf internationale Registrierung (Hinterlegungsgesuch) daher zwingend beim DPMA einzureichen. a) MMA Für die dem MMA unterliegende internationale Registrierung bestimmt 108 Abs. 1 MarkenG, dass der Antrag auf internationale Registrierung zwingend beim DPMA zu stellen, eine unmittelbare Einreichung bei der WIPO ist nicht zulässig, wie sich auch aus Art. 3 Abs. 1 MMA ergibt, der eine Bescheinigung der Behörde des Ursprungslandes zur Richtigkeit der Registerdaten erfordert. Seite 3 von 18

b) PMMA 120 Abs. 1 S. 1 MarkenG begründet die Empfangszuständigkeit des DPMA für Anträge auf internationale Registrierung nach dem PMMA. Dies ergibt sich auch aus Art. 3 Abs. 1 PMMA. 2. Richtige Sprache Wird für den Antrag auf internationale Registrierung eine unzulässige Sprache verwendet, wird der Antrag nicht als ein solcher betrachtet. a) MMA 107 Abs. 2 MarkenG schreibt die Einreichung von Anträgen auf internationale Registrierung nach dem MMA und sämtlichen weiteren Anträgen oder Mitteilungen dazu in englischer oder französischer Sprache vor. b) PMMA 119 Abs. 2 MarkenG schreibt die Einreichung von Anträgen auf internationale Registrierung nach dem PMMA und sämtlichen weiteren Anträgen oder Mitteilungen dazu in englischer oder französischer Sprache vor. 3. Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen Auch das Verzeichnis der Waren und Dienstleistung ist in englischer oder französischer Sprache einzureichen (MMA: 107 Abs. 3 MarkenG; PMMA: 119 Abs. 2 MarkenG). Die Klassifikation ist nach dem Nizzaer Klassifikationsabkommen (NKA) vorzunehmen (Art. 3 Abs. 2 MMA/PMMA). Durch das NKA werden die Vertragsstaaten verpflichtet, die in dem Abkommen festgelegte Klassifikation einheitlich entweder als Haupt- oder als Nebenklassifikation einzuführen. Diese richtet sich nach der alphabetischen Liste der Waren und Dienstleistungen, die von der WIPO herausgegeben wird. Für deutsche Markenanmeldungen legt die im Anhang zur MarkenV enthaltene Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen die Klassifikation fest, 19 Abs. 1 MarkenV. 4. Richtiges Formular Die Anmeldung einer IR-Marke erfolgt über die Formblätter MM1, MM2 und MM3 der WIPO. Die Anträge sind beim DPMA einzureichen, wofür ein vorformuliertes Begleitschreiben (M 8005) existiert. Seite 4 von 18

Welches Formblatt Verwendung findet, hängt davon ab, auf welche Staaten sich das Schutzbegehren bezieht: a. Das Formblatt MM 1 ist zu verwenden, wenn alle Staaten, in denen die Marke geschützt werden soll, dem MMA angehören, unabhängig davon, ob diese Staaten oder einige davon auch gleichzeitig dem PMMA angehören. b. Das Formblatt MM 2 ist zu verwenden, wenn Schutz in Staaten begehrt wird, die ausschließlich dem PMMA angehören. c. Das Formblatt MM 3 ist zu verwenden, wenn die Marke in Staaten geschützt werden soll, von denen mindestens einer dem MMA (gleichgültig ist, ob diese Vertragspartei auch dem PMMA angehört) und mindestens eine weitere benannte Vertragspartei ausschließlich dem PMMA, nicht aber gleichzeitig dem MMA angehört. II. Entrichtung der Anmeldegebühren Mit dem Antrag auf internationale Registrierung ist sowohl eine Gebühr an das DPMA nach 1, 2 Patentkostengesetz als auch eine Gebühr an die WIPO zu entrichten (Art. 8 Abs. 2 MMA/PMMA). Die Gebühr an das DPMA beträgt gemäß Nr. 334 100 GebVerz PatKostG gegenwärtig 180,00. Die internationalen Gebühren nach Regel 10, 34 ff. GAusfO und Gebührenverzeichnis sind direkt an die WIPO zu bezahlen, ihre Höhe und die näheren Modalitäten der Zahlung sind am aktuellsten abrufbar unter www.wipo.int/madrid Die Gebühren werden grundsätzlich mit der Stellung des Antrags fällig. Ist die deutsche Marke, auf die die internationale Registrierung gestützt werden soll, noch nicht eingetragen, ist die Eintragung aber Voraussetzung für die internationale Registrierung, werden die Gebühren erst mit Eintragung der deutschen Marke fällig ( 109 Abs. 1, 121 Abs. 1 Markengesetz). Ab Fälligkeit sind die Gebühren gemäß 109 Abs. 2, 121 Abs. 2 Markengesetz innerhalb einer Frist von einem Monat zu bezahlen. Ansonsten gilt der Antrag als zurückgenommen ( 6 Abs. 2 Patentkostengesetz in Verbindung mit 109 Abs. 2, 121 Abs. 2 Markengesetz). Seite 5 von 18

III. Schutzberechtigter 1. MMA, Art. 1 Abs. 2, 3 MMA Schutzberechtigt ist, wer - in Deutschland eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung besitzt, oder - seinen Wohnsitz in Deutschland und nicht gleichzeitig eine gewerbliche oder Handelsniederlassung in einer anderen Vertragspartei des MMA hat, oder - die deutsche Staatsangehörigkeit und nicht gleichzeitig einen Wohnsitz in einer anderen Vertragspartei des MMA besitzt. 2. PMMA, Art. 2 Abs. 2 PMMA Schutzberechtigt ist, wer - in Deutschland eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung hat oder - seinen Wohnsitz in Deutschland hat oder - die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt IV. Schutzvoraussetzungen bezüglich der Basishinterlegung 1. MMA Voraussetzung ist nach dem MMA eine Eintragung der zu erstreckenden Marke im Ursprungsland (Basiseintragung, Art. 3 Abs. 1 MMA). Seite 6 von 18

IR-Marken nach dem MMA benötigen als Basis daher eine nationale Markeneintragung ( 108 Abs. 1 MarkenG). Ein Antrag auf Eintragung vor Eintragung der nationalen Marke gilt erst als mit dem Eintragungszeitpunkt gestellt ( 108 Abs. 2 MarkenG). Das internationale Gesuch kann sich nur auf die Waren oder Dienstleistungen beziehen, die in der Ursprungsanmeldung vorhanden sind, Art. 1 Abs. 2 MMA. 2. PMMA Nach dem Protokoll kann ein Hinterlegungsgesuch sowohl auf eine Basiseintragung als auch auf eine Anmeldung zur Eintragung im Ursprungsland (Basisgesuch), gestützt werden, Art. 2 Abs. 1 PMMA. IR-Marken nach dem PMMA benötigen damit lediglich eine Markenanmeldung als Basis ( 120 Abs. 1 MarkenG). Ein frühzeitiger Antrag basierend auf einer Eintragung gilt erst dann als gestellt, wenn die Eintragung erfolgt ist ( 120 Abs. 2 MarkenG). Das internationale Gesuch kann sich nur auf die Waren oder Dienstleistungen beziehen, die in der Ursprungsanmeldung vorhanden sind, Art. 2 Abs. 1 PMMA. C. Nichtvorliegen von absoluten Schutzhindernissen, 113 Abs. 1 (MMA), 124 (PMMA), 37 Abs. 1 MarkenG i.v.m. 3, 8, 10 MarkenG Das DPMA prüft die international registrierten Marken nach den 113 Abs. 1, 37 Abs. 1 MarkenG auf die Schutzfähigkeit des Zeichens als Marke nach 3 MarkenG, auf das Vorliegen von absoluten Schutzhindernissen nach 8 MarkenG und auf das Bestehen älterer notorisch bekannter Marken nach 10 MarkenG (vgl. dazu auch die Gliederung zur Eintragung einer nationalen Marke), allerdings unter Beachtung der durch Art. 6 quinquies PVÜ gezogenen Grenzen vorrangiger Prüfungsstandards der PVÜ (BPatGE 36, 19 COSA NOSTRA). Dies gilt gleichermaßen für die Registrierung nach dem MMA ( 113 MarkenG) und dem PMMA ( 124 i.v.m. 113 MarkenG). Gemäß Art. 5 Abs. 1 S. 2 MMA/PMMA darf eine Schutzverweigerung nur auf die Gesichtspunkte gestützt werden, mit denen auch einer im Ausland registrierten Marke im Fall einer nationalen Anmeldung der Schutz versagt werden dürfte ( Telle-quelle-Schutz ). Die Gründe hinsichtlich der absoluten Schutzhindernisse ergeben sich aus Art. 6 bis Abs. 3, 6 ter und Art. 6 quinquies B PVÜ. Seite 7 von 18

Da sich aus Erwägungsgrund 13 der Markenrichtlinie (MRL, RL 2008/95/EG) ergibt, dass die auf ihrer Basis erlassenen nationalen Vorschriften PVÜ-konform auszulegen sind, ist davon auszugehen, dass ein Gleichlauf zwischen den Schutzhindernissen des 8 Abs. 2 MarkenG und denen von Art. 6 quinquies PVÜ besteht. Ob sich das Eintragungshindernis unmittelbar aus der PVÜ ergibt (BGH GRUR 2001, 416 OMEGA; BGH GRUR 2001, 418 Montre), oder ob sich das Schutzhindernis weiterhin aus den Regelungen des MarkenG ergibt, die lediglich am Maßstab der PVÜ zu messen sind (BPatG GRUR 1996, 408 COSA NOSTRA) kann im Ergebnis offen bleiben, da der Prüfungsmaßstab des MarkenG, insbesondere von 8 Abs. 2 Nr. 1 3 MarkenG demjenigen von Art. 6 quinquies B PVÜ entspricht. Die Schutzhindernisse des 8 Abs. 2 MarkenG können durch Erlangung von Verkehrsdurchsetzung überwunden werden ( 8 Abs. 3 MarkenG). Da nach Art. 6 quinquies C PVÜ alle Tatumstände zu berücksichtigen sind, insbesondere die Dauer des Gebrauchs der Marke, kann auch die Verkehrsdurchsetzung analog 8 Abs. 3 MarkenG berücksichtigt werden. D. Rechtsfolgen - Die Marke wird in einem Internationalen Register eingetragen, das von der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization WIPO/Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - OMPI) geführt wird (Art. 3 Abs. 4 S. 1 MMA/PMMA). - Die internationale Registrierung vermittelt in den jeweiligen Staaten denselben Schutz, wie wenn die Marke unmittelbar bei der dortigen nationalen Behörde angemeldet worden wäre. - International registrierte Marken werden gem. Art. 3 Abs. 4 S. 5 MMA/PMMA in einem vom Internationalen Büro herausgegebenen Veröffentlichungsblatt Gazette des Marques Internationales bzw. Gazette of International Marks veröffentlicht (Regel 32 GAusfO). - Art. 3 Abs. 5 S. 2 MMA/PMMA verbietet ein zusätzliches Veröffentlichungserfordernis auf nationaler Ebene. - Deswegen sieht 114 Abs. 1 MarkenG vor, dass die für deutsche Marken vorgeschriebene Veröffentlichung der Eintragung im Markenblatt des DPMA ( 41 S. 2; 27, 28 MarkenV) bei IR- Marken durch die Veröffentlichung der internationalen Registrierung ersetzt wird. - Das DPMA führt kein Register über IR-Marken mit Schutz in Deutschland. - 112 MarkenG ist die Grundnorm der Schutzerstreckung ausländischer Basismarken durch IR-Registrierung mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland. Seite 8 von 18

- Nach 112 Abs. 1 ist die Schutzerstreckung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland der Anmeldung und Eintragung (vgl. 4 Nr. 1 MarkenG) einer nationalen Marke gleichzustellen. Das ergibt sich zwingend bereits aus Art. 4 Abs. 1 S. 1 MMA/PMMA, der keiner Umsetzung durch das MarkenG bedarf, da MMA/PMMA als ratifizierte Abkommen unmittelbar in Deutschland gelten. - Soweit ausländische Rechtsordnungen weitergehende Rechte des Inhabers der Basismarke vorsehen, sind diese in Deutschland unerheblich, da dem Inhaber der erstreckten ausländischen Basismarke im Inland lediglich die Rechte des Inhabers einer deutschen Marke (BGH GRUR 1969, 48 Alcacyl) zustehen. - Hinsichtlich der für den Schutz in Deutschland maßgeblichen Wirkung internationaler Registrierungen und nachträglicher Schutzerstreckungen bestehen gegenwärtig keine Abweichungen zwischen PMMA und MMA. - Grundsätzlich erfolgt die internationale Registrierung mit dem Datum, an dem der Antrag auf internationale Registrierung beim DPMA eingegangen ist. - Es besteht auch die Möglichkeit, für die internationale Registrierung die nationale Priorität in Anspruch zu nehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Antrag auf internationale Registrierung innerhalb von sechs Monaten nach der nationalen Anmeldung beim DPMA eingereicht wird. In den Fällen, in denen für die internationale Registrierung eine eingetragene deutsche Marke erforderlich ist (wenn Vertragsparteien benannt werden, die ausschließlich dem MMA angehören), muss außerdem die Eintragung der deutschen Marke innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab Anmeldung der Marke erfolgt sein, aus der die Priorität beansprucht wird. - Während eines Zeitraums von fünf Jahren bleibt die internationale Registrierung von der nationalen Basismarke oder Basisanmeldung abhängig. Wird die Basismarke innerhalb dieses Zeitraums infolge Verzichts, eines Löschungsverfahrens, einer Nichtig- oder Ungültigerklärung gelöscht oder wird die Basisanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen, entfällt auch der Schutz aus der internationalen Registrierung. - Schutzdauer MMA: Die Registrierung einer Marke beim Internationalen Büro nach dem MMA erfolgt für zwanzig Jahre mit der Möglichkeit der Erneuerung unter den in Art. 7 MMA festgesetzten Bedingungen (Art. 6 MMA). - Schutzdauer PMMA: Die Registrierung einer Marke beim Internationalen Büro nach dem PMMA erfolgt für zehn Jahre mit der Möglichkeit der Erneuerung unter den in Art. 7 PMMA festgesetzten Bedingungen (Art. 6 PMMA). Seite 9 von 18

2. Teil: Weitere Ansprüche Im Folgenden werden weitere relevante Ansprüche genannt, die sich aus einer IR-Marke ergeben können. Die Darstellung konzentriert sich dabei auf die gegenüber nationalen Marken zu beachtenden Besonderheiten und Abweichungen: A. Prüfung des Anspruchs auf nachträgliche Schutzerstreckung gem. 111 MarkenG (MMA) / 123 MarkenG (PMMA) I. MMA/Besonderheiten gegenüber der Erstanmeldung Das Prüfungsverfahren vor der WIPO und den nationalen Behörden entspricht demjenigen der Erstanmeldung (vgl. vorherige Gliederung). 111 Abs. 1 MarkenG begründet die Empfangszuständigkeit des DPMA auch für Anträge auf nachträgliche Schutzerstreckung nach Art. 3 ter Abs. 2 MMA. Danach kann nach der internationalen Registrierung der Schutz einer IR-Marke (hier mit deutscher Basismarke) auf weitere Mitgliedstaaten des MMA erstreckt werden. Die nachträgliche Schutzerstreckung erlaubt allerdings nicht die Übernahme der Priorität der Registrierung; maßgebend ist nun der Zeitpunkt des Erstreckungsantrages. In das Markenregister eingetragen werden nachträgliche Schutzerstreckungen deutscher Basismarken anders als die Registrierung selbst ( 110 MarkenG) nicht (Amtl. Begr. 2. Abs. zu 111 MarkenG). Eine nachträgliche Ausdehnung kommt auch als erneuter Antrag in Betracht, wenn der Marke von der nationalen Behörde zunächst der Schutz versagt worden ist. Die nationale Gebühr für die nachträgliche Schutzerstreckung beträgt derzeit 120 (Nr. 334300 GebVerz PatKostG); außerdem fällt eine internationale Gebühr der WIPO an (Regel 24 Abs. 4 GAusfO). Die nationale Gebühr wird mit Einreichung des Antrags auf nachträgliche Schutzerstreckung fällig ( 3 Abs. 1 S. 1 PatKostG). 111 Abs. 2 MarkenG verkürzt die Zahlungsfrist auf einen Monat gegenüber der Regelfrist von drei Monaten nach 6 Abs. 1 S. 2 PatKostG. Seite 10 von 18

II. PMMA/Besonderheiten gegenüber der Erstanmeldung Das Prüfungsverfahren vor der WIPO und den nationalen Behörden entspricht demjenigen der Erstanmeldung (vgl. vorherige Gliederung). 123 Abs. 1 S. 1 MarkenG begründet die Empfangszuständigkeit des DPMA für den Antrag auf nachträgliche Schutzerstreckung. Gegenüber 111 MarkenG liegt der Unterschied insbesondere in der Verschiebung des Registrierungszeitpunkts nach 123 Abs. 1 S. 2 MarkenG, der aber nur dann relevant wird, wenn der Anmelder ausdrücklich erklärt hat, dass die Erstreckung auf der Basis der eingetragenen Marke, nicht (wie nach dem PMMA möglich) der Anmeldung, erfolgen soll. Für die Schutzerstreckung ist zum einen eine nationale Gebühr von gegenwärtig 120 (Nr. 334300 GebVerz PatKostG) zu zahlen, die gem. 3 Abs. 1 S. 1 PatKostG mit der Antragstellung fällig wird und zu der 123 Abs. 3 MarkenG die Zahlungsfrist auf einen Monat gegenüber der Regelfrist des 6 Abs. 1 S. 2 PatKostG von drei Monaten verkürzt. Zum anderen ist vorab eine internationale Gebühr direkt an das Internationale Büro zu bezahlen (Regel 24 Abs. 4 GausfO). B. Prüfung des Anspruchs auf Löschung einer Marke aus dem Markenregister im Widerspruchsverfahren gem. 42, 43 MarkenG i.v.m. 107, 114 MarkenG (MMA), 119, 114, 124 MarkenG (PMMA) I. Besonderheiten IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland berechtigen gemäß 112 MarkenG unter den gleichen Voraussetzungen wie Eintragungen deutscher Marken zu Widerspruch aufgrund älteren Rechts ( 9, 42 MarkenG) und unterliegen dem Benutzungszwang ( 43 Abs. 1 i.v.m. 26 und 107 MarkenG). 114 MarkenG ergänzt die allgemeine Verweisungsnorm des 107 MarkenG um einige Anpassungsvorschriften, die Besonderheiten der internationalen Registrierung Rechnung tragen und vor allem den Widerspruch gegen IR-Marken betreffen. Sie sind durch das Registrierungsverfahren nach dem MMA vorgegeben. Für IR-Marken, die (auch) dem PMMA unterliegen, wird 114 MarkenG durch 124 MarkenG für anwendbar erklärt. Seite 11 von 18

Gegen IR-Marken, deren Schutz anlässlich der Registrierung oder durch nachträgliche Schutzerstreckung auf Deutschland erstreckt worden ist, kann gemäß 42, 43 MarkenG i.v.m. 107, 119 MarkenG im Wesentlichen in gleicher Weise Widerspruch erhoben werden wie gegen deutsche Markeneintragungen (Art. 5 Abs. 1 MMA/PMMA i.v.m. Art. 6 quinquies B Nr. 1 PVÜ, vgl. die Gliederung zum Anspruch gem. 42-43 MarkenG auf Löschung einer nationalen Marke). II. Widerspruchsbefugnis Materieller Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang III. Widerspruchsfrist, 114 Abs. 2 MarkenG Die dreimonatige Frist zum Widerspruch gegen die Schutzgewährung für IR-Marken in Deutschland beginnt anders als nach 42 Abs. 1 MarkenG nicht schon mit dem Tag der Veröffentlichung nach 114 Abs. 1 MarkenG, sondern erst mit dem ersten Tag des auf den angegebenen Ausgabemonat des heute elektronischen Veröffentlichungsblatts der WIPO folgenden Monats. Fristberechnung gemäß 186 ff. BGB. Der erste Tag des Folgemonats wird mitgerechnet ( 187 Abs. 2 S. 1 BGB). Die Widerspruchsfrist endet mit dem Ablauf des letzten Tages des 3. Monats ( 188 Abs. 2 2. Alt. BGB). Sowohl Fristbeginn als auch Fristberechnung stimmen also nicht mit der Frist bei deutschen Marken nach 42 Abs. 1 MarkenG überein. Beispiel: Widerspruchsfrist für eine im Veröffentlichungsblatt vom 15. Juli veröffentlichte IR-Marke: 1. August bis 31. Oktober. Keine Wiedereinsetzung ( 91 Abs. 1 S. 2 MarkenG). IV. Widerspruchsgründe, 42 Abs. 2 MarkenG 1. Identität mit einer Marke 2. Verwechslungsgefahr aufgrund Ähnlichkeit mit einer Marke V. Einrede der mangelnden Benutzung, 43 Abs. 1 MarkenG 1. Widerspruchsführer ist Inhaber einer Marke 2. Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke Seite 12 von 18

IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland unterliegen über 107 MarkenG grundsätzlich genauso dem Benutzungszwang wie eingetragene deutsche Marken. 115 Abs. 2 MarkenG bestimmt dazu den für den Beginn der fünfjährigen Benutzungsschonfrist maßgeblichen Tag unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Verfahrensablaufs bei internationalen Registrierungen. Dem Grundgedanken nach ist die Regelung vergleichbar mit dem bei deutschen Marken geltenden 26 Abs. 5 MarkenG. Dem Markeninhaber kann die Benutzungsaufnahme im Inland solange nicht zugemutet werden, wie die Schutzverweigerung für Deutschland durch das DPMA noch möglich ist. 115 Abs. 2 MarkenG selbst gilt nur für Schutzentziehungsverfahren gegen eine IR-Marke, während die hierauf verweisenden 116, 117 MarkenG die anderen Verfahrenskonstellationen abdecken. Maßgebend ist hier 116 Abs. 1 MarkenG i.v.m. 115 Abs. 2 MarkenG. Die Benutzungsschonfrist beginnt nach 115 Abs. 2 1. Hs. MarkenG nie vor Ablauf der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 MMA für Schutzversagungsmitteilungen des DPMA an das Internationale Büro (z.b. BGH GRUR 2003, 428, 430 BIG BERTHA). Dies gilt nach Art. 5 Abs. 2 lit. a PMMA auch bei Anwendbarkeit des PMMA, da Deutschland keinen Gebrauch von der Verlängerungsmöglichkeit auf 18 Monate gemacht hat (Art. 5 Abs. 2 lit. b d PMMA). 115 Abs. 2 MarkenG stellt klar, dass erst die abschließende Mitteilung maßgeblich ist. VI. Rechtsfolge 1. Schutzverweigerungsverfahren bei Widerspruch ( 114 Abs. 3 MarkenG) 114 Abs. 3 MarkenG stellt klar, dass ein Widerspruch bei IR-Marken naturgemäß nicht zur Löschung der internationalen Registrierung insgesamt, sondern nur zu der auf Deutschland beschränkten Schutzverweigerungserklärung nach Art. 5 MMA/PMMA führen kann. 2. Schutzverweigerungsmitteilung Ist Widerspruch eingelegt worden, teilt das DPMA nach Prüfung der Fristwahrung und der Zahlung der Widerspruchsgebühr, jedoch ohne jede vorherige sachliche Prüfung dem Internationalen Büro die vorläufige Schutzverweigerung mit, ggf. zusammen mit absoluten Schutzverweigerungsgründen ( 113 MarkenG). Die Mitteilung muss innerhalb eines Jahres seit dem Tag der Versendung der Mitteilung des Internationalen Büros über die internationale Registrierung (bzw. über die nachträgliche Schutzausdehnung) Seite 13 von 18

dem Internationalen Büro zugesandt werden (Art. 5 Abs. 2 und 5 MMA, Regel 18 Abs. 1 lit. a. iii GAusfO). Dies gilt nach Art. 5 Abs. 2 lit. a) PMMA auch bei Anwendbarkeit des PMMA, da Deutschland keinen Gebrauch von der Verlängerungsmöglichkeit auf 18 Monate gemacht hat (Art. 5 Abs. 2 lit. b d PMMA, Regel 16 GAusfO). Bei fristgerechter Zusendung wird die vorläufige Schutzverweigerung in das internationale Register eingetragen und übermittelt das Internationale Büro dem Inhaber der IR-Marke eine Kopie der Mitteilung des DPMA (Regel 17 Abs. 4 GAusfO). 3. Widerspruchsverfahren, Entscheidung Nach erforderlichenfalls fristgerechter Bestellung eines Inlandsvertreters wird das Widerspruchsverfahren durchgeführt, d. h. Widerspruch und ggf. Widerspruchsbegründung dem Markeninhaber bzw. dessen Vertreter vom DPMA zur Stellungnahme übersandt. Erweist sich der Widerspruch als begründet, so wird der IR-Marke der Schutz in Deutschland durch Beschluss (endgültig) verweigert. Hiergegen stehen dem Markeninhaber dieselben Rechtsbehelfe zu wie im Widerspruchsverfahren gegen eine deutsche Markeneintragung. Das DPMA unterrichtet das Internationale Büro über den Ausgang des Widerspruchsverfahrens (Regel 18 ter Abs. 2 (i) GAusfO bei voller Schutzgewährung, Abs. 2 (ii) bei teilweiser und Abs. 3 bei totaler Schutzverweigerung). Diese Unterrichtung stellt keinen beschwerdefähigen Bescheid, sondern eine bloße Mitteilung dar, die nicht in Rechte eingreift. Das Internationale Büro trägt die endgültige Schutzverweigerung in das internationale Register ein und übermittelt eine Kopie hiervon an den Inhaber (Regel 18 ter Abs. 5 GAusfO). 4. Wirkung der Schutzverweigerung Die unanfechtbar gewordene Schutzverweigerung beseitigt die Wirkungen der internationalen Registrierung in Deutschland mit der Rückwirkung nach 112 Abs. 2 MarkenG. Die Eintragung der Schutzverweigerung in das internationale Register nach Regel 18 ter Abs. 5 GAusfO hat demgegenüber nur deklaratorische Wirkung. Seite 14 von 18

C. Prüfung des Anspruchs auf nachträgliche Schutzentziehung gem. 54 MarkenG und 55 MarkenG i.v.m. 115 MarkenG (MMA), 124 i.v.m. 115 (PMMA) MarkenG I. Vorbemerkung IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland berechtigen gemäß 112 MarkenG unter den gleichen Voraussetzungen wie Eintragungen deutscher Marken zu Löschungsklage aufgrund älteren Rechts ( 9, 51, 55 MarkenG), unterliegen jedoch andererseits auch dem Benutzungszwang ( 55 Abs. 3 i.v.m. 26 und 107 MarkenG). II. Verfahren vor dem DPMA wegen absoluter Schutzhindernisse gem. 54, 50 MarkenG 1. Besonderheiten 115 MarkenG ergänzt die allgemeine Verweisungsnorm des 107 MarkenG um einige die Löschungsverfahren gegen IR-Marken betreffende Anpassungsvorschriften. Für (auch) dem PMMA unterliegende IR-Marken kommt 115 MarkenG über 124 MarkenG zur Anwendung. Für IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland gelten über 107 MarkenG die Verfalls- und Nichtigkeitsgründe des MarkenG im Rahmen des Art. 5 Abs. 1 S. 2 3 MMA/PMMA i.v.m. Art. 6 quinquies PVÜ wie für deutsche Marken. 115 Abs. 1 MarkenG stellt dazu klar, dass in diesen Fällen nicht Löschung der internationalen Registrierung insgesamt, sondern nur eine auf Deutschland beschränkte Schutzentziehung beantragt werden kann, die in den deutschen Fassungen des Art. 5 Abs. 6 MMA/PMMA und Regel 19 GAusfO als Ungültigerklärung bezeichnet wird und von der Schutzverweigerung durch das DPMA nach 113, 114 MarkenG zu unterscheiden ist. 2. Einleitung des Verfahrens - Auf Antrag: Antragsberechtigt ist jedermann ( 50 Abs. 1 MarkenG). - Das Verfahren kann ohne Antrag von Amts wegen eingeleitet werden. 3. Gründe für die Schutzentziehung: Vorliegen absoluter Schutzhindernisse gem. 50 MarkenG a. Schutzentziehung im Antragsverfahren, 50 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG b. Schutzentziehung im Amtslöschungsverfahren, 50 Abs. 3 MarkenG Seite 15 von 18

4. Rechtsfolge Schutzentziehung: Das DPMA teilt die unanfechtbare Entscheidung dem Internationalen Büro gem. Art. 5 Abs. 6 S. 2 MMA/PMMA zur deklaratorischen Eintragung in das internationale Register mit (Regel 19 GAusfO). III. Verfahren vor den ordentlichen Gerichten wegen Verfalls oder Bestehens älterer Rechte gem. 55 MarkenG 1. Klageberechtigung a. Jedermann bei Antrag wegen Verfalls ( 49 MarkenG), 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG b. Inhaber eines älteren Rechts (auch Lizenznehmer) bei Antrag wegen bestehender prioritätsälterer Rechte, 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 2. Gründe a. Verfall, 49 MarkenG (1) Verfall wegen Nichtbenutzung, 49 Abs. 1 MarkenG IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland unterliegen über 107 MarkenG grundsätzlich genauso dem Benutzungszwang wie eingetragene deutsche Marken. 115 Abs. 2 MarkenG bestimmt dazu den für den Beginn der fünfjährigen Benutzungsschonfrist maßgeblichen Tag unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Verfahrensablaufs bei internationalen Registrierungen. 115 Abs. 2 MarkenG selbst gilt nur für Schutzentziehungsverfahren gegen eine IR-Marke, während die hierauf verweisenden 116, 117 MarkenG die anderen Verfahrenskonstellationen abdecken. Maßgebend hier sind 116 Abs. 2 i.v.m. 115 Abs. 2 MarkenG. (2) Verfall wegen Entwicklung zur Gattungsbezeichnung, 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (3) Verfall wegen Täuschungsgefahr, 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (4) Verfall wegen Verlustes der Inhabervoraussetzungen, 49 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: Der Inhaber der Marke existiert nicht mehr. b. Bestehen älterer Rechte, 51 MarkenG Seite 16 von 18

3. Einwendungen/Einreden (nur bei Klagen aufgrund bestehender älterer Rechte) a. Einrede der Nichtbenutzung, 55 Abs. 3 Marken b. Sonstige: z.b. Einrede einer Nichtangriffsabrede, Rechtsmissbrauchseinwand 4. Rechtsfolge Die Löschungsklage nach 55 MarkenG kann bei IR-Marken nicht auf Schutzentziehung, sondern nur auf Einwilligung des beklagten Markeninhabers in die Schutzentziehung gerichtet werden (BGH GRUR 2003, 428, 430 BIG BERTHA). Die Vollstreckung des rechtskräftigen Urteils ( 894 ZPO) erfolgt durch Vorlage einer Ausfertigung beim DPMA mit dem Antrag auf Schutzentziehung. Das DPMA spricht daraufhin die Schutzentziehung durch Beschluss aus und teilt dies dem Internationalen Büro gemäß Art. 5 Abs. 6 MMA/PMMA, Regel 19 GAusfO zur deklaratorischen Eintragung in das internationale Register mit. Nach Art. 5 Abs. 6 MMA/PMMA haben nur die nationalen Markenbehörden die Befugnis zur Ungültigerklärung gegen den Willen des Markeninhabers. Das Löschungsurteil kann daher nicht etwa direkt beim Internationalen Büro vorgelegt werden. 5. Rechtsmittel Gegen einen solchen Schutzentziehungsbeschluss des DPMA aufgrund Urteils ist zwar grds. Erinnerung oder Beschwerde nach den allg. Regeln der 64, 66 MarkenG statthaft, jedoch findet keine Überprüfung in der Sache statt, sondern nur darauf, ob das vorgelegte Urteil rechtskräftig ist, gegen den eingetragenen Inhaber wirkt und die Marke betrifft, hinsichtlich derer die Schutzentziehung beantragt wird. D. Verletzungsansprüche 1. Grundsatz Aus IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland können die Verletzungsansprüche der 14 und 18 19 c MarkenG gem. 112 MarkenG unter den gleichen Voraussetzungen geltend gemacht werden wie aus beim DPMA eingetragenen deutschen Marken, jedoch nur vorbehaltlich der Schutzschranke des Benutzungszwangs gem. 25, 26 MarkenG ( 107 MarkenG). Seite 17 von 18

2. Besonderheiten 117 MarkenG erklärt die Regelung über den späteren Beginn der fünfjährigen Benutzungsschonfrist bei IR-Marken ( 115 Abs. 2 MarkenG) auf die Einrede mangelnder Benutzung gegenüber Verletzungsansprüchen aus IR-Marken für anwendbar. Bei dem PMMA unterliegenden IR-Marken kommt 117 MarkenG über 124 MarkenG zur Anwendung. Verletzungsansprüche können aus einer IR-Marke in Deutschland ab ihrem Registrierungsdatum o- der bei erst nachträglicher Schutzerstreckung auf Deutschland erst ab dieser geltend gemacht werden (BGH GRUR 2008, 160 CORDARONE, Tz. 14), während es auf das Datum der Veröffentlichungen hierzu nicht ankommt. Gem. 112 Abs. 1 MarkenG ist für den Zeitrang des Schutzes in Deutschland die internationale Registrierung nach Art. 3 Abs. 4 MMA maßgebend ist, so dass ggf. der Rückbezug auf den Zeitpunkt des Eingangs des Antrags beim Patentamt des Ursprungsstaates zu beachten ist. Da die Marke in diesem Fall vom Anmeldetag an Schutz genießt, fallen Anmeldung und Eintragung (fiktiv) zusammen (anders bei 4 Nr. 1 MarkenG, wo die Priorität mit der Anmeldung, der Schutz der Marke aber erst mit der Eintragung beginnt). Dies gilt gem. 124 MarkenG i.v.m. 112 MarkenG, Art. 3 Abs. 4 PMMA auch für die dem PMMA unterliegenden IR-Marken. Seite 18 von 18