Gutachten über Gestaltungsmöglichkeiten von Hochschulen BMBF PUBLIK

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1 Existenzgründungen mit Hochschulpatenten Gutachten über Gestaltungsmöglichkeiten von Hochschulen BMBF PUBLIK

2 BMBF PUBLIK Impressum Herausgeber Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Referat Öffentlichkeitsarbeit Bonn Bestellungen Schriftlich an den Herausgeber Postfach Bonn oder telefonisch unter der Rufnummer BMBF02 bzw Fax: BMBF03 bzw ,12 Euro/Min. Internet: Berlin, 2004 Gedruckt auf Recyclingpapier

3 Existenzgründungen mit Hochschulpatenten Gutachten über Gestaltungsmöglichkeiten von Hochschulen

4 Existenzgründungen mit Hochschulpatenten Gutachten über Gestaltungsmöglichkeiten von Hochschulen Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) Auftragnehmer: Universität Dortmund in Kooperation mit der Kanzlei Niebaum, Kohler, Runge, Söder, Dortmund Dortmund, 10. November 2003 Hinweis zu Kapitel B IV (Steuerliche Einordnung von Öffentlichen Hochschulen) Am 19. Dezember 2003 wurde ein Zweites Gesetz zur Änderung steuerlicher Vorschriften (Steueränderungsgesetz 2003 StÄndG 2003) verkündet. Das StÄndG 2003 (BGBl I 2003, S. 2645) enthält u.a. Vorschriften zur Besteuerung von öffentlich-rechtlichen Forschungsund Wissenschaftseinrichtungen und staatlichen Hochschulen. Dieses Gutachten wurde im Auftrag des BMBF erstellt. Die Aufgabenstellung wurde vom BMBF vorgegeben. Das BMBF hat das Ergebnis dieses Gutachtens nicht beeinflusst; der Auftragnehmer trägt allein die Verantwortung.

5 Vorwort Deutschland verfügt über eine breit gefächerte und sehr leistungsfähige Forschungslandschaft, die sich international eines guten Rufes erfreut. Doch nicht immer werden neue Forschungsergebnisse rasch und konsequent in Wertschöpfung am Markt umgesetzt. Die Änderung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes hat mit der Abschaffung des so genannten Hochschullehrerprivilegs die rechtliche Grundlage dafür geschaffen, dass Erfindungen aus Hochschulen von der Hochschule selbst verwertet werden können. Auf dieser Grundlage unterstützt das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Verwertungsoffensive Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen beim Aufbau eines professionellen Patent- und Verwertungswesens. 200 patentaktiven Hochschulen und 40 außeruniversitären Forschungseinrichtungen wird dabei geholfen, das Verwertungsgeschäft durch außerhalb der Hochschulen angesiedelte spezielle Patent- und Verwertungsagenturen zu betreiben. Ein wirksamer Weg der Verwertung ist die Gründung neuer Unternehmen, die wissenschaftliche Erkenntnisse ohne großen Umweg in neue Produkte oder Dienstleistungen umsetzen. Die Unterstützung von Existenzgründungen hat für die Bundesregierung hohes politisches Gewicht. Existenzgründungen können aus Hochschulen heraus mit Hochschulpatenten erfolgen. Erfahrungen gibt es in diesem Bereich bisher nur wenige, der Informationsbedarf über Gestaltungsmöglichkeiten seitens Hochschulen sowie Patent- und Verwertungsagenturen ist groß. Die vorliegende Studie ist in Zusammenarbeit mit Hochschulen und Patentverwertern erarbeitet worden. Hochschulen und im Patentverwertungsgeschäft Aktive erhalten über Existenzgründungen mit Hochschulpatenten wichtige Hinweise und Informationen, die es bisher in dieser Form nicht gibt. Edelgard Bulmahn Bundesministerin für Bildung und Forschung

6 -I- Inhaltsverzeichnis Seite: A. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 1 B. RECHTLICHE GRUNDLAGEN I. Novellierung des Rechts der Hochschulerfindungen Abschaffung des sog. Hochschullehrerprivilegs 4 II. Arbeitnehmererfindungen 6 III. Inhaber der Ansprüche aus in Anspruch genommenen Erfindungen und Schuldner der Vergütungen 9 IV. Steuerliche Einordnung von öffentlichen Hochschulen 11 C. WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN I. Förderung, Identifikation und Beurteilung von Hochschulerfindungen als Ausgangsbasis 19 II. Mögliche Verwertungsformen im Überblick 23 III. Alternative Gestaltungsmöglichkeiten zur Durchführung des Asset-Managements 25 D. ALTERNATIVE VORGEHENSWEISEN BEI EXISTENZGRÜNDUNGEN MIT HOCHSCHULPATENTEN I. Existenzgründung mit Patentverkauf 1. Grundsätzliches Vorgehen Steuerliche Auswirkungen Chancen und Risiken 33 II. Existenzgründung mit Lizenzvertrag 1. Grundsätzliches Vorgehen Besonderheiten bei Ausgestaltung eines Lizenzvertrages Steuerliche Auswirkungen Chancen und Risiken 38

7 -II- Seite: III. Existenzgründung mit Unternehmensbeteiligung 1. Grundsätzliches Vorgehen Rechtsformwahl im Rahmen der Existenzgründung Der Gründungs- bzw. Einbringungsvorgang durch Einlage eines Patentes Steuerliche Auswirkungen Chancen und Risiken 56 IV. Zusammenfassende Gegenüberstellung der Alternativen aus Hochschulsicht 59 E. AUSGEWÄHLTE EINZELFRAGEN I. Grundzüge der Bewertung von Hochschulpatenten 60 II. Berechnungsbeispiel für eine Patentverwertung im Rahmen einer Existenzgründung 64 F. HANDLUNGSEMPFEHLUNG I. Eindeutiger rechtlicher Rahmen für Hochschulschulverwaltungen 70 II. Umfang und organisatorische Eingliederung der Aktivitäten an den Hochschulen 70 III. Grundsatz des betreuten Gründens 74 IV. Zusammenfassende Darstellung der Organisationsstruktur 77 V. Steuerliche Auswirkungen für die Hochschule 79 G. SCHLUSSBEMERKUNG 80

8 -1- A. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG Unternehmensgründungen aus Universitäten und Fachhochschulen heraus, die auf einer Hochschulerfindung basieren, gelten als eine besonders effiziente und unterstützenswerte Form der Verwertung von Erfindungen und Patenten. Künftig sollen Forschungsergebnisse und Erfindungen aus den deutschen Hochschulen den Weg in die Anwendung und auf den Markt schneller und häufiger finden - das fordern Politik und Wirtschaft von den Hochschulen. Hierzu wurde mit dem am 7. Februar 2002 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen insbesondere 42 ArbnErfG neu gefasst und das sogenannte Hochschullehrerprivileg abgeschafft. Die hierdurch für die Hochschulen weiter gefasste Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen Diensterfindungen in Anspruch nehmen zu können, eröffnet ihnen ein neues Betätigungsfeld. Vor diesem Hintergrund wurden wir von der Universität Dortmund mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beauftragt, ein Gutachten über die Gestaltungsmöglichkeiten für öffentliche Hochschulen im Bereich von Existenzgründungen mit Hochschulpatenten zu erstellen. Gegenstand der Betrachtung sind insbesondere mögliche Organisationsstrukturen zur Durchführung von Existenzgründungen einschließlich der steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Regelungen. 1 Hierbei könnte die Frage gestellt werden, warum sich Hochschulen überhaupt mit der Thematik Existenzgründungen mit Hochschulpatenten befassen sollen. Es wäre für die Hochschulverwaltungen doch sehr viel einfacher, auf das Recht der Inanspruchnahme von Hochschulerfindungen zu verzichten und dem Erfinder die Verwertung zu überlassen. Schließlich ist eine aktive Gestaltung von Existenzgründungen mit nicht unerheblichen organisatorischen und rechtlichen Fragen verbunden, die es zu klären gilt. Zudem ist zu erwarten, dass die Hochschule in den ersten Jahren nicht unbeträchtliche finanzielle Mittel in dieses Geschäftsfeld investieren muss, um möglicherweise nach etwa 10 Jahren erste finanzielle Überschüsse zu erzielen. 1 Im Folgenden wird z.t. vereinfacht von Hochschulen gesprochen. Gleichwohl ist zu beachten, dass sich die dargestellten rechtlichen und steuerlichen Aspekte ausschließlich auf öffentliche Hochschulen beziehen.

9 -2- Nichtsdestotrotz gibt es in Deutschland einige Hochschulen, die sich dieser Thematik bereits angenommen haben und erkennbar mit wirtschaftlichem Erfolg umsetzen. 2 Amerikanische Universitäten erzielen aus Existenzgründungen mit Hochschulpatenten bereits seit Jahren beträchtliche Einnahmen. Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens gilt es u.a. zu beleuchten, welche Beweggründe für Aktivitäten im Bereich Existenzgründungen mit Hochschulpatenten aus Sicht einer Hochschule bestehen. Unter Hochschulpatenten werden im Folgenden patentrechtlich geschützte Erfindungen von Beschäftigten an Hochschulen im Sinne des 42 ArbnErfG verstanden. Eine Existenzgründung mit Hochschulpatenten umfasst nach unserem Verständnis die Aufnahme einer neuen Geschäftstätigkeit, bei der Hochschulpatente eine wesentliche Betriebsgrundlage darstellen. Danach setzt eine Existenzgründung nicht zwingend die Gründung einer Gesellschaft voraus; ebenso kann eine bestehende Gesellschaft zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit genutzt werden. Die Hochschule als Patentinhaber kann in unterschiedlicher Weise an einer Existenzgründung partizipieren. So ist grundsätzlich ein Verkauf des Patentes an die die Geschäftstätigkeit aufnehmende Gesellschaft, der Abschluss eines Lizenzvertrages und/oder das Eingehen einer Unternehmensbeteiligung möglich. Entsprechend des Grundsatzes, dass die Struktur der Strategie folgen soll ( structure follows strategy ), bedarf es zur Entwicklung effizienter Organisationsstrukturen für Hochschulen im Vorfeld einer Auseinandersetzung mit den wesentlichen Besonderheiten und Erfolgsfaktoren für die Verwertung von Hochschulerfindungen. Darauf basierend wurden Gestaltungsmöglichkeiten für die Hochschulen entwickelt. Beispielsweise hat die TU Dresden mit ihrer im Jahr 1994 ins Leben gerufenen Erfinderinitiative die zügige Umsetzung von Ideen in Patente unterstützt. In diesem Zusammenhang wurde die Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer der TU Dresden mbh (GWT) gegründet. Die Ruhr-Universität Bochum nimmt mit der im Jahr 1998 gegründeten rubitec Gesellschaft für Innovationen und Technologie der Ruhr- Universität Bochum mbh eine Vorreiterrolle ein. In Baden-Württemberg wurde im Jahr 1998 das Technologie-Lizenz-Büro der Baden Württembergischen Hochschulen (TLB) in die Rechtsform einer GmbH überführt. Gesellschafter sind u.a. alle neun Universitäten des Landes. Auf der Internet-Seite der RWTH Aachen heißt es, dass sich in den letzten 15 Jahren jährlich mehr als 30 Absolventinnen und Absolventen der RWTH Aachen für die eigene Firma entschieden haben, von denen Aixtron, Arxes, Elsa und Parsytec an die Börse gegangen sind. Die RWTH Aachen hat das Ziel, diese Zahl in Zukunft mindestens zu verdoppeln.

10 -3- Zur Gewinnung eines Verständnisses für die wesentlichen Besonderheiten und Erfolgsfaktoren im Rahmen der Verwertung von Hochschulpatenten wurden Gespräche mit Experten geführt. Freundlicherweise standen uns insbesondere folgende Einrichtungen und Unternehmen für Expertengespräche zur Verfügung: Universität Dortmund, RWTH Aachen, TU München, TU Dresden, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Erfinderzentrum Norddeutschland GmbH, Hannover, Garching Innovation GmbH, München, PROvendis GmbH, Mühlheim, rubitec GmbH, Bochum, und VenTraTec GmbH, München. Die Erkenntnisse aus diesen Gesprächen wurden in regelmäßigen Treffen eines Projektteams, bestehend aus Herrn Dr. Roland Kischkel, Kanzler der Universität Dortmund, Herrn Michael Asche, Leiter der Transferstelle der Universität Dortmund, und Herrn Guido Baranowski, Geschäftsführer der TechnologieZentrum Dortmund GmbH, erörtert. Darauf basierend wurden gemeinsam die nachfolgend dargestellten Handlungsmöglichkeiten entwickelt. Wir führten unsere Arbeiten im Zeitraum März bis Juli 2003 durch. Unsere Untersuchung hinsichtlich der Gestaltungsmöglichkeiten der Hochschulen umfasst die Entwicklung einer grundsätzlichen Handlungsempfehlung. Bei der konkreten Umsetzung dieser Handlungsempfehlung halten wir angesichts der Komplexität der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen eine Überprüfung der tatsächlichen Gegebenheiten im Einzelfall für erforderlich. Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Gutachten als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 vereinbart.

11 -4- B. RECHTLICHE GRUNDLAGEN I. Novellierung des Rechts der Hochschulerfindungen Abschaffung des sog. Hochschullehrerprivilegs 1. Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen Der Gesetzgeber hat mit dem am in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen die Rahmenbedingungen des geistigen Eigentums an Ergebnissen der Hochschulforschung umgestaltet. Mit der Novellierung erhält der Dienstherr das ihm bisher gesetzlich verwehrte Recht, die Erfindungen der Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten in Anspruch zu nehmen, um sie schutzrechtlich zu sichern und auf eigene Rechnung kommerziell zu verwerten. Die Inanspruchnahme von Erfindungen der sonstigen Hochschulmitarbeiter war bereits nach der alten Rechtslage zulässig. Nach der Neufassung des 42 ArbnErfG gelten für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten grundsätzlich dieselben Bestimmungen wie im privaten und sonstigen öffentlichen Dienst. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass eine grundsätzliche Reform des Arbeitnehmererfindungsrechts ansteht, bei der insbesondere die Inanspruchnahmepflicht durch den Arbeitgeber sowie die Vergütungsregeln neu geregelt werden sollen 3. Auswirkungen dieser Reform können noch nicht eingeschätzt werden. Diese Stellungnahme berücksichtigt daher ausschließlich die derzeitige Rechtslage. 2. Sonderregelungen für Hochschulerfindungen Nach 42 Nr. 1 ArbnErfG ist der Hochschulerfinder berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherren rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. Jede Publikation, die eine patentfähige Erfindung enthalten kann, ist dem Dienstherrn vor der Veröffentlichung mit angemessener Frist zur Kenntnis zu geben. Dies ermöglicht dem Dienstherrn, eine vorsorgliche Patentanmeldung vorzunehmen, wenn sich eine in der geplanten Veröffentlichung enthaltene Diensterfindung für eine Inanspruchnahme anbietet. Eine Patentanmeldung muss vor der Veröffentlichung erfolgen. Nach Ablauf der Informationsfrist kann die Publikation erscheinen. 3 vgl. Fleuchhaus/Braitmeier, GRUR 2002, S. 653, 657.

12 -5-42 Nr. 2 ArbnErfG regelt den Fall, dass ein Hochschulerfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ablehnt. Mit jeder Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung ist wegen der zwingenden Offenlegung eine Veröffentlichung der Erfindung verbunden. Ein Wissenschaftler, der seine Forschungsergebnisse zeitweise oder auf Dauer geheim halten will, würde also durch eine Schutzrechtsanmeldung des Dienstherren in seiner negativen Publikationsfreiheit verletzt. Um das auszuschließen, wird der Erfinder in Konfliktfällen von seiner Meldepflicht befreit. In diesen Fällen kann der Dienstherr die Hochschulerfindung daher bereits aus praktischen Gründen nicht für sich beanspruchen. Nach 42 Nr. 3 ArbnErfG hat der Hochschulerfinder im Falle der Inanspruchnahme seiner Diensterfindung ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit. Es handelt sich um die nicht-kommerzielle Verwendung der Erfindung, die personengebunden ist. Dieses Recht dürfte das Verwertungsrecht des Dienstherren im Regelfall nicht entwerten. 42 Nr. 4 ArbnErfG stellt zur Förderung des Hochschul-Patentwesens Hochschulbeschäftigte günstiger als andere Erfinder. Die Erfindervergütung beträgt 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen. Die Formulierung stellt klar, dass die Bruttoeinnahmen Basis für die Berechnung sind. Der Dienstherr kann Patentierungs- und Verwertungskosten nicht abziehen. Das wirtschaftliche Risiko schlechter Verwertung, bei denen die Einkünfte knapp oder nicht kostendeckend sind, trägt der Dienstherr. Hieraus folgt, dass der Dienstherr bei der Verwertung sorgsam und Kosten bewusst vorgehen muss, um nicht ein Verlustgeschäft zu tätigen. Zudem wird in der Literatur die Auffassung vertreten, dass der Dienstherr zu einer wirtschaftlich möglichst effektiven Verwertung verpflichtet sei, wobei Schadensersatzansprüche des Hochschulerfinders im Falle des Verstoßes gegen diese Verpflichtung für gegeben erachtet werden. 4 4 Vgl. Post/Kuschka, GRUR 2003, S. 494 ff.

13 -6-42 Nr. 5 ArbnErfG schließt für den Hochschulbereich die Anwendung von 40 Nr. 1 ArbnErfG aus. Danach kann der Arbeitgeber im öffentlichen Dienst anstelle der Inanspruchnahme der Erfindung keine angemessene Beteiligung am Ertrag der Diensterfindung in Anspruch nehmen. Die Möglichkeit, ohne eigenes Verwertungsengagement am Erfolg der Verwertungsbemühung des Erfinders zu partizipieren, wird dem Dienstherren des Hochschullehrers verwehrt. Der Dienstherr muss sich daher entscheiden: Entweder nimmt er die Erfindung mit allen, auch finanziellen Konsequenzen in Anspruch oder er gibt die Erfindung frei. 43 ArbnErfG regelt schließlich die Probleme des Übergangs vom alten zum neuen Arbeitnehmererfindungsrecht im Hochschulbereich. Das neue Recht findet nur Anwendung auf Erfindungen, die vom Tag seines Inkrafttretens an gemacht worden sind. Das Recht der Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten an einer wissenschaftlichen Hochschule, Alterfindungen dem Dienstherren anzubieten, bleibt unberührt. II. Arbeitnehmererfindungen 1. Anwendungsbereich des Arbeitnehmererfindungsgesetzes Das Arbeitnehmererfindungsgesetz findet Anwendung auf alle Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten und öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten ( 1 ArbnErfG). Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gilt 42 ArbnErfG als lex specialis. Nach der Gesetzesbegründung fallen unter den Begriff der Hochschulen i. S. d. 42 ArbnErfG jedenfalls die Hochschulen und Fachhochschulen. 5 Darüber hinaus wird in der Literatur die Auffassung vertreten, dass der Begriff der Hochschule in 42 ArbnErfG in Anlehnung an 1 Hochschulrahmengesetz auszulegen sei, so dass neben den Hochschulen und Fachhochschulen auch Pädagogische Hochschulen, Kunsthochschulen und die sonstigen Einrichtungen des Bildungswesens, die nach Landes- oder Bundesrecht staatliche Hochschulen sind, in den Anwendungsbereich des 42 ArbnErfG fallen. 6 5 Vgl. BT-Dr 14/5975, S Vgl. Fleuchhaus/Braitmayer, GRUR 2002, S. 653, 656.

14 -7- Der räumliche Geltungsbereich des Arbeitnehmererfindungsgesetzes ist das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Bestimmte Besonderheiten bestehen noch in den neuen Bundesländern. 2. Diensterfindung Erfindungen im Sinne des ArbnErfG sind nur Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind ( 2 ArbnErfG). Die Frage, ob es sich um eine gebundene oder freie Hochschulerfindung handelt, hat nach der Neufassung des 42 ArbnErfG erhebliche Bedeutung, da Erfindungen von Hochschulwissenschaftlern in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Erfinder-recht nur frei sind, wenn sie keine Diensterfindungen darstellen. Für die Kennzeichnung einer Arbeitnehmererfindung als Diensterfindung gelten die allgemeinen Regeln des 4 Abs. 2 ArbnErfG. Es muss eine während der Dauer der Beschäftigung bei der Hochschule gemachte Aufgabenerfindung gemäß 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbnErfG oder eine Erfahrungserfindung gemäß 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbnErfG vorliegen. Auch hier schließt eine Freistellung, etwa zu Forschungs- bzw. Entwicklungsaufgaben, eine Diensterfindung nicht aus. Auch ist nach 42 ArbnErfG die Finanzierung der Erfindungsentwicklung für die Einstufung als freie oder gebundene Erfindung ohne Belang. Es kommt nicht darauf an, ob die Erfindung aus Haushaltsmitteln den Dienstherrn oder aus einem mit Drittmitteln finanzierten Forschungsvorhaben hervorgegangen ist. Auch eine Erfindung im Rahmen einer Nebentätigkeit ist nicht allein deshalb frei, sondern allenfalls dann, wenn entsprechendes vereinbart ist. Bei dem technischen und sonstigen nichtwissenschaftlichen Personal dürfte die Feststellung der Diensterfindung nach den allgemeinen Kriterien des 4 Abs. 2 ArbnErfG keine besonderen Fragen aufwerfen. Aufgrund der grundgesetzlich verankerten Forschungs- und Lehrfreiheit sind dagegen spezifische Probleme bei der Abgrenzung zwischen Dienst- und Freierfindungen von Hochschulwissenschaftlern gegeben.

15 -8- Bei Hochschullehrern gehört die Forschung zu ihren klassischen dienstlichen Aufgaben. Dieser allgemeine Aufgabenkreis reicht jedoch nicht aus, um eine Aufgabenerfindung im Sinne des 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbnErfG zu begründen; vielmehr setzt eine Aufgabenerfindung die Zuweisung eines bestimmten Forschungsoder Entwicklungsauftrages oder entsprechende Tätigkeiten voraus. Angesichts der weitgehend selbständigen Aufgabenwahrnehmung dürfte die Aufgabenerfindung bei Hochschullehrern die Ausnahme sein. 3. Freie Erfindung Nach 4 Abs. 3 ArbnErfG ist eine freie Erfindung jede während des Bestehens des Beschäftigungsverhältnisses gemachte Arbeitnehmererfindung, die keine Diensterfindung darstellt. Es ist davon auszugehen, dass auch im Hochschulbereich alle freien Erfindungen grundsätzlich der Mitteilungspflicht nach 18 ArbnErfG unterliegen. Die Mitteilungspflicht entfällt allerdings nach 18 Abs. 3 ArbnErfG, wenn die Erfindung im Arbeitsbereich der Hochschule offensichtlich nicht verwendbar ist, das heißt, der Erfindungsgegenstand dort nicht benutzt werden kann. Unter den besonderen Voraussetzungen des 19 ArbnErfG besteht darüber hinaus eine Anbietungspflicht. Eine Diensterfindung kann darüber hinaus mangels unbeschränkter Inanspruchnahme nach 8 Abs. 1 ArbnErfG frei werden (sogenannte frei gewordene Diensterfindung). Mitteilungs- und Anbietungspflichten nach 18, 19 ArbnErfG bestehen in einem solchen Fall nicht. Mit dem Freiwerden der Diensterfindung kann der Hochschulerfinder als Inhaber der Erfindungsrechte die Diensterfindung zum Schutzrecht anmelden bzw. die Schutzrechtsanmeldung fortsetzen und über die Erfindung bzw. die Schutzrechtsposition im Grundsatz frei verfügen. Beschränkungen können sich hierbei jedoch aus dem Nebentätigkeitsrecht und bei Eingreifen eines Wettbewerbsverbotes ergeben.

16 -9- III. Inhaber der Ansprüche aus in Anspruch genommenen Erfindungen und Schuldner der Vergütungen Das Arbeitnehmererfindungsgesetz weist die in Anspruch genommenen Erfindungen grundsätzlich dem Arbeitgeber zu. Dieser ist verpflichtet, die patentfähige Erfindung unverzüglich patentieren zu lassen ( 13 ArbnErfG). Die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen sind nach 2 Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz NRW Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich Einrichtungen des Landes. Die herrschende Meinung legt die Formulierung und zugleich staatliche Einrichtungen dahingehend aus, dass neben der Körperschaft des öffentlichen Rechts ( Hochschulkörperschaft ) eine selbständige oder unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts als Teil der Landesverwaltung besteht ArbnErfG spricht nicht vom Arbeitgeber, sondern vom Dienstherrn. Dienstherr des Personals der Hochschulen ist grundsätzlich nicht die Hochschule, sondern das Land. 8 Soweit ersichtlich ist dies abweichend nur in Berlin und im Saarland geregelt, wo der Gesetzgeber die Dienstherrenfähigkeit gemäß 121 Nr. 2 BRRG an die Hochschulen verliehen hat. 9 Damit ist das Land Nordrhein-Westfalen Dienstherr im beamtenrechtlichen Sinne der Beschäftigten an den nordrhein-westfälischen Hochschulen. 7 Vgl. Herfurth/Kirmse in WissR 2003, S. 51, Vgl. 2 Abs. 3 Hochschulgesetz NRW i. V. m. 121 BRRG. 9 Vgl. Trute in ZBR 2002, S. 11, 13.

17 -10- In den Materialien zu dem Gesetzesvorhaben heißt es, dass die Hochschulen die Möglichkeit erhalten sollen, Erfindungen zur Verwertung an sich zu ziehen. Zur Begründung des Gesetzentwurfes der Bundesregierung vom wurde konkret folgendes ausgeführt: Ziel des Gesetzes ist es, den Wissens- und Technologietransfer an den Hochschulen zu fördern und damit zu mehr Innovation beizutragen. Zu diesem Zweck soll den Hochschulen die Möglichkeit eröffnet werden, alle wirtschaftlich nutzbaren Erfindungen in ihrem Bereich schützen zu lassen und auf dieser Basis stärker und effektiver als bisher einer industriellen Verwertung zuzuführen. Gleichzeitig sollen alle Hochschul-Erfinder durch eine Besserstellung bei der Erfindervergütung motiviert werden, aktiv an der Schutzrechtserlangung und Verwertung ihrer Erfindung mitzuwirken. Durch Änderung der bisherigen Sonderregelung für Hochschullehrer, frei über die Anmeldung und Verwertung ihrer Erfindung entscheiden zu können, sollen die Hochschulen die Möglichkeit erhalten, solche Erfindungen zur Verwertung an sich zu ziehen. Dadurch soll die Menge der den Hochschulen zur Verfügung stehenden Erfindungen wesentlich erhöht werden. Die Möglichkeit umfassender Inanspruchnahme aller an der Hochschule anfallenden Erfindungen schafft die Voraussetzungen dafür, dass im Hochschulbereich der Aufgaben eines aus Verwertungserlösen finanzierten Patent- und Verwertungswesens in Anspruch genommen werden kann. Für die Länderhaushalte entstehen unmittelbare Kosten für Dienstleistungen zur Patentierung und Verwertung von Forschungsergebnissen. Mittelbare Kosten entstehen bei der Schaffung eines hochschulspezifischen Patent- und Verwertungssystems. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Einnahmen durch eine erfolgreiche Verwertung mittel- bis langfristig die Kosten der Schutzrechtserteilung und Verwertung übersteigen werden. Der Bund wird im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms finanzielle Hilfsmittel für den etwaigen Anschub geben. Entsprechend gehen - soweit ersichtlich - sämtliche Literaturstellen zur Novellierung des Rechts der Hochschulerfindungen davon aus, dass die Hochschulen als Dienstherren im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes anzusehen sind. 10 Dies entspricht auch der gängigen Verwaltungspraxis. Rechtsprechung ist hierzu soweit ersichtlich noch nicht ergangen. 10 vgl. nur Böhringer in NJW 2002, 952; Fleuchhaus/Braitmayer in GRUR 2002, 653; Bartenbach/Volz in GRUR 2002, 743; Post/Kuschka in GRUR 2003, 494.

18 -11- In diesem Zusammenhang ist auf die Aufgabenzuweisung in 3 Abs. 5 Hochschulgesetz NRW zu verweisen. 3 Abs. 5 Hochschulgesetz NRW lautet: Die Hochschulen fördern den Wissens- und Technologietransfer. Zu diesem Zweck können sie sich im Rahmen der Gesetze auch privatrechtlicher Formen bedienen, die Patentierung und Verwertung von Forschungsergebnissen fördern und mit Dritten zusammenarbeiten. Die Gesetzesbegründung, in der das Recht der Hochschule zur eigenständigen Verwertung als Regelungsziel zum Ausdruck kommt, baut damit erkennbar auf den landesrechtlichen Zuständigkeitsregelungen für die Hochschulen auf. Die nachfolgende Darstellung setzt die Zuständigkeit der Hochschulen für die Inanspruchnahme und Verwertung von Hochschulerfindungen als gegeben voraus. IV. STEUERLICHE EINORDNUNG VON ÖFFENTLICHEN HOCHSCHULEN Im Rahmen von Gestaltungsüberlegungen sind auch steuerliche Aspekte einzubeziehen, da aus betriebswirtschaftlicher Sicht der monetäre Erfolg einer Maßnahme letztlich nach Abzug sämtlicher anfallenden Aufwendungen, d.h. auch der Steuern, zu beurteilen ist. Nachfolgend ist ein Überblick über die steuerlichen Rahmenbedingungen einer öffentlichen Hochschule als Ausgangsbasis für Gestaltungsmöglichkeiten bei Existenzgründungen mit Hochschulpatenten dargestellt:

19 Tätigkeitsbereiche und Besteuerungsgrundlagen Die verschiedenen Tätigkeitsbereiche öffentlicher Hochschulen (ohne Land- und Forstwirtschaft) lassen sich unter steuerlichen Aspekten wie folgt einteilen: Einordnung der Tätigkeitsbereiche von Hochschulen aus steuerlicher Sicht Steuerlich irrelevanter Bereich Steuerlich relevanter Bereich Hoheitsbetriebe Vermögensverwaltung Betriebe gewerblicher Art Tätigkeiten im - Rahmen einer öffentlichrechtlichen Sonderregelung - Anlage Kapitalvermögen - Überlassung unbewegliches Vermögen - Überlassung immaterielle Rechte - wirtschaftliche Tätigkeiten - zur Erzielung von Einnahmen - Herausheben innerhalb der Gesamttätigkeit - Überschreiten der Größenkriterien Öffentliche Hochschulen können aus steuerlicher Sicht in ihren Hoheitsbetrieben, im Bereich der Vermögensverwaltung sowie in ihren Betrieben gewerblicher Art Tätigkeiten entfalten. Eine inhaltliche Abgrenzung dieser Bereiche erfolgt im nachfolgenden Abschnitt. Durch die ihnen gesetzlich verliehene Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts unterliegen öffentliche Hochschulen gemäß 1 Abs. 1 Nr. 6 in Verbindung mit 4 KStG nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art unbeschränkt der Ertragsbesteuerung Vgl. BFH-Urteil V R 1/68 v , BStBl II, 70, 71.

20 Betrieb gewerblicher Art (BgA) als Anknüpfungspunkt für die Steuerpflicht Rechtsgrundlage für die Besteuerung von öffentlichen Hochschulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts ist 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG in Verbindung mit 4 Abs. 1 KStG. Nach dieser Norm handelt es sich bei einem Betrieb gewerblicher Art um eine Einrichtung, die der Erzielung von Einnahmen dient und sich wirtschaftlich aus der Gesamttätigkeit hervorhebt. Aufgrund einer Negativabgrenzung darf es sich weder um eine hoheitliche Tätigkeit, nochumvermögensverwaltung, um eine Betriebsaufspaltung oder um eine land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit handeln. Ferner müssen gewisse Größenkriterien überschritten werden. a) Einrichtung: Unter Einrichtung im Sinne des 4 Abs. 1 KStG sind nicht verwaltungstechnisch vorgegebene Organisationsstrukturen zu verstehen. Vielmehr ist maßgeblich, dass nach dem jeweiligen objektiven Sachverhalt Indizien dafür gegeben sind, dass eine Tätigkeit vorliegt, die von den übrigen Einheiten der Hochschule trennbar sind. Mögliche Indizien für eine selbständige Tätigkeit sind das Vorhandensein einer eigenen Verwaltung, eigene Ausstattung mit Finanzmitteln und Geräten, räumliche und sachliche Trennung sowie die getrennte Ermittlung der Aufzeichnung der Entgelte. b) Erzielung von Einnahmen: Ein Betrieb gewerblicher Art ist somit nur denkbar, wenn eine wirtschaftliche Tätigkeit mit der nachhaltigen Erzielung von Einnahmen verbunden ist. Einnahmen sind dabei alle Geldzuflüsse und geldwerten Vorteile, die eine Körperschaft des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für die von ihr erbrachten Leistungen erhält Vgl. 8 Abs. 1 KStG ivm 8 Abs. 1 EStG.

21 -14- Nicht erforderlich für die Annahme eines Betriebs gewerblicher Art ist Gewinnerzielungsabsicht und Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr, im Gegensatz zum Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes ( 2 Abs. 1 S. 2 GewStG). Steuerliche Relevanz erhalten die Einnahmen nur, wenn sie weder dem Hoheitsbetrieb noch der Vermögensverwaltung noch der Land- und Forstwirtschaft zuzuordnen sind. c) Wirtschaftliches Hervorheben aus der Gesamttätigkeit: Ferner muss sich die der Erzielung von steuerrechtlich relevanten Einnahmen zugrunde liegende Tätigkeit wirtschaftlich aus der Gesamttätigkeit der Hochschule hervorheben, was durch unmittelbares Wettbewerbsverhältnis zu privaten Unternehmen gegeben wäre. d) Hoheitliche Tätigkeit: Von zentraler Bedeutung ist das Nicht Vorliegen einer hoheitlichen Tätigkeit, denn 4 Abs. 5 S. 1 KStG nimmt die Hoheitsbetriebe von der Besteuerung aus. Hoheitsbetriebe sind Betriebe, die überwiegend der Ausübung öffentlicher Gewalt dienen. Die Tätigkeit der Körperschaft des öffentlichen Rechtes muss ihr im Rahmen eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer Satzung ausschließlich zugewiesen sein. Insoweit steht die Körperschaft nicht im potentiellen Wettbewerb mit privaten Anbietern. Kernbereiche der Tätigkeiten einer öffentlichen Hochschule sind Forschung und Lehre, die durch die Finanzrechtsprechung als hoheitliche Tätigkeiten anerkannt sind Vgl. BFH-Urteile V R 120/59 v , BStBl III, 298, 299; IR 156/87 v , BStBl II, 866, 868.

22 -15- e) Vermögensverwaltung: Die Vermögensverwaltung stellt keine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne des 4 Abs. 1 S. 1 KStG dar und wird demnach vom körperschaftsteuerlichen Begriff des Betriebs gewerblicher Art nicht erfasst. Vermögensverwaltung liegt vor, wenn Vermögen genutzt wird, beispielsweise Kapitalvermögen verzinslich angelegt oder unbewegliches Vermögen vermietet oder verpachtet wird. Ebenfalls der Vermögensverwaltung zugeordnet wird die Überlassung von immateriellen Rechten.14 Hierzu können auch die Nutzungsüberlassung und der Verkauf von Patenten gehören. f) Entstehung eines Betriebs gewerblicher Art durch Betriebsaufspaltung: Die Beteiligung einer Hochschule an einer Kapitalgesellschaft kann als so genannte Betriebsaufspaltung einen Betrieb gewerblicher Art begründen. Eine Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: Ein Unternehmen (Besitzunternehmen) überlässt eine wesentliche Betriebsgrundlage an eine gewerblich tätige Personen- oder Kapitalgesellschaft (Betriebsunternehmen) zur Nutzung (sachliche Verflechtung) und eine Person oder mehrere Personen zusammen (Personengruppe) beherrschen sowohl das Besitzunternehmen als auch das Betriebsunternehmen in dem Sinne, dass sie in der Lage sind, in beiden Unternehmen einen einheitlichen gesellschaftlichen Beteiligungswillen durchzusetzen (personelle Verflechtung). 15 Eine wesentliche Betriebsgrundlage könnte beispielsweise ein Hochschulpatent sein. Eine personelle Verflechtung wäre gegeben, wenn z.b. der Kanzler der Universität als Vertreter des Mehrheitsgesellschafters im Aufsichtsrat der Gesellschaft beherrschenden Einfluss ausübt Vgl. BFH-Urteil I 145/64 v , BStBl III, 373. Vgl. H 137 Abs. 4 EStR.

23 -16- g) Größenkriterien: Trotz Vorliegen der vorstehenden Voraussetzungen für einen Betrieb gewerblicher Art werden Einnahmen steuerlich vernachlässigt, wenn gewisse von der Finanzverwaltung festgesetzte Umsatzgrenzen nicht überschritten werden. Ein Betrieb gewerblicher Art wird nur dann gegründet, wenn das nachhaltige Überschreiten einer Umsatzgrenze von Überschreiten einer Umsatzgrenze von schaftlichen Heraushebung führt. 16 # - h) steuerliche Folgen eines Betriebs gewerblicher Art Auf der Ebene des Betriebs gewerblicher Art Der Betrieb gewerblicher Art unterliegt mit seinem Gewinn stets der Gewerbesteuer sowie der Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag. Die Gewerbesteuer wird auf Grund des Steuermessbetrages mit einem von der Gemeinde vorgegebenen Hebesatz festgesetzt und erhoben. Bei einem Hebesatz von 450 % und einer Steuermesszahl von 5 ergibt sich eine Gewerbesteuerbelastung in Höhe von 18,37 % des Gewerbeertrags. Der Körperschaftsteuersatz beträgt nach 23 Abs. 1 KStG 25 % des zu versteuernden Einkommens nach Abzug der Gewerbesteuer. Für den Veranlagungszeitraum 2003 wurde der Steuersatz aufgrund des Flutopfersolidaritätsgesetzes auf 26,5 % angehoben. Die Körperschaftsteuer erhöht sich nach 3 und 4 des SolZG um einen Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % der Körperschaftsteuer. 16 Vgl. Abschn. 5 Abs. 4 und 5 KStR 1995.

24 -17- Ingesamt ergibt sich bei einem Hebesatz von 450 % auf der Ebene des Betriebs gewerblicher Art eine steuerliche Belastung in Höhe von 39,9 % (Veranlagungszeitraum 2003: 41,2 %). Veranlagungszeitraum 2003 ab 2004 Ergebnis vor Steuern 100,00 100,00 Gewerbesteuer (Annahme: Hebesatz von 450 %) 18,37% -18,37-18,37 Ergebnis nach Gewerbesteuer 81,63 81,63 Körperschaftsteuer 26,50 % bzw. 25,00 % -21,63-20,41 Solidaritätszuschlag 5,5 % auf KSt -1,19-1,12 Ergebnis nach Unternehmensteuern 58,81 60,10 Steuerbelastung gesamt 41,19% 39,90% Auf der Ebene der Hochschule Der mittels Betriebsvermögensvergleich (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) ermittelte Gewinn des Betriebs gewerblicher Art ist bei der Hochschule als Einkünfte aus Kapitalvermögen ( 20 Abs. 1 Nr. 10 EStG) zu erfassen, sofern er nicht den Rücklagen zugeführt wird. Die Gewinnermittlung erfolgt nach Abzug von Körperschaft- und Gewerbesteuer. 17 Darauf wird eine Kapitalertragsteuer als Abgeltungssteuer in Höhe von 10,0 % des Gewinns erhoben. Die kumulierte Gesamtsteuerbelastung mit Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer und Kapitalertragsteuer beträgt in Abhängigkeit vom Hebesatz der Gemeinde etwa 46 %. 17 Vgl. Ludwig Schmidt, Kommentar zur Einkommensteuer 2003, 20 Tz. 168.

25 Die umsatzsteuerlichen Aspekte der Hochschulbesteuerung a) Umsatzsteuerbare Einnahmen Die Umsatzsteuerbarkeit erzielter Einnahmen ist bei staatlichen Hochschulen nur im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art gegeben. Einnahmen, die im Rahmen von Hoheitsbetrieben oder der Vermögensverwaltung erzielt werden, sind nicht umsatzsteuerbar. Die umsatzsteuerliche Beurteilung knüpft an die körperschaftsteuerlichen Vorschriften an. Über die Anwendung der Umsatzgrenzen ist umsatzsteuerlich und körperschaftsteuerlich einheitlich zu unterscheiden. 18 b) Mögliche Umsatzsteuerbefreiung Nachdem die Umsatzsteuerbarkeit der Einnahmen von Hochschulen im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art festgestellt wurde (Leistungsort im Sinne von 3a UStG liegt im Inland), erfolgt in einem zweiten Prüfungsschritt die Klassifizierung der Einnahmen als umsatzsteuerpflichtig oder als umsatzsteuerfrei. Für öffentliche Hochschulen kommen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Betätigung zahlreiche Umsatzsteuerbefreiungen in Betracht. Insbesondere zu nennen ist die Umsatzsteuerbefreiung der staatlichen Hochschulen für Umsätze aus Forschungstätigkeit nach 4 Nr. 21 a. UStG. Nicht zur Forschungstätigkeit gehören Tätigkeiten, die sich auf die Anwendung gesicherter Erkenntnisse beschränken, die Übernahme von Projektträgergesellschaften sowie Tätigkeiten ohne Forschungsbezug. 18 Vgl. Abschn. 23 Abs. 4 Satz 3 UStR Allerdings muss angemerkt werden, dass die deutsche Anknüpfung der umsatzsteuerlichen an die körperschaftsteuerliche Behandlung nicht völlig mit den Vorschriften der 6. Richtlinie 77/388/EWF zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die Umsatzsteuer konform geht. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich die umsatzsteuerliche Behandlung der Ergebnisverwertung durch die öffentlichen Hochschulen von der körperschaftsteuerlichen Behandlung abwenden könnte.

26 -19- Die Steuerbefreiung der Auftragsforschung staatlicher Hochschulen verstößt gemäß Urteil des EuGH gegen EU-Recht. Der deutsche Gesetzgeber muss die Norm aufheben. Die Aufhebung kann jedoch nur für die Zukunft ab Urteilsverkündung erfolgen. Für künftig abzuschließende Forschungsverträge empfiehlt sich, eine entsprechende Steuerklausel aufzunehmen. Befreit sind auch Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher und belehrender Art sowie andere kulturelle und sportliche Veranstaltungen der öffentlichen Hochschulen ( 4 Nr. 22 UStG). C. WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN Entsprechend des Grundsatzes, dass die Struktur der Strategie folgen soll, bedarf es zur Entwicklung effizienter Organisationsstrukturen an öffentlichen Hochschulen für Existenzgründungen mit Hochschulpatenten im Vorfeld einer Auseinandersetzung mit den wirtschaftlichen Grundlagen. Auf Basis der geführten Expertengespräche haben wir das nachfolgend dargestellte Verständnis gewonnen: I. FÖRDERUNG, IDENTIFIKATION UND BEURTEILUNG VON HOCHSCHULERFINDUNGEN ALS AUSGANGSBASIS Das grundsätzliche Ziel bei einer Patentverwertung besteht darin, das Erfindertum an Hochschulen zu fördern (Schaffung einer Patentkultur), um die Anzahl der verwertbaren Erfindungen zu maximieren, sowie ein effizientes Vorgehen bei der Verwertung von vorhandenen Erfindungen an Hochschulen sicherzustellen. Dies setzt voraus, dass ein enger Kontakt zwischen Wissenschaftlern und so genannten Erfinderberatern (auch als Scouts bezeichnet) besteht.

27 -20- Im ersten Schritt des Prozesses gilt es an den Hochschulen herauszufinden, welche Wissenschaftler an möglicherweise vermarktbaren Erfindungen arbeiten. Hierzu werden die Erfinderberater eingesetzt, die einen engen Kontakt zu den Wissenschaftlern pflegen und wertvolle Hinweise zur möglichen Vermarktungsfähigkeit von Erfindungen geben können. 19 Nach Erhalt einer Erfindermeldung hat die Hochschule binnen 4 Monaten über die Inanspruchnahme und Verwertung einer Hochschulerfindung zu entscheiden. 20 Die Entscheidung über die Inanspruchnahme beinhaltet für die Hochschule aus wirtschaftlicher Sicht eine Investitionsüberlegung, bei der Chancen und Risiken abzuwägen sind. Die möglicherweise vergeblichen Investitionen in erforderliche Arbeiten zur Patentverwertung (Analyse der Erfindung, Patentierung, Entwicklung und Umsetzung von Verwertungsstrategien) sind in Anbetracht der Größenordnung der im Regelfall anfallenden Aufwendungen 21 als Risiko anzusehen. Die Chancen bestehen insbesondere in finanziellen Rückflüssen für den Fall eines wirtschaftlichen Erfolgs der geschützten Erfindung. In den Gesprächen mit Experten wurde die grundsätzliche Struktur der Zahlungsrückflüsse aus Patenten in der Praxis wie folgt dargestellt: Ein Großteil der Patente deckt die verursachten Kosten kaum. Würde man bei bestehenden Patentverwertungsagenturen wie z.b. Fraunhofer-Patentstelle für die deutsche Forschung oder Garching Innovation GmbH (Technologien aus der Max-Planck-Gesellschaft) eine Analyse der Einnahmestruktur vornehmen, so würde sich zeigen, dass die erzielten Einnahmen aus Patenten zu einem Großteil aus einzelnen Patenten resultieren. 19 Im Rahmen der Bayrischen Hochschul-Patentinitiative Bayern Patent sind Erfinderberater an den Hochschulen tätig. Gemäß dem Leitfaden zur Umsetzung an den bayrischen Hochschulen sollen die Erfinderberater aktiv auf die Beschäftigten an den Hochschulen zugehen, sie in Fragen der Erfindungsmeldung und beurteilung beraten und die Beschäftigten an den Hochschulen zur Nutzung des Patentsystems motivieren. Des Weiteren sollen die Erfinderberater Kolloquien und Informationsveranstaltungen durchführen und regelmäßig Sprechstunden abhalten. Sie unterstützen gegebenenfalls die Erfinder bei der Abgabe der Erfindermeldungen an die Hochschulverwaltung. 20 Gemäß 42 Nr. 1 ArbnErfG ist der Erfinder berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. Eine entsprechende Anzeige durch den Erfinder führt zu einer Verkürzung des Zeitraums für die Entscheidung über die Inanspruchnahme der Hochschulerfindung. 21 Zu den Patentgebühren vgl. Limbeck, Friedhelm, Lei(d)tfaden der Patentvermarktung, 4. aktualisierte Auflage,INSTIBroschüreNr.7,S.61.

28 -21- Diese sehr ertragreichen Patente sind äußerst selten und werden als Blockbuster oder Nugget bezeichnet. 22 So erzielt die Fraunhofer-Patentstelle für die deutsche Forschung den bedeutenden Teil der Erlöse aus einem Patent an MP3, einem Datenkompressionssystem für digitale Musikübertragung. Haupteinnahmequelle von Garching Innovation GmbH ist ein Patent im Bereich Medizintechnik mit der Bezeichnung Flash. Im Rahmen der Patentverwertung wird eine möglichst große Anzahl von Erfindungen benötigt, damit eine realistische Chance auf einen Blockbuster bzw. ein Nugget besteht. Der Ablauf der Entscheidung über die Verwertung eines Patentes lässt sich wie folgt kurz darstellen: Professor/ sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter Schriftliche Meldung der Diensterfindung Analyse im 1. Schritt: - Stellt die Erfindungsmeldung die Erfindung zutreffend dar? - Sind die Voraussetzungen für eine Patentierbarkeit gegeben? Analyse im 2. Schritt: - Entwicklungskosten bis zur Marktreife - Marktpotenzial - Konkurrenzsituation - Verwertungschance Inanspruchnahme der Erfindung durch Land/Hochschule? Nein Freigabe Ja Patentanmeldung 22 In der Praxis werden Patente als Blockbuster oder Nugget bezeichnet, wenn sie z.b. mindestens 10 Mio. Einnahmen über ihre Laufzeit generieren.

29 -22- Die Erfindungsmeldung ist im ersten Schritt hinsichtlich der grundsätzlichen Patentierbarkeit zu beurteilen. Hierbei ist insbesondere zu prüfen, ob die Darstellungen zu der Erfindung zutreffend sind und die Voraussetzungen für eine Neuerung gegeben sind. In den Expertengesprächen kam zum Ausdruck, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Erfindermeldungen für eine Patentierung nicht geeignet ist. Hierbei wurde erläutert, dass viele Wissenschaftler an deutschen Universitäten die Entwicklungen in der Forschung intensiv verfolgen, jedoch den Aspekt einer möglichen Patentierbarkeit nicht unbedingt im Blickfeld haben. Des Weiteren wurde festgestellt, dass nicht jede Darstellung einer Neuheit mit den tatsächlichen Gegebenheiten im Einklang steht. Soweit die grundsätzliche Patentierbarkeit gegeben ist, erfolgt im zweiten Schritt die Analyse der Marktchancen für die Erfindung. In Anbetracht der anfallenden Kosten für eine Patentierung und Unterhaltung eines Patentes ist die frühzeitige Selektion nicht ausreichend erfolgsversprechender Patente eine zentrale Aufgabe. Bezüglich der Entscheidung über eine Inanspruchnahme der Hochschulerfindung und Patentierung besteht für Hochschulen ein Spannungsfeld zwischen Kosten- und Imageaspekten. Zur Unterstreichung des Rufes möchten Hochschulen in aller Regel möglichst viele Patentanmeldungen vorweisen können. Dem steht die wirtschaftliche Seite gegenüber. Eine Patentierung von nicht ausreichend erfolgsversprechenden Erfindungen kann zu wesentlichen nicht erforderlichen Aufwandsbelastungen führen.

30 -23- II. MÖGLICHE VERWERTUNGSFORMEN IM ÜBERBLICK Die grundsätzlichen Verwertungsmöglichkeiten für Hochschulpatente lassen sich wie folgt darstellen: Verwertungsmöglichkeiten von Hochschulpatenten Beteiligung Verwertung mit Existenzgründung Lizenz Verkauf Abschluss von Lizenzverträgen Patentverkauf Halten von Patenten zur Einwerbung von Drittmitteln 1. Verwertung mit Existenzgründung Die Verwertung von Hochschulpatenten kann mit einer Existenzgründung verbunden sein. Eine Existenzgründung mit Hochschulpatenten umfasst nach unserem Verständnis die Aufnahme einer neuen Geschäftstätigkeit, bei der Hochschulpatente eine wesentliche Betriebsgrundlage darstellen. Danach setzt eine Existenzgründung nicht zwingend die Gründung einer Gesellschaft voraus; ebenso kann eine bestehende Gesellschaft zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit genutzt werden. Die Hochschule als Patentinhaber kann in unterschiedlicher Weise an einer Existenzgründung partizipieren. So ist grundsätzlich ein Verkauf des Patentes an die die Geschäftstätigkeit aufnehmende Gesellschaft, der Abschluss eines Lizenzvertrages und/oder das Eingehen einer Unternehmensbeteiligung möglich.

31 Lizenzverträge, Patentverkauf sowie Halten von Patenten zur Einwerbung von Drittmitteln (Verwertung ohne Existenzgründung) Für den Fall einer Verwertung ohne Existenzgründung kommen in der Regel eine Lizenzierung, ein Verkauf und ein Halten von Patenten zur Einwerbung von Drittmitteln aus der Industrie in Betracht. Beispielsweise kann eine Verwertung ohne Existenzgründung insbesondere dann in Frage kommen, wenn noch beträchtliche finanzielle Investitionen zur Erlangung der Marktreife erforderlich sind oder zur Patentvermarktung ein umfangreiches Vertriebsnetz benötigt wird. Häufig lassen sich derartige Anforderungen nur von Großunternehmen bewältigen. Die grundsätzlich denkbare Möglichkeit, sich an einem bestehenden und am Markt etablierten Unternehmen durch die Einlage eines Patentes zu beteiligen erscheint uns in der Praxis nicht besonders relevant, so dass die Alternative in der Grafik nicht aufgeführt wurde. 3. Aspekte bei der grundsätzlichen Entscheidung Welche Handlungsalternativen für eine Patentverwertung tatsächlich in Betracht kommen, ist im Einzelfall anhand der konkreten Verhältnisse zu beurteilen. So ist es nicht selten der Fall, dass sich einzelne Patente als wesentliche Grundlage für eine Existenzgründung nicht eignen. Ebenso können andere Patente wiederum nur über den Erfinder im Rahmen einer Existenzgründung sinnvoll vermarktet werden. Bei der Entscheidung zwischen diesen beiden grundsätzlichen Handlungsalternativen ist ferner zu berücksichtigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Patentverwertung bei einer Verwertung mit Existenzgründung im Regelfall höher ist als bei einer Verwertung ohne Existenzgründung. Ursächlich hierfür ist unter anderem der so genannte Not invented here-effekt. Darunter ist zu verstehen, dass ein zugekauftes Patent tendenziell eine geringer Akzeptanz bei den Mitarbeitern besitzt als ein im eigenen Unternehmen entwickeltes Patent. Ferner ist es möglich, dass das Recht an Patenten von einem Unternehmen erworben wird, ohne tatsächlich eine Verwertung zu betreiben. So kann beispielsweise das Patent nicht mehr in die zwischenzeitlich geänderte Unternehmensstrategie passen oder das Patent wurde lediglich zur Vermeidung der Patentnutzung durch einen Mitbewerber erworben (sog. Sperrpatent).

32 -25- Gegenstand der weiteren Betrachtung ist der Bereich Existenzgründungen mit Hochschulpatenten. Gleichwohl sind viele der im weiteren dargestellten Überlegungen auch für den Fall einer Verwertung ohne Existenzgründung übertragbar. Die dargestellten grundsätzlichen Möglichkeiten für Existenzgründungen mit Hochschulpatenten können im Einzelnen unterschiedlich strukturiert und gegebenenfalls kombiniert werden. Hierzu vergleiche Kapitel D. 4. Freigabe der Hochschulerfindung Sofern die Hochschule eine Hochschulerfindung nach eingehender Analyse nicht in Anspruch nimmt, handelt es sich um eine freie Erfindung. Der Erfinder verfügt in diesem Fall über die Rechte an seiner Erfindung und kann eigenständig eine Verwertung, ggf. durch eine Existenzgründung, betreiben. Auch in diesem Fall kann es im Interesse einer Hochschule sein, eine möglicherweise beabsichtigte Existenzgründung zu unterstützen. Hierzu verweisen wir insbesondere auf das Kapitel F. III. ALTERNATIVE GESTALTUNSMÖGLICHKEITEN ZUR DURCHFÜHRUNG DES ASSET-MANAGEMENTS 1. GRUNDSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN Hochschulpatente stellen Vermögenswerte dar, deren Bewertung über einen transparenten Markt mit Angebot und Nachfrage in der Regel nicht ohne weiteres möglich ist. Vielfach hängt der Wert eines Patentes im wesentlichen Umfang von den entwickelten Verwertungsstrategien ab. Hierbei sind langjährige Berufserfahrung, besondere Fachkenntnisse, persönliche Kontakte sowie die Kreativität des Verwerters von maßgeblicher Bedeutung. Bedingt durch finanzielle und zeitliche Restriktionen ist die Realisierung von sämtlichen denkbaren Verwertungsmöglichkeiten in der Regel nicht möglich. Bei der Verwertung einer Erfindung sind unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten Schwerpunkte zu bilden.