Sonja Brötje. Die bösgläubige Markenanmeldung. unter Berücksichtigung der Rechtslage in Österreich, den Beneluxstaaten und dem Vereinigten Königreich

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1 Sonja Brötje Die bösgläubige Markenanmeldung unter Berücksichtigung der Rechtslage in Österreich, den Beneluxstaaten und dem Vereinigten Königreich i/i/r

2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis I XI Einleitung 1 Kapitel 1 Beurteilung der sittenwidrigen Markenanmeldung bis zum Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar A. Entstehung der Problematik sittenwidriger Markenanmeldungen... 3 B. Die sittenwidrige Markenanmeldung in den ersten einheitlichen gesetzlichen Regelungen zum Markenschutz 5 C. Weiterentwicklung nach Einführung des UWG 8 D. Sittenwidrige Anmeldung als Behinderungswettbewerb 10 I. Angriff auf schutzwürdigen Besitzstand Wettbewerbswidrige Nachahmung Wettbewerbswidrige Behinderung 14 II. Behinderung trotz Nichtvorliegens eines schutzwürdigen Besitzstandes 15 III. Verhinderung ausländischer Konkurrenz 16 IV. Weitere Fallkonstellationen Umgehung des Verwirkungseinwandes durch Markenanmeldung Derivativer Erwerb von löschungsreifen Altzeichen als Behinderung 19 I

3 3. Defensiv- und Vorratszeichen 21 a) Vorratszeichen 21 b) Defensivzeichen Defensiv- und Vorratsprodukte 27 a) Defensivprodukte 27 b) Vorratsprodukte Wiederholungszeichen 28 a) Gesetzeslage 29 b) Grundsätzliche Zulässigkeit von Wiederholungsanmeldungen.. 29 c) Anwendbarkeit des 1 UWG bei Wiederholungsanmeldungen? 31 E. Sittenwidrige Markenanmeldung und das Erstreckungsgesetz...33 F. Heutige Relevanz der sittenwidrigen Markenanmeldung unter der Geltung des WZG 35 Kapitel 2 Die bösgläubige Markenanmeldung unter der Geltung des Markengesetzes 37 A. Entstehungsgeschichte des 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG 37 B. Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit in 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG 38 I. Richtlinienkonforme Auslegung 38 II. Auslegung des 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG Wörtliche Auslegung Historische Auslegung Systematische Auslegung 46 II

4 4. Teleologische Auslegung Weitere Auslegungskriterien Ergebnisse 53 III. Das subjektive Element Erfordernis eines subjektiven Elements Anforderungen an das subjektive Element Feststellung des subjektiven Elements im Löschungsverfahren a) Tauglichkeit des dreifachen B ehinderungsindizes 59 b) Ermittlung des subjektiven Elements bei Untauglichkeit des dreifachen Behinderungsindizes Ergebnis zum subjektiven Element 62 IV. Bösgläubigkeit = Sittenwidrigkeit? 62 V. Fortbestand der Bösgläubigkeit bei Markenübertragung? 63 C. Fallgruppen der bösgläubigen Markenanmeldung 64 I. Einleitung zur Fallgruppenbildung 64 II. Fortbestand der alten Fallgruppen Angriff auf einen schutzwürdigen Besitzstand 65 a) Wettbewerbswidrige Nachahmung 65 b) Wettbewerbswidrige Behinderung Behinderung trotz Nichtvorliegens eines schutzwürdigen Besitzstandes / Individualbehinderung Verhinderung ausländischer Konkurrenz Weitere Fallkonstellationen 80 a) Umgehung des Verwirkungseinwandes durch Markenanmeldung 80 b) Derivativer Erwerb von löschungsreifen Altmarken 81 in

5 c) Defensiv- und Vorratszeichen 83 aa) Benutzungswille 84 bb) Konsequenzen 85 d) Defensiv- und Vorratsprodukte 86 e) Wiederholungszeichen 87 III. Neu entstandene Fallkonstellationen Fehlen eines Geschäftsbetriebes? Marke mit zukünftigem Behinderungspotential 90 a) Classe E-Entscheidung 92 b) Die Bedeutung der Classe E-Entscheidung für die Marke mit zukünftigem Behinderungspotential Überschneidung des Markenrechts mit anderen Sonderschutzrechten 96 a) Überschneidung des Markenrechts mit dem Geschmacksmusterrecht 97 b) Überschneidung des Markenrechts mit dem Urheberrecht Eintragung von Namen und Originalunterschriften berühmter und bekannter Persönlichkeiten 106 D. Markenerschieichung und 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG 112 I. Bestimmung der Bösgläubigkeit im Falle einer Markenerschieichung 112 II. Bösgläubigkeit und nachträglicher Wegfall des absoluten Schutzhindernisses nach 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG 115 III. Bösgläubigkeit und Unanfechtbarkeit der Marke nach 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG 115 IV. Erschleichung einer internationalen Registrierung 116 IV

6 V. Weitere Anwendungsfälle? 116 VI. Ergebnis 119 E. Die Behandlung der bösgläubigen Markenanmeldung bis zur Eintragung 120 I. 1 UWG im Anmeldeverfahren 122 II. 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG im Anmeldeverfahren 123 F. Geltendmachung der bösgläubigen Markenanmeldung nach dem Markengesetz 126 I. Systematik des Markengesetzes hinsichtlich der Löschungsgründe 126 II. Sinn und Zweck der zweigliedrigen Zuständigkeit 127 III. Systematische Einordnung des 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG in dieses System 130 G. Geltendmachung der bösgläubigen Markenanmeldung nach 1 UWG und 826 BGB 133 I. 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG als abschließende Regelung? Bisherige Praxis Generelle Möglichkeit der Anwendbarkeit anderer Vorschriften neben dem Markengesetz 133 a) Anwendbarkeit anderer Vorschriften zugunsten des Markeninhabers 133 b) Anwendung außermarkenrechtlicher Anspruchsgrundlagen auch bei Beeinträchtigung des Markenrechts Anwendbarkeit der 1 UWG, 826 BGB neben 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG 139 a) Auswertung der Gesetzesmaterialien 139 V

7 b) Nichtanwendbarkeit anderer Vorschriften aufgrund von Verfahrensunterschieden? 141 c) Nichtanwendbarkeit aufgrund unterschiedlicher Drittwirkung? 143 d) Nichtanwendbarkeit des 1 UWG aufgrund der Bindung der ordentlichen Gerichte an Entscheidungen des Patentamtes? e) Verschlechterung des Rechtsschutzes bei Spezialität des 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG? 145 f) Der Löschungsausschlußgrund des 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG als Indiz für eine Prüfungskompetenz der ordentlichen Gerichte 147 g) Zwischenergebnis 149 II. Ausgestaltung des Rechtsschutzes Besonderheiten bei der Geltendmachung der bösgläubigen Markenanmeldung im Wege des Aktivprozesses? 149 a) Benachrichtigung 150 aa) Beispiele für Benachrichtigungspflichten 150 (1) Gemeinschaftsmarkenverordnung 150 (2) Beispiele aus anderen Rechtsgebieten 152 bb) Übertragung auf das nationale Markenrecht? 153 b) Ergebnis Besonderheiten bei der Geltendmachung der bösgläubigen Markenanmeldung als Einrede im Verletzungsprozeß vor den ordentlichen Gerichten Möglichkeit der Erhebung einer negativen Feststellungsklage? VI

8 III. Aussetzung bei gleichzeitiger Anhängigkeit eines Löschungsverfahrens vor einem ordentlichen Gericht und dem DPMA 159 IV. Vollstreckung 165 Kapitel 3 Die bösglaubig angemeldete Gemeinschaftsmarke 167 A. Einleitung 167 B. Grundsätze des Gemeinschaftsmarkenrechts 168 I. Autonomie 168 II. Einheitlichkeit 169 III. Koexistenz 169 IV. Eintragungsprinzip 170 C. Die bösgläubige Markenanmeldung in der Gemeinschaftsmarkenverordnung 170 I. Begriff der Bösgläubigkeit 171 II. Rechtsprechung der 1. Nichtigkeitsabteilung des Harmonisierungsamtes 174 in. Verfahren Verfahren vor dem Harmonisierungsamt Verfahren vor den Gemeinschaftsmarkengerichten 180 a) Gemeinschaftsmarkengerichte 181 b) Internationale Zuständigkeit 182 c) Anzuwendendes Verfahrensrecht 183 VII

9 d) Konkurrierende Zuständigkeit nationaler Gerichte 183 e) Benachrichtigung des Harmonisierungsamts über Widerklagen 185 f) Geltendmachung der Nichtigkeit durch Einwand 185 g) Durchführung der Löschung Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen dem Amt und den Gemeinschaftsmarkengerichten 187 IV. Erstreckung von Gemeinschaftsmarken auf die neuen Mitgliedstaaten der EU 188 Kapitel 4 Die bösgläubige Markenanmeldung in Österreich, den Beneluxstaaten und im Vereinigten Königreich 191 A. Die bösgläubige Markenanmeldung in Österreich 191 I. Gesetzliche Regelung im Markenschutzgesetz (MSchG) 191 H. Begriff der Bösgläubigkeit 192 m. Sinn und Zweck des 34 MSchG 192 IV. Rechtsprechung 194 V. Vergleich mit der Rechtslage in Deutschland 199 B. Die bösgläubige Markenanmeldung in den Beneluxstaaten 200 I. Gesetzliche Regelung im Benelux Merkenwet 200 II. Sinn und Zweck des Art. 4 Nr. 6 BMW 201 m. Begriff der Bösgläubigkeit Art. 4 Nr. 6 a BMW: Vorbenutzung in den Beneluxstaaten 202 VIII

10 2. Art. 4 Nr. 6 b BMW: Vorbenutzung außerhalb der Beneluxstaaten Weitere Fälle der Bösgläubigkeit 207 FV. Geltendmachung 211 V. Vergleich mit der Rechtslage in Deutschland 214 C. Die bösgläubige Markenanmeldung im Vereinigten Königreich I. Gesetzliche Regelung im Trade Marks Act 1994 (TMA 1994) II. Begriff der Bösgläubigkeit (bad faith) 220 HI. Beispiele aus der Rechtsprechung Anmeldung ohne bona fide intention to use" Typische Behinderungsfälle Eintragung von Name und Bild bekannter Personen 231 IV. Geltendmachung 231 V. Vergleich mit der Rechtslage in Deutschland 233 Kapitel 5 Anwendbarkeit des 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG analog auf Domains? 235 A. Vergabegrundsätze und Domain-Grabbing 235 B. Analoge Anwendung des 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG? 241 I. Durchführung der Analogie 242 II. Ergebnis 246 C. Einführung eines Anti-Domain-Grabbing-Gesetzes? 247 Ergebnisse 251 IX