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1 Name Referent bitte im Folienmaster eintragen

2 Überblick Grundsätzliches Wortzeichen Bildzeichen Wort-/Bildzeichen Slogans

3 Restriktive Eintragungspraxis? DPMA 2009: ca Anmeldungen 8400 Zurückweisungen (ca. 12%) Eintragungsquote: 70% Vergleich 2003: ca Anmeldungen 5626 Zurückweisungen (ca. 9%) Eintragungsquote: 83% Dr. Tim Kleinevoss HABM [Quelle Jahresbericht DPMA 2009, abrufbar unter Veröffentlichungsquote HABM ca. 92% [Quelle: Statistics of CTM 2009, abrufbar unter

4 Praxisfälle Preiseinstiegsmarke für Baumarktkette Tarifbezeichnung mit Mobilfunk-Flatrate im Stadtgebiet Leichte Milchspeise für Zwischendurch

5 Schutzhindernisse Absolute Eintragungshindernisse Fehlende konkrete Unterscheidungskraft Beschreibende Angabe Übliche Bezeichnungen Täuschung Öffentliche Interessen Hoheitszeichen / Amtliche Zeichen Bösgläubigkeit Relative Eintragungshindernisse

6 Grundsätze Prüfungsmaßstab EuGH: Prinzip der vorausgehenden Kontrolle (Allgemeininteresse) Einheitlicher Maßstab für die Beurteilung der Unterscheidungskraft für alle Markenkategorien Die Prüfung des Antrags auf Eintragung einer Marke muss streng und vollständig sein und darf nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden - EuGH, Rs. C-104/01 v Libertel Richtlinien HABM: K.A. zum Prüfungsmaßstab Allgemeine Wiedergabe der rechtlichen Vorgaben, z.b. Art 7 Abs. 2 GMV

7 Grundsätze Prüfungsmaßstab BPatG Beschl. v W (pat) 134/05 Der Prüfung der Unterscheidungskraft ist nicht generell ein anmelderfreundlicher Maßstab zugrunde zu legen. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hält eine strenge sowie vollständige und nicht nur auf ein Mindestmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen für erforderlich.

8 Grundsätze Prüfungsmaßstab BGH st. Rspr. (u.a. Urt I ZB 115/08) Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

9 Grundsätze Prüfungsmaßstab BGH Beschl. v I ZB 34/08 ( My World ) Strenge und umfassende Prüfung bedeutet, dass nicht eine summarische Prüfung erfolgen darf, sondern alle Gesichtspunkte umfassend zu würdigen sind. Die vom Bundespatentgericht erörterte Alternative zwischen einer anmelderfreundlichen und einer restriktiven Eintragungspraxis stellt sich nicht. Im Rahmen der strengen und umfassenden Prüfung ist aber zu berücksichtigen, dass das Markengesetz in Übereinstimmung mit der Markenrechtsrichtlinie an die Unterscheidungskraft keine hohen Anforderungen stellt, sondern auch eine geringe Unterscheidungskraft ausreichen lässt, um das Eintragungshindernis des 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. BPatG Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern, W (pat) 108/09 ferromineral.

10 Grundsätzliches Wortzeichen Bildzeichen Wort-/Bildzeichen Slogans

11 Wortzeichen Keine Eintragung, wenn unmittelbar beschreibende Angabe marktfrisch Lebensmittel; Casino Bremen - Spielbank; Cannabis - Getränke es sich bei dem Zeichen um ein geläufiges und alltägliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das der Verkehr stets nur als solches versteht (st. Rspr.). Beispiel: Hammer - Fruchtsäfte Dr. Tim Kleinevoss

12 BGH v. 15. Januar /06 Streetball (Sportschuhe/Sportbekleidung) Anmelderin: Verkehr verbindet mit Streetball jedenfalls auch diffuse Vorstellungen von Jugendlichkeit und Dynamik nur ganz wenige, spezielle Verkehrskreise, die nicht ins Gewicht fielen, wissen, was Streetball ist Identische Marke wurde 1992 bereits eingetragen BPatG Beschl. v W (pat) 39/05: Zurückweisung für sämtliche Waren Zwar nicht unmittelbar beschreibend, aber bloße Angabe zum Verwendungszweck

13 BGH v. 15. Januar /06 Streetball Stufe 1: Unterscheidungskraft fehlt nur, wenn Wortbestandteile einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Stufe 2: Unterscheidungskraft fehlt auch für Angaben, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst. Hinweis auf Verwendungszweck: ohne Belang, ob sich diese Bestimmung aus funktionellen, modischen oder sonstigen Gründen ergibt.

14 BGH v. 22. Januar /08 My World (u.a. Tonträger, Zeitschriften) BPatG Beschl. v W (pat) 134/05 Liegt eine allgemein bekannte sprachübliche Bezeichnung vor, wird diese wegen ihrer Bekanntheit nicht als Herkunftshinweis, sondern immer nur als "Wort als solches" verstanden. Es handelt sich zudem um eine geläufige Werbeaussage, der schon aus diesem Grund für alle in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft fehlt. Zurückweisung für sämtliche Waren/DiL, obwohl kein enger beschreibender Bezug (Streetball)

15 BGH v. 22. Januar /08 My World (u.a. Tonträger, Zeitschriften) BGH, keine Unterscheidungskraft, wenn es sich bei dem Zeichen um ein so geläufiges und alltägliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, dass der Verkehr stets nur als solches, nicht jedoch auch als Unterscheidungsmittel versteht. dies liegt bei werbesloganartigen Wortfolgen nahe, wenn sie allgemein verwendet werden oder nur als Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art aufgefasst werden und: Fußball WM Entscheidung (Tz. 31) Anderes gilt, wenn: Zeichen als schlagwortartige Aussage verstanden wird, das Aufmerksamkeit weckt, auf die so gekennzeichneten Dienstleistungen lenkt und sie von anderen Dienstleistungen unterscheiden soll.

16 Wortzeichen Eintragung möglich, wenn schlagwortartige Aussage, die Aufmerksamkeit weckt nicht als Werbeanpreisung oder Titel erkennbar kurz und prägnant gewisse Mehrdeutigkeit Bedeutungsinhalt unscharf, ohne dass ein bestimmtes Verständnis im Vordergrund steht Test: Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte, dass der Verkehr das Zeichen als Unterscheidungsmittel versteht? Dr. Tim Kleinevoss

17 Wortzeichen Markenanmeldung TOOOR! Angemeldet für Computerspiele Plüschtiere Telekommunikation Vermietung von Werbeflächen Bekleidungsstücke Dr. Tim Kleinevoss

18 BPatG Beschluss vom W (pat) 85/07 (TOOOR!) Zurückweisung für sämtliche Waren Begriff der Allgemeinsprache, Hinweis auf Inhalt der Waren Keine Mehrdeutigkeit Sprachregelwidrige Schreibweise mit mehr als einem "O" unterstreicht die Emotionalität des Ausrufs Schreibweise mit drei "O" und einem Ausrufezeichen ist nicht ungewöhnlich und begründet keine Unterscheidungskraft Vielfach werde der Begriff "TOOOR!" zur Anpreisung von Waren und Dienstleistungen verwandt. Bekleidungsstücke: Positionsmarke!

19 BGH v I ZB 115/08 - TOOOR! Computerspiele, Sportartikel: bloßer Titel - Inhaltsbeschreibung Plüschtiere, Maskottchen: keine Inhaltsbeschreibung sondern allgemeine Anpreisung Telekommunikation, Betrieb von Chatrooms: beschreibende Sachaussage Bekleidungsstücke: Beurteilung der Unterscheidungskraft erfolgt unabhängig von Position der Marke oder konkreter Form der Präsentation d.h. nicht jede denkbare Verwendung muss markenmäßig sein Ausreichend: praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeit

20 Wortschöpfungen Neuheit ist keine Voraussetzung für Eintragungsfähigkeit, unmaßgeblich: Benutzung nicht feststellbar/lexikalisch nicht nachweisbar ( 8 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG: als beschreibende Angabe dienen können ). Kombination jeweils nicht schutzfähiger Bezeichnungen Gesamtbetrachtung maßgeblich Beachtung der Sprachregeln unmaßgeblich, (-) Saugauf (+) Babydry EuG: the word is more than the sum of its parts, (+/-) Foodlube Summe beschreibender Elemente, (-) Companyline, Map & Guide Gewählte Verbindung ungewöhnlich, (+) Kostenairbag

21 Fremdsprachen Verständnis? Achtung: Verkehrskreise maßgeblich Problem: Gespaltene Verkehrsauffassung erhebliche Teile maßgeblich (+) : EuGH: beschreibende Bedeutung in Sprache eines MS steht Anmeldung desselben Zeichens in anderem MS als nationale Marke nicht entgegen. (-) : Gängige Ausdrücke Welthandelssprachen - Interactive Wear, Ole, Cityservice Sonderfall: Scheinentlehnung (-) Wellness, Handy

22 Grundsätzliches Wortzeichen Bildzeichen Wort-/Bildzeichen Slogans

23 Bildmarken Gängige Schriftzeichen (-)!, einfache geometrische Formen Ausschmückung Bildmarken bloße Abbildung der Ware oder typischer Merkmale der in Rede stehenden Waren einfachen dekorativen Gestaltungsmittel

24 Bildmarken Abbildungen der Ware/Piktogramme Tiernahrung; BGH I ZB 21/01 Muster Gesäßtasche; EuG T-388/09

25 BGH v I ZB 68/09 Hefteeinband

26 BGH v I ZB 68/09 Hefteeinband Tatsächliche Feststellungen BPatG BGH: Unterschiede sind zu gering, um daraus einen Anhalt abzuleiten, der Verkehr werde die angemeldete Marke als Herkunftsmittel auffassen. beliebige Zusammensetzung von grafischen Elementen, die der Ausschmückung und Beschriftung dienen Keine Elemente, die vom Verkehr nicht nur als übliche dekorative grafische Mittel aufgefasst werden.

27 Wort-/Bildzeichen Ein schutzfähiger Bestandteil ausreichend Schutzfähiger Bestandteil muss nicht prägen Problematisch Schriftform Wiederholung von Buchstaben (-) FRESHHHHHHH Einzelne Großbuchstaben (-) clean Bild illustriert sachbezogene Aussage

28 BGH v I ZB 32/09

29 Wort-/Bildzeichen

30 Grundsätzliches Wortzeichen Bildzeichen Wort-/Bildzeichen Slogans

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32 EuGH, Urt. vom Az. C 398/08 P Vorsprung durch Technik Auch einfache Sachaussage kann geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Dies insbesondere, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen.

33 EuGH, Urt. vom Az. C 398/08 P Vorsprung durch Technik Eine solche Aussage, so einfach sie auch wäre, könnte nämlich nicht als so gewöhnlich eingestuft werden, dass unmittelbar und ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden könnte, dass diese Marke geeignet ist, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. (Tz. 58) Schließlich ist, nicht auszuschließen, dass der Umstand, dass die angesprochenen Verkehrskreise daran gewöhnt sind, diesen Slogan mit den von diesem Unternehmen hergestellten Autos zu verbinden, es diesem Publikum auch erleichtert, die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu erkennen. (Tz.59)

34 Werbeslogans Kein Phantasieüberschuss notwendig Keine einheitliche Wahrnehmung aller Markenkategorien Daher: im Einzelfall höhere Anforderungen an Unterscheidungskraft lieblings Eis wie frisch verliebt - BPatG v W (pat) 7/10 Kriterien die für Eintragungsfähigkeit sprechen mehrere Bedeutungen Wortspiel Phantasievoll überraschend und unerwartet merkfähig gewisse Originalität oder Prägnanz Mindestmaß an Interpretationsaufwand

35 BGH Beschl. vom 1. Juli I ZB 35/09 - Die Vision Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit

36 BGH Beschl. v. 1. Juli I ZB 35/09 - Die Vision Mangelnde Unterscheidungskraft bei einer Wortfolge bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art Einem Zeichen kann die Unterscheidungskraft jedoch auch fehlen, wenn es keinen beschreibenden Begriffsinhalt hat und kein gebräuchliches Wort ist. So sind insbesondere längere Wortfolgen, grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig

37 Fazit Grundsätze weitgehend geklärt Anforderungen an Annahme beschreibender Bezüge gering Tatsächliche Feststellungen kritisch zu prüfen Verkehrsanschauung variiert je nach Markenkategorie

38 Vielen Dank! RA Dr. Tim Kleinevoss, LL.M. SIEBEKE LANGE WILBERT T CECILIENALLEE 42 F DÜSSELDORF