Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht

Claudius Marx Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht Prof. Dr. Claudius Marx, M. B. L.-HSG Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, Professor für gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht am Umweltcampus Birkenfeld/FH Trier, Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen 2. Auflage Luchterhand 2007

Vorwort Inhaltsübersicht Inhaltverzeichnis Übersichten Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis V VII IX XXI XXIII XXIX Kapitel 1 Einleitung 1 A. Zeichen, Kennzeichen, Kommunikation 1 I. Ikon, Index, Symbol 1 1. Semiotischer Hintergrund 1 2. Bedeutung für das Markenrecht 4 3. Wortmarken als Symbole 7 II. Zeichen und Zeichenbotschaft 9 III. Folgerungen für die Marke 10 B. Marken, Unternehmenskennzeichen, Werktitel, Herkunftsangaben 11 I. Terminologie, Schutzobjekte 11 IL Überschneidung der Kennzeichenarten 12 C. Erscheinungsformen der Marke 15 I. Waren- und Dienstleistungsmarken 15 IL Dienstleistungsmarken für Einzelhandelsdienstleistungen 16 III. Hersteller- und Handelsmarken, Store-Brands 17 IV. Einzelmarken, Familien- und Dachmarken, Zweitmarken 18 V Serienmarken 19 VI. Begleitende Marken, Co-Branding 20 VII. Event-Marken? 21 D. Was leisten Marken? 23 I. Herkunftszeichen 24 IL Produktidentifikation 26 III. Marktkommunikation 28 IV Soziale Kommunikation 29 E. Warum Marken schützen? 33 I. Kommunikation vs. Konfusion 33 IL Nachahmungsfreiheit vs. Leistungsschutz 34 IX

III. Investitionsschutz 35 F. Zur Geschichte des Markenschutzes 36 I. Vom Zunftzeichen zum MarkenG 36 IL Europäische Rechtsetzung 37 III. Harmonisiertes deutsches Markenrecht 38 IV Genuin europäisch: die Gemeinschaftsmarke 39 Kapitel 2 Kennzeichenarten 45 A. Marken 45 I. Funktionaler Markenbegriff 45 II. Form und Funktion 46 III. Abstrakte Unterscheidungskraft 48 IV. Grafische Darstellung 51 V. Markenarten 56 1. Ein- und Mehrwortmarken 56 a) Werbeslogans 60 b) Buchstaben-, Zahlenmarken 61 2. Bildmarken 62 3. Farbige Marken, Farbmarken 64 4. Dreidimensionale Marken 69 a) Waren und Verpackungen 70 b) KFZ-Ersatzteile 73 c) Grundsatz der Selbstständigkeit der Marke 78 5. Kennfadenmarken 79 6. Positionsmarken 79 7. Besondere Markenformen 81 8. Kombinationsmarken 83 VI. Kollektivmarken 87 1. Inhaber, schutzfähige Zeichen 88 2. Markensatzung 88 3. Geografische Kollektivmarken 90 B. Unternehmenskennzeichen und Werktitel 91 X I. Unternehmenskennzeichen 93 1. Schutzvoraussetzungen 94 a) Abstrakte Unterscheidungskraft und Zeicheneigenschaft 94 b) Firmenmäßiger Gebrauch 95 c) Konkrete Unterscheidungskraft 96 2. Territoriale Schutzerstreckung 98 3. Kennzeichenübergreifende Kollisionseignung 99 II. Werktitel 100 1. Schutzvoraussetzungen 100 a) Werkarten 101

b) Konkrete Unterscheidungskraft 102 c) Benutzungsaufnahme 103 2. Inhaber 104 3. Territoriale Schutzerstreckung 104 C. Geografische Herkunftsangaben 105 I. Rechtsnatur 105 IL Geografische Herkunftsangaben und Marken 106 III. Einfache und qualifizierte geografische Herkunftsangaben 107 IV. Geografische Herkunftsangaben von besonderem Ruf 108 V. Taugliche Zeichen 109 1. Unmittelbare und mittelbare geografische Herkunftsangaben, Verkehrsauffassung 110 2. Scheingeografische Bezeichnungen, Fantasiebezeichnungen, entlokalisierende Zusätze 112 3. (Geografische) Gattungsbezeichnungen 114 VI. Schutz durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr 114 VII. Schutz geografischer Herkunftsangaben nach der VO (EG) Nr. 510/2006 115 1. Registerschutz 117 2. Schutzfähige Angaben 119 3. Gattungsangaben 120 4. Schutzumfang 121 D. Domains 122 I. Technischer Hintergrund 122 II. Kennzeichenrechtliche Bedeutung 125 1. Domain-Marken 126 2. Domain-Unternehmenskennzeichen und Domain-Werktitel 128 3. Geografische Herkunftsangaben als Domain 130 4. Multiple kennzeichenrechtliche Relevanz 130 III. Zeichenkollisionen in beide Richtungen 131 1. Ansprüche gegen Domain 131 2. Ansprüche aus Domain 133 Kapitel 3 Markenschutz - Entstehung und Erhaltung 135 A. Entstehungsalternativen, Vorzüge des Registerschutzes 135 B. Inhaber 136 I. Selbstständigkeit (Nichtakzessorietät) der Marke 137 IL Taugliche Unternehmensformen 138 III. Legitimationswirkung der Eintragung 139 C. Markenschutz durch Registrierung 139 XI

XII I. Als Marke schutzfähige Zeichen 140 II. Absolute Schutzhindernisse 141 1. Grafische Darstellbarkeit 146 2. Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft 147 3. Beschreibende Zeichen 155 4. Generische Zeichen 161 5. Weitere absolute Eintragungshindernisse 163 a) Täuschungseignung 163 b) Öffentliche Ordnung, Verstoß gegen die guten Sitten 164 c) Hoheits-, Prüf- und Gewährzeichen, Wappen, Flaggen u.a. 165 d) Entgegenstehendes öffentliches Interesse 168 e) Bösgläubige Anmeldung 168 6. Amtsbekannte Notorietät 171 III. Überwindung absoluter Schutzhindernisse 172 1. Verkehrsdurchsetzung 172 a) Voraussetzungen 173 b) Nachweis 173 c) Prioritätsverschiebung 175 2. Eintragungsstrategien 176 IV. Schutz geografischer Herkunftsangaben als Marke 178 1. Absolutes Eintragungshindernis 178 2. Überwindung nach 8 Abs. 3 MarkenG 179 3. Schutzumfang 180 V. Eintragungsverfahren 181 1. Verfahren vor dem DPMA 181 2. Anmeldung 181 a) Wiedergabe der Marke 183 b) Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 186 3. Anmeldetag, Zeitrang und Priorität 188 a) Auslandspriorität 188 b) Ausstellungspriorität 189 4. Zurücknahme, Beschränkung, Berichtigung, Teilung 190 5. Prüfung 190 a) Überwindung absoluter Schutzhindernisse 191 b) Besonderheiten bei der Kollektivmarke 193 c) Beschleunigte Prüfung 193 6. Eintragung 194 a) Markenregister, Markenblatt 194 b) Teilung der Eintragung 194 VI. Rechtsschutz im Eintragungsverfahren 195 1. Erinnerung (DPMA) 196 2. Beschwerde (BPatG) 197 3. Rechtsbeschwerde (BGH) 199 VII. Schutzdauer 200 1. 10-jähriger Schutz 200 2. Verlängerung 200 3. Zahlungsfristen, Fristversäumnis 201 4. Verzicht 202

VIII. Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse vor dem DPMA 202 1. Voraussetzungen 202 2. Antragsbefugnis, Verfahren 204 3. Wirkungen 205 4. Nachträgliche Schutzhindernisse 206 D. Markenschutz durch Benutzung 206 I. Schutzvoraussetzungen 206 IL Verkehrsgeltung, Nachweis 208 III. Schutzumfang 209 1. Territoriale Erstreckung 210 2. Zeitrang 210 E. Markenschutz durch notorische Bekanntheit 211 F. Erhaltung des Markenschutzes 212 I. Benutzung als Schutz- und Verteidigungsvoraussetzung 212 1. Ernsthafte Benutzung 214 2. Benutzung in veränderter Form 216 3. Berechtigte Gründe der Nichtbenutzung 219 IL Löschung der Registermarke wegen Verfalls 220 1. Löschungsverfahren vor dem Patentamt 220 2. Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten 222 3. Wirkungen der Löschung 223 Kapitel 4 Markenkollision 225 A. Zeichen und Zeichenumwelt 225 B. Vorrang und Zeitrang 227 I. Anmeldetag, Auslandspriorität, Ausstellungspriorität 227 IL Doppelte Relevanz des Zeitranges 229 III. Bestandskraft jüngerer Marken 230 C. Kollisionslagen 232 I. Identitätsbereich 233 IL Ähnlichkeitsbereich 234 1. Verwechslungsgefahr 234 a) Formen der Verwechslung 234 b) Rechtsbegriff»Verwechslungsgefahr«235 c) Kriterien-Trias 237 2. Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit 238 3. Zeichenähnlichkeit 245 XIII

a) Klangliche Ähnlichkeit 246 b) Bildliche/schriftbildliche Ähnlichkeit 248 c) Begriffliche Ähnlichkeit 251 d) Begriffliche Ähnlichkeit bei verschiedenen Markenarten 253 e) Mehrwortmarken, Elementenschutz und Markenusurpation 254 f) Ähnlichkeit von 3-D-Marken 258 g) Ähnlichkeit abstrakter Farbmarken 260 h) Ähnlichkeit von Hörmarken 262 4. Kennzeichnungskraft der älteren Marke 262 5. Schutzstrategien 264 III. Sonderschutz bekannter Marken 267 1. Bestimmung und Nachweis der Bekanntheit 270 2. Verwässerung, Rufausnutzung und Rufbeeinträchtigung 271 a) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung) 271 b) Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausnutzung) 273 c) Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufschädigung) 274 d) In unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund 276 3. Bekanntheitsschutz im Ähnlichkeitsbereich 276 D. Kollision mit Benutzungsmarken und anderen Kennzeichenrechten 277 I. Kollision mit Benutzungsmarken 277 IL Kollision mit geschäftlichen Bezeichnungen 278 III. Kollision mit notorisch bekannten Marken 279 IV Agent illoyal 280 V Sonstige ältere Rechte 280 1. Katalog des 13 Abs. 2 MarkenG 281 2. Nicht benannte ältere Rechte 283 3. Markenschutz an gemeinfreien Werken 283 E. Relative Schutzhindernisse im Widerspruchsverfahren 284 I. Widerspruchszeichen und Kollisionslagen 284 1. Widerspruchstaugliche Zeichen 284 2. Kollisionslagen 285 IL Verfahren 286 1. Widerspruchsfrist 286 2. Form, Inhalt, Gebühr 286 3. Einrede mangelnder Benutzung 287 4. Entscheidung 290 III. Eintragungsbewilligungsklage 291 F. Relative Schutzhindernisse im gerichtlichen Löschungsverfahren 292 XIV I. Löschungsklage 292 IL Rechtsweg, Zuständigkeit 293 III. Klagebefugnis, Klageantrag 293

IV. Einwendungen, Einreden 294 1. Zustimmung 294 2. Duldung 295 3. Mangelnde Bekanntheit zum Zeitpunkt der Eintragung des jüngeren Rechts 296 4. Löschungsreife der älteren Marke zum Zeitpunkt der Eintragung des jüngeren Rechts 296 5. Einrede mangelnder Benutzung 297 V. Streitwertbegünstigung 298 Kapitel 5 Kennzeichen am Markt: Nutzung und Verteidigung, Schutzschranken 301 A. Marken 301 I. Positives Benutzungsrecht und negatives Ausschlussrecht 301 IL Kollisionslagen, Verletzungstatbestände 302 III. Verletzungshandlung 303 IV Markenmäßiger Gebrauch 304 1. Benutzung als Zeichen 305 2. Benutzung als Herkunftshinweis 305 3. Gedankliche Verknüpfung 306 4. Geschäftlicher Verkehr 309 V Einzelne Benutzungsformen 309 1. Anbringen 310 2. Auf den Markt bringen 311 3. Wiederbefüllen 311 4. Dienstleistungen, Import, Export 312 5. Durchfuhr (im engeren Sinne) 313 6. Zolllager 314 7. Werbung 315 VI. Ansprüche aus Markenverletzung 315 1. Unterlassung 316 2. Wiedergabe in Nachschlagewerken 316 3. Schadensersatz 317 a) Passivlegitimation, Verschulden 317 b) Schadensberechnung 319 c) Gemeinkosten 320 d) Durchsetzungsrichtlinie 321 4. Auskunft 322 5. Vernichtung 323 6. Übertragung (Agent illoyal) 325 7. Beschlagnahme 326 a) Voraussetzungen 326 b) VO (EG) Nr. 1383/2003 327 c) Verfahren 329 d) Schadensersatz bei ungerechtfertigter Beschlagnahme 330 8. Straftatbestände 330 XV

9. Ansprüche aus der Verletzung einer Kollektivmarke 331 VII. Schutzschranken 332 1. Verjährung 333 a) Verjährung des Unterlassungsanspruches 334 b) Verjährung des Schadensersatzanspruches 334 c) Verjährung der Ansprüche aus 16,18,19 MarkenG 334 d) Höchstfristen 335 e) Hemmung, Ablaufhemmung, Neubeginn (Unterbrechung) 335 2. Zustimmung, Duldung, Verwirkung 335 a) Duldung 336 b) Verwirkung nach allgemeinen Grundsätzen 337 3. Bestandskraft jüngerer Marken 339 4. Namen, beschreibende Angaben, Ersatzteilgeschäft 340 5. Erschöpfung 344 a) Begriff 344 b) Voraussetzungen 345 c) Grenzen der Erschöpfung 348 d)»berechtigte Gründe«vs. Re- und Parallelimport 350 e) Selektive Vertriebssysteme, Codierung der Markenware 353 f) Beweislast ' 355 6. Mangelnde Benutzung 357 B. Geschäftliche Bezeichnungen 359 I. Eingeschränkter namensrechtlicher Schutz 359 IL Umfassender kennzeichenrechtlicher Schutz 360 1. Benutzungshandlungen 360 2. Kollisionslagen 361 III. Verwechslungsgefahr 362 IV Abwehransprüche 365 C. Geografische Herkunftsangaben 367 I. Unterlassung, Schadensersatz 370 1. Unterlassung 370 2. Klagebefugnis 371 3. Schadensersatz 372 II. Auskunft, Beseitigung, Vernichtung 372 III. Verjährung 373 IV Beschlagnahme, Strafverfolgung 374 Kapitel 6 Marken als Vermögensgegenstand 375 A. Marken als Wirtschaftsgut 375 XVI I. Markenbewertung 375 II. Markenübertragung 378

1. Verfahren 379 2. Teilung, Teilübertragung 380 III. Lizenz 380 1. Vertragsgestaltungen, Rechtsnatur 381 2. Verletzung des Lizenzvertrages 383 3. Markenverletzungen außerhalb des Lizenzvertrages 385 4. Sukzessionsschutz 386 Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung, Marken in der Insolvenz 386 Kapitel 7 Gemeinschaftsmarken 389 A. Entstehung und Verhältnis zu den nationalen Markenrechten 389 I. Erstes genuin europäisches gewerbliches Schutzrecht 389 II. Gleichlauf europäischen und nationalen Markenrechts 391 Б. Konzeption der Gemeinschaftsmarke 392 I. Supranationales Schutzrecht 392 IL Koexistenz und Priorität 395 Ш. Gemeinschaftsmarke und Markenstrategie 396 IV»Alles-oder-nichts-Prinzip«400 V Verfahrensrichtlinien des HABM 401 C. Erwerb der Gemeinschaftsmarke 402 I. Eintragungsvoraussetzungen 402 1. Inhaber 403 2. Vertretung vor dem Amt 403 3. Gemeinschaftsmarkenfähige Zeichen 404 a) Abstrakte Unterscheidungskraft 404 b) Absolute Eintragungshindernisse 405 4. Besonderheiten der GMV im Vergleich zum MarkenG 407 a) Systematik der Schutzhindernisse 407 b) Notwendige Unterscheidungskraft 407 c) Territorialer Bezug der Eintragungshindernisse 408 d) Unterscheidungskraft durch Benutzung 410 e) Disclaimer 411 II. Eintragungsverfahren 412 1. Anmeldung 412 a) Formblatt 413 b) Elektronische Anmeldung 413 c) Anmeldesprache, zweite Sprache, Amtssprachen 414 2. Priorität 416 a) Priorität einer nationalen Voranmeldung, Ausstellungspriorität 416 b) Seniorität 418 XVII

3. Umwandlung 421 a) Wahrung des Zeitranges 421 b) Kontinuität in laufenden Widerspruchsverfahren 423 c) Grenzen der Umwandlung 423 d) Nationales Verfahren 424 4. Amtsprüfung, Amtsrecherche,»Bemerkungen Dritter«425 III. Relative Eintragungshindernisse, Widerspruchsverfahren 428 1. Ältere Rechte 428 2. Widerspruchsberechtigte 430 3. Widerspruchsverfahren 431 a) Form, Frist, Sprache, Gebühr 431 b) Notwendiger und fakultativer Inhalt 432 c)»cooling-off-period«433 d) Prüfung, Nichtbenutzungseinwand 434 4. Kollisionslagen 435 a) Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich 436 b) Sonderschutz bekannter Marken 438 5. Territoriale Implikationen 439 a) Verwechslungsgefahr 440 b) Nicht eingetragene Marken und sonstige Kennzeichen 441 c) Bekanntheit 442 IV Rechtsbehelfe und Rechtsmittel gegen die Entscheidungen des HABM ' 442 1. Beschwerdeverfahren, Beschwerdekammern 442 2. Klage zum Gericht erster Instanz (EuG), Rechtsbeschwerde zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) 443 D. Schutzinhalt der Gemeinschaftsmarke 446 I. Ausschließlichkeitsrecht 446 1. Kollisionslagen 446 2. Verwechslungsgefahr 446 3. Territoriale Wirkung 449 4. Verletzungshandlungen 449 5. Benutzung als Marke 450 IL Ansprüche des Inhabers gegen den Verletzer 452 1. Verzahnung der Gemeinschaftsmarkenverordnung mit den nationalen Markenrechtsordnungen 453 2. Anspruch auf»angemessene Entschädigung«bei Verletzung vor Eintragung der Gemeinschaftsmarke 453 3. Weitere Ansprüche nach nationalem Recht 454 III. Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte 455 1. Sachliche Zuständigkeit 456 2. Internationale und örtliche Zuständigkeit 456 E. Nichtigkeit und Verfall 457 XVIII I. Nichtigkeitsgründe 458 1. Absolute Nichtigkeitsgründe 458

2. Relative Nichtigkeitsgründe 459 II. Verfallsgründe 461 1. Verfall und»benutzungszwang«461 a) Ernsthafte Benutzung 463 b)»berechtigte Gründe«465 2. Entwicklung zum Gattungsbegriff, Irreführung 465 III. Löschungswiderklagen im Verletzungsprozess und Löschungsverfahren vor dem Amt 466 IV. Klagen aus übereinstimmenden nationalen und Gemeinschaftsmarken 468 F. Schutzdauer, Schutzschranken 469 I. Eintragungsdauer, Verlängerung 469 IL Verzicht 470 III. Verwirkung durch Duldung 471 IV Erschöpfung 473 V. Lautere Nutzung, Namen und beschreibende Angaben, Ersatzteil- und Zubehörgeschäft 474 G. Gemeinschaftsmarken als Vermögensgegenstand 476 I. Rechtsübergang 476 IL Lizenz 477 1. Gestaltungsoptionen, Eintragung 477 2. Stellung des Lizenznehmers 479 III. Dingliche Rechte an der Lizenz 480 IV. Zwangsvollstreckung, Insolvenz 481 Kapitel 8 Internationale Registrierung 483 A. Das»Madrider System«483 I. MMA, PMMA, PVÜ 483 1. Grundzüge 483 2. Vertragsstaaten 485 IL WIPO/OMPI 488 III. Unterschiede MMA/PMMA 488 IV Safeguard Clause 490 V Gebühren 491 B. Verfahren der Internationalen Registrierung 494 I. Ein- und ausgehende Verfahren vor dem DPMA 494 IL DPMA als Ursprungsamt 496 1. Antrag (Internationales Gesuch) 496 a) Antragsteller 496 b) Formulare 497 XIX

c) Sprachen 498 d) Nationale Gebühren 498 2. Zeitrang, Priorität 499 3. Verfahren vor der WIPO 499 4. Schutzdauer, Erneuerung, e-renewal 500 III. DPMA als Bestimmungsamt 501 1. IR-Marken im nationalen Recht 501 2. Schutzverweigerung 502 IV. HABM als Ursprangsamt 504 1. Maßgeblichkeit des PMMA 504 2. Verfahren 505 3. Sprachen, Formulare 505 4. Gebühren 506 V HABM als Bestimmungsamt 507 1. Zeitrang (Seniorität) 507 2. Verfahren, Sprachen, Recherche 507 3. Prüfungsumfang 509 4. Publikation, Gebühren 511 C. Abhängigkeit der Internationalen Registrierung von der Basiseintragung 511 I.»Zentralangriff«auf die Basiseintragung/das Basisgesuch (Central Attack) 511 IL Verfahren, Fristlauf 512 D. Umwandlung 513 I. Umwandlung nach Wegfall der Basismarke 515 1. Umwandlung vor dem DPMA 515 2. Umwandlung vor dem HABM 516 IL Umwandlung nach Schutzverweigerung durch das HABM 517 III. Umwandlung in sonstigen Fällen vor dem HABM 518 E. Schutzbeschränkung (Einschränkung, Verzicht, Löschung) 519 Entscheidungsregister nach Stichworten 521 Sachregister 561 XX