NJW-Praxis 75. Patentrecht. von Prof. Dr. Christian Osterrieth. 4. Auflage

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1 NJW-Praxis 75 Patentrecht von Prof. Dr. Christian Osterrieth 4. Auflage Patentrecht Osterrieth schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Thematische Gliederung: Patentrecht, Gebrauchsmuster Verlag C.H. Beck München 2010 Verlag C.H. Beck im Internet: ISBN

2 NJW Praxis Im Einvernehmen mit den Herausgebern der NJW herausgegeben von Rechtsanwalt Felix Busse Band 75

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4 Patentrecht von Prof. Dr. Christian Osterrieth Honorarprofessor an der Universität Konstanz Lehrbeauftragter an der Universität Düsseldorf Rechtsanwalt in Düsseldorf 4. Auflage Verlag C. H. Beck München 2010

5 Zitierweise: Osterrieth, Patentrecht, 4. Auflage Für Catherine, Sebastian, Amélie und Johannes Verlag C. H. Beck im Internet: beck.de ISBN Verlag C. H. Beck ohg Wilhelmstraße 9, München Druck und Bindung: Nomos Verlagsgesellschaft In den Lissen 12, Sinzheim Satz: Druckerei C. H. Beck Nördlingen (Adresse wie Verlag) Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier (hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

6 Vorwort Das Patentsystem und seine Rolle im Innovationswettbewerb steht mehr denn je im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. Jeder, der heute den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung aufschlägt, wird mit Fragen des Patentsystems und der Reichweite des Patentschutzes konfrontiert. In der Diskussion um Patente und Patentschutz geht es aber nicht nur um einzelne Unternehmen und den Patentschutz für einzelne Produkte vielmehr sind Patente insgesamt wie auch das gesamte Patentsystem unter vielerlei Gesichtspunkten Gegenstand wirtschaftspolitischer Diskussionen geworden: Die mit aller Härte geführte öffentliche Diskussion um einen Patentschutz für Computer implementierte Erfindungen nicht nur zwischen Vertretern der Open Source-Bewegung einerseits und der Software-Industrie andererseits hat ihren vorläufigen Abschluss in dem Scheitern der Verabschiedung der EU-Softwarerichtlinie, mit der EU-weit einheitliche Standards hinsichtlich der Schutzfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen geschaffen werden sollten, gefunden. Es ist bis heute trotz jahrelanger Bemühungen nicht gelungen, hinsichtlich der Patentierung von Computersoftware EU-weit einheitliche Bewertungsmaßstäbe und Wertungen zu finden. Nicht minder bedeutend ist die Diskussion über die Frage der Reichweite des Patentschutzes für biotechnologische Erfindungen. Viele Forscher befürchten, dass die medizinische Forschung behindert werden könnte, wenn sich Einzelne Patente an der gewerblichen Anwendbarkeit von Genen und Gensequenzen sichern und dadurch andere während der Patentdauer an der Entwicklung besserer Technologien hindern könnten. Manche befürchten eine Monopolisierung der genetischen Information durch eine massenhafte Patentierung von DNA-Sequenzen. Die laufenden Diskussionen vor und nach der Umsetzung machen das wirtschaftliche, rechtliche und ethische Spannungsverhältnis zwischen Patentschutz einerseits und ungehindertem Innovationswettbewerb andererseits deutlich. Warum stehen Nachrichten über den Patentschutz für einzelne Produkte, warum stehen die Diskussionen um computerimplementierte Erfindungen oder Gen- und biotechnologische Erfindungen so sehr im Mittelpunkt der wirtschafts- und industriepolitischen Diskussion? Standen bis vor wenigen Jahrzehnten bei Unternehmen materielle Wirtschaftsgüter wie Grundstücke und Maschinen im Vordergrund des Interesses, stehen im Zeitalter der Globalisierung, d. h. der Diversifizierung von Arbeit, der Verlagerung von Produktionsanlagen in Schwellenländer und damit dem Abzug dieser materiellen Wirtschaftsgüter in Drittländer die sogenannten immateriellen Wirtschaftsgüter und hierbei das geistige Eigentum an Innovationen im Mittelpunkt einer Unternehmensbewertung jedenfalls bei Technologie orientierten Unternehmen. Mergers und Acquisitions, IPOs, d. h. Börsengänge, Finanzierungen sind heute ohne eine gründliche Analyse des Schutzes der in einem Unternehmen genutzten Erfindungen nicht mehr denkbar. Die Innovationskraft eines Unternehmens wird häufig an der Zahl der in seinem Namen vorgenommenen Patentanmeldungen gemessen. Patente dienen daher immer mehr dem Zweck, nicht nur einen punktuellen Schutz für die patentgegenständliche Erfindung zu erlangen, sondern dazu, ein Unternehmen im Innova-tionswettbewerb zu positionieren. Patente definieren Wirtschaftswerte nicht nur für Unternehmen: Mehr denn je nehmen auch Universitäten an dem Wettbewerb der globalen Wissensgesellschaft teil, da sie durch

7 die bei ihnen institutionalisierte Forschung und Entwicklung geradezu die geborenen Teilnehmer an diesem Wissens- und Innovationswettbewerb sind. Die vierte Auflage dieser Einführung in das Patentrecht dient zunächst der Aktualisierung. Wichtige neue Entwicklungen wie die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie waren ebenso aufzugreifen wie aktuelle Entwicklungen in der Gesetzgebung und der Rechtsprechung. Auch die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie bringt das Bemühen des Gesetzgebers zum Ausdruck, die Rechte der Patentinhaber zu stärken. Insoweit wird die mit der Umsetzung der Produktpiraterie-Richtlinie begonnene Entwicklung fortgesetzt. So sehr es zu begrüßen ist, dass sich das Patentrecht im Kampf gegen Produktpiraterie zunehmend als sehr scharfes Schwert erweist, so wichtig ist aber auch zu erkennen, dass hierdurch Rahmenbedingungen für untereinander im Innovationswettbewerb stehende Unternehmen geschaffen werde, deren Handlungsspielräume angesichts schwieriger Einschätzungen der Schutzfähigkeit und/oder des Schutzbereichs oft nicht mit der gebotenen Sicherheit vorbestimmt werden können. In solchen Fällen kann schon die bloße Drohung mit einer Rechtsdurchsetzung den Innovationswettbewerb nachhaltig beeinträchtigen. Ein verantwortungsvoller und differenzierter Umgang mit den Möglichkeiten des Patentrechts ist daher geboten, um einen angemessenen Interessenausgleich zwischen dem Schutz des Erfinders und dem Interesse der Allgemeinheit an einem funktionierenden Innovationwettbewerb zu schaffen. Ich danke Frau Rechtsanwältin Dr. Anja Lunze, LLM für ihre Unterstützung bei der Vorbereitung dieser vierten Auflage. Obersasbach/Düsseldorf, im Juli 2010 Christian Osterrieth

8 Inhaltsübersicht Inhaltsverzeichnis... Literatur (Auswahl)... Abkürzungen Teil. Grundzüge IX XVII XIX I. Grundbegriffe des Patentrechts... 1 II. Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt... 5 III. Patent und Technologietransfer... 7 IV. Patentschutz und Wettbewerbsordnung... 8 V. Historischer Überblick VI. Grundzüge des internationalen Patentrechts VII. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ Münchener Übereinkommen) VIII. Europäisches Gemeinschaftspatent IX. Schaffung eines europäischen Patentstreitsystems Teil. Gegenstand, Voraussetzungen und Wirkung des Patentschutzes I. Gegenstand des Patentschutzes II. Abgrenzung von anderen Schutzarten III. Voraussetzungen des Patentschutzes IV. Offenbarung der Erfindung V. Rechte des Erfinders VI. Wirkung des Patents VII. Grenzen der Schutzwirkung VIII. Patentberühmung Teil. Patent im Rechtsverkehr I. Lizenzvertrag II. Übertragung Teil. Patentverletzung I. Patentverletzung II. Einwände des Verletzers III. Ansprüche im Falle der Patentverletzung IV. Patentverletzung als Straftatbestand Teil. Patentverletzungsprozess I. Grundlagen II. Einleitung des Verfahrens III. Zuständigkeit IV. Klageschrift V. Verteidigung VI. Aussetzung VII. Beweisregeln VIII. Beweismittel IX. Zwangsvollstreckung X. Vorläufiger Rechtsschutz XI. Cross Border Injunction Teil. Patenterteilungsverfahren I. Einleitung II. Patenterteilungsverfahren nach dem Patentgesetz III. Patenterteilungsverfahren nach dem EPÜ

9 VIII Inhaltsübersicht 7. Teil. Patentnichtigkeitsverfahren I. Bedeutung des Nichtigkeitsverfahrens II. Verfahrensgrundsätze III. Nichtigkeitsgründe IV. Verfahrensablauf V. Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente Teil. Arbeitnehmererfindungsrecht I. Grundzüge II. Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes III. Erfindungen von Hochschul-Beschäftigten IV. Technische Erfindungen/Verbesserungsvorschläge V. Diensterfindung/Freie Erfindung VI. Softwareentwicklungen VII. Meldepflicht VIII. Inanspruchnahme IX. Pflichten des Arbeitgebers nach Inanspruchnahme X. Bemessung des Erfindungswertes XI. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung XII. Schiedsverfahren Teil. Gebrauchsmusterrecht I. Grundlagen II. Besonderheiten des Gebrauchsmusterschutzes III. Wirkung des Gebrauchsmusterschutzes IV. Europäische Entwicklungen Anhang Nr. 1 Checkliste Due Diligence Patente Anhang Nr. 2 Deutsche Patentschrift Anhang Nr. 3 Europäische Patentschrift Anhang Nr. 4 Merkmalsanalyse Anhang Nr. 5 Richtlinie Nr. 98/44/EG über den Schutz biotechnologischer Erfindungen Stichwortverzeichnis

10 Inhaltsverzeichnis 1. Teil. Grundzüge I. Grundbegriffe des Patentrechts Patentrecht als Schutz des geistigen Eigentums Patentrechtstheorien... 4 II. Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt... 5 III. Patent und Technologietransfer... 7 IV. Patentschutz und Wettbewerbsordnung Spannungsverhältnis Kartellrecht/Patent Missbrauchstatbestand V. Historischer Überblick Historische Entwicklung des Patentschutzes Patentgesetzgebung in Deutschland Patentgesetz von 1981 und seine Novellierungen Patentgesetzgebung der ehemaligen DDR VI. Grundzüge des internationalen Patentrechts Ausgangspunkt: Territorialitätsprinzip Grundlagen Pariser Verbandsübereinkunft a) Historische Entwicklung b) Verband zum Schutz des gewerblichen Eigentums c) Grundprinzipien der PVÜ aa) Inländergleichbehandlung bb) Priorität cc) Schutzrechtliche Mindeststandards Straßburger Übereinkommen Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, PCT) TRIPS-Übereinkommen VII. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ Münchener Übereinkommen) Grundlagen Europäisches Patentamt Grundzüge des Europäischen Patenterteilungsverfahrens Materiellrechtliche Bestimmungen Revision des EPÜ Londoner Übereinkommen vom 17. Oktober Gesetz über Internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) VIII. Europäisches Gemeinschaftspatent Historische Entwicklung Grundzüge Regelungsinhalte der Gemeinschaftspatent-VO (Entwurf) IX. Schaffung eines europäischen Patentstreitsystems a) Hintergrund b) Regelungsinhalte des EPLA (Entwurf) aa) Fakultatives Übereinkommen bb) Europäisches Patentgericht cc) Materielles Patentrecht dd) Verfahrensregeln und Befugnisse ee) Sprachregelung... 41

11 X Inhaltsverzeichnis c) EPLA und Gemeinschaftspatent d) EEUPC-Entwurf Teil. Gegenstand, Voraussetzungen und Wirkung des Patentschutzes I. Gegenstand des Patentschutzes Erfindung a) Begriff der Erfindung b) Keine Erfindungen gemäß 1 Abs. 3 PatG aa) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden bb) Ästhetische Formschöpfungen cc) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten c) Nicht patentfähige Erfindungen aa) Verstoß gegen öffentliche Ordnung bb) Biotechnologische Erfindungen cc) Biologische Erfindungen/mikrobiologische Erfindungen d) Mikrobiologische Verfahren Kategorien des Patentschutzes a) Erzeugnispatente/Vorrichtungspatente b) Verfahrenspatente Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen (Computerprogramme) 51 a) Grundlagen b) Entscheidungspraxis des BGH und des BPatG c) Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA d) Softwarerichtlinie-Entwurf Patentschutz für gentechnische Erfindungen a) Einführung b) Grundfragen der Patentierbarkeit gentechnologischer Erfindungen c) EU-Richtlinie Nr. 98/44/EG über den Schutz biotechnologischer Erfindungen (Anhang 5) aa) Einführung bb) Inhalt der BioPatRL cc) Umsetzung der BioPatRL II. Abgrenzung von anderen Schutzarten Schutzzertifikat Gebrauchsmusterschutz Geschmacksmusterschutz Halbleiterschutz Sortenschutz Urheberrechtsschutz Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz a) Einführung b) Wettbewerbliche Eigenart c) Wettbewerbswidrige Umstände d) Wechselwirkung Know-how-Schutz a) Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis b) Reichweite des Know-how-Schutzes aa) Strafrechtlicher Schutz bb) Zivilrechtlicher Schutz III. Voraussetzungen des Patentschutzes Neuheit Erfinderische Tätigkeit Gewerbliche Anwendbarkeit IV. Offenbarung der Erfindung... 96

12 Inhaltsverzeichnis XI V. Rechte des Erfinders Grundsätze Mehrheit von Erfindern/Doppelerfindung Schutz der Rechte des Erfinders VI. Wirkung des Patents Unmittelbare Benutzung Zeitpunkt der Entstehung Wirkung des Erzeugnispatents Wirkung des Verfahrenspatents Mittelbare Benutzung VII. Grenzen der Schutzwirkung Territoriale Beschränkung Zeitliche Beschränkung Vorzeitiges Erlöschen a) Verzicht b) Nichtzahlung der Jahresgebühr c) Fehlende Erfinderbenennung Verbot des Doppelschutzes Widerruf Nicht gewerbliche Nutzungshandlungen Versuchsprivileg Zwangslizenz Vorbenutzungsrecht Weiterbenutzungsrecht Abhängiges Patent Erschöpfung Sonstige Beschränkungen VIII. Patentberühmung Teil. Patent im Rechtsverkehr I. Lizenzvertrag Einführung a) Bedeutung des Lizenzvertrages b) Lizenzstrategien c) Erscheinungsformen der Lizenz Rechtsnatur des Lizenzvertrages Gegenstand der Lizenz Kartellrechtliche Rahmenbedingungen für Lizenzverträge a) Einführung b) Anwendung des nationalen/europäischen Kartellrechts c) Systematik des Art. 101 AEUV (Art. 81 a. F.) d) Kriterium der Spürbarkeit Gruppenfreistellungsverordnung der Kommission Nr. 772/2004 für Technologietransfervereinbarungen vom 27. April 2004 (TT-GVO) a) Historischer Überblick b) Aufbau der TT-GVO Nr. 240/ c) Neuordnung des EU-Kartellrechts d) Regelungsinhalte der TT-GVO Nr. 772/ aa) Freistellung/Marktanteilsschwellen bb) Kernbeschränkungen cc) Nicht freigestellte Einzelverpflichtungen (Art. 5) dd) Inkrafttreten/Übergangsfrist Missbrauchstatbestand des Art. 102 AEUV (Art. 82 a. F.) Lizenzkartellrecht des GWB Wichtigste Regelungsinhalte der Lizenzverträge a) Ausschließliche Lizenz

13 XII Inhaltsverzeichnis b) Einfache Lizenz c) Negative Lizenz d) Lizenzbereitschaftserklärung e) Gegenstand des Lizenzvertrages/Vertragsprodukte aa) Technische Schutzrechte (Patente/Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster) bb) Technisches Know-how cc) Vertragsprodukte f) Form des Lizenzvertrages g) Geheimhaltungsverpflichtung h) Umfang der Lizenz aa) Räumlicher Geltungsbereich bb) Zeitlicher Geltungsbereich i) Rechte und Pflichten des Lizenzgebers aa) Nutzungseinräumung bb) Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutzrechte/Schutzrechtsanmeldungen cc) Überlassung des Know-how dd) Gewährleistung des Lizenzgebers hinsichtlich der Vertragsschutzrechte 151 ee) Gewährleistung des Lizenzgebers hinsichtlich der Vertragsprodukte ff) Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber j) Rechte und Pflichten des Lizenznehmers aa) Zahlung der Lizenzgebühr bb) Pflicht zur Rechnungslegung cc) Ausübungspflicht/Best-Efforts-Klausel dd) Mindestqualitätsstandards/Kontrollbefugnisse ee) Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch den Lizenznehmer ff) Bezugspflichten gg) Verwendungsbeschränkungen hh) Nicht-Angriffsabrede ii) Unterlizenzen jj) Sonstiges k) Verteidigung der Vertragsschutzrechte l) Beendigung des Lizenzvertrages aa) Zeitablauf bb) Regelung betreffend Benutzungsrecht nach Vertragsbeendigung m) Anwendbares Recht II. Übertragung Grundlagen Übertragung von Patenten als Teil eines Unternehmenskaufs Teil. Patentverletzung I. Patentverletzung Grundlagen Bestimmung des Schutzbereichs des Patents a) Bedeutung der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents b) Bestimmung des Schutzbereichs im Einzelnen aa) Ausgangspunkt bb) Patentansprüche cc) Sonderfall: Zahlen- und Maßangaben in Patentansprüchen dd) Beschreibung/Zeichnung/Ausführungsbeispiele ee) Allgemeines Fachwissen c) Inhalt der Erteilungsakten d) Patentkategorien aa) Sach-/Erzeugnis-/Stoffschutzpatent bb) Verfahrenspatent

14 Inhaltsverzeichnis XIII e) Bindung des Verletzungsrichters an die Patenterteilung f) Wortsinngemäße Verletzung g) Äquivalenzlehre aa) Einleitung bb) Gleichwirkung cc) Auffindbarkeit der Lösung dd) Orientierung am Sinngehalt des Patentanspruchs h) Überbestimmung/Elementenschutz II. Einwände des Verletzers Einwand fehlender Schutzfähigkeit Formsteineinwand Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand Sonstige Einwände III. Ansprüche im Falle der Patentverletzung Einführung Unterlassungsanspruch Schadensersatzanspruch Berechnung des Schadensersatzes a) Lizenzanalogie b) Herausgabe des Verletzergewinns c) Ersatz des dem Verletzten tatsächlich entstandenen Schadens Entschädigungsanspruch für angemeldete Erfindungen Bereicherungsanspruch Vernichtungsanspruch Rückruf- und Entfernungsanspruch Auskunftsanspruch Anspruch auf Rechnungslegung Vorlage- und Besichtigungsanspruch Urteilsveröffentlichungsanspruch Grenzbeschlagnahme Verjährung IV. Patentverletzung als Straftatbestand Teil. Patentverletzungsprozess I. Grundlagen II. Einleitung des Verfahrens Ermittlung des Sachverhaltes a) Vorlage- und Besichtigungsanspruch nach 809 BGB und 140 c PatG b) Anspruch auf Vorlage von Urkunden und sonstigen Unterlagen nach 142 ZPO Abmahnung Konzentrationsmaxime III. Zuständigkeit Sachliche Zuständigkeit Örtliche Zuständigkeit Internationale Zuständigkeit IV. Klageschrift V. Verteidigung VI. Aussetzung VII. Beweisregeln VIII. Beweismittel IX. Zwangsvollstreckung X. Vorläufiger Rechtsschutz XI. Cross Border Injunction

15 XIV Inhaltsverzeichnis 6. Teil. Patenterteilungsverfahren I. Einleitung II. Patenterteilungsverfahren nach dem Patentgesetz Deutsches Patent- und Markenamt Patentanmeldung a) Inhalt der Anmeldung b) Patentansprüche c) Beschreibung d) Zusammenfassung der Erfindung e) Gebühr f) Benennung des Erfinders g) Prioritätserklärung Mängel der Patentanmeldung Prüfung der Anmeldung Patenterteilung Einspruchsverfahren Beschwerdeverfahren a) Bundespatentgericht b) Beschwerdeverfahren c) Rechtsbeschwerde III. Patenterteilungsverfahren nach dem EPÜ Grundlagen Anmeldung Beschreibung a) Patentansprüche b) Zeichnung c) Zusammenfassung der Erfindung d) Sonstiges Eingangs- und Formalprüfung Europäischer Recherchenbericht Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Materielle Prüfung der Schutzfähigkeit Erteilungsbeschluss Veröffentlichung der europäischen Patentschrift Einspruch a) Verfahren b) Einspruchsgründe Beschwerdeverfahren Teil. Patentnichtigkeitsverfahren I. Bedeutung des Nichtigkeitsverfahrens II. Verfahrensgrundsätze Amtsermittlungsgrundsatz Dispositionsgrundsatz III. Nichtigkeitsgründe IV. Verfahrensablauf V. Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente Teil. Arbeitnehmererfindungsrecht I. Grundzüge II. Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes III. Erfindungen von Hochschul-Beschäftigten IV. Technische Erfindungen/Verbesserungsvorschläge

16 Inhaltsverzeichnis XV V. Diensterfindung/Freie Erfindung VI. Softwareentwicklungen VII. Meldepflicht VIII. Inanspruchnahme IX. Pflichten des Arbeitgebers nach Inanspruchnahme Anmeldung von Schutzrechten Zahlung einer Vergütung X. Bemessung des Erfindungswertes Grundlagen Erfindungswert bei betrieblicher Eigennutzung a) Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie b) Ermittlung des Erfindungswerts nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen 270 c) Schätzung des Erfindungswerts Erfindungswert bei Konzernnutzung Erfindungswert bei Lizenzvergaben Erfindungswert bei Forschungs- und Entwicklungsaufträgen Erfindungswert bei Sperr- und Vorratspatenten Erfindungswert bei Verkauf der Erfindung XI. Feststellung oder Festsetzung der Vergütung XII. Schiedsverfahren Teil. Gebrauchsmusterrecht I. Grundlagen II. Besonderheiten des Gebrauchsmusterschutzes Eintragung ohne vorangehende Prüfung Gebrauchsmusterfähige Erfindung Schutzvoraussetzungen a) Neuheitsprüfung b) Erfinderischer Schritt c) Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen d) Laufzeit des Gebrauchsmusterschutzes III. Wirkung des Gebrauchsmusterschutzes IV. Europäische Entwicklungen Anhang Nr. 1 Checkliste Due Diligence Patente Anhang Nr. 2 Deutsche Patentschrift Anhang Nr. 3 Europäische Patentschrift Anhang Nr. 4 Merkmalsanalyse Anhang Nr. 5 Richtlinie Nr. 98/44/EG über den Schutz biotechnologischer Erfindungen Stichwortverzeichnis

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