Das Praxisbuch Mergers & Acquisitions

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1 Ulrich Balz/Olaf Arlinghaus (Hrsg.) Das Praxisbuch Mergers & Acquisitions Von der strategischen Überlegung zur erfolgreichen Integration

2 Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Copyright 2003 verlag moderne industrie, München Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Umschlaggestaltung: Grafikhaus, München Titelfoto: IFA Satz: kaltnermedia GmbH, Bobingen Druck: Himmer, Augsburg Bindearbeiten: Thomas, Augsburg Printed in Germany 37120/ ISBN

3 Ulrich Balz/Olaf Arlinghaus (Hrsg.) Das Praxisbuch Mergers & Acquisitions Copyright Redline Wirtschaft bei verlag moderne industrie 2003 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 9 Von der strategischen Überlegung zur erfolgreichen Integration M&A: Marktteilnehmer und Motive Überblick Grundlagen Motive für M&A Ausblick Der Akquisitionsprozess Unternehmenskauf aus prozessualer Sicht Einflussfaktoren für den Ablauf einer Akquisition Der Ablauf einer Unternehmensakquisition im Wege der herkömmlichen Verhandlungen Der Ablauf einer Unternehmensakquisition im Wege eines Bietungs- bzw. Auktionsverfahrens Der Ablauf einer Unternehmensakquisition im Wege der (feindlichen) Übernahme über die Börse Verhandlungsführung und Transaktionsmanagement bei M&A Einführung und Abgrenzung der Begriffe Verhandlungsführung Transaktionsmanagement Financial Due Diligence Einleitung Herkunft des Begriffs Due Diligence, Definition Financial Due Diligence im M&A-Prozess Durchführung der Financial Due Diligence

4 Ulrich Balz/Olaf Arlinghaus (Hrsg.) Das Praxisbuch Mergers & Acquisitions Copyright Redline Wirtschaft bei verlag moderne industrie 2003 Inhaltsverzeichnis 4.5 Einzelne Untersuchungsgebiete der Financial Due Diligence Berücksichtigung der Ergebnisse der Financial Due Diligence Kosten und Haftung bei der Financial Due Diligence Zusammenfassung Unternehmensbewertung Einleitung WACC-Ansatz der DCF-Methode als internationaler Standard zur Unternehmensbewertung Schätzung von potenziellen Transaktionspreisen Zusammenfassung Cultural Due Diligence Einleitung Notwendigkeit einer Cultural Due Diligence Unternehmenskultur und ihre Messbarkeit M&A Rechtliche Grundlagen Überblick M&A-Konstellationen Betriebs- und finanzwirtschaftliche Veräußerungsfallgruppen Konzernrechtliche Rahmenbedingungen Kartellrecht Unternehmenskauf Merger Arbeitsrecht Einführung Erwerb eines Unternehmens Kernvorschrift: 613a BGB (Betriebsübergang) Exkurs: Arbeitsrechtliche Aspekte des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) Betriebsänderung nach 111 ff. BetrVG

5 Ulrich Balz/Olaf Arlinghaus (Hrsg.) Das Praxisbuch Mergers & Acquisitions Copyright Redline Wirtschaft bei verlag moderne industrie 2003 Inhaltsverzeichnis 8.6 Fälle mit Auslandsberührung Umstrukturierung, Kündigungsschutz und Änderung von Arbeitsbedingungen Besonderheiten in der Insolvenz Die arbeitsrechtliche Due Diligence (Überblick) Bedeutung und Bewertung von Intellectual Property (IP) Bedeutung von IP-Rechten bei M&A Funktion von IP-Rechten IP-Rechte im Überblick Technische IP-Rechte Nicht technische IP-Rechte Copyright (Urheberrecht) Lizenzrechte Rechtsstreitigkeiten Überblick über Schutzvoraussetzungen und Laufzeiten von IP-Rechten Bestandsaufnahme des IP-Portfolios Auf einen Blick Bewertung von IP-Rechten Integration und Verwertung Post-Merger-Integration Post-Merger-Integration als wichtiger Erfolgsfaktor Strukturelemente des Integrationsprozesses Erfolgsfaktoren des Integrationsmanagements Post-Merger-Integration: Königsdisziplin des Managements Neuausrichtung der Organisation nach M&A-Aktivitäten Einführung Bedeutung der Organisation für den M&A-Erfolg Ziele der organisatorischen Neuausrichtung Zwei Strategien organisatorischer Neuausrichtung Wahl der geeigneten Basisstrategie

6 Ulrich Balz/Olaf Arlinghaus (Hrsg.) Das Praxisbuch Mergers & Acquisitions Copyright Redline Wirtschaft bei verlag moderne industrie 2003 Inhaltsverzeichnis 11.6 Integrationsdauer und Integrationsrisiken Zusammenfassung Human Resource Management bei M&A Bedeutung der Human Resources für den Akquisitionserfolg Auswirkungen von Akquisitionen auf die Human Resources Gestaltung des Human Resource Managements bei M&A-Transaktionen Besonderheiten grenzüberschreitender Transaktionen Zusammenfassung und Ausblick M&A-Kommunikation Vorbereitung einer feindlichen Übernahme Durchführung einer feindlichen Übernahme Vorbereitungen für den Tag danach Die Kommunikationsaufgabe bei M&A-Transaktionen Kommunikationsberater Kooperation als Alternative Einleitung Strategische Allianz Kooperationsprozess Kooperation als Alternative? Erfolgsfaktoren Autorenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Stichwortverzeichnis

7 Ulrich Balz/Olaf Arlinghaus (Hrsg.) Das Praxisbuch Mergers & Acquisitions Copyright Redline Wirtschaft bei verlag moderne industrie 2003 Vorwort Von der strategischen Überlegung zur erfolgreichen Integration Fusionen und Übernahmen haben in Deutschland in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung sowohl für die Unternehmenspraxis als auch für die Wissenschaft gewonnen. Neben den schlagzeilenträchtigen Megadeals wie der feindlichen Übernahme der Mannesmann AG durch den britischen Wettbewerber Vodafone plc oder der Dresdner Bank AG durch die Allianz AG gibt es eine steigende Zahl eher unspektakulärer Transaktionen infolge der Restrukturierung großer Konzerne oder mittelständischer Unternehmen. Zwar unterliegt das Volumen der Mergers & Acquisitions (M&A) zyklischen Schwankungen, für eine große Zahl von Unternehmern, Managern, Bankern, Juristen und Hochschullehrern werden Fusionen und Übernahmen aber auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit sein. Eine Vielzahl von M&A-Transaktionen bringen jedoch trotz intensiver Bemühungen der beteiligten Personen nicht den erwarteten Erfolg. In dem komplexen Prozess von der strategischen Überlegung als Basis einer Fusion oder Übernahme bis zur erfolgreichen Integration eines erworbenen Unternehmens gibt es zahlreiche Klippen, an denen das Projekt scheitern kann. Dieses Praxishandbuch erläutert die einzelnen Schritte vor, während und nach einem M&A-Deal. Hierbei leisten die in den einzelnen Kapiteln dargestellten Praxisbeispiele und Checklisten eine große Hilfe. Der Aufbau des Buches folgt dem typischen Ablauf einer M&A- Transaktion, wobei einzelne Schritte durchaus parallel oder auch einmal in vertauschter Reihenfolge ablaufen: Abklärung der strategischen Ziele oder Motive Planung des Ablaufs Detaillierte Analyse des zu erwerbenden Unternehmens durch eine Due Diligence Bewertung des Kaufobjekts 9

8 Ulrich Balz/Olaf Arlinghaus (Hrsg.) Das Praxisbuch Mergers & Acquisitions Copyright Redline Wirtschaft bei verlag moderne industrie 2003 Vorwort Rechtliche Gestaltung der Transaktion in Steuer-, Gesellschaftsund Arbeitsrecht Sichtung und Bewertung von Schutzrechten Definition und Umsetzung des Integrationsprozesses (Post-Merger- Integration) Neuausrichtung der Organisationsstrukturen Management der Human Resources während und nach einer Transaktion Management des Wissens als Produktionsfaktor Kommunikation während des gesamten M&A-Prozesses Kooperationen als Alternative zu Fusionen und Übernahmen Die einzelnen Themenbereiche werden von langjährig erfahrenen Praktikern und praxiserfahrenen Hochschullehrern bearbeitet. Die Form des Praxishandbuchs ist vor allem gewählt worden, um eine umfassende und dabei doch in den einzelnen Kapiteln tiefer gehende Darstellung dieses komplexen Themas durch eine größere Zahl spezialisierter Autoren sicherzustellen. Dieses Praxishandbuch soll dem Unternehmer, der sich erstmalig mit strategischen M&A-Überlegungen beschäftigt, eine genauso hilfreiche Unterstützung bieten wie dem erfahrenen Praktiker, der auf der Suche nach weiterem Wissen zu einzelnen Themengebieten ist. Angesprochen sind aber auch die Studierenden der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, die sich frühzeitig über ein sehr spannendes berufliches Betätigungsfeld informieren und sich darauf vorbereiten wollen. Münster, im Frühjahr 2003 Ulrich Balz Olaf Arlinghaus 10

9 9 Bedeutung und Bewertung von Intellectual Property (IP) Karsten Fischer/Hermann Gleiter 9.1 Bedeutung von IP-Rechten bei M&A Werden Unternehmen oder Unternehmensbestandteile zusammengeführt oder übernommen, so sind unvermeidlich Fragen zu IP-Rechten angesprochen. Unter IP-Rechten werden hierbei sämtliche Rechtspositionen verstanden, die geistige Schöpfungen und Werte als Eigentum (Intellectual Property, IP) schützen. Dies betrifft nicht nur das Eigentum an technischen Erfindungen, Entwicklungen und Know-how, sondern auch jenes am eigenen Namen, an geschäftlichen Bezeichnungen, Marken oder an Werten, die aus der geschaffenen Marktposition des Unternehmens hervorgehen. Zuweilen kann der Wert eines gut eingeführten Namens oder einer Marke den Wert sämtlicher anderer Vermögensbestandteile eines Unternehmens übersteigen (Beispiele hierfür sind die Marken Coca-Cola oder Rolls-Royce ). Im Wert einer geschäftlichen Bezeichnung oder einer Marke drücken sich dann u.a. die Anstrengungen des Unternehmens zur Kundenorientierung, Qualitätssicherung, technischen Entwicklung und nicht zuletzt die Aufwendungen für erfolgreiches Marketing aus. Das Unternehmen hat sich mit seiner Marke einen guten Namen gemacht. Daher ist es bereits im Vorfeld einer M&A-Aktivität wichtig, den Wert und die Bedeutung der IP-Rechte eines zu übernehmenden Unternehmens für das eigene Unternehmen bzw. die zukünftige Zusammenarbeit im Rahmen einer Due Diligence zu beurteilen. Diese Due Diligence wird unterschiedlich durchzuführen sein, je nach den Besonderheiten des Unternehmens. So wird bei jungen, technologieorientierten Unternehmen, beispielsweise im Bereich der Informations- (IT) oder Gentechnologie, eine Beurteilung der technischen IP-Rechte auf ihren Wert sowie ihre Rechtsbeständigkeit unverzicht- 267

10 9 Bedeutung und Bewertung von Intellectual Property (IP) bar sein, während in der Konsumgüterindustrie oder bei Dienstleistungsunternehmen, beispielsweise im Bereich der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie oder auch Touristik, die Bedeutung der Namensund Markenrechte in den Vordergrund zu stellen ist. Im Anschluss an einen erfolgreichen Übergang beginnt dann eine zweite Phase, in der IP-Rechte Beachtung verdienen. Dabei ist das IP der einzelnen Unternehmensbestandteile aufeinander abzustimmen. Gegebenenfalls sind beispielsweise Dachmarken für das Gesamtunternehmen zu entwickeln oder nicht in das Gesamtportfolio passendes IP anderweitig zu verwerten, z.b. zu verkaufen oder auszulizenzieren. Die folgende Analyse wird zuerst die einzelnen IP-Rechte mit ihren Besonderheiten mit Schwerpunkt auf dem europäischen Wirtschaftsraum erläutern. Soweit nicht besonders erwähnt, wird dabei die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland erläutert, wobei jedoch weltweit in den meisten Staaten entsprechende nationale oder überregionale Schutzrechte existieren. Anschließend werden konkrete Hilfestellungen für eine Beurteilung des IP eines Unternehmens gegeben und abschließend die Integration und Verwertung von IP- Rechten im Anschluss an einen Unternehmenskauf oder -zusammenschluss erläutert. Allerdings kann lediglich ein Überblick gegeben werden, um Fragen, Risiken und Problemstellungen im Rahmen einer M&A-Aktivität rechtzeitig zu erkennen, der notwendigerweise keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Angesichts der vielfältigen, komplexen und für den Unternehmer oftmals verwirrenden Rechtslage ist daher die Einschaltung eines erfahrenen Patent- oder Rechtsanwalts geboten, wenn Fragen zum IP eines Unternehmens auftreten Funktion von IP-Rechten IP-Rechte schützen Entwicklungen, Werke und Marktpositionen, kurz: Innovationen eines Unternehmens vor der Verwendung und Ausbeutung durch Dritte. Sie bewirken einen Ausschluss anderer Marktteilnehmer und führen damit zu einer Monopolstellung des Rechtsinhabers (Monopolfunktion). Der Rechtsinhaber kann von dem

11 9.2 Funktion von IP-Rechten Verletzer seines Schutzrechtes Unterlassung der verletzenden Handlung und Ersatz für den entstandenen Schaden verlangen. Vor allem der Unterlassungsanspruch ist hoch wirksam und für den Verletzer sehr schädlich, da er schnell und überraschend in Form einer einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden kann. Für technologieorientierte Start-up-Unternehmen ist der Erwerb von IP-Rechten zwingend erforderlich, da nur durch die so begründete Monopolstellung auf dem Markt die eigene Geschäftsidee vor dem Zugriff durch größere und stärkere Mitbewerber geschützt werden kann. Dies gilt auch für Unternehmen in forschungsintensiven Branchen, in denen nur eine Monopolstellung den Rückfluss der Forschungsinvestitionen sichert. Ein eigenes positives Benutzungsrecht begründen IP-Rechte nur in besonderen Fällen. Denn andere gesetzliche Bestimmungen können die Verwendung einer durch ein Patent geschützten Erfindung untersagen, so z.b. im Bereich der Stammzelltherapie. Auch ist die eigene Erfindung oftmals eine Weiterentwicklung eines bereits geschützten Gegenstandes, sodass eine Lizenzierung von grundlegenden Schutzrechten Dritter erforderlich wird. IP-Rechte können auch strategisch eingesetzt werden. Ein großes Portfolio an IP-Rechten oder ein grundlegendes IP-Recht eignet sich nicht nur zur Abwehr von Mitbewerbern ( Sperrpatent ) im Markt und zur Sicherung von Zukunftsmärkten ( Vorratspatent ). Mit IP-Rechten kann eine Blockade alternativer Entwicklungsrichtungen, die im eigenen Unternehmen aus anderen Gründen nicht verfolgt werden, aufgebaut bzw. Mitbewerber zur Kooperation gezwungen werden. Eigene Schutzrechte können auch bei Ansprüchen von Mitbewerbern aus deren IP-Rechten helfen, indem das eigene IP-Portfolio in Verhandlungen über eine Kreuzlizenzierung eingebracht wird, mit der sich die Parteien gegenseitig Lizenzrechte einräumen. IP-Rechte wie Marken, Unternehmenskennzeichen und -namen, Logos, Aufmachung von Briefköpfen etc. sind zentraler Bestandteil der Marketingstrategie und repräsentieren die Corporate Identity. Der Schutz durch IP-Rechte für die Zeichen und Bezeichnungen, die mit dem Unternehmen im Markt verbunden werden, ist unbedingt erforderlich. 269

12 9 Bedeutung und Bewertung von Intellectual Property (IP) Nicht zuletzt sind IP-Rechte, insbesondere Patente, ein Ausweis für die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens. So wird bei den großen Industrieunternehmen die jährliche Zahl der Patentanmeldungen von der Öffentlichkeit und insbesondere vom Wettbewerb sehr genau beobachtet und wahrgenommen. Auch die Anmeldung und der Erwerb von technischen IP-Rechten bilden damit einen Bestandteil des Marketings und der Corporate Identity bzw. des Unternehmensimages. 9.3 IP-Rechte im Überblick Grundsätzlich können IP-Rechte in technische und nicht technische Schutzrechte unterschieden werden. Mit den Schutzrechten Patent und Gebrauchsmuster werden proprietäre technische Erfindungen und technisches Know-how geschützt, im Gegensatz zu den nicht technischen Schutzrechten wie Marken, Namen, geschäftlichen Kennzeichen, Copyright oder Design etc. Der Erwerb eines IP-Rechts erfolgt dabei für jedes Recht auf andere Art. Dies kann durch eine sachliche Prüfung auf die Schutzvoraussetzungen, durch hoheitlichen Erteilungsakt und Registrierung (z.b. Patent, eingetragene Marken), durch eine reine Registereintragung (z.b. Design) ohne jede sachliche Prüfung, ob das Recht dem Antragsteller auch zusteht oder z.b. aufgrund einer Vorveröffentlichung die Schutzfähigkeit fehlt, oder auch durch bloße Benutzung (z.b. nicht eingetragene Marken, Namen) ohne jede Registrierung geschehen. Nicht zuletzt gehören firmeninternes und geheim gehaltenes Know-how ebenso zu den IP-Werten eines Unternehmens wie erhaltene oder erteilte Lizenzen an IP-Rechten. In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen IP-Rechte, die Art ihres Erwerbs sowie die wesentlichen Rechtsgrundlagen für in Deutschland wirksame Schutzrechte aufgeführt. Schutzrechtsart Erwerb Nationale Rechtsgrundlagen Patent Erteilung und Registrierung durch Patentamt nach Prüfung Patentgesetz (PatG), Europäisches Patentübereinkommen 270

13 9.3 IP-Rechte im Überblick Ergänzendes Schutzzertifikat Gebrauchsmuster Geheimes Know-how Topographien Pflanzensorten Design (Geschmacksmuster) Marke Name, Domain Firma Unternehmenskennzeichen Werktitel Geographische Herkunftsangaben Copyright (Urheberrecht) Erteilung und Registrierung durch Patentamt Registrierung durch Patentamt ohne Prüfung nicht registriert Registrierung durch Patentamt ohne Prüfung Erteilung und Registrierung nach Prüfung Registrierung durch Patentamt ohne Prüfung Registrierung durch Markenamt nach Prüfung oder Benutzung und Verkehrsgeltung Name: nicht registriert Domain: Registrierung bei DENIC ohne Prüfung Benutzung bzw. Registrierung im Handelsregister nach Prüfung Benutzung im Geschäftsverkehr nicht registriert Benutzung bzw. Titelanzeige nicht registriert Registrierung durch EU-Kommission nach Prüfung Schöpfungsakt nicht registriert 16a Patentgesetz (PatG), VO (EU) Nr. 1768/92, 1610/96 Gebrauchsmustergesetz (GbmG) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ( 17 20a UWG) Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG) Sortenschutzgesetz, VO (EU) Nr. 2100/94 Geschmacksmustergesetz, Haager Musterabkommen VO (EU) Nr. 06/2002 Markengesetz (MarkenG), VO (EU) Nr. 40/94 Bürgerliches Gesetzbuch ( 12 BGB), Markengesetz ( 5 MarkenG) Handelsgesetzbuch ( 17 ff. HGB) Markengesetz ( 5 MarkenG) Markengesetz ( 5 MarkenG) Markengesetz ( 126 ff. MarkenG) Urheberrechtsgesetz (UrhG) Tabelle 9.1: IP-Rechte 271

14 9 Bedeutung und Bewertung von Intellectual Property (IP) Der Geltungsbereich dieser IP-Rechte ist gewöhnlich auf das Territorium eines einzelnen Staates, z.b. der Bundesrepublik Deutschland, beschränkt. Für nahezu jedes Land der Erde können jedoch dort wirksame IP-Rechte erworben werden, sodass oftmals für wichtige IP-Rechte Schutz in mehreren bedeutenden Hersteller- oder Abnehmerländern vorhanden ist. Dies ist für viele Länder neben dem jeweiligen nationalen Weg mit meist wesentlich geringerem Aufwand auch über entsprechende international vereinbarte Verfahren möglich. Um nur einige zu nennen: die European Patent Convention (EPC) zur Erlangung eines nahezu europaweit gültigen Patents; der Patent Cooperation Treaty (PCT) für ein standardisiertes, nahezu weltweit akzeptiertes Patentanmelde- und -prüfungsverfahren; das Madrider Markenabkommen (MMA) bzw. Protokoll zum MMA (PMMA) zur einfachen Registrierung von Marken in einer Vielzahl von Staaten; die EU-Verordnungen Nr. 40/94 bzw. Nr. 06/2002 zur Schaffung einer EU-weit gültigen Gemeinschaftsmarke bzw. eines EU-weit gültigen Designrechts. Unabhängig von dem Weg des Erwerbs eines IP-Rechts entfaltet dieses seine Schutzwirkung in jedem Staat separat. Daher kann dieselbe Schutzwirkung in einem Staat auf verschiedene Weisen erlangt werden, wie auch aus der folgenden Aufzählung der einzelnen IP-Rechte hervorgehen wird Technische IP-Rechte Zu den technischen IP-Rechten zählen vornehmlich das Patent und das Gebrauchsmuster, mit denen Erfindungen und Know-how auf dem Gebiet der Technik gesichert werden können. Weiterhin ist bei einer Due Diligence das unternehmensinterne, geheim gehaltene technische Know-how zu berücksichtigen. Zu den technischen Schutzrechten in weiterem Sinne gehört teilweise auch das Copyright (Urheberrecht), mit dem neben künstlerischen Werken auch Software geschützt wird. Dem Copyright wird jedoch wegen seiner Position zwischen den technischen und nicht technischen Inhalten ein eigenes Kapitel gewidmet.

15 9.4 Technische IP-Rechte Das Patent Das Patent schützt technische Erfindungen, die neu sind und auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, d.h., die der Fachwelt unbekannt und auch nicht nahe liegend waren. Ein Patent wird begründet, indem es beim jeweiligen Patentamt zum Patent angemeldet wird. Diese Patentanmeldung selbst gibt dem Anmelder noch kein Monopol, sichert ihm jedoch den Vorrang vor späteren Anmeldungen desselben Gegenstands durch Dritte. Anschließend erfolgt im Wechselspiel zwischen Anmelder und Patentamt eine amtliche Prüfung, bei der u.a. die Erfindung mit dem Stand der Technik vor dem Anmeldetag verglichen wird. Gelingt es dem Anmelder, einen technischen Sachverhalt als Patentanspruch zu formulieren, der neu und nicht nahe liegend ist, so wird hierauf das Patent erteilt und im amtlichen öffentlichen Patentregister eingetragen. Erst mit Erteilung des Patents erlangt der Anmelder ein Verbietungsrecht gegenüber jedem Dritten, das geschützte IP anzubieten, zu benutzen oder zu vertreiben. Zur Aufrechterhaltung dieses Rechts sind regelmäßig, üblicherweise jährlich, Aufrechterhaltungsgebühren zu entrichten. Andernfalls verfällt das Patent. Die maximale Patentlaufzeit beträgt 20 Jahre gerechnet ab dem Anmeldetag. Nach der Erteilung eines Patents besteht für jedermann, der glaubt, dass das Patent zu Unrecht erteilt wurde, die Möglichkeit, entweder innerhalb einer kurzen Frist Einspruch gegen das Patent oder jederzeit während oder nach Ablauf des Patents Klage auf Nichtigerklärung des Patents zu erheben. Selbst ein erteiltes Patent kann daher u.u. nachträglich als von Anfang an nichtig erklärt werden. Patente können im europäischen Wirtschaftsraum nicht nur durch nationale Patenterteilungsverfahren, beispielsweise beim Deutschen Patent- und Markenamt, sondern auch durch ein zentrales überregionales Erteilungsverfahren beim Europäischen Patentamt mit Sitz in München (Mitgliedstaaten: alle Staaten der EU, Norwegen, Schweiz u.a.) erlangt werden. Ein europäisches Patent entfaltet in jedem der Mitgliedstaaten dieselbe Wirkung wie ein nationales Patent, sofern der Anmelder in diesem Staat bestimmte Bedingungen erfüllt. Das europäische Patent kann des Weiteren auch auf einige osteuropäische Staa- 273

16 9 Bedeutung und Bewertung von Intellectual Property (IP) ten erstreckt werden. Es steht daher in der Entscheidung des Anmelders, in welchem der Mitgliedstaaten und auf welchem Wege letztlich ein Monopolrecht entsteht Das ergänzende Schutzzertifikat Im Falle von pharmazeutischen Erzeugnissen und Pflanzenschutzmitteln ist es unter bestimmten Bedingungen möglich, die effektive Schutzdauer des Patents um bis zu fünf Jahre durch ein ergänzendes Schutzzertifikat (SPC, Supplementary Protection Certificate) zu verlängern. Auch SPCs werden in amtlichen Registern eingetragen Das Gebrauchsmuster Das Gebrauchsmuster (Utility Model) schützt technische Erfindungen in gleicher Weise wie Patente, die obigen Ausführungen zum Patent gelten weitgehend. Es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede. Zum einen muss eine Erfindung zwar ebenfalls neu sein, jedoch lediglich auf einem erfinderischen Schritt beruhen. Die Anforderungen an die Erfindungshöhe sind dadurch wesentlich geringer. Zum anderen erfolgt keine amtliche Prüfung auf diese Erfordernisse. Das Gebrauchsmuster wird vielmehr in der Regel in der vom Anmelder eingereichten Fassung innerhalb weniger Monate erteilt (eingetragen) und im amtlichen, öffentlichen Register vermerkt. Die Laufzeit eines Gebrauchsmusters ist auf maximal 10 Jahre beschränkt. Vorteilhaft ist hierbei, dass man kurzfristig ein voll wirksames Schutzrecht erhält, um gegen mögliche Verletzer vorzugehen. Weiterhin sind die Hürden für einen Schutz geringer als beim Patent. Nachteilig ist jedoch, dass wegen der fehlenden sachlichen Prüfung durch das Amt die Bestandskraft und der Wert des Gebrauchsmusters ungewiss ist, sofern nicht vom Anmelder selbst der Stand der Technik sorgfältigst ermittelt wurde. Denn auch ein Gebrauchsmuster kann jederzeit mit einem Löschungsverfahren angegriffen werden. Gebrauchsmuster können lediglich in bestimmten Staaten, beispielsweise in Deutschland, auf nationaler Ebene erlangt werden. Die USA beispielsweise kennen kein Gebrauchsmuster. Ein Gemeinschafts-

17 9.4 Technische IP-Rechte gebrauchsmuster auf der Basis einer EU-Verordnung ist in Vorbereitung Geheimes Know-how Als geheimes Know-how wird geheimes, proprietäres Wissen bezeichnet, mit dem ein Unternehmen oft eine monopolähnliche Stellung innerhalb des Marktes erreicht. Dazu gehören insbesondere nicht oder noch nicht zu einem Schutzrecht angemeldete technische Erfindungen, z.b. geheime Formulierungen/Zubereitungen, Verfahren, jedoch in weiterem Sinne auch nicht technische interne geschäftliche Planungen oder Kundenverzeichnisse. Entscheidend ist hierbei, dass dieses Knowhow nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Know-how wird im Wesentlichen außer durch arbeitsvertragliche und betriebliche Regelungen durch 17 ff. UWG sowie das Strafgesetzbuch (StGB) geschützt, die Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen unter Strafandrohung und Schadensersatzpflicht stellen Topographien Der Schutz für Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen wird durch die erste geschäftliche Verwendung und anschließende Anmeldung beim Patentamt erwirkt. Die Topographie wird dann in das amtliche Register ohne inhaltliche Prüfung auf die Schutzfähigkeit der Topographie, insbesondere die erforderliche Eigenart, eingetragen. In seinen Wirkungen ist die eingetragene Topographie dem Gebrauchsmuster ähnlich. Die Schutzdauer beträgt 10 Jahre, ohne dass jährliche Aufrechterhaltungsgebühren zu entrichten wären Pflanzensorten Pflanzensorten können sowohl für die Bundesrepublik Deutschland durch eine Anmeldung beim Bundessortenamt als auch für die gesamte EU durch eine Anmeldung beim Gemeinschaftlichen Sortenamt der EU geschützt werden, vorausgesetzt die angemeldete Sorte ist von anderen Sorten unterscheidbar, neu, homogen und beständig. Die ange- 275

18 9 Bedeutung und Bewertung von Intellectual Property (IP) meldete Sorte wird vom Bundessortenamt bekannt gemacht, angebaut, auf die Schutzvoraussetzungen geprüft und im öffentlichen amtlichen Register eingetragen. Der Schutz erstreckt sich auf das Saatgut ausschließlich der geschützten Sorte und damit erzeugter Pflanzen. Daher werden besondere Sortenmerkmale, insbesondere im Bereich der genetisch veränderten Pflanzen, oft zusätzlich durch ein Patent geschützt. Die Schutzdauer beträgt 25 bzw. 30 Jahre und ist von der jährlichen Zahlung amtlicher Gebühren abhängig. 9.5 Nicht technische IP-Rechte Die nicht technischen Schutzrechte umfassen im Wesentlichen diejenigen IP-Positionen, die aus der Verwendung von Namen, Zeichen etc. zur Bezeichnung von Firmen, Produkten, Dienstleistungen oder Werken entstehen. Nicht zuletzt gehört hierzu auch das ganz anders geartete Designrecht (Geschmacksmuster), mit dem besondere gestalterische Leistungen unter Schutz gestellt werden können Marke Mit einer Marke, bis 1995 in Deutschland auch Warenzeichen genannt, wird jede Art von Zeichen geschützt, mit denen eigene Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen unterschieden werden können. Die schützbaren Zeichenformen sind dabei seit einiger Zeit sehr vielfältig. Sie umfassen klassische Wort- oder Bildmarken, jedoch auch Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen, Farben und dergleichen. Voraussetzung für die Schutzfähigkeit ist die Eignung des Zeichens als Herkunftshinweis für die damit gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung auf ein bestimmtes Unternehmen. Insbesondere darf eine Marke nicht lediglich eine Eigenschaft der Ware beschreiben. Besonders als Marke geeignet und wertvoll sind jedoch gerade so genannte sprechende Marken, die zwar einen Anklang an ein beschreibendes Wort aufweisen, sich aber geringfügig hiervon unterscheiden, z.b. Softis für Papiertaschentücher.

19 9.5 Nicht technische IP-Rechte Eine Marke besteht letztlich jedoch aus zwei Bestandteilen, nämlich dem Zeichen selbst sowie der Angabe der Waren oder Dienstleistungen ( Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ), die damit gekennzeichnet werden sollen. Das Markenrecht ermöglicht es, Dritten die Verwendung von Zeichen zu untersagen. Voraussetzung dafür ist aber, dass es unter Berücksichtigung der Ähnlichkeit des Zeichens, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen sowie der der Marke innewohnenden Kennzeichnungskraft beim Publikum zu Verwechslungen mit der eigenen Marke kommen könnte. Markenschutz kann zum einen durch Eintragung beim zuständigen Amt und zum anderen durch intensive Benutzung ohne Eintragung erlangt werden Die eingetragene Marke Für den Schutz durch eine eingetragene Marke wird eine Markenanmeldung beim jeweils zuständigen Amt eingereicht und von diesem auf das Vorliegen der oben genannten Schutzvoraussetzungen geprüft. Anschließend wird die Marke in das amtliche, öffentliche Register eingetragen. Die Schutzdauer einer Marke beträgt jeweils 10 Jahre und kann beliebig oft durch Entrichtung einer Gebühr um weitere 10 Jahre verlängert werden. Um das Markenrecht wirksam aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, jede Marke im Geschäftsverkehr zu benutzen. Ist sie länger als 5 Jahre nicht ernsthaft benutzt worden, kann jeder Dritte ihre Löschung beantragen. Der Eintragung schließt sich in Deutschland und weiteren Staaten eine Frist für Widersprüche durch Dritte an, die eigene ältere Markenrechte durch die neu eingetragene Marke verletzt sehen. In diesem Widerspruchsverfahren sowie in einem später jederzeit möglichen Löschungsverfahren wird die Marke nochmals auf ihre Rechtsbeständigkeit geprüft. Markenschutz kann durch nationale Markenanmeldungen bei den jeweiligen nationalen Patent- und Markenämtern erreicht werden. Ein EU-weiter einheitlicher Gemeinschaftsmarkenschutz ist durch eine 277

20 9 Bedeutung und Bewertung von Intellectual Property (IP) Anmeldung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM/ OHIM) der EU in Alicante (Spanien) erreichbar. Weiterhin kann für eine Vielzahl von Staaten Markenschutz durch eine einheitliche Internationale Registrierung (IR) der Marke, eine so genannte IR-Marke, bei der WIPO (World Intellectual Property Organization) in Genf bewirkt werden Die nicht eingetragene Marke Markenschutz entsteht auch bereits, wenn ein Zeichen, z.b. ein Firmenlogo, im geschäftlichen Verkehr durch intensive Benutzung Verkehrsgeltung erworben hat. Hierbei kommt es auf den Grad der Bekanntheit des Zeichens innerhalb der beteiligten Verkehrskreise an. Sie muss gegebenenfalls aufwändig durch eine Umfrage nachgewiesen werden. Bis zur Erlangung der Verkehrsgeltung ist das Zeichen jedoch nicht markenrechtlich geschützt. Ist eine Marke im Inland notorisch bekannt (z.b. Coca-Cola ), wozu eine weit überwiegende allgemeine Bekanntheit des Zeichens erforderlich ist, so wird auf das Erfordernis der Benutzung verzichtet. In beiden Fällen ist für einen wirksamen Markenschutz keine Registrierung erforderlich und oft auch nicht erfolgt. Auch für die nicht eingetragene Marke entfällt der Schutz, wenn sie nicht mehr ernsthaft benutzt wird Namen und Unternehmenskennzeichen Namen sind durch 12 BGB und die Firma durch 17 ff. HGB gegen missbräuchliche Verwendung durch unbefugte Dritte geschützt. Unternehmenskennzeichen, die zur Bezeichnung eines Unternehmens als Name, Firma o.ä. dienen, und Geschäftsabzeichen werden durch 5 MarkenG vor unbefugter Verwendung dieser oder ähnlicher Zeichen durch Dritte geschützt. Weder für Namen noch für Unternehmenskennzeichen ist eine besondere Registrierung vorgesehen. Jedoch werden Firmen in das zuständige Handelsregister eingetragen und sind so ermittelbar.

21 9.5 Nicht technische IP-Rechte Werktitel Werktitel, d.h. Bezeichnungen von Druckschriften, Film- oder Tonwerken etc. ( Frankfurter Allgemeine Zeitung, Doktor Schiwago, Yellow Submarine ) werden durch 5 MarkenG geschützt. Der Schutz beginnt mit der Verwendung des Werktitels für ein Werk, jedoch auch bereits durch die Anzeige des Werktitels in einschlägigen Zeitschriften (Titelschutzanzeiger) Design (Geschmacksmuster) Durch das Geschmacksmustergesetz werden Muster und Modelle (Design) geschützt, sofern diese neu und eigentümlich bzw. eigenartig sind. Dies bedeutet, dass sich das zu schützende Design in Formensprache und Oberflächengestaltung in seinem Gesamteindruck vom vorbekannten Formenschatz unterscheiden muss. Auch hier kommt es, wie oben für Marken beschrieben, auf die Waren an, deren Design geschützt werden soll. Schutz kann durch ein nicht eingetragenes oder durch ein eingetragenes Geschmacksmuster erreicht werden. In beiden Fällen gibt das Geschmacksmuster das Recht, Dritten die Nachahmung des geschützten Musters zu verbieten Das eingetragene Geschmacksmuster Ein Geschmacksmuster wird auf Antrag vom zuständigen Amt eingetragen. Das eingetragene Geschmacksmuster gewährt dann für 5 Jahre Schutz, der durch Zahlung von Aufrechterhaltungsgebühren auf bis zu 20 bzw. 25 Jahre verlängert werden kann. Da das Amt das Muster einträgt, ohne es auf das Vorliegen der Schutzvoraussetzungen Neuheit und Eigenart zu prüfen, erweist sich die Rechtsbeständigkeit oftmals erst in einem Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren, das von Dritten jederzeit eingeleitet werden kann. Ein Geschmacksmuster kann mit rein nationaler Wirkung beim Deutschen Patent- und Markenamt oder für EU-weiten Schutz beim 279

22 9 Bedeutung und Bewertung von Intellectual Property (IP) Harmonisierungsamt der EU (HABM/OHIM) in Alicante, Spanien, beantragt werden Das nicht eingetragene Geschmacksmuster Ein EU-weit gültiges, nicht registriertes Designrecht entsteht bereits durch Veröffentlichung bzw. Ausstellung eines Musters. Die Laufzeit dieses Schutzes beträgt 3 Jahre ab Veröffentlichung. 9.6 Copyright (Urheberrecht) Während durch 5 Markengesetz lediglich der Titel eines Werkes geschützt wird, sind durch das Urheberrechtsgesetz die Werke selbst, beispielsweise Texte, Musikstücke, Zeichnungen oder Filme, geschützt, sofern es sich um persönliche geistige Schöpfungen handelt. Durch dieses Gesetz werden auch Computerprogramme in jeder möglichen Gestalt in gleicher Weise wie Texte geschützt. Das Urheberrecht erstreckt sich auf sämtliche Verwertungsarten, insbesondere die Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes. Der Schutz entsteht mit der Schaffung des Werkes und dauert automatisch bis 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers. In Deutschland werden geschützte Werke nicht registriert, während in einigen anderen Staaten, beispielsweise in den USA, eine Registrierung möglich ist Lizenzrechte Alle IP-Rechte können vom Eigentümer an Dritte zur Nutzung lizenziert werden. Im Gegensatz zu einem Verkauf des IP an den Dritten wird diesem dabei nicht die Inhaberschaft an dem IP übertragen, sondern ihm werden lediglich Nutzungs- oder Verbietungsrechte eingeräumt. Lizenzrechte sind in gleicher Weise wie die oben genannten Rechte den IP-Positionen eines Unternehmens zuzurechnen, sei es, dass eine Lizenz beispielsweise an einer fremden Erfindung oder Marke erwor-

23 9.7 Lizenzrechte ben wurde oder dass an einer eigenen Erfindung eine Lizenz erteilt wurde. Im ersten Falle stellt sich das Unternehmen, wie wenn die Erfindung oder die Marke im Unternehmen selbst entwickelt wurde, wenn auch gewöhnlich unter Entrichtung einer Lizenzgebühr. Im Falle der Auslizenzierung einer eigenen Erfindung fließen dem Unternehmen Lizenzgebühren als Einnahmen zu, selbst wenn die Erfindung im eigenen Unternehmen nicht hätte verwertet werden können. Die am Markt erzielbaren Lizenzgebühren sind branchenabhängig. Die Bedeutung des lizenzierten Gegenstandes und die damit zu erzielenden Umsätze sind nur zwei von vielen Faktoren, die in die Bestimmung einfließen. Als Anhaltswert kann im Bereich des Maschinenbaus mit Lizenzsätzen von 1 bis 5% des Umsatzes, im Bereich der Chemie von 0,5 bis 5% und im Bereich der Pharmazie mit 1 bis 10% gerechnet werden, wobei im Einzelfall Abweichungen nach unten oder oben auftreten können. Vorteilhaft an einer Lizenz gegenüber einem Rechtekauf oder -verkauf ist, dass ein Lizenzvertrag der vollen Gestaltungsfreiheit der Parteien unterliegt. Darin liegen Chancen, zugleich jedoch auch Risiken für die Vertragsparteien. So kann durch einen Lizenzvertrag das IP vollständig oder auch nur teilweise, beispielsweise nur zur Nutzung für bestimmte Produkte oder Technologiebereiche, dem Lizenznehmer zur Verfügung gestellt werden. Gelegentlich ist auch die territoriale Geltung des Lizenzrechtes eingeschränkt, z.b. auf ein bestimmtes Vertriebsgebiet. Weiterhin ist es möglich, in Form der ausschließlichen Lizenz einem einzigen Lizenznehmer allein die Nutzung freizugeben unter Verzicht auf Nutzung durch andere und den Lizenzgeber selbst. Der ausschließliche Lizenznehmer erhält meist zugleich das Verbietungsrecht gegenüber allen anderen und damit rechtlich praktisch die Stellung eines Inhabers des IP-Rechtes. Da oft das Ziel einer Lizenznahme ist, ein Monopol am Markt zu erwerben, ist die ausschließliche Lizenz sehr häufig zu finden. Behält sich der Lizenzgeber eine Eigennutzung vor, so wird von einer Alleinlizenz gesprochen. Wird dem Lizenzgeber lediglich eine Nutzung neben anderen Lizenznehmern eingeräumt, so handelt es sich um eine nicht ausschließliche Lizenz. Bei der selteneren Negativ-Lizenz als schwächster Form einer Lizenz verzichtet der 281

24 9 Bedeutung und Bewertung von Intellectual Property (IP) IP-Inhaber auf die Durchsetzung seiner Verbietungsrechte und duldet lediglich die Benutzung. Lizenzverträge enden gewöhnlich mit dem Erlöschen des zugrunde liegenden IP-Rechtes. Wurde jedoch auch Know-how mitlizenziert (sog. Know-how-Lizenzvertrag), so kann sich die Laufzeit auch weit über das Erlöschen des Schutzrechtes hinaus erstrecken, sodass dann u.u. ungerechtfertigt hohe Lizenzzahlungen zu entrichten sind. Allen Lizenzverträgen als so genannten gewagten Geschäften ist gemeinsam, dass geleistete Zahlungen grundsätzlich nicht mehr zurückgefordert werden können, selbst wenn sich nachträglich herausstellt, dass das Schutzrecht nie hätte erteilt werden dürfen und für von Anfang an nichtig erklärt oder gelöscht wird. Da Lizenzverträge die Übertragung von durch die IP-Rechte erzeugten Marktmonopolen zwischen den Parteien regeln, sind weiterhin zur Gestaltung eines wirksamen Lizenzvertrags sowohl die nationalen kartellrechtlichen Bestimmungen (insbesondere 20 ff. GWB, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) als auch die entsprechenden Regelungen im Rahmen der Europäischen Union (insbesondere Art. 30, 85, 86 EWG-Vertrag und EU-Verordnung Nr. 240/96) zu beachten. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten zur Vertragsgestaltung ist folglich für die Analyse von Lizenzverträgen besondere Sorgfalt aufzuwenden. Dabei sind insbesondere die Gültigkeit des Vertrags als auch die Auswirkungen von M&A-Aktivitäten auf den Bestand der Lizenzrechte zu prüfen. Als Beispiel seien Klauseln in vielen Lizenzverträgen genannt, die die automatische Beendigung des Vertrags oder ein Sonderkündigungsrecht für den Lizenzgeber dann vorsehen, wenn Wettbewerber des Lizenzgebers Anteile an dem Lizenznehmer erwerben Rechtsstreitigkeiten Besondere Risiken bei einer Unternehmensakquisition oder -verschmelzung ergeben sich durch bereits vor der Fusion bestehende oder drohende Rechtsstreitigkeiten über IP-Rechte. IP-Rechte können durch Einsprüche, Widersprüche, Löschungsanträge bzw. Nich-

25 9.9 Überblick über Schutzvoraussetzungen und Laufzeiten von IP-Rechten tigkeitsklagen in ihrem Rechtsbestand angegriffen werden. Betrifft eine solches Verfahren beispielsweise ein grundlegendes Patent oder eine wichtige Marke, so sind zum einen die Erfolgsaussichten in diesem Verfahren zu prüfen und zum anderen die Folgen eines etwaigen Verlustes dieses IP-Rechtes abzuschätzen. Umgekehrt ist es von großer Bedeutung für eine Due Diligence, wenn es gelingt, wesentliche die eigenen Aktivitäten behindernde Schutzrechte von Mitbewerbern zu Fall zu bringen. Es ist auch zu prüfen, ob Abmahnungen oder Verletzungsklagen anhängig sind oder drohen. Verletzungsverfahren sind meist auf die Unterlassung der Benutzung eines IP-Rechtes in der Zukunft und auf den Ersatz des Schadens für die Vergangenheit gerichtet. Während in Europa der Schadensersatz, im Gegensatz zu den USA, nur eine begrenzte Rolle spielt, hat eine Unterlassungsverpflichtung gravierende Folgen, denn meist wurden bereits in die Entwicklung des verletzenden Produkts bis zur Marktreife oder für das Marketing erhebliche Investitionen getätigt, die im Falle einer Verurteilung zur Unterlassung verloren sind. Da Unterlassungsansprüche auch durch einstweilige Verfügungen durchgesetzt werden können, ist es grundsätzlich wichtig, ständig die IP-Rechte sämtlicher relevanter Marktteilnehmer zu beobachten und gegebenenfalls bereits frühzeitig anzugreifen und zu Fall zu bringen, um nicht überrascht zu werden. Es ist also von besonderer Bedeutung bei einer Due Diligence, sämtliche drohenden und existierenden Rechtsstreitigkeiten zu ermitteln und ihre finanziellen und rechtlichen Auswirkungen zu prüfen. Auch die Wirkungen auf das fremde und eigene Marktpotenzial, beispielsweise durch Nichtigerklärung eines grundlegenden Patents eines Konkurrenten, sind in die Überlegungen einzubeziehen. 9.9 Überblick über Schutzvoraussetzungen und Laufzeiten von IP-Rechten Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten IP- Rechte, ihre Schutzvoraussetzungen und ihre Laufzeit. Weiterhin gibt 283

26 9 Bedeutung und Bewertung von Intellectual Property (IP) sie an, ob die genannten Schutzvoraussetzungen amtlich geprüft und in einem öffentlich zugänglichen Register eingetragen werden. Schutzrecht Geprüft Registriert Schutzvoraussetzungen Max. Laufzeit Patent + + Technizität, Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit 20 Jahre Ergänzendes Schutzzertifikat Gebrauchsmuster Halbleitertopographie + siehe Patent 10 Jahre + + Patent bis 5 Jahre + Eigenart 10 Jahre Pflanzensorten + + Neuheit, Homogenität u.a. 25/30 Jahre Eingetragene Marke + + Unterscheidungskraft beliebig Nicht eingetragene Marke Unternehmenskennzeichen Unterscheidungskraft, Verkehrsgeltung Benutzung, Verkehrsgeltung, Kennzeichnungskraft beliebig beliebig beliebig Namen, Domain beliebig Firma + + Unterscheidbarkeit beliebig Werktitel Neuheit, Kennzeichnungskraft Herkunftsangaben + + Kennzeichnungskraft beliebig Design + Neuheit, Eigentümlichkeit 20 Jahre Copyright persönliche geistige Schöpfung 70 Jahre ab Tod des Urhebers Tabelle 9.2: Wesentliche Schutzvoraussetzungen und maximale Laufzeit von IP-Rechten in Deutschland 284

27 9.10 Bestandsaufnahme des IP-Portfolios 9.10 Bestandsaufnahme des IP-Portfolios Um den Wert eines IP-Portfolios zu beurteilen, sind die hierfür wesentlichen Tatsachen bereits bei der Vorbereitung oder Durchführung einer Due Diligence zu ermitteln. Da diese Datenerhebung oftmals sehr aufwändig ist und die Einbindung vieler Unternehmensbereiche erfordert, insbesondere der Patent- und Markenabteilung, der Marketingabteilung sowie der Buchhaltung, sollten die im Folgenden erläuterten Informationen bereits frühzeitig zusammengeführt werden Existenz von IP-Rechten Bei der Vorbereitung oder Durchführung einer Due Diligence der IP- Situation eines Unternehmens sind zuerst sämtliche bestehenden Schutzrechte sorgfältig zu ermitteln. Dies geht für die in amtlichen, öffentlichen Registern eingetragenen Schutzrechte relativ einfach mit einem aktuellen amtlichen Registerauszug. Nicht eingetragene IP- Rechte, wie beispielsweise Namen, Unternehmenskennzeichen oder nicht eingetragene Marken, sind jedoch nur schwierig zu ermitteln, weil Unterlagen über diese IP-Rechte oftmals nicht unternehmensintern zentral erfasst sind. Bei der Erstellung eines vollständigen Verzeichnisses von IP-Rechten darf man sich daher nicht ausschließlich auf vorgelegte Unterlagen wie Patenterteilungsurkunden und dergleichen verlassen. Nur ein aktueller Registerauszug gibt einigermaßen zuverlässig Auskunft, ob die IP- Rechte noch immer bestehen, also beispielsweise die Aufrechterhaltungsgebühren regelmäßig gezahlt wurden. Auch ein Registerauszug bietet jedoch nicht alle erforderlichen Informationen, um das rechtskräftige Bestehen eines IP-Rechts festzustellen. So erfasst das Register z.b. nicht, wenn eine Marke in den letzten fünf Jahren nicht benutzt wurde und damit auf Antrag jedes Dritten löschungsreif ist. Genauso wenig können Rechtsübertragungen durch das Register erfasst werden, wenn diese nicht dem jeweiligen Amt mitgeteilt wurden. Auch wenn die Rechtsbeständigkeit eines IP-Rechts letztlich mit relativ großer Sicherheit ermittelt werden kann, so ist es doch üblich, in Verträ- 285

28 9 Bedeutung und Bewertung von Intellectual Property (IP) ge, die IP-Rechte betreffen, eine Gewährleistung des Rechtsinhabers für den Rechtsbestand zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aufzunehmen Rechtsinhaberschaft Oftmals werden IP-Rechte auf andere Firmen, z.b. Tochterfirmen im Ausland, angemeldet oder zwischenzeitlich an andere Unternehmen übertragen. Neben der reinen Existenz der Rechte ist daher zu prüfen, ob das betreffende Unternehmen tatsächlich noch immer Eigentümer dieser Rechte ist. Hier gibt nun das jeweilige Register lediglich einen Anhaltspunkt, da die Übertragung von IP-Rechten meist nicht meldepflichtig ist und das Register daher eine veraltete Rechtsinhaberschaft ausweisen kann. Es wird also immer erforderlich sein, unternehmensinterne Auskünfte einzuholen und in einen M&A-Vertrag entsprechende Gewährleistungsklauseln aufzunehmen. Bei Patenten und Gebrauchsmustern muss geprüft werden, ob das Unternehmen die Erfindungen seiner Arbeitnehmer in Anspruch genommen und das Recht auf das Patent oder Gebrauchsmuster vom Arbeitnehmererfinder rechtlich unangreifbar erworben hat. Ist dies nicht der Fall, so kann der Arbeitnehmer auch noch nach vielen Jahren, beispielsweise nach seinem Ausscheiden aus dem Betrieb, eine Übertragung des IP-Rechts auf ihn verlangen und im schlimmsten Fall das Unternehmen zur Produktionsstilllegung oder Lizenzzahlung zwingen Rechte Dritter Besonders schwer zu ermitteln sind Rechte, die anderen Unternehmen eingeräumt wurden, beispielsweise Benutzungsrechte oder Beschränkungen eines eigenen Rechts, die Dritten gegenüber erklärt wurden. Typische Beispiele hierfür sind die im Rahmen eines Prozessvergleichs einer anderen Firma eingeräumte negative Lizenz an einem IP-Recht oder die Abgrenzungsvereinbarung, mit der die Kollision zweier ähnlicher Marken vermieden werden soll. Derartige Abgrenzungsvereinbarungen können gravierende privatrechtliche Beschränkungen enthalten, beispielsweise hinsichtlich der Waren oder des Vertriebsgebietes, in dem die Marke verwendet werden darf.

29 9.10 Bestandsaufnahme des IP-Portfolios Über derartige Rechte Dritter existieren oftmals keine zusammenhängenden Unterlagen, obwohl die vertraglichen Verpflichtungen meist auch für Rechtsnachfolger bindend sind. Auch hier verbleibt den M&A-Parteien neben einer sorgfältigen innerbetrieblichen Recherche letztlich nur die Absicherung mittels einer vertraglichen Zusage, dass der Vertragspartner sämtliche derartigen Rechte und Verpflichtungen offen gelegt hat. Zu den Rechten Dritter, die sorgfältig zu ermitteln sind, gehören auch diejenigen IP-Rechte Dritter, die für die eigenen Produkte oder Dienstleistungen wesentlich sind. Dies können beispielsweise Patente sein, die die Grundlage für eine bestimmte Technologie bilden, die bei den eigenen Produkten eingesetzt wird. Rechte Dritter, soweit sie die eigene unternehmerische Freiheit (freedom to operate) einschränken, können den Wert eines eigenen IP- Rechts mindern oder sogar vernichten, wenn das eigene IP aufgrund der Blockade durch einen Dritten nicht verwertet werden kann. Es ist daher wesentlich, dass Lizenzen an derartigen Rechten bei einem Unternehmenszusammenschluss im Unternehmen bleiben. Die entsprechenden Verträge sind daraufhin genau zu prüfen. Sofern hierzu keine Unterlagen existieren, ist gegebenenfalls für jeden Bereich des Unternehmens eine sorgfältige Recherche nach IP-Rechten anderer Unternehmen oder Personen erforderlich. Aus Kostengründen wird über die Durchführung einer Recherche im Einzelfall zu entscheiden sein. Da aus prinzipiellen Gründen eine Recherche keine absolute Gewissheit geben kann, sind auch Gewährleistungsklauseln in einem M&A-Vertrag nur bedingt zur Absicherung der Vertragsparteien einsetzbar. Letztlich verbleibt ein Restrisiko bei den Vertragspartnern Verfahrensstand, Restlaufzeit Der Verfahrensstand eines in ein amtliches Register einzutragenden IP-Rechts kann über das Register ermittelt werden. Einem aktuellen Registerauszug ist zu entnehmen, ob das Schutzrecht bereits eingetragen wurde oder sich noch im Anmeldestadium befindet. Weiterhin kann der Fortgang des Anmeldeverfahrens dem Register entnommen werden. Insbesondere bei Schutzrechten, die erst nach einer amtlichen Prüfung ein- 287