Markenschutz für Produktdesign in den USA

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1 Markus Gampp Markenschutz für Produktdesign in den USA Verlag Dr. Kovac Hamburg 2006

2 Inhaltsverzeichnis Vorwort 7 Inhaltsverzeichnis 9 Abkürzungsverzeichnis 13 A. Einführung 19 I. Einleitung und Problemaufriss 19 II. Ziele und Gang der Untersuchung 23 III. Terminologie 26 B. Trade dress" Grundlagen des markenrechtlichen Schutzes von Produktdesign 29 I. Allgemeine markenrechtliche Grundlagen Common Law und Regelungen der Einzelstaaten Bundesweiter Markenschutz durch den Lanham Act 32 a.) Definition und Voraussetzungen einer Marke 33 b.) Markenschutz durch Eintragung nach 32 Lanham Act 35 aa.) Voraussetzungen für eine Eintragung 35 bb.) Eintragungsverfahren und Rechtsmittel 38 cc.) Rechtliche Wirkungen und Vorteile einer Eintragung c.) Schutz nicht eingetragener Marken nach 43 (a) Lanham Act 41 II. Terminologie und Entwicklung des trade dress law Begriff und Grundsätze des trade dress" Die Entwicklung des trade dress law in der Rechtsprechung 45 a.) Die Entscheidungen Sears und Compco (1964) 46 b.) Kohler Co. v.moen, Inc. (1993) Schutzvoraussetzungen für trade dress unter dem Lanham Act.. 52 C. Unterscheidungskraft- Distinctiveness" 55 I. Allgemeine Grundsätze zur Unterscheidungskraft von Marken Das Erfordernis der Unterscheidungskraft 55

3 2. Die Klassifikation der Marken nach Abercrombie 57 a.) Generic" 58 b.) Descriptive" 60 c.) Suggestive" 62 d.),^rbitrary/fanciful" Inherent distinctiveness Secondary meaning Secondary meaning in the making 68 II. Die Unterscheidungskraft von Trade dress" Grundsatz und Rechtsprechungsentwicklung Die Grundsatzentscheidungen des US Supreme Court 71 a.) Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (1992) 71 aa.) Fakten/Sachverhalt 72 bb.) Das Verfahren in erster und zweiter Instanz 73 cc.) Die Entscheidung des US Supreme Court 75 dd.) Bewertung und Folgen des Ergebnisses 79 b.) Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. (2000) 87 aa.) Fakten/Sachverhalt 88 bb.) Das Verfahren in erster und zweiter Instanz 89 cc.) Die Entscheidung des US Supreme Court 91 dd.) Bewertung und Folgen des Ergebnisses Die Rechtslage nach der Wal-Mart Entscheidung 104 a.) Die gegenwärtige Rechtslage für trade dress Markenschutz. 104 b.) Ausblick 105 D. Die functionality doctrine" 109 I. Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich (e) (5) Lanham Act - Definition functionality" Die Entwicklung der functionality doctrine 112 a.) Hintergrund und Ratio 112 b.) Historische Entwicklung - Die Anfange der functionality doctrine 113 c.) Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc. (1982)

4 d.) Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co. (1995) 119 e.) Restatement (Third) of Unfair Competition (1995) 122 II. Instruktive Beispielsfalle aus der Rechtsprechung In re Morton-Norwich Products, Inc. (1982) 123 a.) Fakten/Sachverhalt/Prozessgeschichte 123 b.) Die Entscheidung des CCPA 124 c.) Bewertung der Entscheidung In re Weber-Stephen Products Co. (1987) In re Babies Beat Inc. (1990) Leatherman Tool Group, Inc. v. Cooper Industries, Inc. (1999) III. TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. (2001) Offene Fragen vor der TrafFix-Entscheidung 147 a.) Die einzelnen Elemente der Definition 148 b.) Wettbewerbliche Notwendigkeit 148 c.) Die Bedeutung (abgelaufener) Patente 149 d.) Aesthetic functionality 160 e.) Die Prüflingsreihenfolge Die Grundsatzentscheidung des US Supreme Court 165 a.) Fakten/Sachverhalt 165 b.) Das Verfahren in erster und zweiter Instanz 167 c.) Die Entscheidung des US Supreme Court 174 d.) Bewertung und Folgen des Ergebnisses 183 aa.) Prüfungsreihenfolge 183 bb.) Ästhetische Funktionalität 184 cc.) Analyse und Bewertung der Argumente 187 dd.) Instruktiver Beispielsfall 199 ee.) Fazit Die Entwicklung seit der TrafFix Entscheidung 205 a.) Weite Auslegung [Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp.] 206 b.) Enge Auslegung [Antioch Co. v. Western Trimming Corp.] 209 c.) Zwischenergebnis / Ausblick

5 E. Das Verletzungsverfahren 215 I. Trademark infringement Voraussetzungen; insbesondere Likelihood of confusion" 216 a.) Allgemeines 216 b.) Die Polaroid-factors" 217 c.) Einzelfragen und Sonderfälle 227 aa.) Die Perspektive 227 bb.) Der Zeitpunkt post-sale confusion 228 cc.) Reverse confusion 229 dd.) Initial interest confusion Besonderheiten bei Produktdesign-trade dress infringement a.) Allgemeines 234 b.) Ausschluss der Verwechslungsgefahr durch labeling"? 234 II. Trademark dilution 240 III. Rechtsfolgen einer Markenverletzung - Remedies 243 F. Schlussbetrachtung 245 I. Fazit 245 II. Thesen 246 Literaturverzeichnis