Inhaltsverzeichnis Einleitung...31 A. Einführung in die Thematik...31 B. Problemstellung und Zielsetzung...32 C. Gegenwärtiger Stand der Forschung...33 D. Gang der Darstellung...36 Kapitel 1: Grundlagen...39 A. Einführung...39 B. Begriffsbestimmungen...39 I. Eintragungs- und Erstbenutzungsprinzip...39 II. Erstanmelderprinzip...40 III. Vorbenutzung...40 IV. Vorbenutzungsrecht...40 V. Vorbenutzungseinwand...41 C. Abgrenzungen...42 I. Kollision mit älteren Schutzrechten...42 II. Recht der Gleichnamigen...42 D. Beispiele für einen kodifizierten Vorbenutzungsschutz...43 I. Patentrecht...43 1. 12 Abs. 1 PatG...43 a) Gesetzgeberischer Zweck...44 b) Voraussetzungen des 12 Abs. 1 S. 1 PatG...45 c) Beweislast...46 d) Wirkung und Rechtsnatur...47 e) Umfang...48 2. 123 Abs. 5 PatG...49 II. Gebrauchsmusterrecht...49 III. Geschmacksmusterrecht...50 E. Ergebnis...50 Kapitel 2: Der Schutz der Vorbenutzung im deutschen Kennzeichenrecht...53 A. Einführung...53 B. Markenrecht...55 I. Grundlagen und Begriffsbestimmungen...57 1. Entstehung und Rechtsfolgen des Markenschutzes...58 2. Richtlinienkonforme Auslegung...59 II. Historischer Überblick...59 11
12 1. Art. 28 Abs. 2 des deutsch-französischen Handelsvertrages von 1862...59 2. Markenschutzgesetz vom 30. November 1874...60 3. Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894...61 4. Reformbestrebungen bis zum Entwurf eines neuen Warenzeichengesetzes von 1913...61 5. Entwurf eines neuen Warenzeichengesetzes von 1913...63 6. Entwurf eines neuen Warenzeichengesetzes von 1928/1929...64 7. Warenzeichengesetz von 1936...65 8. Gesetz über die Eintragung von Dienstleistungsmarken vom 29. Januar 1979...65 9. Entwicklung bis zum Erlass des Markenrechtsreformgesetzes vom 25. Oktober 1994...66 10. Markenrechtsreformgesetz vom 25. Oktober 1994...67 III. Zusammenfassung...67 IV. Der Schutz der Vorbenutzung im Markenrecht...67 1. Verkehrsgeltung, 4 Nr. 2 MarkenG...69 a) Allgemeine Schutzvoraussetzungen...71 aa) Markenfähigkeit, 3 MarkenG...71 bb) Graphische Darstellbarkeit, 8 Abs. 1 MarkenG...71 cc) Absolute Schutzhindernisse, 8 Abs. 2 MarkenG...72 b) Besondere Schutzvoraussetzungen des 4 Nr. 2 MarkenG...73 aa) Benutzung im geschäftlichen Verkehr...73 bb) Verkehrsgeltung...74 (1) Erforderlicher Bekanntheitsgrad...74 (2) Verkehrsgeltung als Marke...77 (3) Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise...77 (4) Geografische Voraussetzungen...79 c) Beweislast...80 d) Entstehung und Ende des Markenschutzes nach 4 Nr. 2 MarkenG...80 e) Inhaberschaft...81 f) Rechtsfolgen...81 g) Zusammenfassung und Bewertung...83
2. Notorische Bekanntheit, 4 Nr. 3 MarkenG i.v.m. Art. 6 bis PVÜ...85 a) Allgemeine Schutzvoraussetzungen...87 b) Besondere Schutzvoraussetzungen des 4 Nr. 3 MarkenG...87 aa) Notorische Bekanntheit im Inland...87 bb) Erforderlicher Bekanntheitsgrad...88 cc) Notorische Bekanntheit innerhalb der beteiligten Verkehrskreise...90 c) Beweislast...90 d) Entstehung und Ende des Markenschutzes nach 4 Nr. 3 MarkenG...91 e) Inhaberschaft...91 f) Rechtsfolgen...91 g) Zusammenfassung und Bewertung...92 3. Schutz als geschäftliche Bezeichnung, 5 MarkenG...93 a) Die Schutzvoraussetzungen, 5 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG...94 aa) Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG...95 bb) Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion, 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG...97 cc) Werktitel, 5 Abs. 3 MarkenG...98 b) Grundsatz der Priorität, 6 MarkenG...101 c) Geografischer Schutzbereich...102 d) Ende des Schutzes...102 e) Inhaberschaft...103 f) Rechtsfolgen...103 g) Zusammenfassung und Bewertung...106 4. Die bösgläubige Markenanmeldung, 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1 und Abs. 3 MarkenG...109 a) Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit...110 aa) Auslegungsgrundsätze...110 bb) Auslegung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung...112 (1) Fallgruppe 1: Besitzstandsstörung...113 (2) Fallgruppe 2: Die sog. Sperrmarke...115 (3) Fallgruppe 3: Zweckfremder Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfs...116 13
cc) Auswirkungen des Goldhase-Urteils des EuGH...117 b) Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen der Bösgläubigkeit...119 c) Rechtsfolgen...119 d) Beweislast...121 e) Zusammenfassung und Bewertung...123 5. Schutz durch sonstige ältere Rechte gemäß 13 MarkenG...125 a) Voraussetzungen des Löschungsanspruchs gemäß 13 Abs. 1 MarkenG...125 aa) Älteres Namensrecht, 13 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i.v.m. 12 BGB...126 bb) Älteres Recht an der eigenen Abbildung, 13 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i.v.m. 22 ff. KUG...128 cc) Älteres Urheberrecht, 13 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG i.v.m. 2 UrhG...128 dd) Ältere Sortenbezeichnung, 13 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG...131 ee) Ältere geografische Herkunftsangabe, 13 Abs. 2 Nr. 5 i.v.m. 126 ff. MarkenG...131 ff) Sonstige ältere gewerbliche Schutzrechte, 13 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG...132 b) Rechtsfolgen...134 c) Zusammenfassung und Bewertung...134 6. Die Verwirkung...136 a) Markenrechtliche Verwirkung, 21 MarkenG...136 b) Verwirkung nach allgemeinen Grundsätzen...137 aa) Voraussetzungen der Verwirkung nach allgemeinen Grundsätzen bei Unterlassungsansprüchen...138 (1) Länger andauernde redliche Benutzung (sog. Zeitmoment)...139 (2) Untätigkeit des Verletzten (sog. Umstandsmoment)...141 (3) Berechtigtes Vertrauen des Verletzers (sog. Duldungsanschein)...143 (4) Wertvoller und schutzwürdiger Besitzstand...144 (5) Gesamtabwägung...146 14
bb) Besonderheiten der Verwirkung von Schadensersatz- und Löschungsansprüchen...147 cc) Rechtsfolgen...147 dd) Prozessuale Geltendmachung und Beweislast...149 c) Zusammenfassung und Bewertung...149 7. Wettbewerbsrechtlicher Schutz...151 a) Allgemeines...153 aa) Historischer Überblick...153 bb) Sachlicher Anwendungsbereich des UWG...155 b) Markenanmeldung bzw. Ausübung der Rechte aus der Marke als unlauterer Behinderungswettbewerb, 3, 4 Nr. 10 UWG...155 aa) Verhältnis zu anderen Vorschriften...156 (1) Verhältnis zu 8 Nr. 10, 50 Abs. 1 MarkenG...156 (2) Verhältnis zu 4 Nr. 9 UWG...158 bb) Unlautere Behinderung, 3, 4 Nr. 10 UWG...158 (1) Mitbewerber, 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG...158 (2) Gezielte Behinderung, 4 Nr. 10 UWG...159 cc) Rechtsfolgen...162 (1) Löschungsanspruch bzw. Anspruch auf Rücknahme der Anmeldung, 8 Abs. 1 S. 1, 1. Alt. UWG...162 (2) Unterlassung, 8 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. UWG...162 (3) Einwand des Rechtsmissbrauchs...163 (4) Negative Feststellungsklage...163 (5) Schadensersatz, 9 UWG...164 (6) Übertragungsanspruch analog 17 Abs. 1 MarkenG...164 dd) Beweislast...165 c) Wettbewerbsrechtlicher Schutz der sog. Verkehrsgeltungsanwartschaft...165 d) Zusammenfassung und Bewertung...167 8. Zivilrechtlicher Schutz...169 a) Deliktsrechtlicher Schutz...169 aa) Verhältnis zu anderen Vorschriften...170 (1) Verhältnis zu 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1 MarkenG...170 (2) Verhältnis zu 3, 4 Nr. 10 UWG...171 15
16 bb) 823 Abs. 1 BGB...173 cc) 823 Abs. 2 BGB...174 dd) 826 BGB...174 (1) Historischer Überblick...174 (2) Voraussetzungen...175 (3) Beweislast...176 ee) Rechtsfolgen...177 b) Einwand des Rechtsmissbrauchs, 242 BGB...178 c) Schikaneverbot, 226 BGB...178 d) Zusammenfassung und Bewertung...179 9. Ergebnis...181 C. Domainrecht...185 I. Einführung...185 II. Grundlagen und Begriffsbestimmungen...185 1. Der Begriff der Domain...185 2. Funktionen der Domain...186 3. Erwerb einer Domain...186 4. Rechtsnatur der Domain...187 a) Rechtsprechung des BVerfG und des BGH: Vertragliches Nutzungsrecht...187 b) Vereinzelte Literaturstimmen: verdinglichtes Recht sui generis...188 c) Stellungnahme...188 III. Die Bedeutung der Vorbenutzung im Domainrecht...189 1. Kennzeichenverletzung durch Domainregistrierung...190 a) Domaininhaber steht kein eigenes Namens- oder Kennzeichenrecht zu...190 aa) Vorbestehende Marke oder geschäftliche Bezeichnung...191 (1) Benutzung im geschäftlichen Verkehr...191 (2) Marken-, kennzeichen- bzw. titelmäßige Benutzung...192 (3) Sonstige Tatbestandsvoraussetzungen der 14, 15 MarkenG...193 bb) Vorbestehendes Namensrecht gemäß 12 BGB...194 (1) Einleitung...194 (2) Anwendbarkeit des Namensschutzes gemäß 12 BGB...195
(3) Voraussetzungen der Namensanmaßung gemäß 12 S. 1, 2. Alt. BGB...195 cc) Vorbestehende geografische Herkunftsangabe gemäß 126 ff. MarkenG...196 dd) Sonstige Anspruchsgrundlagen...197 ee) Rechtsfolgen...198 b) Domaininhaber steht ein eigenes Namens- oder Kennzeichenrecht zu...198 2. Domainregistrierung und -benutzung als kennzeichenrechtlich relevante Vorbenutzungshandlung...199 a) Die afilias.de-entscheidung des BGH...200 b) Kritik...201 IV. Zusammenfassung und Bewertung...203 D. Kapitelzusammenfasssung...204 Kapitel 3: Der Schutz der Vorbenutzung im europäischen Kennzeichenrecht...207 A. Einführung...207 B. Die Vorbenutzung in der GMVO...208 I. Grundlagen des Gemeinschaftsmarkenschutzes...209 1. Regelungsgegenstand der GMVO...209 2. Verhältnis der GMVO zum nationalen Recht...210 3. Entstehung des Gemeinschaftsmarkenschutzes...211 a) Eintragungsprinzip...211 b) Erstanmelderprinzip...211 c) Inhalt, Wirkung und Schutzdauer der Gemeinschaftsmarke...212 II. Der Schutz der Vorbenutzung in der GMVO...212 1. Ältere Rechte...213 a) Ältere nicht eingetragene Marke oder sonstiges Kennzeichenrecht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung, Art. 8 Abs. 4, 53 Abs. 1 lit. c GMVO...213 aa) Voraussetzungen...213 bb) Rechtsfolgen...215 b) Ältere notorisch bekannte Marke, Art. 8 Abs. 2 lit. c, 53 Abs. 1 lit. a GMVO...217 c) Sonstige ältere Rechte, Art. 53 Abs. 2 GMVO...217 aa) Voraussetzungen...218 bb) Rechtsfolgen...218 17
18 d) Ältere Rechte von örtlicher Bedeutung, Art. 111 GMVO...218 2. Die bösgläubige Markenanmeldung, Art. 52 Abs. 1 lit. b GMVO...220 a) Voraussetzungen...220 aa) Gegenstand des Vorabentscheidungsverfahrens in der Rechtssache Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth (Goldhase)...221 bb) Die Vorlagefragen des OGH...222 cc) Die Antwort des EuGH...222 b) Rechtsfolgen...224 3. Verwirkung...224 III. Ergebnis...225 C. Die Vorbenutzung in der MRRL...226 I. Grundlagen des Markenschutzes der MRRL...227 1. Regelungsgegenstand der MRRL...227 2. Verhältnis zum nationalen Recht und Stand der Harmonisierung...228 II. Entstehung des Markenschutzes...229 1. Eintragungsprinzip...229 2. Erstanmelderprinzip...229 III. Der Schutz der Vorbenutzung in der MRRL...230 1. Ältere Rechte...230 a) Ältere notorisch bekannte Marken, Art. 4 Abs. 1 i.v.m. Abs. 2 lit. d MRRL...230 b) Ältere Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen, Art. 4 Abs. 4 lit. b MRRL...231 c) Sonstige ältere Rechte, Art. 4 Abs. 4 lit. c MRRL...232 d) Ältere Rechte von örtlicher Bedeutung, Art. 6 Abs. 2 MRRL...233 2. Die bösgläubige Markenanmeldung...234 a) Art. 3 Abs. 2 lit. d MRRL...234 b) Art. 4 Abs. 4 lit. g MRRL...235 3. Verwirkung, Art. 9 MRRL...236 4. Weiterbenutzung gemäß Art. 5 Abs. 4 MRRL...236 IV. Zulässigkeit der Einführung eines markenrechtlichen Vorbenutzungsrechts durch die Mitgliedstaaten...237 1. MRRL regelt Wirkungen der Rechte aus eingetragenen Marken abschließend...237
2. Benutzungsmarkenschutz außerhalb des harmonisierten Bereichs...239 V. Vorbenutzungsspezifische Regelungen einzelner EU-Mitgliedstaaten...240 VI. Ergebnis...241 D. Die Vorbenutzung in der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel...242 I. Grundlagen...243 1. Regelungsgegenstand der VO (EG) Nr. 510/2006...243 2. Verhältnis zu nationalen Vorschriften...244 a) Verhältnis zu den 126 ff. MarkenG...244 b) Verhältnis zum UWG...245 3. Eintragungsverfahren...246 4. Rechtsfolgen der Eintragung...247 II. Der Schutz der Vorbenutzung in der VO (EG) Nr. 510/2006.249 1. Art. 13 Abs. 3 der VO (EG) Nr. 510/2006...249 2. Art. 13 Abs. 4 der VO (EG) Nr. 510/2006...250 3. Art. 14 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 510/2006...251 III. Ergebnis...252 E. Kapitelzusammenfassung...252 Kapitel 4: Der Schutz der Vorbenutzung im internationalen Kennzeichenrecht...255 A. Einführung...255 B. Die Vorbenutzung im TRIPS-Abkommen...256 I. Grundlagen...256 II. Der Schutz der markenrechtlichen Vorbenutzung im TRIPS-Abkommen...257 1. Markenrechtlicher Exklusivschutz, Art. 16 Abs. 1 S. 1 TRIPS...257 2. Ausnahmen, Art. 17 TRIPS...258 a) Erste Stufe: begrenzte Ausnahmen...259 b) Zweite Stufe: Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Markeninhabers und Dritter...260 C. Kapitelzusammenfassung...261 Kapitel 5: Der Schutz der Vorbenutzung im Markenrecht ausgewählter Rechtsordnungen...263 A. Einführung...263 B. Japan...263 19
20 I. Grundlagen des Markenschutzes unter dem JMarkenG...264 1. Regelungsgegenstand des JMarkenG...264 2. Entstehung des Markenschutzes...265 3. Inhalt und Schutzdauer...266 4. Markenfunktionen...266 II. Der Schutz der Vorbenutzung im JMarkenG... 266 1. Eintragungshindernis zugunsten weithin bekannter Marken, Art. 4 Abs. 1 Ziff. (x) JMarkenG...267 a) Voraussetzungen...267 b) Rechtsfolgen...270 2. Das Vorbenutzungsrecht gem. Art. 32 JMarkenG...270 a) Voraussetzungen...271 b) Rechtsfolgen...273 III. Wettbewerbsrechtlicher Schutz der Vorbenutzung...274 1. Regelungsgegenstand und Zweck des JUWG...274 2. Unlauterer Wettbewerb, Art. 2 Abs. 1 JUWG...275 a) Art. 2 Abs. 1 Ziff. (i) JUWG: weithin bekanntes Zeichen...275 b) Art. 2 Abs. 1 Ziff. (ii) JUWG: berühmtes Zeichen...277 3. Rechtsfolgen...278 IV. Missbrauch des Markenrechts...279 V. Ergebnis...279 C. Schweiz...280 I. Grundlagen des Markenschutzes unter dem MSchG...282 1. Regelungsgegenstand des MSchG...282 2. Entstehung des Markenschutzes...283 3. Inhalt und Schutzdauer...283 4. Markenfunktionen...283 II. Der Schutz der Vorbenutzung im MSchG...284 1. Das Weiterbenutzungsrecht gem. Art. 14 MSchG...284 a) Normzweck...284 b) Rechtsnatur...285 c) Voraussetzungen...285 d) Rechtsfolgen...287 2. Die notorisch bekannte Marke, Art. 3 Abs. 1 i.v.m. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG...289 III. Wettbewerbsrechtlicher Schutz der Vorbenutzung...290 1. Regelungsgegenstand und Zweck des SchwUWG...291 2. Nachahmungsschutz gem. Art. 3 Abs. 1 Ziff. d SchwUWG...291
3. Die wettbewerbsrechtliche Generalklausel gem. Art. 2 SchwUWG...292 4. Rechtsfolgen...293 IV. Verwirkung...293 V. Ergebnis...293 D. Kapitelzusammenfassung...295 Kapitel 6: Überlegungen für und wider die Einführung eines Vorbenutzungsrechts...297 A. Diskussion aus Sicht des deutschen Markenrechts...297 I. Argumente für die Einführung eines Vorbenutzungsrechts...297 1. Schutz der Vorbenutzung lediglich in Ansätzen...297 2. Gefahr abweichender Entscheidungen über die Schutzfähigkeit...298 3. Vorsorgliche Anmeldung schutzunfähiger Zeichen...298 4. Bestandsschutz...299 5. Rechtsvergleich...299 II. Argumente gegen die Einführung eines Vorbenutzungsrechts.300 1. Entgegenstehender Wille des Gesetzgebers...300 2. Systematik des MarkenG...301 3. Schwächung der Kennzeichnungskraft...301 4. Gefahr der Irreführung des Verkehrs...301 5. Keine dem Patentrecht vergleichbare Interessenlage...302 6. Schutz der Vorbenutzung in Sonderfällen sichergestellt...303 7. Agentenmarke, 11 MarkenG...304 8. Geringe Anmeldegebühren...304 9. Rechtssicherheit...304 10. Ius (civile) vigilantibus scriptum est...305 III. Zwischenergebnis...306 B. Diskussion aus Sicht des europäischen Markenrechts...306 I. Vorüberlegungen...307 1. Vorschläge der MPI-Studie...307 2. Einheitliche Regelung auf nationaler und europäischer Ebene...309 II. Argumente für und gegen die Einführung eines Vorbenutzungsrechts...310 III. Zwischenergebnis...311 C. Ergebnis...311 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen...313 Literaturverzeichnis...317 21