Strategische Überlegungen für Unternehmen zum Unitary Patent. BUJ Dr. Jan Krauss Patentanwalt Dezember 2015

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1 Strategische Überlegungen für Unternehmen zum Unitary Patent BUJ Dr. Jan Krauss Patentanwalt Dezember 2015

2 Übersicht Vorbemerkungen - Das System in aller Kürze Was bleibt? Was ändert sich? Kosten Vorteile und Nachteile Strategische Überlegungen nach der Einführung Strategische Überlegungen vor der Einführung Beispiel für best practices 2

3 Zeitstrahl für das UP 2032 Ruhestand Krauß (spätestens)??? Sunrise Phase für Opt out 2017 Implementierung (Beginn) 2023/30 Opt-out endet (vielleicht) 2029 (fast) keine Übersetzungen mehr 2043/50 Letzte Opt-out Patente enden (vielleicht) 3

4 Erteilingsverfahren Anmeldung beim EPA Recherche/Prüfung Erteilung durch EPA DE GB FR UP Regionale Phase Nationale Phasen 4

5 37 EPÜ Staaten vs. 28 EU Staaten UPC ratifiziert UPC nicht unterzeichnet Vertragsstaaten des UPC Nicht teilnehmende EU Staaten Nur UPC unterzeichnet Keine Teilnahme möglich 5

6 Übersetzungskosten fallen immer noch an. Gebühren bis zur Erteilung bleiben die Gleichen. Kosten Patentierung Nach der Erteilung eine Jahresgebühr gemäß true TOP 4 Schema (siehe rechts). Keine speziellen Gebührenerleichterungen für SMEs oder Hochschulen. 6

7 Vor dem EPA: Exkurs: Vertretung aus deutscher Sicht Vertretung durch Europäische Patentanwälte (klassisch) Vertretung durch Rechtsanwälte (möglich) Vor dem UPC: Vertretung durch Rechtsanwälte (klassisch) Vertretung durch Europäische Patentanwälte mit neuer Zusatzqualifikation (z.b. Hagen II, CEIPI) Großvaterregelung Vertretung durch Europäische Patentanwälte mit alter Zusatzqualifikation (z.b. Hagen I, Fischbach-Au-Kurs) Bedeutet breitere Vertretung durch Patentanwälte, wobei echte Großväter ohne Zusatz ausgeschlossen sind Syndikusanwälte (-) Parties shall be represented by lawyers authorised to practise before a court of a Contracting Member State. 7

8 Die Opt Out Regelung Möglich für 7 (oder 14) Jahre ab Beginn des Systems Für Patente mit Effekt für die Gemeinschaft oder entsprechende SPCs kann grundsätzlich kein opt-out erklärt werden. Opt-out muss durch den Anmelder/Inhaber erklärt werden; alle Anmelder/Inhaber müssen dies erklären. Die opt-out-regelung erlaubt nationale Verfahren für das EP-Patent mindestens bis 2043 (vielleicht 2050). Opt-out Gebühr 80 EUR (nicht final) pro Anmeldung/Patent. Bündelpatente können nur ganz ausgenommen werden EP und SPC bilden eine Einheit. Rücknahme desopt-out ( opt-in ) is einmal möglich. Opt-out oder opt-in wird vor der Geschäftsstelle erklärt, wird mit Eintragung wirksam. 8

9 UP Wer mag es - und wer nicht? Man kann erwarten, dass das UP und der UPC kein System werden wird, das für mehr als ungefähr 50% der augenblicklichen Anmelder beim EPA, insbesondere SMEs, brauchbar sein wird. Dies bedeutet, dass SMEs wahrscheinlich dazu gezwungen sein werden, zu nationalen Anmeldungen und Verfahren vor den nationalen Gerichten zurückzukehren. Paralleler Streit in verschiedenen EU-Ländern findet in nur 5 bis 8% aller Fälle statt. Ein echter Vorteil des UPC findet sich für große international aktive Unternehmen mit tieferen Taschen, die keinen zentralen Angriff auf das Patent fürchten. (nach Pagenberg, 2014) 9

10 UP Wer mag es - und wer nicht? Ç Telekommunikation gemeinschaftliche Unterlassung Ç NPEs ( Trolle ) zentralisierter Angriff für die ganze EU Ç Consumer Produkte ganze EU als Markt Ç Streitanwälte höhere Kosten È Pharmaindustrie zentraler Verlust des Patents möglich È SMEs Kosten vs. Schutz wie erforderlich/gewünscht È VCs Höhere Investitionen È Software Gruppen gegen die Patentierung È Biotech Gruppen gegen die Patentierung 10

11 Strategische Überlegungen Wal oder Schwarm? (UP) (national) 11

12 Strategische Überlegungen vor der Einführung I Verfolgung des Implementierungsverfahrens, insbesondere im Hinblick auf Gebühren/Kosten. Verfolgung der Einzelheiten des Opt-out- Verfahrens und Überlegungen hinsichtlich Optout. Verfolgung des Opt-out-Timings hinsichtlich möglicher Nichtigkeitsangriffe (Sunrise). Verzögerung von Schlüsselpatenten, falls UP Schutz definitiv erwünscht. Verzögerung des Erteilungsverfahrens, falls bestimmte Länder eingeschlossen werden sollen (oder anders herum!). 12

13 Verträge Strategische Überlegungen vor der Einführung II Anwendbares Recht; Gerichtsstand; Bifurcation (wenn möglich); Opt-out; Kosten? Wer entscheidet? Wer kontrolliert das Recht auf Opt-out? (und -in?) Nur der/die Inhaber (nicht Lizenznehmer) können Antrag auf Opt-out eines EP Patents vom UPC stellen. Wer kontrolliert die Nichtigkeit? Kooperation zwischen dem Lizenznehmer und Lizenzgeber über Entscheidung erforderlich, ob nicht teilbare UPs oder EP-Bündel gewollt. 13

14 Strategie - Rechtswahl Nationalität der Anmelder bestimmt das für das UP als Gegenstand des Vermögens anwendbare Recht. Wenn es zwei Anmelder gibt, kontrolliert die Nationalität des zuerst genannten Anmelders. Europäische Gesetze können unterschiedlich sein (z.b. Verkauf eines Teils des Patents ohne Zustimmung). Z.B. nur US-Firmen ohne Firmensitz in der EU Deutschland (Sitz des EPAs). Ausgleich zu zahlen an anderen Mitinhaber bei Verwertung des Patents? Nein (GB, DE, US); Ja (FR). 14

15 PRO Opt-Out: Strategische Überlegungen nach der Einführung I Better the devil you know Alte und bekannte Verfahren sind sicher(er) Aufgrund nationalem case-law sind die nationalen Verfahren (relativ) vorhersehbar Kein Risiko des Verlusts des Patents auf einmal durch das zentralisierte Nichtigkeitsverfahren für alle EU Staaten Contra Opt-Out: Gebühren Verringerte Kosten und Aufwand für die Durchsetzung aufgrund zentralisiertem Verletzungsverfahren 15

16 Strategie - Forum Shopping Zusammensetzung der Gerichte lokal anders (2 : 1) Daher Lokalkolorit der verschiedenen Gerichte? Verfahren und Case-law Möglichkeit der nationalen Verfahren und UPC Verfahren (Art. 83 UPA parallele Zuständigkeit ), 7 (14) Jahre nach Beginn des UPA Wichtig bei Zusammenspiel Nichtigkeit und Verletzung (Bifurcation) Kosten? (z.b. Nichtigkeit ) 16

17 Strategie - Nichtigkeit Nach Artikel 47(5) UPC kann über die Rechtsbeständigkeit nicht ohne den Patentinhaber entschieden werden. Demzufolge kann eine zentrale Nichtigkeit nur gegen den Inhaber und nicht gegen einen Lizenznehmer initiiert werden. Es ist dem Lizenznehmer nicht möglich, selber Änderungen des Patentes vor dem UPC zu bewirken, selbst wenn er dazu vertraglich berechtigt wäre (Klausel ist nichtig). Dies gilt auch, wenn der Patentinhaber an dem Verfahren beteiligt ist. 17

18 (Best) Practices Verträge prüfen Portfolio prüfen Geographischer Bereich (Markt) Produktrelevanz(essential vs. Non-essential) Lizenzen Opt-out prüfen Kategorisieren Markt (Wal oder Schwarm) Produkt (Flosse oder Fisch) Konkurrenz beachten Nationale Patente mit einmischen Budget 18

19 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Boehmert & Boehmert Dr. Jan Krauss Pettenkoferstrasse Munich Germany