Prof. Dr. Inge Scherer MarkenR Kapitel 2 Voraussetzungen / Entstehung des Markenschutzes

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1 Kapitel 2 Voraussetzungen und Entstehung des kennzeichenrechtlichen Schutzes Inhalt: Einführung Markenfähigkeit dreidimensionale Marken Markeninhaberschaft Benutzungszwang absolute und relative Schutzhindernisse Prioritätsgrundsatz Benutzungsmarken notorisch bekannte Marken 1

2 Die drei Markenkategorien des 4 MarkenG Möchte man die Voraussetzungen des Markenschutzes bestimmen, dann ist zunächst die Erkenntnis wichtig, dass der Markenschutz und das Markenrecht auf verschiedenen Wegen entstehen können. Nach 4 MarkenG entsteht der Markenschutz durch 1. die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register ( 4 Nr. 1 MarkenG), 2. Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat ( 4 Nr. 2 MarkenG), oder 3. die im Sinne des Artikels 6 bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums notorische Bekanntheit einer Marke ( 4 Nr. 3 MarkenG). Vertiefung: Die mit Abstand größte Bedeutung in der Praxis hat die Entstehung des Markenschutzes durch Eintragung. Selbst bekannte Marken mit einem hohen Grad an Verkehrsgeltung, die unter 4 Nr. 2 MarkenG fallen, schützen sich meist zusätzlich durch eine Eintragung. Hinweis: Aufgrund der überragenden praktischen Bedeutung der Entstehung des Markenschutzes durch Eintragung eines Zeichens als Marke sollen in diesem Kapitel zunächst die Schutzvoraussetzungen und Schutzhindernisse der eingetragenen Marken dargestellt werden. Anschließend wird kurz auf die Marken nach 4 Nr. 2 und 3 MarkenG eingegangen werden. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einem kurzen Überblick über das Eintragungsverfahren. 2

3 Die materiellen Schutzvoraussetzungen Im ersten Teil dieses Kapitels geht es um die Frage, welche Zeichen überhaupt als Marke geschützt werden können. Es geht also um die materiellen Voraussetzungen, unter denen ein Zeichen schutzfähig ist. 3 MarkenG beantwortet die Frage, was als Marke geschützt werden kann und welche grundlegenden Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Gesetzeswortlaut 3 MarkenG: (1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. (2) Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, 1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, 2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder 3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. 3 MarkenG enthält somit die grundlegende Bestimmung der Markenfähigkeit. Hinweis: Es werden im Folgenden zunächst die allgemeinen Voraussetzungen des 3 MarkenG erläutert. Dann wird kurz die Frage beantwortet werden, wer überhaupt Inhaber einer Marke sein kann, bevor der Nichtakzessorietätsgrundsatz dargestellt wird. Danach werden die absoluten und relativen Schutzhindernisse besprochen. 3

4 Die Voraussetzungen des 3 Abs. 1 MarkenG Nach 3 Abs. 1 MarkenG können Marke alle Zeichen sein, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Betriebe zu unterscheiden. 3 Abs. 1 MarkenG enthält also zwei wesentliche Voraussetzungen für den Markenschutz. Erstens muss es sich überhaupt um ein Zeichen handeln. Zweitens muss diesem Zeichen in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen eine abstrakte Unterscheidungseignung zukommen. Die Voraussetzungen des 3 MarkenG gelten für alle Marken i.s.d. 4 MarkenG. Dagegen gelten für geschäftliche Bezeichnungen ( 5 MarkenG) und geografische Herkunftsangaben ( 126 ff. MarkenG) besondere Voraussetzungen, die später erläutert werden. 4

5 Der Begriff des Zeichens in 3 Abs. 1 MarkenG 3 Abs. 1 MarkenG enthält keine Definition des Begriffs Zeichen. Der Begriff wird vielmehr vorausgesetzt und nur durch eine nicht abschließende, exemplarische Aufzählung konkretisiert und illustriert. Das Wesen eines Zeichens besteht darin, dass es in verkürzter Form bestimmte Informationen vermittelt. Im Falle einer Marke soll das Zeichen vor allem Informationen über die betriebliche Herkunft einer Ware oder Dienstleistung vermitteln. Das Zeichen muss sinnlich wahrnehmbar sein, wobei es ausreicht, wenn dies nur mittels Hilfsmitteln möglich ist. Vertiefung: Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit gilt nur für die Registermarke i.s.d. 4 Nr. 1 MarkenG, vgl. 8 Abs. 1 MarkenG. Bei Benutzungsmarken i.s.d. 4 Nr. 2 MarkenG gibt es kein Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit. Das Zeichen muss sich begrifflich von den Waren oder Dienstleistungen, für die es verwendet wird, unterscheiden lassen ( Abstrahierbarkeit ). Es darf also nicht mit der Ware identisch sein. Diese begriffliche Unterscheidbarkeit wird auch als Selbstständigkeit des Zeichens umschrieben. Der BGH fordert, dass das Zeichen zwar nicht physisch, aber doch gedanklich von der Ware bzw. Dienstleistung abstrahierbar sein muss (vgl. BGH GRUR 2008, 71 ff. Fronthaube). Beispiel zur Selbstständigkeit des Zeichens: Eine von der Grundform eines Gabelstaplers abweichende Gestaltung genügt den eben genannten Anforderungen. Denn da die Gestaltung nicht zwingend ist und von der technisch bedingten Grundform abweicht, kann diese besondere Form zumindest gedanklich von der Ware Gabelstapler unterschieden werden und kann der Identifizierung eines ganz bestimmten Produkts dienen (vgl. BGH GRUR 2004, 502 ff. Gabelstapler II). 5

6 Einheitlichkeit und Bestimmtheit des Zeichens Die frühere Rechtsprechung zum alten 1 WZG (Warenzeichengesetz) verlangte als zusätzliche Vorrausetzung die Einheitlichkeit der Marke. Einheitlichkeit der Marke bedeutet, dass sie mit einem Blick überschaubar sein muss und einen geschlossenen Gesamteindruck vermitteln muss. Daran sollte es beispielsweise bei einem Text, der aus zahlreichen Sätzen besteht, fehlen. Am Kriterium der Einheitlichkeit wird heute nicht mehr festgehalten, da es für die Abgrenzung der Markenfähigkeit nicht taugt oder jedenfalls keinen zusätzlichen Nutzen bringt. Es war immer und ist auch heute noch unstrittig, dass mehrgliedrige Zeichen als Marke geschützt werden können, z.b. ein Werbeslogan, der aus mehreren Wörtern besteht. Für die Frage der materiellen Schutzfähigkeit kommt es aber nur darauf an, ob das Zeichen aus Sicht der einschlägigen Verkehrskreise (noch) geeignet ist, eine bestimmte Ware oder Dienstleistung einem bestimmten Betrieb zuzuordnen. Ist dieses Erfordernis erfüllt und sind auch die weiteren Voraussetzungen der materiellen Schutzfähigkeit erfüllt, dann kann es nicht mehr auf ein Kriterium der Einheitlichkeit ankommen. Beispiel (vgl. BPatG GRUR 2009, 1060 ff. Trüffelpralinen): Die Schutzfähigkeit der folgenden Wortfolge kann nicht aufgrund fehlender Einheitlichkeit des Zeichens versagt werden. Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit. Es muss aber geprüft werden, ob dem Zeichen möglicherweise die abstrakte Unterscheidungseignung i.s.d. 3 Abs. 1 MarkenG oder die relative Unterscheidungskraft i.s.d. 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Stets beachtet werden muss aber das Kriterium der Bestimmtheit. Der Gegenstand des Markenschutzes muss eindeutig definiert werden. Markenschutz für abstrakte Konzepte, die zahlreiche unterschiedliche Varianten umfassen, ist nicht möglich. 6

7 Zeichenformen Teil 1 Nachdem der Begriff des Zeichens geklärt wurde, soll nun der Frage nachgegangen werden, welche Zeichenformen nach dem Gesetz zugelassen sind. Das Gesetz lässt grundsätzlich jede Zeichenform zu. Die Aufzählung in 3 Abs. 1 MarkenG ist nicht abschließend, sondern nur beispielhaft. Der EuGH lehnt einen numerus clausus an Markenformen ausdrücklich ab (vgl. EuGH GRUR Int. 2002, 842 ff. Philips). Neben den in 3 Abs. 1 MarkenG genannten Formen sind auch neue und neuartige Formen zulässig. Zulässig sind insbesondere auch Kombinationen aus den in 3 Abs. 1 MarkenG genannten Formen, sog. Mischformen. Große praktische Bedeutung haben Kombinationen aus Abbildungen und Wörtern (Wort-Bild-Marken). Im Folgenden soll kurz auf die wichtigsten Zeichenformen eingegangen werden: Wörter: Wörter sind die klassischen Zeichenformen. Grundsätzlich kann jedes Wort eine Marke sein. Unerheblich ist, ob es ein deutsches oder fremdsprachiges Wort ist oder ein reiner Kunstbegriff. Die Marke kann auch aus mehreren Wörtern oder gar mehreren Sätzen bestehen (vgl. dazu unten). Wird das Wort in fremden Schriftzeichen dargestellt (z.b. in chinesischen), sollten Sie die Wortmarke von der Bildmarke abgrenzen. Personennamen: Personennamen sind in 3 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich genannt und daher als Marke schutzfähig. Unerheblich ist, ob es sich um den eigenen Namen des Geschäftsinhabers handelt oder um den Namen einer dritten Person. Sogar reine Fantasienamen sind möglich. Der Anmelder der Marke muss auch nicht nachweisen, dass er zur Führung und Verwendung dieses Namens berechtigt ist. Stattdessen hat der wahre Namensträger die Möglichkeit, nach 13 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. 51 Abs. 1 MarkenG die Löschung zu verlangen. 7

8 Zeichenformen Teil 2 Buchstaben: Wie sich aus 3 Abs. 1 MarkenG ergibt sind auch einzelne Buchstaben markenfähig. Erstrecht sind auch Buchstabenkombinationen schutzfähig und zwar unabhängig davon, ob sie aussprechbar sind oder einen erkennbaren Sinngehalt haben. Zahlen: Auch Zahlen sind uneingeschränkt markenfähig. Dies gilt auch für Zahlenbrüche oder andere mathematische Ausdrücke. Wird die Zahl als Wort ausgeschrieben, dann liegt jedoch eine Wortmarke vor. Abbildungen: Abbildungen aller Art sind als Marke schutzfähig. Ein graphisch gestalteter Schriftzug ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke. Auch Bilder der Ware selbst oder ihrer Verpackung können Bildmarken sein. Gleiches gilt für Abbildungen von lebenden oder verstorbenen Personen (vgl. BGH GRUR 2008, 1093 ff. Marlene-Dietrich-Bildnis). Hörzeichen: Hörzeichen sind ebenfalls markenfähig. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um musikalische Melodien, gesprochene Sprache oder beliebige sonstige Geräusche handelt. Die Markenfähigkeit von Hörzeichen trägt dem Umstand Rechnung, dass sie als Erkennungsmittel in der Radio- und Fernsehwerbung eine erhebliche Bedeutung erlangt haben. Gerade bei Hörzeichen muss aber in einem späteren Schritt immer genau geprüft werden, ob mangels graphischer Darstellbarkeit das absolute Schutzhindernis des 8 Abs. 1 MarkenG eingreift (dazu unten mehr)! 8

9 Zeichenformen Teil 3 Dreidimensionale Gestaltungen: Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des 3 Abs. 1 MarkenG können auch dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung geschützt werden. Problematisch ist in diesen Fällen aber oft die Frage, ob die dreidimensionale Gestaltung die nötige abstrakte Unterscheidungskraft und eine Selbstständigkeit aufweist, also zumindest gedanklich von der Ware oder Dienstleistung abstrahiert werden kann. Dies wird vom BGH im Regelfall aber unterstellt (vgl. BGH GRUR 2010, 138 ff. ROCHER-Kugel). Nicht erforderlich ist, dass das Zeichen dauerhaft und fest mit der Ware verbunden ist. Auch die Verpackung selbst kann das eintragungsfähige Zeichen sein. Beispiel: Die besondere Flaschenform in der ein Likör abgefüllt und verkauft wird, kann als dreidimensionale Marke geschützt werden (vgl. BGH GRUR 2001, 56 ff. Likörflasche). Die Marke kann sich auf die gesamte Verpackung beziehen (vgl. die Likörflasche im obigen Beispiel) oder auf einen Teil der Verpackung beschränkt sein, z.b. auf das Flaschenetikett. Sonstige Aufmachungen: Unter Aufmachung ist im Gegensatz zum Produkt selbst und seiner Verpackung sog. Produktbeiwerk zu verstehen. Dieses kann von der Ware völlig losgelöst sein. Beispiele für sonstige Aufmachungen sind regelmäßig wiederkehrende Gestaltungsmerkmale in Geschäftsdrucksachen, Aufsteller in Geschäften, die in allen Filialen identische Gestaltung der Geschäftsräume. Auch die sog. Positionsmarken sollen hierzu zählen. Positionsmarken sind dadurch gekennzeichnet, dass ein bestimmtes Element in immer gleicher Position und Größe auf einem bestimmten Warenteil angebracht wird. 9

10 Zeichenformen Teil 4 Beispiele für Positionsmarken: - Ein roter Absatzstreifen im Schuh - Die Anbringung eines! auf Bekleidungsstücken - Eine Zick-Zack-Line auf Sportschuhen Zwar ist die Schutzfähigkeit von Positionsmarken umstritten. Dieser Streit bezieht sich jedoch auf die Frage, ob ein mangels konkreter Unterscheidungskraft ein absolutes Schutzhindernis nach 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt. Farben und Farbzusammenstellungen: 3 Abs. 1 MarkenG nennt als zulässige Markenformen ausdrücklich auch Farben und Farbzusammenstellungen. Dennoch ist dieser Punkt nicht unproblematisch. Handelt es sich bei der Farbzusammenstellung um eine Bildmarke, dann gelten keine Besonderheiten: Die Schutzfähigkeit ist unproblematisch gegeben. Umstritten war aber die Schutzfähigkeit isolierter oder konturloser Farben. Der BGH hat inzwischen die Möglichkeit eines sog. abstrakten oder absoluten Farbschutzes im Grundsatz anerkannt (vgl. BGH GRUR 1999, 730 ff. Farbmarke magenta/grau). Durch die gleichrangige Nennung der Farbmarken neben Wort- und Bildmarken in 3 Abs. 1 MarkenG hat der Gesetzgeber deutlich gemacht, dass für Farbmarken grundsätzlich keine anderen Voraussetzungen gelten sollen, als für alle anderen Marken auch. Bei konturlosen Farben ist jedoch besonders genau zu prüfen, ob die Voraussetzungen des 8 MarkenG vorliegen (dazu unten mehr). Bei einer konturlosen Mehrfarbenmarke verlangt der BGH Angaben zur systematischen Anordnung der Farben. Geruchsmarken: Geruchsmarken können eine abstrakte Unterscheidungskraft haben. Ihre Schutzfähigkeit scheitert jedoch regelmäßig am absoluten Schutzhindernis des 8 Abs. 1 MarkenG: Sie sind nicht graphisch darstellbar (vgl. EuGH GRUR 2003, 145 ff. Sieckmann). Gleiches gilt für Geschmacksmarken. 10

11 Zeichenformen Teil 5 Weitere Markenformen: Noch nicht endgültig entschieden ist die Schutzfähigkeit von Bewegungsmarken, z.b. dem Bewegungsablauf beim Öffnen der Flügeltüren eines Sportwagens. Bejaht hat der BGH hingegen die Schutzfähigkeit von Tastmarken (vgl. BGH GRUR 2007, 148 ff. Tastmarke). Das Problem lag aber auch hier wieder weniger in der abstrakten Unterscheidungskraft i.s.d. 3 Abs. 1 MarkenG, als vielmehr bei der Frage der graphischen Darstellbarkeit nach 8 Abs. 1 MarkenG. Dafür genügt aber nach Ansicht des BGH die hinreichend bestimmte Angabe der maßgeblichen Eigenschaften des Gegenstands, durch dessen Berühren die Sinneswahrnehmungen ausgelöst werden, die sich als Hinweis auf die Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen eignen sollen. Die mit dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit verfolgten Zwecke gebieten es dagegen nicht, dass (auch) die Sinnesempfindungen als solche, die über den Tastsinn ausgelöst werden, bezeichnet werden (vgl. BGH GRUR 2007, 148 ff. Tastmarke). 11

12 Abstrakte Eignung zur Unterscheidung 3 Abs. 1 MarkenG fordert die abstrakte Eignung des Zeichens irgendwelche Waren oder Dienstleistungen zweier beliebiger Unternehmen voneinander zu unterscheiden. Es kommt also nur darauf an, ob das Zeichen überhaupt geeignet ist, zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu dienen. Die Prüfung der Markenfähigkeit hat abstrakt zu erfolgen, d.h. es ist ohne Bezug zu den konkret angemeldeten Waren oder Dienstleistungen alleine darauf abzustellen, ob das Zeichen als solches geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 ff. Philips/Remington und BGH GRUR 2004, 502 ff. Gabelstapler II). Vertiefung: Erst bei der Prüfung des 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kommt es darauf an, ob das Zeichen gerade für die Waren oder Dienstleistungen, für die es angemeldet wird, unterscheidungskräftig ist. Klausurtaktik: Die Kriterien für die abstrakte Unterscheidungseignung i.s.d. 3 Abs. 1 MarkenG sind sehr weit. Daher wird die abstrakte Unterscheidungseignung fast nie verneint werden können! 12

13 Der Benutzungszwang Eine weitere Voraussetzung für die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist die Benutzung dieses Zeichens. Für nicht eingetragene Marken i.s.d. 4 Nr. 2 MarkenG erklärt sich dieses Erfordernis von selbst. Denn die erforderliche Verkehrsgeltung kann erst durch Benutzung des Zeichens erworben werden. Der Benutzungszwang gilt aber auch für eingetragene Marken i.s.d. 4 Nr. 1 MarkenG. Zwar entsteht hier das formelle Markenrecht bereits mit der Eintragung der Marke. Jedoch hängen die Wahrnehmung der daraus resultierenden Rechte und letztlich auch die Rechtserhaltung vom tatsächlichen Gebrauch der Marke im Geschäftsverkehr ab. Allerdings gilt zugunsten des Markeninhabers eine Benutzungsschonfrist von 5 Jahren. Während dieser Zeit hat eine Nichtbenutzung der Marke keine negativen Konsequenzen. Das Gesetz normiert keine ausdrückliche Pflicht zur Benutzung. Vielmehr knüpft das Gesetz an die Überschreitung der Benutzungsschonfrist bestimmte negative Folgen. Der Benutzungszwang hat also eher den Charakter einer Obliegenheit und stellt keine Rechtspflicht dar. So kann nach 25 Abs. 1 MarkenG der Markeninhaber im Falle einer Nichtbenutzung nach Ablauf der Schonfrist seine Ansprüche aus 14, 18 ff. MarkenG nicht mehr geltend machen. Die Anforderungen an die Benutzung ergeben sich aus 26 MarkenG. Danach muss die Marke im Inland für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt werden, es sei denn, es liegen ernsthafte Gründe für die Nichtbenutzung vor. Bei der Frage, ob eine ernsthafte Nutzung vorliegt, muss man sich an der Herkunftsfunktion der Marke orientieren, d.h. die Marke muss zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verwendet werden (vgl. BGH GRUR 2006, 150 ff. NORMA) 13

14 Beispiel für (k)eine Benutzung i.s.d. 26 MarkenG: Ein Lebensmitteldiscounter hat sich das Zeichen NORMA als Marke für bestimmte Waren schützen lassen. Dieses Zeichen wurde aber nicht auf den besagten Waren selbst angebracht oder im Zusammenhang mit diesen verwendet, sondern wurde nur in Schaufenstern, auf Einkaufstüten und in Werbeprospekten angebracht. Der BGH sah hierin keinen hinreichenden Bezug zu den einzelnen Waren, für die das Zeichen eingetragen wurde. Durch diese Verwendung wird das Zeichen nicht zur Unterscheidung der Waren des Markeninhabers von Waren anderer Herkunft verwendet. Die ausschließliche Verwendung des Zeichens als Unternehmenskennzeichen genügt nicht, wenn es nicht zugleich auch als Marke für die konkret vertriebenen Waren verwendet wird. Somit fehlte es in diesem Fall an einer ernsthaften Benutzung i.s.d. 26 MarkenG. Vertiefung: Gerechtfertigt wird der Benutzungszwang mit dem Zweck der Marke, der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen nach ihrer betrieblichen Herkunft zu dienen. Wird die Marke längere Zeit nicht ernsthaft benutzt i.s.d. 26 MarkenG, dann läuft dieser Zweck leer. Es überwiegt dann das Interesse der Allgemeinheit und der anderen Gewerbetreibenden, dieses Zeichen frei zu geben, um es anderweitig nutzen zu können. Gleichzeitig soll dadurch verhindert werden, dass wahllos Zeichen als Marken registriert und damit der anderweitigen Benutzung entzogen werden, obwohl keinerlei praktisches Bedürfnis dafür besteht, weil diese Marken ohnehin nicht im Geschäftsverkehr genutzt werden. 14

15 Rechtsinhaber des Markenrechts Noch nicht besprochen wurde bisher die Frage, wer überhaupt Inhaber des Markenrechts sein kann. Eine Regelung hierzu findet sich in 7 MarkenG. Nach 7 MarkenG können Inhaber von eingetragenen und angemeldeten Marken sein: Natürliche Personen ( 7 Nr. 1 MarkenG) Juristische Personen ( 7 Nr. 2 MarkenG) Personengesellschaften, sofern sie mit der Fähigkeit ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen ( 7 Nr. 3 MarkenG) Unter 7 Nr. 3 MarkenG fallen unstrittig OHG und KG. Dagegen fällt die GbR nach dem Gesetzeswortlaut und der amtlichen Begründung nicht unter diese Regelung. Nach Anerkennung der Teilrechtsfähigkeit der GbR wird nun auch die Markenfähigkeit der GbR bejaht. Die GbR fällt somit auch unter 7 Nr. 3 MarkenG. Beachte! Über ihren Wortlaut hinaus gilt diese Regelung auch für nicht eingetragene Marken! 15

16 Die Selbstständigkeit der Marke Nichtakzessorietätsgrundsatz Nach dem früheren WZG lag die wesentliche Funktion der Marke darin, Waren im Hinblick auf ihre betriebliche Herkunft voneinander zu unterscheiden. Kurz: Es ging um den Schutz vor Herkunftstäuschungen. Dieser Schutzzweck hatte Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen der Marke und dem dahinterstehenden Geschäftsbetrieb. Zum einen konnte ein Warenzeichenrecht überhaupt nur dann erworben werden, wenn auch ein Geschäftsbetrieb existierte, vgl. 1 WZG. Zum anderen durfte das Warenzeichenrecht nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb übertragen werden, vgl. 8 Abs. 1 S. 2 WZG. Existenz und Inhaberschaft eines Warenzeichenrechts waren also akzessorisch zum Geschäftsbetrieb. Im MarkenG besteht nun keine Akzessorietät mehr zwischen der Marke und dem Geschäftsbetrieb des Markeninhabers. Die Marke und das Markenrecht sind unabhängig von der Existenz eines Geschäftsbetriebes. Auch der Rechtsübergang der Marke auf einen anderen Markeninhaber ist unabhängig von der Übertragung des Geschäftsbetriebes möglich. Beachte! Der Grundsatz der Nichtakzessorietät gilt bei der Registermarke i.s.d. 4 Nr. 1 MarkenG. Anders ist dies bei der Benutzungsmarke i.s.d. 4 Nr. 2 MarkenG. Hier wird das Markenrecht erst durch Benutzung erworben, so dass eine Entstehung des Markenrechts ohne einen Geschäftsbetrieb, der das Zeichen tatsächlich verwendet, nicht denkbar ist. Ähnliches gilt für die Notorietätsmarke i.s.d. 4 Nr. 3 MarkenG. Auch hier ist die Entstehung eines Markenschutzes ohne die Existenz eines Unternehmens des Markeninhabers nicht denkbar. Anders als die Benutzungsmarke erfordert die Notorietätsmarke nur die notorische Bekanntheit im Inland, nicht aber ein inländisches Unternehmen des Markeninhabers. Das Prinzip der freien Übertragbarkeit des Markenrechts gilt dagegen für alle Markenkategorien des 4 Nr. 1 bis 3 MarkenG. 16

17 Schutzfähigkeit dreidimensionaler Marken i.s.d. 3 Abs. 1 MarkenG Wiederholung: 3 Abs. 1 MarkenG nennt dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung ausdrücklich als schutzfähig. Wie bei allen anderen Zeichen muss auch bei dreidimensionalen Gestaltungen die abstrakte Unterscheidungskraft und die Selbstständigkeit des Zeichens gegeben sein. Diese Selbstständigkeit des Zeichens gegenüber der Ware setzt voraus, dass das Zeichen nicht mit der Ware identisch ist, sondern zumindest gedanklich von ihr getrennt werden kann. Dementsprechend verlangte der BGH früher, dass das Zeichen kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware sein darf, sondern über die technische Grundform hinausreichende Elemente aufweisen muss, die zwar nicht physisch, aber doch gedanklich von der Ware abstrahiert werden können und die Identifizierungsfunktion der Marke erfüllen können (vgl. BGH GRUR 2004, 506 ff. Stabtaschenlampe II). Der BGH hält zwar auch heute an diesen Kriterien fest, er sieht sie aber nicht mehr als Problem des 3 Abs. 1 MarkenG. Vielmehr wird diese Problematik heute unter 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingeordnet. Nach heutiger Rechtsprechung sind dreidimensionale Gestaltungen grundsätzlich abstrakt markenfähig i.s.d. 3 Abs. 1 MarkenG (vgl. BGH GRUR 2010, 138 ff. ROCHER-Kugel). Die im Zusammenhang mit dreidimensionalen Marken stehenden Problem- und Streitpunkte werden von der Rechtsprechung (erst) im Rahmen des 3 Abs. 2 MarkenG und des 8 MarkenG diskutiert. 17

18 Besondere Schutzhindernisse bei dreidimensionalen Marken, 3 Abs. 2 MarkenG 3 Abs. 2 MarkenG enthält zusätzliche Schutzhindernisse für dreidimensionale Marken. Die zusätzlichen Anforderungen des 3 Abs. 2 MarkenG gelten für alle (dreidimensionalen) Markenarten des 4 MarkenG. 3 Abs. 2 MarkenG kann auch für die Form der Verpackung von Waren gelten. Voraussetzung dafür ist, dass es sich um Waren handelt, die aus mit der Art der Ware zusammenhängenden Gründen gewöhnlich verpackt vermarktet werden. Dies gilt insbesondere für Waren, die in körniger, pudriger oder flüssiger Konsistenz hergestellt werden und daher ihrer Art nach keine eigene Form aufweisen. Unter diesen Voraussetzungen ist i.r.d. 3 Abs. 2 MarkenG die Verpackung der Ware mit der Form der Ware gleichzusetzen. Denn in diesen Fällen, in denen die Ware selbst keine eigene Form hat, verleiht ihnen erst die Verpackung die äußere Form (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 ff. Henkel). Vertiefung: Zweck der Vorschrift ist es, zu verhindern, dass der Markeninhaber unter Umgehung anderer gesetzlicher Wertungen (insbesondere des Patent- und Urheberrechts) einen zeitlich unbegrenzten Markenschutz für Merkmale erlangt, die nicht in erster Linie der Kennzeichnung des Produkts dienen, sondern den Kern ihrer physischen Beschaffenheit ausmachen. Die systematische Stellung der Regelung des 3 Abs. 2 MarkenG ist eigentlich falsch. Denn 3 Abs. 2 MarkenG betrifft nicht die abstrakte Markenfähigkeit i.s.d. 3 Abs. 1 MarkenG, sondern konkrete Schutzausschließungsgründe. 3 Abs. 2 MarkenG hat also eher Ähnlichkeit zu 8 Abs. 2 MarkenG, als zu 3 Abs. 1 MarkenG. 18

19 Der Ausschlusstatbestand des 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Nach 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind solche Zeichen nicht schutzfähig, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist. Durch die Art der Ware selbst bedingt ist eine Form, die funktionell notwendiger Bestandteil der Ware ist und die deshalb jedes generische Produkt dieser Gattung aufweist (vgl. BGH GRUR 2001, 334 ff. Gabelstapler I). Die Form darf also nicht ausschließlich aus Merkmalen bestehen, die für die Warenart wesensnotwendig sind, um ihren Zweck zu erfüllen. Dies kann nur angenommen werden, wenn die Merkmale die Grundform der Warengattung ausmachen, für die Schutz beansprucht wird (vgl. BGH GRUR 2010, 138 ff. ROCHER-Kugel). Beispiele: Verneint wurden diese Voraussetzungen und damit die Anwendbarkeit des 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Kugelform einer Praline mit einer unregelmäßigen raspeligen Oberfläche. Denn Pralinen haben zwar häufig eine Kugelform, werden aber dennoch in den verschiedensten Formen angeboten. Die Kugelform ist also nicht funktionell notwendiger Bestandteil einer Praline und sie ist auch nicht wesensnotwendig für eine Praline (vgl. BGH GRUR 2010, 138 ff. ROCHER- Kugel). Verneint wurden diese Voraussetzungen auch im Falle der Fahrerkabine eines Gabelstaplers, die die Form eines abgerundeten Fünfecks hat. Eine fünfeckige Fahrerkabine ist nicht wesensnotwendig für einen Gabelstapler. Nicht jeder Gabelstapler hat eine fünfeckige Fahrerkabine; vielmehr kann diese Form mehr oder weniger willkürlich gewählt werden (vgl. BGH GRUR 2004, 502 ff. Gabelstapler II). Hinweis: Für die Beurteilung der obigen Voraussetzungen ist ein objektiver Maßstab anzulegen, d.h. es ist auf die abstrakten Gattungsmerkmale abzustellen. Es kann aber ergänzend auf die Verkehrsauffassung zurückgegriffen werden. 19

20 Der Ausschlusstatbestand des 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Nach 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen nicht schutzfähig, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist im Hinblick auf das Allgemeininteresse auszulegen, Formen frei verwenden zu können, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und gewählt wurden, um diese zu erfüllen (vgl. BGH GRUR 2010, 231 ff. Legostein). Damit soll verhindert werden, dass Hersteller über das Markenrecht und unter Umgehung der Wertungen des Patentrechts technische Lösungen zeitlich unbegrenzt für sich monopolisieren können und dadurch Wettbewerber daran hindern können, bei der Gestaltung ihrer Produkte bestimmte technische Lösungen einzusetzen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 ff. Philips/Remington). Entscheidend ist, ob die Gestaltung alleine der technischen Wirkung zuzuschreiben ist oder ob die Form darüber hinausgehende, nicht technische Gestaltungsmerkmale oder eine individualisierende Formgebung aufweist (vgl. BGH GRUR 2010, 231 ff. Legostein). Unerheblich ist, ob die Mitbewerber durch eine andere Gestaltung dieselbe technische Wirkung erzielen könnten. Hinweis: Für die Beurteilung ist auch hier ein objektiver Maßstab anzulegen, da der Verkehr regelmäßig nicht selbst beurteilen kann, ob eine bestimmte Gestaltung technisch notwendig ist. 20

21 Beispiel: Der Antragsteller will folgende Taschenlampe als dreidimensionale Marke schützen lassen: Der BGH ging davon aus, dass die Form der Taschenlampe nicht zur Erreichung einer technischen Wirkung i.s.d. 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist. Er führte aus: Die technische Grundform einer Taschenlampe erfordert einen Beleuchtungskörper zur Aufnahme der Lichtquelle (Birne) und ein Batteriefach. Dagegen weist die angemeldete Marke einen zylinderförmigen Schaft, den zylinderförmig gegenüber dem Schaft vergrößerten Kopf, den konischen Übergang zwischen Schaft und Taschenlampenkopf, die Dreiteilung des Taschenlampenkopfes durch zwei umlaufende Einkerbungen, zwei umlaufende Riffelungen im mittleren Kopfteil der Taschenlampe sowie eine gegenüber dem Schaft verkleinerte zylindrische Verschlusskappe auf. Diese Merkmale dienen weder der Ermöglichung einer technischen Wirkung noch der Erzielung bestimmter Eigenschaften. Mitbewerber werden daher bei der Gestaltung ihrer Produkte auch nicht bei der Wahl technischer Lösungen oder Eigenschaften, mit denen sie ihre Produkte versehen wollen, behindert. (vgl. BGH GRUR 2004, 506, 507 Stabtaschenlampen II). 21

22 Der Ausschlusstatbestand des 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Nach 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind solche Zeichen nicht schutzfähig, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Wert meint hier den ästhetischen Wert, den die Form der Ware verleiht. Der Ausschlusstatbestand des 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kann also nur dann vorliegen, wenn der Verkehr alleine im ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht und es daher ausgeschlossen ist, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung auch die Funktion eines Herkunftsnachweises zukommen kann. Davon kann in der Regel nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr in der ästhetischen Formgebung selbst die eigentliche handelbare Ware sieht. Beispiel: So ist bei Kunstwerken, die der Verkehr ausschließlich nach ihrem ästhetischen und künstlerischen Gehalt wertet, die eigentümliche Formgebung dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn nach der Verkehrsauffassung das Kunstwerk erst durch diese Formgebung entsteht und die handelbare Ware selbst darstellt. Verneint wurde der Ausschlusstatbestand bei der ästhetisch besonderen Gestaltung der Fronthaube eines Kfz. Der Nutzwert der Fronthaube als technisch bedingtes Bauteil tritt nie völlig hinter dem ästhetischen Wert zurück. Beachte! Stellt dagegen in den Augen des Verkehrs nicht allein die ästhetische Formgebung die eigentliche Ware dar, sondern erscheint sie nur als eine Zutat zu der Ware, deren Nutz- oder Verwendungszweck auf anderen Eigenschaften beruht, steht sie der Eintragung der Form als Marke auch dann nicht entgegen, wenn es sich um eine ästhetisch besonders gelungene Gestaltung handelt (vgl. BGH GRUR 2008, 71 ff. Fronthaube). 22

23 Das Kriterium der Ausschließlichkeit in 3 Abs. 2 MarkenG 3 Abs. 2 MarkenG stellt nach seinem eindeutigen Wortlaut nur dann ein Schutzhindernis dar, wenn das Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die nach den Nr. 1 3 nicht schutzfähig ist. Aus dem Kriterium der Ausschließlichkeit folgt im Umkehrschluss, dass das Vorhandensein weiterer schutzfähiger Elemente das Schutzhindernis überwinden kann. Denn dann besteht das Zeichen nicht mehr ausschließlich aus einer Form, sondern aus der Form und diesem anderen schutzfähigen Element. Konsequenz: Das Hinzufügen einer Wort- oder Bildmarke kann die Anwendbarkeit des 3 Abs. 2 MarkenG ausschließen und somit die Eintragungsfähigkeit der Marke begründen. Das gilt allerdings nicht uneingeschränkt. So hat der EuGH im Zusammenhang mit 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG klargestellt, dass dieses Schutzhindernis schon dann eingreift, wenn die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind (EuGH GRUR 2002, 804 ff. Philips). Das bedeutet, dass dieses Schutzhindernis nicht einfach dadurch umgangen werden kann, dass weitere, zusätzliche Merkmale hinzugefügt werden. Zusätzliche, aber unwesentliche Elemente müssen hier außer Betracht bleiben. Beispiele: Die auf der Oberseite eines LEGO-Spielbausteins angebrachten Noppen sind zur Erreichung einer technischen Wirkung i.s.d. 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich, nämlich zur Verbindung der einzelnen LEGO-Steine. Diese dreidimensionale Form ist daher nicht schutzfähig. Das Schutzhindernis des 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann auch nicht einfach dadurch umgangen werden, dass für die Noppen unterschiedliche Formen in Frage kommen (z.b. runde oder eckige Noppen). Die Form der Noppen ist ein unwesentliches Element, das außer Betracht bleiben muss (vgl. BGH GRUR 2010, 231 ff. Legostein). Eine nach 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähige Form kann nicht einfach dadurch schutzfähig gemacht werden, dass sie anders eingefärbt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl. 2010, 3, Rn. 46). 23

24 Absolute und relative Schutzhindernisse Überblick Liegen die Voraussetzungen des 3 MarkenG vor, dann steht zunächst nur fest, dass ein bestimmtes Zeichen grundsätzlich als Marke schutzfähig sein kann. Dennoch können der Eintragung der Marke (vgl. 4 Nr. 1 MarkenG) Hindernisse entgegenstehen. Man unterscheidet absolute und relative Schutzhindernisse. Die absoluten Schutzhindernisse sind in 8 MarkenG genannt. Sie sind im Eintragungsverfahren von Amts wegen zu berücksichtigen. Dagegen begründen die relativen Schutzhindernisse der 9 13 MarkenG nur Löschungsansprüche eines Dritten gegen den Inhaber der neu eingetragenen Marke. Hinweis: Entsprechend dem Aufbau des Gesetzes werden nun zunächst die absoluten Schutzhindernisse dargestellt. 24

25 Die absoluten Schutzhindernisse des 8 MarkenG Die absoluten Schutzhindernisse dienen dem öffentlichen Interesse. Daher sind sie im Eintragungsverfahren von Amts wegen zu berücksichtigen. 8 MarkenG dient dazu, den von 3 Abs. 1 MarkenG eröffneten, sehr weiten Bereich schutzfähiger Zeichen einzuschränken. Wie Sie oben schon gesehen haben, ist 3 Abs. 1 MarkenG aufgrund seiner sehr lockeren Voraussetzungen bei der Frage der Schutzfähigkeit einer Marke fast nie ein Hindernis. Wenn die Eintragung einer Marke scheitert, dann liegt dies in der Praxis regelmäßig an 8 MarkenG. 8 MarkenG ist die zentrale Vorschrift der materiellen Schutzfähigkeitsprüfung! 8 MarkenG gilt schon nach systematischer Stellung und Wortlaut nur für Registermarken i.s.d. 4 Nr. 1 MarkenG. Beachte! 3 Abs. 1 MarkenG ist zwingend vor 8 MarkenG zu prüfen! Weiterhin ist 8 Abs. 2 MarkenG zusätzlich neben 3 Abs. 2 MarkenG zu prüfen. Denn der Prüfungsmaßstab des 3 Abs. 2 MarkenG deckt sich nicht mit dem des 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Die Aufzählung in 8 Abs. 2 MarkenG ist abschließend! Liegt auch nur eines der Eintragungshindernisse vor, ist die Eintragung zu versagen. 25

26 Nicht graphisch darstellbare Zeichen, 8 Abs. 1 MarkenG Nach 8 Abs. 1 MarkenG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die sich nicht graphisch darstellen lassen. Gesetzeswortlaut 8 Abs. 1 MarkenG: (1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des 3 ausgeschlossen, die sich nicht graphisch darstellen lassen. Das Erfordernis rechtfertigt sich aus dem Bestimmtheitserfordernis. Außerdem ist graphische Darstellbarkeit erforderlich, um die Marke überhaupt im Markenregister eintragen zu können. Daraus folgt aber auch, dass die graphische Wiedergabe der Marke selbst nicht notwendig ist. Es genügt, wenn die Marke mit graphischen Symbolen hinreichend eindeutig umschrieben werden kann. Unproblematisch ist die graphische Darstellbarkeit bei Wort- und Bildmarken. Anders ist es bei Marken, die nicht visuell wahrnehmbar sind, also z.b. Hörmarken. Ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, kann dennoch eine Marke sein, wenn es insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen graphisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar und eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 145 ff. Sieckmann). 26

27 Beispiele für (nicht) graphisch darstellbare Zeichen: Daraus folgt, dass Geruchs- oder Geschmacksmarken nicht schutzfähig sind, da sie sich nicht graphisch darstellen lassen (vgl. EuGH GRUR 2003, 145 ff. Sieckmann). Dagegen sind Hörmarken schutzfähig, da sie sich z.b. in Notenschrift eindeutig graphisch darstellen lassen (vgl. EuGH GRUR 2004, 54 ff. Shield Mark/Kist). Eine konturlose Farbmarke ist nur dann graphisch darstellbar, wenn sie in einem international anerkannten Kennzeichnungscode (z.b. PAL oder Pantone) ausgedrückt wird. Bei einer Farbkombinationsmarke muss zusätzlich die systematische Anordnung der Farben angegeben ist (vgl. BGH GRUR 2007, 55 ff. Farbmarke gelb/grün II). Nach Ansicht des BGH sind auch Tastmarken graphisch darstellbar und zwar durch Angabe der maßgeblichen Eigenschaften des Gegenstands, durch dessen Berühren die Sinneswahrnehmungen ausgelöst werden (vgl. BGH GRUR 2007, 148 ff. Tastmarke). 27

28 Die Schutzhindernisse des 8 Abs. 2 MarkenG 8 Abs. 2 MarkenG enthält eine abschließende Aufzählung von Schutzhindernissen. Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick, indem Sie zunächst einmal das Gesetz lesen: Gesetzeswortlaut 8 Abs. 2 MarkenG: (2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, 1.denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, 2.die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, 3.die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, 4.die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, 5.die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, 6.die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, 7.die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind, 8.die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt [2] von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind, 9.deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder 10.die böswillig angemeldet worden sind. 28

29 Unterscheidungskraft nach 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Nach 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll, jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Bei 3 Abs. 1 MarkenG kommt es nur darauf an, ob die Marke überhaupt geeignet ist, als Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen zu dienen (sog. abstrakte Unterscheidungskraft). Bei 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht es dagegen um die konkrete Unterscheidungskraft. Definition: Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2009, 952 ff. DeutschlandCard). Das Schutzhindernis des 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird schon durch eine ganz geringe Unterscheidungskraft überwunden. Beispiele: Bei Wortmarken genügt jede merklich erkennbare Abweichung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung und ihrer wesentlichen Merkmale verwendet wird. Bei dreidimensionalen Marken genügt jede merklich erkennbare Abweichung von den üblichen Waren. Hinweis: Ob das Zeichen im konkreten Fall die nötige Unterscheidungskraft hat, bemisst sich nach der Verkehrsauffassung. Dabei ist der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen zugrunde zu legen. 29

30 Merkmalsbeschreibende Angaben, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Nach 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Eintragungshindernis erfasst also Zeichen, an denen ein Freihaltebedürfnis besteht, weil ihr Gebrauch der Allgemeinheit ungehindert offen stehen soll. Jeder Mitbewerber ist darauf angewiesen, den Verkehr über Art, Beschaffenheit, Menge oder Herkunft seiner Produkte informieren zu können. Daher dürfen die dazu notwendigen Zeichen oder Angaben nicht im Interesse einzelner Unternehmer monopolisiert werden. Beispiele für nicht schutzfähige Angaben: Die Bezeichnung Lotto für Glücksspiele (vgl. BGH WRP 2006, 1130 ff.) Vakuumverpackt als Bezeichnung der Art. Liter, Kilogramm, Pfund als Bezeichnungen der Menge forte,, extra, retard, Depot als Beschaffenheitsangaben für Pharmazeutika (vgl. BGH GRUR 1994, 122 ff.) sowie CottonLine für Textilien (vgl. BGH GRUR 1996, 68 ff.) Die neuere Rechtsprechung verwendet den Begriff des Freihaltebedürfnisses nicht mehr. Vielmehr wird im Zusammenhang mit 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von merkmalsbeschreibenden Angaben gesprochen. Dies entspricht auch besser dem Gesetzeswortlaut, der von bezeichnen spricht. Nach dem Wortlaut des 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG muss das Zeichen ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehen. Daraus folgt, dass solche Zeichen eintragungsfähig sind, bei denen entweder ein bestimmter Bestandteil oder die Gesamtkombination schutzfähig ist. 30

31 Üblich gewordene Bezeichnungen, 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG enthält ein Schutzhindernis für Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Bei der Beurteilung ist zwischen den verschiedenen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden. Denn ein und dasselbe Zeichen kann für bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu einer verkehrsüblichen Bezeichnung geworden sein, für andere Waren oder Dienstleistungen aber noch Unterscheidungskraft besitzen. Dann ist es nur für solche Waren oder Dienstleistungen eintragungsfähig. Entscheidend ist also, ob das Zeichen gerade für die Produkte, für die es eingetragen werden soll, zu einer üblichen Bezeichnung geworden ist. Beispiel (nach Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 9. Aufl., 53, Rn. 12): Die Bezeichnung Diesel ist für Motoren oder Treibstoffe nicht schutzfähig, da sie im Verkehr zur Bezeichnung bestimmter Motor- bzw. Treibstofftypen üblich ist. Ganz anders ist es, wenn die Bezeichnung Diesel für Jeanshosen verwendet wird. Hier besteht kein schützenswertes Freihaltebedürfnis der Mitbewerber, da die Bezeichnung Diesel für Jeanshosen nicht üblich ist. Vielmehr werden damit nur ganz bestimmte Hosen mit ganz bestimmter betrieblicher Herkunft bezeichnet. Vertiefung: Das Eintragungshindernis muss selbstverständlich zum Zeitpunkt der Eintragung vorliegen! Entwickelt sich das Zeichen erst nach Eintragung als Marke zu einer üblichen, beschreibenden Angabe, dann greift 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht ein. Auch eine Löschung nach 50 Abs. 1 MarkenG ist dann nicht möglich. In Frage kommt dann nur eine Löschung wegen Verfalls nach 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die dafür nötigen weiteren Voraussetzungen gegeben sind. 31

32 Überwindung der Schutzhindernisse der 8 Abs. 2 Nr. 1 3 MarkenG Nach 8 Abs. 3 MarkenG finden die 8 Abs. 2 Nr. 1 3 MarkenG keine Anwendung, wenn die Marke Verkehrsdurchsetzung erlangt hat. Gesetzeswortlaut: (3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Dabei muss die Verkehrsdurchsetzung mindestens 50 Prozent erreicht haben. Denn die Eintragung einer Marke, der eigentlich ein Schutzhindernis nach 8 Abs. 2 Nr. 1 3 MarkenG entgegensteht, kann nur dann gerechtfertigt sein, wenn mindestens die Hälfte der beteiligten Verkehrskreise in dem Zeichen einen bestimmten Herkunftshinweis sieht. In räumlicher Hinsicht muss diese Verkehrsdurchsetzung im gesamten Bundesgebiet erreicht werden. Denn auch die Marke genießt im gesamten Bundesgebiet Schutz. Die Verkehrsdurchsetzung muss für das Zeichen in der Form bestehen, wie es jetzt angemeldet wird. Weiterhin muss die Verkehrsdurchsetzung gerade für den Anmelder bestehen, d.h. die beteiligten Verkehrskreise müssen das Zeichen mit dem Anmelder in Verbindung bringen. Vertiefung: Die Verkehrsdurchsetzung i.s.d. 8 Abs. 3 MarkenG muss unterschieden werden von der Verkehrsgeltung i.s.d. 4 Nr. 2 MarkenG. Letztere erfasst Kennzeichen, die eigentlich eintragungsfähig wären, aber nicht eingetragen wurden. Der Grad der Bekanntheit und Akzeptanz im Verkehr muss hier entsprechend geringer sein. Weiterhin können durch Verkehrsgeltung auch Markenrechte an Zeichen entstehen, denen eigentlich ein Schutzhindernis entgegensteht. 32

33 Täuschende Zeichen, 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG Ein absolutes Schutzhindernis besteht gem. 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG für Zeichen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Entscheidend ist, ob es durch den Inhalt des Zeichens zu einer Irreführung kommen kann. Unerheblich ist, ob die Art der Verwendung des Zeichens zur Irreführung geeignet ist. Der Zeicheninhalt wird im Wesentlichen geprägt durch die Waren und Dienstleistungen, für die der markenrechtliche Schutz begehrt wird. Das Schutzhindernis des 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG führt im Anmeldeverfahren aber nur dann zu einer Zurückweisung der Anmeldung, wenn die Eignung zur Täuschung ersichtlich ist, vgl. 37 Abs. 3 MarkenG. Diese Ersichtlichkeit ist gegeben, wenn keine Benutzungsform denkbar ist, in der das Zeichen ohne Täuschung verwendet werden könnte. Ist für die zu schützenden Waren eine Markenbenutzung möglich, die nicht irreführend ist, dann greift 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht ein! Beispiel (nach Eisenman/Jautz, Grundriss Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht, Rn. 259): Die Abbildung eines Kuhkopfes oder eines Butterfasses ist eine täuschende Marke, wenn die Marke nur für Margarine anstatt echter Butter verwendet wird. Vertiefung: 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG soll verhindern, dass eine täuschende Marke überhaupt erst eingetragen wird. Dagegen kann in der täuschenden Verwendung einer (ordnungsgemäß) eingetragenen Marke ein Verstoß gegen 5 UWG liegen. 33

34 Die Schutzhindernisse der 8 Abs. 2 Nr. 5-8 MarkenG Die in den 8 Abs. 2 Nr. 5 8 MarkenG geregelten Schutzhindernisse dienen allesamt der Wahrung der öffentlichen Ordnung. So sind nach 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG solche Zeichen nicht schutzfähig, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Hierbei können sowohl gesetzliche als auch außergesetzliche Wertungen berücksichtigt werden. Aufgrund der Konturlosigkeit der Vorschrift darf sie nur zurückhaltend und nur in eindeutigen Fällen angewendet werden. Der Begriff der öffentlichen Ordnung ist genauso auszulegen, wie sonst auch im deutschen öffentlichen Recht. Ob ein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt, ist immer in Bezug auf die konkreten Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die das Zeichen angemeldet wird. Entscheidend für die Beurteilung ist die Verkehrsauffassung, wobei es genügt, dass ein erheblicher Teil des Verkehrs die Verwendung des Zeichens für die betreffenden Produkte als anstößig und nicht bloß als geschmacklos empfindet. Vertiefung: Da die Fälle der gesetzwidrigen Zeichen vornehmlich von 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG erfasst werden, beschränkt sich der Anwendungsbereich der Nr. 5 im Wesentlichen auf die Verstöße gegen die guten Sitten. Tipp: Die Schutzhindernisse der 8 Abs. 2 Nr. 6, 7, 8 MarkenG sind weitestgehend selbsterklärend und haben zudem eine eher geringe Bedeutung. 34

35 Benutzungsverbote im öffentlichen Interesse, 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG enthält ein Schutzhindernis für Zeichen, deren Benutzung im öffentlichen Interesse nach anderen als kennzeichenrechtlichen Vorschriften untersagt ist. Zu diesen anderen Vorschriften zählen vor allem lebensmittelrechtliche Vorschriften. Die Bedeutung des Schutzhindernisses des 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG liegt dabei in Folgendem: Diese anderen gesetzlichen Vorschriften enthalten i.d.r. zwar Benutzungsverbote für bestimmte Bezeichnungen, aber keine Eintragungsverbote. 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG will als Gelenkvorschrift diese Benutzungsverbote durch ein Eintragungsverbote ergänzen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 8, Rn. 292). 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG greift nur ein, wenn keine Benutzung des Zeichens denkbar ist, die nicht gegen das gesetzliche Verbot verstößt. Beachte! Das Benutzungsverbot muss im öffentlichen Interesse bestehen. Daher werden zivilrechtliche Unterlassungsansprüche, die nur im Interesse der konkret Betroffenen bestehen, nicht von 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG erfasst. 35