Prof. Dr. Inge Scherer MarkenR Wiederholungs- und Vertiefungsfragen zu Kapitel 5 Teil II Wiederholungs- und Vertiefungsfragen zu Kapitel 5

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1 Teil II Wiederholungs- und Vertiefungsfragen zu Kapitel 5 Im Folgenden finden Sie einige Wiederholungs- und Vertiefungsfragen zu dem zuvor durchgearbeiteten Kapitel. Versuchen Sie immer zuerst die Frage bzw. den Fall selbst zu lösen, bevor Sie die Antwort auf der darauffolgenden Karteikarte lesen. Aufgabe 1: a) Wie wird eine Marke übertragen? b) Kann sie nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb übertragen werden? c) Kann eine Marke gutgläubig erworben werden? 1

2 Lösung (Aufgabe 1): a) Die Marke wird gem. 27 Abs. 1 MarkenG ivm 413, 398 ff. BGB übertragen. Dabei kann das begründete Recht für alle oder für einen Teil der Waren und Dienstleistungen übertragen werden. b) Die Marke kann seit 1992 auch unabhängig vom Geschäftsbetrieb übertragen werden. Gem. 27 Abs. 2 MarkenG wird jedoch vermutet, dass im Falle eines Übergangs des Geschäftsbetriebs oder eines Teils des Geschäftsbetriebs auch die zum Geschäftsbetrieb gehörende Marke mitübertragen wird. c) Die Marke kann nicht gutgläubig erworben werden, auch wenn gem. 28 Abs. 1 MarkenG vermutet wird, dass der im Register Eingetragene Markeninhaber ist. Die Übertragung der Marke erfolgt immer noch über die 413, 398 ff. BGB, also die Übertragung von Rechten und Forderungen. Ein gutgläubiger Forderungserwerb ist jedoch nie möglich! 2

3 Aufgabe 2: Welche verschiedenen Lizenzen gibt es? Erklären Sie kurz, was die Besonderheit der jeweiligen Lizenz ist. 3

4 Lösung (Aufgabe 2): Es gibt die ausschließliche, die einfache und die zeitlich, räumlich, gegenständlich oder sonstig begrenzte Lizenz. Bei der ausschließlichen Lizenz, darf nur der Lizenznehmer die Marke benutzen. Selbst der Markeninhaber/Lizenzgeber kann die Marke dann nicht mehr im geschäftlichen Verkehr benutzen, zudem darf er keine weiteren Lizenzen mehr erteilen. Bei der einfachen Lizenz darf der Lizenzgeber seine Marke weiter nutzen und Dritten Lizenzen an ihr erteilen. Daneben gibt es noch die Möglichkeit Lizenzen nach sonstigen Kriterien zu erteilen. Die Lizenz der Markennutzung kann sich z.b. auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen beschränken, 30 Abs. 1 MarkenG. Eine Lizenz kann daneben auch nur für einen begrenzten Raum z.b. die BRD oder einzelne Bundesländer erteilt werden, 30 Abs. 1 MarkenG. Darüber hinaus ist auch eine zeitliche Begrenzung möglich. Die verschiedenen Lizenzarten können miteinander kombiniert werden, sofern nicht die Rechte Dritter betroffen werden. 4

5 Frage 3: Welche Rechte stehen dem Lizenzgeber und welche dem Lizenznehmer zu? 5

6 Lösung (Frage 3): Rechte des Lizenzgebers Der Lizenzgeber hat einen Anspruch auf die vereinbarte Lizenzgebühr. Darüber hinaus kann er schuldrechtliche und markenrechtliche Ansprüche gegen den Lizenznehmer haben. Als schuldrechtliche Ansprüche kommen zum Beispiel Unterlassung und Schadensersatz in Betracht, sofern der Lizenznehmer gegen Pflichten aus dem Lizenzvertrag verstoßen hat. Die markenrechtlichen Ansprüche befinden sich in 30 Abs. 2 MarkenG. Die Aufzählung ist abschließend, daneben sind also keine weiteren markenrechtlichen Ansprüche denkbar. Die Besonderheit des 30 Abs. 2 MarkenG liegt darin, dass der Lizenzgeber auch gegenüber Dritten seine Ansprüche geltend machen kann, sofern sie vom Lizenznehmer Waren erhalten haben, die nicht den Regelungen des Lizenzvertrages entsprachen. In diesem Fall ist an den Waren des Lizenznehmers noch keine Erschöpfung eingetreten, 24 MarkenG, da der Lizenzgeber (Markeninhaber) der Verbreitung dieser Waren nicht zugestimmt hat. Die Dritten sind in dem Fall auch nicht berechtigt, die Waren zu vertreiben. Der Lizenznehmer kann unter Umständen auch zur Ausübung der Lizenz verpflichtet sein. Rechte des Lizenznehmers Der Lizenznehmer hat im Gegensatz dazu das Recht, die Marke im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen zu nutzen. Gem. 30 Abs. 3 MarkenG kann der Lizenznehmer (also auch der ausschließliche Lizenznehmer!) eine Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung des Markeninhabers erheben, wobei diese Zustimmung schon im Lizenzvertrag (auch konkludent) erfolgen kann. Gem. 30 Abs. 4 MarkenG kann der Lizenznehmer einer Verletzungsklage des Markeninhaber beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen. 6

7 Fall (EuGH WRP 2009, 938 Copad/Christian Dior ): Der Markeninhaber von Dior schloss 2000 mit SIL einen Markenlizenzvertrag, in dem vereinbart wurde, dass SIL Prestigemiederware unter dem Markennamen Christian Dior herstellen und vertreiben durfte. Im Vertrag wurde daneben festgehalten, dass die Ware ohne schriftliche Genehmigung nicht an Discounter verkauft werden darf, die nicht dem selektiven Vertriebssystem angehörten. Das Ansehen und der Bekanntheitsgrad der Marke soll so geschützet werden. Da SIL nach einigen Jahren in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, verkaufte sie entgegen des Vertrags die Miederwaren an den Discounter Copad, der nicht dem selektiven Vertriebsnetz angehörte. Dior sieht darin eine Markenrechtsverletzung und geht gegen Copad vor. Zu Recht? 7

8 Lösung: Fraglich ist, ob Dior gegen Copad die Verletzung von Markenrechtsansprüchen geltend machen kann. Ein solches Recht könnte sich aus 30 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG ergeben. Dazu müsste die Qualität der von SIL hergestellten Waren isd 30 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG betroffen sein. Die Qualität der Miederware, die SIL hergestellt hat, ist aber nach wie vor hervorragend, so dass insofern kein Verstoß gegen 30 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG vorliegt. Fraglich ist jedoch, ob die Qualität isd 30 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG auch dadurch betroffen sein kann, dass die Waren an einen Discounter (Copad) verkauft wurden, obwohl dies laut Lizenzvertrag gerade nicht gestattet war. Der EuGH hat dazu entschieden, dass die Qualität isd Art. 8 Abs. 2 Nr. 5 der Markenrechtsrichtlinie (Pendant zu 30 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG) auch dann beeinträchtigt ist, wenn die Ware an einen Discounter verkauft wird, obwohl dies zuvor untersagt wurde. Der EuGH begründet seine Ansicht damit, dass die Qualität von Prestigewaren sich nicht nur durch die Verarbeitungs- und Materialqualität auszeichnet, sondern gerade auch durch den Prestigecharakter, der den Waren eine luxuriöse Ausstrahlung verleiht. Dies führt dazu, dass der Lizenznehmer SIL die Miederware ohne Zustimmung an Copad vertrieben hat. Eine Erschöpfung des Markenrechts gem. 24 Abs. 1 MarkenG ist also nicht eingetreten. Copad durfte die Waren also nicht auf dem Markt verkaufen. Ergebnis: Dior kann gem. 30 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG direkt gegen Copad wegen Markenrechtsverletzungen vorgehen und ihn auf Unterlassung und Schadensersatz verklagen. 8

9 Frage 4: Wie kann der Kennzeichenschutz enden? Nennen Sie vier wesentliche Möglichkeiten! 9

10 Lösung (Frage 4): 1. Der Kennzeichenschutz endet, wenn vor Ablauf der 10 Jahresschutzfrist keine Verlängerungsgebühr entrichtet wird, 47 Abs. 3 MarkenG. Wird die Schutzdauer nicht verlängert, so wird die Eintragung der Marke mit Wirkung ab dem Ablauf der Schutzdauer gelöscht, 47 Abs. 6 MarkenG. 2. Der Markeninhaber kann auf den Schutz auch verzichten, 48 Abs. 1 MarkenG. Die Marke wird dann umgehend im Register gelöscht. 3. Die Marke kann aber auch gem. 49 MarkenG verfallen. Beim Verfall handelt es sich um eine zunächst rechtmäßig erworbene Marke, die jedoch später aufgrund anderer Umstände den Markenschutz verloren hat. Ein Verfall liegt beispielsweise vor, wenn innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren die Marke nicht gem. 26 MarkenG benutzt wurde. 4. Die Marke kann auch aufgrund des Verstoßes gegen absolute Schutzhindernisse ( 3, 7 oder 8 MarkenG) nichtig sein und müsste so gelöscht werden, 50 MarkenG. 5. Eine weitere Nichtigkeit könnte sich aus 51 MarkenG ergeben. Die Voraussetzungen liegen vor, wenn die Marke gegen das Bestehen älterer Rechte verstößt. 10

11 Frage 5: Wann wird eine Marke gelöscht, wenn sie am 10. Februar 2002 beim DPMA angemeldet wurde? 11

12 Lösung (Frage 5): Der Markenschutz beträgt grundsätzlich 10 Jahre, sofern er nicht um weitere 10 Jahre verlängert wird, indem eine Verlängerungsgebühr entrichtet wird, 47 Abs. 1 bis 3 MarkenG. Die Schutzdauer der Marke beginnt mit dem Anmeldetag, also dem 10. Februar 2002 und endet nach zehn Jahren am letzten Tag des Monats, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt, 47 Abs. 1 MarkenG. Der letzte Tag des Monats Februar im Jahre 2012 ist der 29., da es sich um ein Schaltjahr handelt. Folglich wird die Marke am 29. Februar 2012 gelöscht, sofern vorher nicht die Verlängerungsgebühr entrichtet wurde. 12

13 Frage 6: Welche Möglichkeiten hat der Inhaber einer eingetragenen Marke, wenn eine ähnliche oder gleiche Marke von einem Dritten eingetragen wird? Schildern Sie auch den Verlauf der Verfahren! 13

14 Lösung (Frage 6): Der Inhaber der prioritätsälteren Marke kann zunächst innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erheben, 42 Abs. 1 MarkenG. Der Widerspruch kann sich gem. 42 Abs. 2 MarkenG dabei nur auf die Verletzung von relativen Schutzhindernissen isd 9 bis 12 MarkenG stützen. Derjenige, der die jüngere Marke hat eintragen lassen, wird von dem Widerspruch in Kenntnis gesetzt und hat Gelegenheit zur Stellungnahme, 59 Abs. 2 MarkenG. Das DPMA prüft daraufhin, ob ein Verstoß gegen ein relatives Schutzhindernis vorliegt. Bejaht es einen Verstoß, so wird die jüngere Marke gelöscht, 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG, verneint es einen Verstoß, so wird der Widerspruch zurückgewiesen, 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG. Beide Seiten können gegen die Entscheidung des DPMA im Wege der Beschwerde zum BPatG, 66 MarkenG, vorgehen. Gegen die Entscheidung des BPatG ist nur noch die Rechtsbeschwerde zum BGH möglich, 83 MarkenG. Für den Fall, dass das Widerspruchsverfahren erfolglos war oder es gar nicht durchgeführt werden konnte, kann auch eine Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten gem. 51, 55 MarkenG vorgenommen werden. Gem. 55 Abs. 2 Nr. 2 ist nur der Markeninhaber, gegen dessen in 9 bis 13 MarkenG aufgeführten Rechte verstoßen wird, zur Klageerhebung berechtigt. Das ordentliche Gericht prüft dann, ob eine Verletzung relativer Schutzhindernisse vorliegt. 14

15 Frage 7: Skizzieren Sie den Ablauf des Nichtigkeitsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse! 15

16 Lösung (Frage 7): Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse, 50, 54 MarkenG Jedermann kann einen Löschungsantrag beim DPMA stellten, 54 Abs. 1 MarkenG Markeninhaber wird von Löschungsantrag unterrichtet, 54 Abs. 2 S. 1 MarkenG Widerspruch des Markeninhabers Kein Widerspruch des Markeninhabers Löschungsverfahren wird durgeführt, 54 Abs. 2 Löschung der Marke, S. 3 MarkenG 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG DPMA prüft 3, 7, 8 MarkenG, 50 Abs. 1 MarkenG Löschung Zurückweisung Beschwerde zum BPatG, 66 MarkenG Rechtsbeschwerde zum BGH, 83 MarkenG 16

17 Frage 8: Skizzieren Sie den Ablauf des Verfallsverfahrens! 17

18 Lösung (Frage 8): Antrag auf Löschung beim DPMA, 53 Abs. 1 MarkenG Unterrichtung des Markeninhabers vom Verfallsantrag, 53 Abs. 2 MarkenG Kein Widerspruch des Markeninhabers Widerspruch des Markeninhabers Löschung durch das DPMA, 53 Abs. 3 MarkenG DPMA unterrichtet den Antragsteller des Verfallsverfahrens über den Widerspruch und gibt einen Hinweis auf die Löschungsklage, 53 Abs. 4 MarkenG Sie haben das Ende von Kapitel 5 Teil II erreicht! 18