Abschließendes Update zur EU Markenreform

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1 Abschließendes Update zur EU Markenreform Ortrun Günzel 2. Dezember 2015

2 Gliederung 1. Einführung 2. Umfang des Reformpakets 3. Aktueller Stand 4. Wie geht es weiter? 5. Terminologie 6. Anmeldeverfahren EU 7. Gebührenänderung für Unionsmarken 8. Widerspruchsverfahren EU 9. Materiell-rechtliche Änderungen 10. Produktpirateriebekämpfung 11. Rechtsangleichung 2

3 Einführung: Europäisches Markenrechtssystem Markenrechtsrichtlinie (2008/95/EG) Gemeinschaftsmarkenverordnung (EG) Nr. 207/2009 GRUNDSATZ DER KOEXISTENZ Markenrecht des Mitgliedstaates 3

4 Umfang des Reformpakets > Reformpaket umfasst mehrere Teile: Neufassung der Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung (EG) Nr. 207/2009 Änderung der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 2868/95 Aufhebung der Gebührenverordnung (EG) Nr. 2869/95 4

5 Aktueller Stand : Europäisches Parlament legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest : Nach informellem Trilogerfolgt politische Einigung über den Wortlaut des Reformpakets : Rat der Europäischen Union nimmt Reformpaket in erster Lesung an 5

6 Wie geht es weiter? Abstimmung des Europäischen Parlaments in zweiter Lesung, voraussichtlich am 15.Dezember 2015 Wirksamkeit der Änderungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung 90 Tage nach Veröffentlichung Umsetzung der Neuregelungen der Markenrichtlinie in nationales Recht durch Mitgliedstaaten innerhalb von drei Jahren (für Einführung administrativer Löschungsverfahren: sieben Jahre) 6

7 Terminologie VORHER Gemeinschaftsmarke Gemeinschaftsmarkengericht Gemeinschaftskollektivmarke Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt Marken, Muster und Modelle (HABM) NACHHER Unionsmarke (Engl.: European Union trade mark) Unionsmarkengericht Unionskollektivmarke Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum 7

8 Anmeldeverfahren EU: Amtliche Recherchenberichte VORHER Anmeldung von GM auch bei nationalen Markenämtern Erstellung von Gemeinschaftsmarkenrecherche (immer) Nationalen Recherchen (optional) NACHHER Anmeldung nur direkt beim Amt (Art. 25 GMV) Recherchen in Bezug auf Unionsmarken und nationale Marken optional Frühere Veröffentlichung (Art. 38 GMV) 8

9 Anmeldeverfahren EU: Waren und Dienstleistungen VORHER Möglichkeit der Beanspruchung aller W/DL einer Klasse durch Ankreuzen auf Anmeldeformular (seit EuGH, Entscheidung v , C-307/10, GRUR 2012, 822 IP Translator) NACHHER W/DL sind klar und eindeutig anzugeben Oberbegriffe schließen nur W/DL ein, die von wörtlicher Bedeutung erfasst sind (Sonderregel für Altfälle ) (Art. 28 GMV) Regelung für Altfälle: vor dem angemeldete Unionsmarken Erklärung, dass Schutz über Oberbegriffe hinaus beabsichtigt war Frist: sechs Monate nach Inkrafttreten der VO 9

10 Gebührenänderung für Unionsmarken VORHER Anmelde- und Verlängerungsgebühr decken bis zu drei Klassen ab Anmeldegebühr (drei Kl.): 1050/900 Ab vierter Klasse: jeweils 150 Verlängerungsgebühr: 1500/1350 Ab vierter Klasse: jeweils 400 NACHHER Anmelde- und Verlängerungsgebühr decken nur noch eine Klasse ab (Anhang I der GMV) Anmeldegebühr (eine Kl.): 1000/850 Zweite Klasse: 50 Ab dritter Klasse: jeweils 150 Verlängerungsgebühr: 1000/850 Zweite Klasse: 50 Ab dritter Klasse: jeweils

11 Widerspruchsverfahren EU: Nichtbenutzungseinrede Maßgeblicher Benutzungszeitraum VORHER Glaubhaftmachung der Benutzung für fünf Jahre ab Veröffentlichung der Anmeldemarke NACHHER Nab Anmeldetag bzw. Prioritätsdatum der Anmeldemarke (Art. 42 GMV) 11

12 Widerspruchsverfahren EU: Nichtbenutzungseinrede Rechtserhaltende Benutzung bei Benutzung in abweichender Form Kodifizierung: Es genügt die Benutzung der Unionsmarke in abweichender Form, falls dadurch die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch eingetragen ist (EuGH, Entscheidung v , C-553/11, GRUR 2012, 1257 Rintisch) (Art. 15 GMV; gilt auch für das Verletzungsverfahren) 12

13 Materiell-rechtliche Änderungen (VO / RL) Markenfähigkeit: Erfordernis der Darstellbarkeit VORHER Grafische Darstellbarkeit erforderlich NACHHER Darstellbarkeit in einer Weise, die Schutzgegenstand für Behörden und Publikum eindeutig bestimmbar macht VO Erwägungsgrund (9):..soweit die Darstellung eindeutig, präzise, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist (angelehnt an EuGH, Entscheidung v , C-273/00, GRUR 2003, 145 Sieckmann) Berücksichtigung technischen Fortschritts in jeder geeigneten Form (Art. 4 GMV) 13

14 Materiell-rechtliche Änderungen (VO / RL) Absolutes Eintragungshindernis: Bedingtheit durch Art / Technik / Wert VORHER Zeichen, die ausschließlich bestehen aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist Die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist Die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht NACHHER Zeichen, die ausschließlich bestehen aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, 9 (Art. 7 GMV) > Zweidimensionale Zeichen > Farben 14

15 Materiell-rechtliche Änderungen (VO / RL) Schutz geschützter geografischer Herkunftsangaben u.a. Verordnung: Bei der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse Berücksichtigung von geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, traditionellen Bezeichnungen für Weine, garantiert traditionellen Spezialitäten und Sortenbezeichnungen (Art. 7 GMV) Klarstellung, dass geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben Widerspruchsgrund darstellen sowie klarstellende Prioritätsregelung Richtlinie: GeschützteUrsprungsbezeichnungen und geografische Angaben zwingend einzuführen als Absolutes Eintragungshindernis Widerspruchsgrund 15

16 Materiell-rechtliche Änderungen (VO / RL) Klarstellung bestimmter Verletzungshandlungen (Art. 9 GMV) Einem Dritten kann bei Benutzung eines eine ältere Marke verletzenden Zeichens im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistung verboten werden, das ZeichenN als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder Teile davon zu benutzen (in Anlehnung an EuGH, Entscheidung v , C-17/06, GRUR 2007, 971 Céline) in der vergleichenden Werbungin einer Weise zu benutzen, die der Werberichtlinie 2006/114/EG zuwiderläuft (korrigiert EuGH, Entscheidung v , C-533/06, GRUR 2008, 698 O2) 16

17 Materiell-rechtliche Änderungen (VO / RL) Recht der Gleichnamigen Grundsatz: Niemandem darf verwehrt werden, unter seinem eigenen Namen im geschäftlichen Verkehr aufzutreten VORHER Ausdehnung der Schutzschranke auf frei gewählte Firmennamen (Entscheidung v , C-245/02, GRUR 2005, 153 Anheuser) NACHHER Recht der Gleichnamigen ist auf Personennamen beschränkt (Art. 12 GMV) 17

18 Bekämpfung der Produktpiraterie Warentransit (Art. 9 GMV) Waren dürfen nicht in die EU verbracht werden (unabhängig von Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr), wenn sie, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Unionsmarke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser zu unterscheiden ist Es sei denn, der Warenbesitzer oder Importeur kann nachweisen, dass der Markeninhaber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen (vgl. hierzu noch EuGH, Entscheidung v , C-446/09, GRUR 2012, 828 Philips und Nokia). 18

19 Bekämpfung der Produktpiraterie Vorbereitungshandlungen (Art. 9a GMV) Besteht die Gefahr, dass die mit der Marke versehene Aufmachung, Verpackung etc. für Waren/Dienstleistungen derart benutzt wird, dass eine Markenverletzung vorliegt, kann der Markeninhaber im geschäftlichen Verkehr Folgendes verbieten: das Anbringen eines mit der Unionsmarke identischen oder ähnlichen Zeichens auf der Verpackung, auf Etiketten, Anhängern, Sicherheits- oder Echtheitshinweisen oder nachweisen oder anderen Kennzeichnungsmitteln das Anbieten, Inverkehrbringen oder Besitzen für diese Zwecke oder die Einfuhr oder Ausfuhr von den genannten Kennzeichnungsmitteln, auf denen das Zeichen angebracht ist 19

20 Materiell-rechtliche Änderungen (VO / RL) Gewährleistungsmarken Einführung von Unionsgewährleistungsmarken (Art. 74a GMV) Unionsmarke, die dazu geeignet ist, Waren/ Dienstleistungen, für die der Markeninhaber bestimmte Eigenschaften gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht Anmelder darf keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von W/DL umfasst, für die eine Gewährleistung besteht Vorlage einer Markensatzung innerhalb von zwei Monaten Pflicht zur Überwachung Einführung auf nationaler Ebene optional 20

21 Rechtsangleichung (RL) Widerspruch: Zwingende Einführung einer zweimonatigen Cooling-off-Periode auf Antrag Löschung aufgrund Verfall oder Nichtigkeit: Zwingende Einführung von Verwaltungsverfahren vor dem nationalen Markenamt Nichtbenutzungseinrede: Abschaffung des wandernden Benutzungszeitraums im Widerspruchsund im Verletzungsverfahren o Widerspruchsverfahren: Beginn des Benutzungszeitraums zum Anmeldebzw. Prioritätsdatum der Anmeldemarke o Verletzungsverfahren: Benutzungszeitraum fünf Jahre vor Klageeinreichung 21

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ortrun Günzel Partnerin, München Trade Marks & Designs Litigation & Dispute Resolution Ortrun Günzel ist spezialisiert auf die Beratung und Prozessführung im gewerblichen Rechtschutz und Wettbewerbsrecht. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt im Marken-, Design-und Wettbewerbsrecht, vor allem in der Entwicklung von Markenstrategien, der Markenportfolioberatung und Betreuung, im Führen und Koordinieren von gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen sowie in der Bekämpfung von Marken-und Produktpiraterie. Daneben umfasst ihr Tätigkeitsfeld die Beratung und Vertretung im Bereich geographischer Herkunftsangaben. Sie leistet auch IP-Unterstützung bei Transaktionen, insbesondere IP-Due Diligence. Kontakt T: + 49 (0) E: o.guenzel@taylorwessing.com 22