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1 IPunkt - IP auf den Punkt gebracht Februar 2010

2 Der Lovells IPunkt informiert in kompakter Form über Trends und aktuelle Ereignisse in allen Bereichen des Geistigen Eigentums und Gewerblichen Rechtsschutzes. Wenn Sie nähere Informationen zu den behandelten Themen benötigen, können Sie sich jederzeit gerne an einen der folgenden Ansprechpartner wenden: Düsseldorf Dr. Andreas von Falck Frankfurt Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen) Hamburg Andreas Bothe München Dr. Matthias Koch Der IPunkt ist auch als -Newsletter erhältlich. Falls Sie den IPunkt nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte mit. Dieser Newsletter ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Für Ihre konkreten Fälle dürfen Sie sich nicht auf die hier enthaltenen Angaben verlassen, da wir insoweit keine Haftung übernehmen.

3 IPunkt Februar 2010 Inhalt Markenrecht EuGH: Erschöpfung der Markenrechte durch konkludente Zustimmung auch bei Inverkehrbringen der Waren durch Dritte innerhalb des EWR Bettina Clefsen, MCL (Mannheim/Adelaide) 1 Die Farbenspiele des EuG Dr. Andreas Renck, LL.M. (Essex), Dr. Friederike Boettcher 2 1:0 für Ferrero: BGH zur Reichweite des WM-Vermarktungsrechts der FIFA Thorsten Klinger 3 Keine einhellige Meinung zur einhelligen Verkehrsdurchsetzung einer Warenform Yvonne Draheim, LL.M. (Univ. Stellenbosch) 4 Haftungsrisiken bei Partnerprogrammen Christina Herfurth, LL.M. (Brügge) 6 Wettbewerbsrecht / Geschmacksmusterrecht Schutz vor Nachahmungen auch bei technischer Bedingtheit einzelner Gestaltungsmerkmale - BGH-Entscheidung "LIKEaBIKE" Marlen A. Mittelstein, LL.M. (Essex) 8 Wettbewerbsrecht Urheberrecht Patentrecht Gewinnspielwerbung - Nach dem Aus für das Kopplungsverbot Dr. Stefan Engels, Dr. Morten Petersenn 10 Werbung für Handy-Tarif auf Handzettel und Werbeplakat Christina Herfurth, LL.M. (Brügge) 11 Ein Gewinn für die Werbung Urteil des BGH zur Angabe von Teilnahmebedingungen in der Gewinnspielwerbung Christoph Dahl, LL.M. (Wellington) 12...and again - Urheberrechtsabgaben auf dem Prüfstand beim BGH - Entscheidung über die Vergütungshöhe für Scanner Dr. Christian Tinnefeld 13 MUSIC IN THE AIR BGH verneint Berechtigung der GEMA zur Lizenzierung von Musik für Werbezwecke Dr. Ulrike Grübler 14 Was fremd sein soll, muss fremd bleiben. Dr. Uwe Jürgens 15 Strenge Anforderungen für Urheberrechtsschutz von Computergrafiken Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen) 16 Durchbruch beim Europäischen Patentsystem? Dr. Steffen Steininger; Dr. Roland Böhler 18

4 1 IPunkt Februar 2010 Markenrecht EuGH: Erschöpfung der Markenrechte durch konkludente Zustimmung auch bei Inverkehrbringen der Waren durch Dritte innerhalb des EWR In seiner kürzlich ergangenen Entscheidung bestätigt der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Möglichkeit der Erschöpfung von Markenrechten durch konkludente Zustimmung zum Vertrieb der Waren innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Die Erschöpfung der Markenrechte durch konkludente Zustimmung ist unabhängig davon möglich, ob die Waren zunächst innerhalb oder außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht wurden (Urteil vom 15. Oktober 2009, Az.: C-324/08). Ausgangspunkt des Rechtsstreits Das Unternehmen Diesel ist Inhaberin der in den Benelux-Ländern geschützten Wortmarke "Diesel". Diesel ging vor den ordentlichen Gerichten in den Niederlanden gegen den Vertrieb von mit der Marke "Diesel" gekennzeichneten Schuhen durch Makro vor. Makro hatte die Schuhe der Marke "Diesel" durch Zwischenhändler von der Firma Cosmos erworben. Zur Verteidigung gegen die Klage berief sich Makro darauf, Cosmos habe die Schuhe mit Zustimmung der Firma Diesel auf den Markt gebracht. Cosmos hatte die Schuhe aufgrund einer schriftlichen Lizenz der Firma Flexi Casual hergestellt und vertrieben. Die Firma Flexi Casual ihrerseits war von der Vertriebshändlerin von Diesel für Schuhe der Marke Diesel in Spanien, Portugal und Andorra, der Firma DIFSA, das alleinige Vertriebsrecht für mit der Marke "Diesel" gekennzeichnete Schuhe in Spanien, Portugal und Andorra eingeräumt worden. Flexi Casual war darüber hinaus berechtigt, Markteinführungstests für mit der Marke Diesel versehene Schuhe durchzuführen und durfte als Muster und zur Marktanalyse Schuhe nach ihrer eigenen Konzeption herstellen und vertreiben, um diese Diesel zum Vertrieb oder für eine Abtretung der Herstellungslizenz anbieten zu können. Eine ausdrückliche Zustimmung von Diesel und DIFSA zum Vertrieb der Schuhe durch Cosmos lag nicht vor. Sowohl das erstinstanzliche als auch das Berufungsgericht in den Niederlanden hatten der Klage von Diesel stattgegeben und eine Erschöpfung der Markenrechte von Diesel infolge von ausdrücklicher oder konkludenter Zustimmung durch Diesel zum Vertrieb der Schuhe durch die Firma Cosmos verneint. Vorlagefrage an den EuGH Hiergegen wandte sich Makro mit einer Kassationsbeschwerde an das Revisionsgericht, den Hoge Raad der Niederlande. Der Hoge Raad setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH insbesondere die Frage zur Beantwortung vor, ob der Begriff der konkludenten Zustimmung auf der Grundlage der in der EuGH-Entscheidung in Sachen Davidoff aufgestellten Kriterien ausgelegt werden müsse. Die Davidoff-Entscheidung des EuGH In der Davidoff-Entscheidung (Urteil des EuGH vom 20. November 2001, Az.: C- 414/99) hatte der EuGH Kriterien zur Auslegung des Begriffs der konkludenten Zustimmung zum Vertrieb von Markenwaren im EWR aufgestellt; dies jedoch bezogen auf den Fall, dass die Markenwaren zunächst außerhalb des EWR auf den Markt gebracht wurden. Der EuGH hatte zur Auslegung des Begriffs der konkludenten Zustimmung ausgeführt, dass die Zustimmung des Markeninhabers zu einem Vertrieb im EWR von mit dieser Marke versehenen Waren, die zuvor vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden sind, auch konkludent sein kann, wenn sie sich aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb des EWR ergibt, die nach der Beurteilung des nationalen Gerichts mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen, sich einem Inverkehrbringen im EWR zu widersetzen. Nach der Rechtsprechung des EuGH in Sachen Davidoff lässt sich dem bloßen Schweigen des Markeninhabers ein derartiger Verzicht nicht entnehmen. Die Antwort des EuGH Der EuGH entschied, dass diese Grundsätze auch im Fall von unmittelbar im EWR in den Verkehr gebrachten Waren Anwendung finden. Schließlich hätten die in der Entscheidung dargelegten Grundsätze zur Feststellung, ob ein Verhalten sich als konkludente Zustimmung qualifiziert oder nicht, allgemeine Tragweite. Auch würde eine Unterscheidung beider Fälle der Markenrechtsrichtlinie zuwiderlaufen. Denn der Umstand, ob die Waren zunächst innerhalb oder außerhalb des EWR in Verkehr gebracht wurden, sei irrelevant. Der Markeninhaber soll das Inverkehrbringen im EWR unabhängig davon kontrollieren können, ob die Waren möglicherweise zunächst außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht wurden. Auswirkungen für das nationale Verfahren Es liegt nun an dem nationalen Gericht, festzustellen, ob in diesem Fall tatsächlich Anhaltspunkte oder Umstände vorliegen, die dafür sprechen, dass sich Diesel der Produktion und dem Vertrieb von Schuhen der Marke "Diesel" durch Cosmos nicht widersetzen wollte. Zumindest nach dem in der Entscheidung des EuGH mitgeteilten Sachverhalt erscheint dies jedoch unwahrscheinlich. Bettina Clefsen, MCL (Mannheim/Adelaide) T E bettina.clefsen@lovells.com

5 IPunkt Februar Markenrecht Die Farbenspiele des EuG Mit seiner Entscheidung vom 28. Oktober 2009 stellte das Europäische Gericht (EuG) fest, dass Farbkombinationen per se auch durch Benutzung im Verkehr Unterscheidungskraft erlangen können. Dies ist der erste Fall des EuG zu einer Farbmarke, die durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Dabei bestätigte das EuG seine bisherige Rechtsprechung zum Erwerb der Unterscheidungskraft aufgrund Verkehrsdurchsetzung insofern, als dass diese in der gesamten Gemeinschaft nachzuweisen ist. Gleichzeitig aber betonte es, dass nicht für alle Mitgliedstaaten dieselben Beweismittel vorgelegt werden müssen. (Az.: T-137/08, BCS SpA v. HABM, "John Deere") Der Fall In diesem Fall hatte das EuG über den Nichtigkeitsantrag eines italienischen Unternehmens gegen die Eintragung einer speziellen Farbkombination als Gemeinschaftsmarke zu entscheiden. Bereits im Jahr 2001 wurde die Kombination aus Grün und Gelb in den Klassen 7 und 12 für Maschinen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft als Gemeinschaftsmarke - Inhaber Deere & Company (John Deere) - eingetragen. Als Beschreibung war folgende Formulierung mit Darstellung eingereicht worden: Der Aufbau bzw. Fahrzeugkörper ist grün, die Räder sind gelb, wie nachfolgend wiedergegeben: Im Jahr 2004 griff der Antragsteller die Eintragung mit der Begründung an, es lägen sowohl ein absoluter Nichtigkeitsgrund i.s.v. Art. 52 (1) (a) i.v.m. Art. 7 (1) (b) Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) als auch ein relativer Nichtigkeitsgrund i.s.v. Art. 53 (1) (c) i.v.m. Art. 8 (4) GMV vor. Die Beschwerdekammer des HABM bestätigte die ablehnende Entscheidung des HABM und wies den Antrag zurück. Entscheidung des EuG Das EuG schloss sich dem an und wies die Klage des Antragstellers als unbegründet zurück. Das EuG führte zunächst aus, dass auch Farben per se Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangen können. Genau wie andere Arten von Zeichen könnten auch Farben durch Benutzung im Verkehr Kennzeichnungskraft erlangen. Es bestehe kein Unterschied zu anderen Markenkategorien (Urteil des EuGH vom 21. Oktober 2004, Az.: C-447/02, "KWS Saat"). Im vorliegenden Fall hielt das EuG für ausreichend, dass die Kombination der Farben Grün und Gelb im relevanten Verkehrsumfeld eindeutig Landmaschinen von John Deere zugeordnet wird. Die Farben wurden für einen erheblichen Zeitraum bereits vor der Markenanmeldung einheitlich genutzt. Dazu mag auch beigetragen haben, dass die Marke wie oben dargestellt angemeldet wurde. Die grafische Darstellung war klassisch für Farbmarken. Insbesondere die Art der grafischen Darstellung und Konkretisierung der Farbanordnung in der Beschreibung machte diese Marke eher zu einer konkreten Farbmarke, nicht so sehr zu einer abstrakten Farbmarke, was vielleicht auch die Eintragung erleichtert hatte. Obwohl das EuG wie auch in der erst kürzlich ergangenen Entscheidung "Lange-Uhren" einen Beweis der Kennzeichnungskraft der Marke für die gesamte Gemeinschaft verlangte (Urteil vom 14. September 2009, Az.: T- 152/07), betonte es in der vorliegenden Entscheidung, dass nicht in jedem Mitgliedsstaat dieselbe Art von Beweisen erforderlich ist. So sei z.b. nicht erforderlich, für jeden Staat eine Meinungsumfrage vorzulegen. Ebenso wenig sei erforderlich, dass in allen Mitgliedstaaten ein großer Marktanteil nachgewiesen werde. Vielmehr sei der Nachweis einer starken und lang andauernden Marktpräsenz ausreichend. Im vorliegenden Fall reagierte das EuG auf die Argumentation des Antragstellers, dass der Markeninhaber in einzelnen Mitgliedstaaten nur einen geringen Marktanteil innehabe. Für diese Staaten ließ das EuG den Nachweis der Produktpräsenz seit über 30 Jahren vor der Anmeldung für die Kennzeichnungskraft genügen. Ein Verstoß gegen Art. 8 (4) GMV wurde abgelehnt, da der Antragssteller für die Marktdurchdringung seiner eigenen Farbmarke im betreffenden Mitgliedsstaat dieselben Beweisanforderungen nach nationalen Recht zu erfüllen habe, wie derjenige Markenanmelder, der unter Art. 7 (3) GMV die Kennzeichnungskraft durch Benutzung nachweisen müsse. Das EuG hielt diesen Nachweis mangels einheitlicher und durchgehender Benutzung derselben Farben für nicht gelungen. Fazit Mit dieser Entscheidung hat das EuG die Anforderungen zum Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten näher präzisiert. Es verlangt nicht für jeden Mitgliedsstaat dieselbe Beweislage. Ausreichend sei, dass die Benutzung überhaupt nachgewiesen ist, wenn auch unterschiedlich stark und durch verschiedene Beweismittel. Es bleibt also bei dem Grundsatz, dass in die Unterscheidungskraft in jedem Mitgliedsstaat nachgewiesen werden muss. Hinsichtlich des Umfangs der erforderlichen Beweismittel legt das Gericht jedoch einen liberaleren Maßstab an. Dr. Andreas Renck, LL.M. (Essex) T E andreas.renck@lovells.com Dr. Friederike Boettcher T E friederike.boettcher@lovells.com

6 3 IPunkt Februar 2010 Markenrecht 1:0 für Ferrero: BGH zur Reichweite des WM-Vermarktungsrechts der FIFA Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 12. November 2009 über eine Löschungsklage der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) gegen den Süßwarenhersteller Ferrero entschieden. Die FIFA hatte gegen insgesamt acht Marken von Ferrero mit Bezug zur Fußball WM 2006 und 2010 Löschungsanträge gestellt und sich hierbei auf ihre eigenen - umstrittenen - Marken berufen. Der Dauerstreit zwischen den Parteien ging damit in eine weitere Runde. In der Entscheidung, die bislang nur als Pressemitteilung vorliegt, hat der BGH die Klage abgewiesen und sich überraschend deutlich zur begrenzten Reichweite des Vermarktungsrechts der FIFA geäußert (Az.: I ZR 183/07). Hintergrund Die FIFA ist Veranstalterin der Fußball Weltmeisterschaften. Zur Finanzierung meldet sie meist lange vor der jeweiligen WM weltweit zahlreiche Marken an, deren Benutzung sie nur Sponsoren gegen Zahlung einer Lizenzgebühr gestattet. Reichweite und Schutzumfang der Marken der FIFA sind umstritten, da diese meist nur beschreibend auf die Veranstaltung Bezug nehmen (z.b. "WM 2006"). Der BGH hat bereits 2006 festgestellt, dass etwa die deutsche Wortmarke "FUSSBALL WM 2006" mangels Unterscheidungskraft zu löschen und der Schutzumfang der Wortmarke "WM 2006" sehr begrenzt ist. Ferrero vertreibt unter anderem die Schokoladenprodukte DUPLO und HANUTA und legt diesen seit 1982 Sammelbilder der deutschen Nationalspieler bei. Ferrero benutzt in diesem Zusammenhang Logos, die sich aus der Abkürzung "WM" oder "EM" sowie der Jahreszahl und weiteren Bildelementen zusammensetzen. Seit die FIFA 1994 erstmals (erfolglos) den Versuch unternahm, Ferrero die Benutzung dieser Logos zu untersagen, hat es eine Reihe von Rechtsstreiten zwischen der FIFA und Ferrero um diese und ähnliche Bezeichnungen gegeben. Hinter den markenrechtlichen Auseinandersetzungen um Schutzumfang und Reichweite der WM-Marken steht zugleich immer auch die grundsätzliche Frage, ob eine Veranstaltung wie die Fußball WM vom Veranstalter vollständig monopolisiert werden kann. Verfahren Die FIFA hatte Löschungsanträge gegen insgesamt acht Marken von Ferrero gestellt und die Rücknahme weiterer drei Markenanmeldungen beantragt. Die Marken von Ferrero enthalten verschiedene Wortelemente wie z.b. "WM 2010" oder nur "2010" sowie weitere Bildbestandteile, z.b.: Die FIFA hat kennzeichenrechtliche Ansprüche geltend gemacht und sich hierbei auf ein eigenes Serienzeichen berufen (WM + Jahreszahl) sowie auf Werktitel an den Bezeichnungen "GERMANY 2006" und "SOUTH AFRICA 2010". Weiter stellen die Marken von Ferrero aus Sicht der FIFA einen Fall des Behinderungswettbewerbs dar. Die FIFA sei auf die Lizenzgelder der Sponsoren angewiesen; diese seien aber nicht gewillt, Lizenzgebühren zu bezahlen, wenn Dritte an der Benutzung der geschützten Bezeichnungen nicht gehindert werden können. Während das Landgericht Hamburg der Klage der FIFA vollumfänglich stattgegeben hat, führte die Berufung von Ferrero zur Klagabweisung. Das Oberlandesgerichts (OLG) Hamburg konnte weder eine Markenverletzung noch sonstige Ansprüche der FIFA erkennen. Der BGH hat jetzt das Berufungsurteil bestätigt und die Löschungsansprüche der FIFA unter allen Gesichtspunkten verneint. Die Entscheidung Ausweislich der Pressemitteilung des BGH besteht zwischen den in Rede stehenden Zeichen keine Verwechslungsgefahr. Hierbei dürfte der BGH, ebenso wie schon das OLG Hamburg, den äußerst geringen Schutzumfang der FIFA Marken berücksichtigt haben. Auch Ansprüche aus Werktiteln der FIFA werden verneint. Schließlich erteilte der BGH auch dem wohl wichtigsten Argument der FIFA, sie werde durch die Marken von Ferrero an der Vermarktung gehindert, eine Absage. Der Verkehr werde durch die Marken nicht zu der Annahme veranlasst, Ferrero sei Sponsor der WM. Damit jedoch nicht genug: Im Hinblick auf Ansprüche aus der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel schließt die Pressemitteilung mit der Feststellung, dass "das grundgesetzlich geschützte Recht der FIFA zur wirtschaftlichen Verwertung der von ihr organisierten Sportveranstaltungen nicht dazu führe, dass ihr jede wirtschaftliche Nutzung, die auf das Sportereignis Bezug nimmt, vorbehalten ist." Fazit Insbesondere dieser letzte Hinweis hat weitreichende Konsequenzen, da er unmissverständlich klar stellt, dass nicht jede veranstaltungsbezogene Marketingmaßnahme Dritter ohne Weiteres als Verletzung der Veranstalterrechte eingestuft werden kann. Damit unterscheidet sich die hiesige Rechtslage erheblich von der Rechtslage z.b. in Südafrika, wo jede Verbindung mit der öffentlichen Aufmerksamkeit eines Ereignisses untersagt ist. Zwar sollte auch hierzulande weiterhin genau geprüft werden, ob eine Marketingmaßnahme zulässig ist, die Chancen, dass dies der Fall ist, haben sich aber erheblich verbessert. Thorsten Klinger T E thorsten.klinger@lovells.com

7 IPunkt Februar Markenrecht Keine einhellige Meinung zur einhelligen Verkehrsdurchsetzung einer Warenform Am 9. Juli 2009 entschied der Bundesgerichtshof (BGH) zu Fragen rund um den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Warenform insbesondere mittels eines demoskopischen Gutachtens (AZ.: I ZB 88/07). Bemerkenswert an dem Urteil ist unter anderem die Annahme, aufgrund der Zuordnung der Formmarke zu nur einem bestimmten Unternehmen durch mehr als 50% der Befragten sei eine markenmäßige Benutzung erwiesen. Ferner stellte der BGH fest, zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Warenform, die trotz eines Abweichens von der Warengrundform naheliegend ist, sei kein so hoher Zuordnungsgrad erforderlich wie etwa bei einer glatt beschreibenden Wortmarke. Der Fall Für die Rechtsbeschwerdeführerin wurde im Jahre 2001 die nachfolgend abgebildete, farbige (hell- und dunkelbraun) Formmarke für die Ware "Pralinen" aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen. Dagegen hat die Antragstellerin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Löschung der Marke aufgrund fehlender Markenfähigkeit sowie der fehlenden Unterscheidungskraft und der Freihaltebedürftigkeit der Marke beantragt. Die Markenabteilung des DPMA wies den Löschungsantrag zurück. Auf Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht (BPatG) die Löschung der Marke angeordnet, weil die absoluten Schutzhindernisse nach 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Markengesetz (MarkenG) vorlägen und nicht durch Verkehrsdurchsetzung i. S. von 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden seien. Denn das zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung vorgelegte Material sei dazu nicht ausreichend gewesen. Einerseits sei das demoskopische Gutachten aus dem Anmeldeverfahren von 1997 mangelhaft, und der maßgebliche vom BPatG aufgrund von Mängeln im Gutachten von 74,3% auf 62% herabgesetzte Zuordnungsgrad reiche bei einer Formmarke, die lediglich die Grundform einer Ware zum Gegenstand habe oder nur unwesentlich davon abweiche, nicht aus. Andererseits stellten auch die im Löschungsverfahren beigebrachten Unterlagen zur Marktposition, zu Umsätzen und zu Werbeausgaben keinen hinreichenden Beleg zum Nachweis der erforderlichen einhelligen Verkehrsdurchsetzung dar. Die Registrierung der Marke verstoße dagegen nicht gegen 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG. Hiergegen wandte sich die Rechtsbeschwerdeführerin an den BGH. Die Entscheidung Die Rechtsbeschwerde war insoweit erfolgreich, als der betreffende Beschluss des BPatG aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückverwiesen wurde. Zunächst hielt der BGH fest, der kugelförmigen Marke mit einer unregelmäßigen "raspeligen" Oberfläche stehe keines der in 3 Abs. 2 MarkenG verankerten formmarkenspezifischen Eintragungshindernisse entgegen. Dagegen unterstrich der BGH, der Marke fehle für die Ware "Pralinen" von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft i.s. des 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG: Mit der Kugelform greife die Marke eine geometrische Grundform auf, was auch die "raspelige" Oberflächengestaltung nicht wett mache, da darin primär ein Hinweis auf die unter der Pralinenoberfläche befindlichen Nusssplitter zu sehen sei. Einig ging der BGH mit dem BPatG auch in der Frage, dass zusätzlich das Eintragungshindernis nach 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege, wonach Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, die zur Bezeichnung der Art oder der Beschaffenheit der Waren dienen können. Da die angemeldete Marke lediglich die Ware bildgetreu wiedergebe, beschreibe das Zeichen die äußere Gestalt der Ware. Es bestehe daher ein Allgemeininteresse an der Freihaltung. Diese absoluten Eintragungshindernisse könnten aber beide durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Erste Voraussetzung einer Verkehrsdurchsetzung sei die markenmäßige und nicht lediglich eine rein beschreibende Verwendung des Kennzeichens. Aus dem Umstand, dass mehr als 50% der im oben erwähnten demoskopischen Gutachten aus dem Jahre 1997 Befragten die Formmarke nur einem bestimmten Unternehmen zugeordnet haben, ergibt sich laut BGH, dass die Marke von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Damit ist allerdings erst die markenmäßige Benutzung erstellt und nicht auch schon, dass sich die Marke i. S. von Art. 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat. Nebst eigentlichen Verkehrsbefragungen sind in der Rechtsprechung auch andere Mittel zum Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung anerkannt, wie etwa der gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens sowie Erklärungen von Berufsverbänden. Unter diesen Beweismitteln kommt laut BGH demoskopischen Gutachten insbesondere in jenen Fällen eine besondere Bedeutung zu, in denen Markenschutz für ein Gestaltungsmerkmal beansprucht wird, das ausschließlich in Kombination mit anderen Gestaltungsmerkmalen benutzt worden ist. Dies war in dem hier zu Grunde liegenden Sachverhalt der Fall. Die Marke war nur zusammen mit den Wortzeichen "ROCHER" oder "FERRERO" benutzt worden. Was das eingereichte demoskopische Gutachten und dessen Beurteilung anbelangt, herrschte keine Einigkeit zwischen dem BPatG und dem BGH, namentlich im Hinblick auf den erforderlichen Durchsetzungsgrad. Nach Auffassung des BGH sei für den im Einzelfall erforderlichen Grad der Durchsetzung nicht von festen Prozentsätzen auszugehen. Generell seien die Anforderungen umso höher, je weniger sich das

8 5 IPunkt Februar 2010 betreffende Zeichen als Herkunftshinweis eigne. Qualitativ müsse ein erheblicher Teil der Verkehrskreise im Zeichen zumindest auch einen Herkunftshinweis erkennen. Deshalb könne, von Ausnahmefällen abgesehen, die untere Grenze des Zuordnungsgrads nicht unter 50% angesetzt werden. Handele es sich gar um glatt beschreibende Zeichen, komme die Anerkennung einer Verkehrsdurchsetzung erst bei einem sehr hohen oder einem nahezu einhelligen Durchsetzungsgrad in Betracht. Bei der strittigen Formmarke bestanden nach Ansicht des BGH keine Anhaltspunkte dafür, dass zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung i.s. von 8 Abs. 3 MarkenG ein Zuordnungsgrad von weit mehr als 60% erforderlich sei. Denn eine durch besondere Merkmale von einer Grundform einer Warengattung abweichende Formmarke sei als Herkunftshinweis bereits besser geeignet, als dies bei einer glatt beschreibenden Wortmarke angenommen werden könne. Die Oberflächengestaltung der Formmarke sei zwar als naheliegend einzustufen, reiche aber dennoch aus, um die Formmarke von der für Pralinen typischen Grundform abzuheben. Unter diesem Gesichtspunkt sei selbst der vom BPatG korrigierte Zuordnungsgrad von 62% für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Eintragung noch ausreichend. Der BGH ging ferner davon aus, dass für die Feststellung des Durchsetzungsgrads auf die Gesamtbevölkerung abzustellen sei, weil diese die maßgeblichen Verkehrskreise für Waren des Massenkonsums wie Pralinen seien. Ob hiervon diejenigen Befragten hätten herausgerechnet werden müssen, die keinerlei Bezug zu Pralinen aufwiesen, konnte nach Ansicht des BGH offen gelassen werden. Ebenso konnte die Frage, inwieweit die Fehlertoleranz bei demoskopischen Gutachten zu berücksichtigen sei, im vorliegenden Fall offen gelassen werden, weil der Zuordnungsgrad auch im für die Rechtsbeschwerdeführerin ungünstigsten Fall noch bei 62% liege. Die beiden oben genannten Eintragungshindernisse waren damit als überwunden anzusehen. Schließlich stellte der BGH klar, dass die Feststellungslast für das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses zum Eintragungszeitpunkt nach 50 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich die Antragsteller eines Löschungsverfahrens treffe. Bisherige Rechtsprechung Im hier besprochenen BGH-Urteil ist in kaum einem Punkt eine eigentliche Abkehr des BGH von der bisherigen Rechtsprechung zu sehen. Bemerkenswert erscheint allerdings, dass der BGH von einer markenmäßigen Benutzung bereits deshalb ausgeht, weil mehr als die Hälfte der anlässlich des oben erwähnten demoskopischen Gutachtens befragten Personen die Formmarke nur einem bestimmten Unternehmen zugerechnet haben. Noch in seinem Urteil "Pralinenform" vom 25. Januar 2007 (Az.: I ZR 22/04) scheint er von strengeren Anforderungen an eine markenmäßige Benutzung ausgegangen zu sein, vgl. Newsletter IPunkt, September/Oktober Fazit Das hier besprochene BGH-Urteil zeigt vor allem Folgendes auf. Erstens kommt demoskopischen Gutachten im Unterschied zu allen anderen Mitteln zum Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung insbesondere in jenen Fällen besondere Bedeutung zu, in denen Markenschutz für ein Gestaltungsmerkmal beansprucht wird, das immer nur im Zusammenhang mit anderen Gestaltungsmerkmalen benutzt wurde. Zweitens kann der relativ geringe Unterschied der zwischen einer Formmarke, die die Grundform einer Ware wiedergibt, und einer bloß nahe bei einer solchen Warengrundform liegenden Marke eine erhebliche Verminderung des zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erforderlichen Zuordnungsgrads bewirken. Yvonne Draheim, LL.M. (Univ. Stellenbosch) T E yvonne.draheim@lovells.com

9 IPunkt Februar Markenrecht Haftungsrisiken bei Partnerprogrammen Partnerprogramme (auch Affiliate- Systeme genannt) stellen eine attraktive und beliebte Werbeform im Internet dar. Bei dieser Werbeform vermarkten Online-Händler ihre Waren und Dienstleistungen durch Werbemittel auf Partner- Webseiten (z.b. Banner, Links). Die Werbepartner werden durch Provisionen vergütet. Für den Händler liegt der Reiz dieser Werbeform darin, dass er eine Vielzahl von Kunden erreichen kann, die Kosten rein erfolgsorientiert sind und die Erfolge leicht messbar sind. Doch auch für den Werbepartner handelt es sich um eine lukrative Werbeform, denn durch die Teilnahme an Partnerprogrammen kann der Werbepartner sein eigenes Internetangebot erweitern und attraktiver gestalten und gleichzeitig Provisionen erzielen. Die Haftungsfrage bei der Werbeform der Partnerprogramme war bislang in der Rechtsprechung umstritten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun mit einer neuen Entscheidung vom 7. Oktober 2009 für eine weitgehende Klärung gesorgt. Der Fall Die Klägerin, die Firma Rose Versand GmbH, ist Inhaberin einer Wort- und Wort-/Bildmarke "ROSE" für Fahrräder, Fahrradzubehör und Fahrradbekleidung. Sie bietet ihr Sortiment im Internet unter an. Die Beklagte betreibt einen Internetversandhandel unter für Fahrräder, Fahrradzubehör und Fahrradbekleidung. Um die Zugriffe auf ihre Webseite zu erhöhen, arbeitet die Beklagte mit verschiedenen Werbepartnern zusammen. Diese Werbepartner sind Betreiber anderer Internetseiten, die einen elektronischen Verweis (Link) zur Internetseite der Beklagten einrichten. Gelangt ein Kunde über diesen Link auf die Internetseite der Beklagten und schließt einen Kaufvertrag ab, so erhält der Werbepartner eine Provision. Die technische Abwicklung des Partnerprogramms erfolgt über die affilinet GmbH. Der Rechtsstreit wurde durch einen Werbepartner der Beklagten, die net GmbH, ausgelöst. Die 0049-net GmbH betreibt unter mehreren Domainnamen Internetseiten, unter anderem und Gab man bei der Suchmaschine Google die Begriffe "rose bike" ein, erhielt man an achter Stelle der über 1,5 Mio. Einträge einen Hinweis auf das Suchergebnis mit dem Domainnamen Das Suchergebnis war mit "fahrrad rose bike wear" überschrieben. Nach Anklicken dieses Treffers erfolgte eine Weiterleitung zur Internetseite mit dem Domainnamen auf der sich unter der Überschrift Raddiscount ein Link zur Internetseite der Beklagten befand. Die 0049-net GmbH beseitigte diesen Link nach Abmahnung durch die Klägerin und gab eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab. Dies genügte der Klägerin jedoch nicht. Sie nahm auch die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch und forderte, dass die Beklagte in der Werbung für einen Fahrrad-Online-Shop die Bezeichnung "rose" und/oder "rose bike" nicht mehr benutzen dürfe. Bei der Eingabe des Suchbegriffs "rose bike" in einer Suchmaschine dürfe keine Internetseite mehr angezeigt werden, die mit dem Online-Shop so verlinkt sei, wie dies bei der Fall war. Die Klägerin war der Ansicht, dass die Beklagte ihre Markenrechte verletzt habe. Die Beklagte habe die Begriffe rose und bike als versteckte Suchwörter im Quelltext der Internetseite als Metatags verwendet und so auf das Suchergebnis in unzulässiger Weise Einfluss genommen. Die Beklagte hafte für die Rechtsverletzungen ihres Werbepartners 0049-net GmbH als Betriebsinhaber nach 14 Abs. 7 Markengesetz (MarkenG). Die Beklagte war der Auffassung, sie sei für die Werbung ihres Werbepartners nicht verantwortlich. Von der net GmbH sei nur der Internetauftritt unter dem Domainnamen index.de als Werbeträger in dem Werbeprogramm angemeldet worden. Eine Haftung nach 14 Abs. 7 MarkenG sei zu verneinen, da die 0049-net GmbH nicht ihr Beauftragter sei. Die Vorinstanzen Das Landgericht Köln hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten blieb erfolglos. Das Oberlandesgericht Köln bejahte eine Haftung der Beklagten nach 14 Abs. 7 MarkenG für die von der 0049-net GmbH begangene Markenverletzung. Dagegen richtete sich die Revision der Beklagten zum BGH. Die Entscheidung Die Revision der Beklagten hatte Erfolg. Zunächst bestätigte der BGH die bisherige Rechtsprechung zur markenmäßigen Benutzung und bejahte eine Markenverletzung. Eine markenmäßige Benutzung liege nämlich vor, wenn ein als Suchwort verwendetes Zeichen dazu benutzt werde, das Ergebnis des Auswahlverfahrens in der Trefferliste bei Google zu beeinflussen und den Nutzer auf diese Weise zu einer Internetseite des Verwenders zu führen (vgl. BGH Urteil vom , Az.: I ZR 183/03, "Impuls"). Der Kläger genüge seiner Darlegungslast für eine markenmäßige Benutzung, wenn er - wie die Klägerin im vorliegenden Fall - substantiiert vortrage, dass der betreffende Eintrag in der Trefferliste auf einer deren Inhaber zurechenbaren Gestaltung der betreffenden Internetseite beruhe. Sodann kam der BGH zur maßgeblichen Frage dieses Rechtsstreits, ob bei Partnerprogrammen eine Beauftragtenhaftung nach 14 Abs. 7 MarkenG für das Handeln der Werbepartner greife. Im Grundsatz bestätigte der BGH die Beauftragtenhaftung nach 14 Abs. 7 MarkenG. Die Vorschrift des 14 Abs. 7 MarkenG ermöglicht eine Haftung eines Unternehmens für das Handeln von Angestellten und Beauftragten. 14 Abs. 7 MarkenG lautet wie folgt: "Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen,

10 7 IPunkt Februar 2010 so kann der Unterlassungsanspruch, und soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden." Zu dieser Vorschrift, die bislang von den Gerichten unterschiedlich ausgelegt wurde, hat der BGH sich nun grundsätzlich geäußert. Zur Auslegung der Vorschrift sei auf die zu 8 Abs. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geltenden Grundsätze zu verweisen. Zuwiderhandlungen von Beauftragten seien danach dem Inhaber eines Unternehmens wie eigene Handlungen zuzurechnen. Der Unternehmensinhaber solle sich nicht hinter den von ihm abhängigen Dritten verstecken können, da ihm die Erweiterung des Geschäftsbetriebs zugute komme und eine gewisse Beherrschung des Risikobereichs durch den Betriebsinhaber erfolge. Entscheidend sei eine Eingliederung des Werbepartners in die betriebliche Organisation des Betriebsinhabers, wodurch der Erfolg der Geschäftstätigkeit des beauftragten Unternehmens dem Betriebsinhaber zugute komme und der Betriebsinhaber einen bestimmenden, durchsetzbaren Einfluss auf die Tätigkeit des beauftragten Unternehmens habe. Es komme nicht darauf an, welchen Einfluss sich der Betriebsinhaber tatsächlich gesichert habe, sondern vielmehr darauf, welchen Einfluss er sich sichern konnte und musste. Nach Auffassung des BGH sei die 0049-net GmbH hier grundsätzlich als Beauftragte der Beklagten anzusehen. Die Zwischenschaltung der affilinet GmbH ändere daran nichts. Ein Werbepartner gelte jedenfalls dann als Beauftragter im Sinne von 14 Abs. 7 MarkenG, wenn ihm für jeden Besucher, der über einen ständigen Link zu dem Unternehmen gelangt und mit diesem einen Geschäftsabschluss tätigt, eine Provision gezahlt wird und der betreffende Werbepartner erst nach Überprüfung durch den Unternehmer selbst, der den Werbepartnern eine Auswahl für die Gestaltung der Werbemittel vorgibt, in das Partnerprogramm aufgenommen wird. Der BGH formulierte jedoch gleichzeitig eine wichtige Eingrenzung dieser Haftung: Der Auftraggeber hafte dann nicht gemäß 14 Abs. 7 MarkenG, wenn das geschäftliche Handeln des Beauftragten nicht der Geschäftsorganisation des Auftraggebers, sondern derjenigen eines Dritten oder des Beauftragten selbst zuzurechnen sei. Dies gelte jedenfalls dann, wenn der Auftrag auf einen bestimmten Geschäftsbereich des Beauftragten beschränkt sei und der Auftraggeber nicht damit rechnen müsse, dass der Beauftragte auch anderweitig für ihn tätig werde. Im vorliegenden Fall hatte sich die 0049-net GmbH nach dem Vorbringen der Beklagten nur mit dem Domainnamen "0049-index.de" beim Partnerprogramm angemeldet. Die Beklagte habe weder die Seite mit dem Domainnamen "superschnelle-raeder.de" noch andere Webseiten der 0049-net GmbH und deren Inhalt gekannt. Nach diesem Vorbringen sei die Beauftragung der 0049-net GmbH auf die Werbetätigkeit unter dem Domainnamen "0049- index.de" zu beschränken. Für Markenrechtsverletzungen unter Drittdomains müsse die Beklagte daher nach den bislang getroffenen Feststellungen nicht haften, da der Beklagten insoweit eine hinreichende Kontrolle der Tätigkeit der 0049-net GmbH nicht möglich und zumutbar war. Da der Sachverhalt nicht hinreichend aufgeklärt und geprüft worden war, traf der BGH in der Sache selber keine Entscheidung, sondern verwies die Angelegenheit zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück. Das Berufungsgericht wird die vom BGH aufgestellten Grundsätze zur Beauftragtenhaftung anwenden und sich auch mit den Grundsätzen der Störerhaftung auseinandersetzen. Fazit Die Entscheidung hat große Auswirkungen auf die Praxis. Die Auswahl der Werbepartner wird für die Unternehmen zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Es ist damit zu rechnen, dass die Werbepartner sorgfältiger ausgewählt werden. Da viele Partnerprogramme über Vermittler abgewickelt werden, besteht für Unternehmen auch die Möglichkeit, sich gegenüber den Vermittlern durch Freistellungsklauseln abzusichern. Christina Herfurth, LL.M. (Brügge) T E christina.herfurth@lovells.com

11 IPunkt Februar Wettbewerbsrecht / Geschmacksmusterrecht Schutz vor Nachahmungen auch bei technischer Bedingtheit einzelner Gestaltungsmerkmale - BGH-Entscheidung "LIKEaBIKE" Werden Wettbewerber wegen Nachahmungen in Anspruch genommen, so ist deren Verteidigung oftmals, dass die übernommenen Gestaltungsmerkmale technisch bedingt seien und daher aus Rechtsgründen keine unlautere Wettbewerbshandlung vorliegen könne. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seiner Entscheidung "LIKEaBIKE" (Urteil vom 28. Mai 2009, Az.: I ZR 14/06) jetzt deutlich gemacht, dass die Übernahme von Gestaltungsmerkmalen, die nicht technisch notwendig sind, unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden Leistungsschutzes unlauter sein kann, wenn die Gefahr einer Herkunftstäuschung durch zumutbare Maßnahmen hätte vermieden werden können. DER FALL Kokua bietet unter der Bezeichnung "LIKEaBIKE" aus Holz gefertigte Räder für Kinder an. Seit 1998 bietet sie das nachfolgende abgebildete Model "race" an: Das Design des Produkts ist durch ein internationales Geschmacksmuster zugunsten des Geschäftsführers der Kokua geschützt. Kokua wurden die ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Im Jahr 2000 brachte Kokua das weitere Model "mountain" auf den Markt:.. Für dieses Model erhielt sie im Jahr 2003 einen Designpreis. Seit 2004 wird das Laufrad mit roten Lenkergriffen und farblich darauf abgestimmtem Sattelbezug ausgeliefert. Von dem Gesamtumsatz des Unternehmens von mehreren Millionen Euro entfällt ein Großteil auf das Produkt "LIKEaBIKE mountain". Im November 2004 wurden in Penny- Märkten folgende Laufräder unter der Bezeichnung "bikie" angeboten: Kokua nahm die Herstellerin auf Unterlassung in Anspruch und begründete dies mit der unzulässigen Nachahmung des eingetragenen Geschmacksmusters (an dem Modell "race") und wettbewerbsrechtlich unlauterer Nachahmung ihres Models "mountain". DAS VERFAHREN Das Landgericht (LG) Köln hat die Beklagte gestützt auf ergänzenden Leistungsschutz nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verurteilt, das angegriffene Produkt nicht mehr anzubieten, Auskunft über den bisherigen Vertrieb zu erteilen sowie Anwaltskosten und Schadensersatz zu zahlen. Das Berufungsgericht, das Oberlandesgericht (OLG) Köln, hat die Klage hingegen abgewiesen und die Revision zum BGH zugelassen. DAS URTEIL Der BGH hob das Urteil des OLG Köln auf und verwies die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das OLG zurück. Wettbewerbsrechtliche Eigenart Wettbewerbliche Eigenart kommt einem Produkt zu, wenn die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Das OLG hat insbesondere in der Gestaltung des Holzrahmens ein Merkmal gesehen, das dem Produkt wettbewerbliche Eigenart verleiht. Es werde der Eindruck von windschnittiger Schnelligkeit vermittelt, der noch dadurch verstärkt werde, dass der gebogene Sattel mit tiefer liegender Sitzfläche und der nachfolgende Schmutzabweiser eine schwingende Linie bildeten. Außerdem hat es auch die flächige Lenkergabel mit der Durchtrittsöffnung als charakteristisch angesehen. Dies war zwischen den Parteien streitig, da der Gestaltung des Gabelkopfes die Funktion zukomme, ein völliges Versteuern zu verhindern. Der BGH stellte fest, dass es sich dabei nicht um ein technisch notwendiges Merkmal handelte, sondern nur um ein technisch bedingtes Merkmal. Technisch notwendige Merkmale könnten aus Rechtsgründen keine wettbewerbliche Eigenart begründen, da sie mit Rücksicht auf den Grundsatz der Freiheit des Standes der Technik frei benutzbar seien. Nach den Feststellungen des OLG sei die für das Laufrad "mountain" gewählte Gestaltung des Gabelkopfes technisch nicht zwingend notwendig, um ein zu starkes Einschlagen des Lenkers zu verhindern. Dafür gebe es - wie das Marktumfeld zeige - zahlreiche andere technische Lösungen. Die Übernahme von Merkmalen, die zwar technisch bedingt, aber frei wählbar oder austauschbar seien, sei dagegen nicht stets wettbewerbsrechtlich zulässig. Die Übernahme von Merkmalen, die dem freizuhaltenden Stand der Technik angehören und der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, könne zwar grundsätzlich nicht als wettbewerbsrechtlich unlauter angesehen werden. Dies gelte aber nur, wenn eine durch die Übernahme hervorgerufene Gefahr einer Herkunftstäuschung nicht durch zumutbare Maßnahmen zu vermeiden sei.

12 9 IPunkt Februar 2010 Grad der wettbewerbsrechtlichen Eigenart falsch beurteilt Das OLG Köln sei mit Recht davon ausgegangen, dass zur Bestimmung des Grades der wettbewerblichen Eigenart auf den Gesamteindruck des nachgeahmten Erzeugnisses abzustellen sei. Tatsächlich habe das Gericht jedoch nicht auf den Gesamteindruck des Laufrads mountain abgestellt, sondern einzelne lediglich mitprägende Gestaltungselemente herausgegriffen (Gestaltung des Holzrahmens) und andere wesentliche Gestaltungselemente außer Acht gelassen. Ganz bewusst hatte das OLG Köln die Form der Sattelstütze und des Schmutzabweisers, die vollflächigen Holzfelgen sowie die Farbgebung der Lenkergriffe und des Sattelbezugs nicht zur Bestimmung der wettbewerblichen Eigenart herangezogen. Damit habe das OLG Köln nicht berücksichtigt, dass der Gesamteindruck eines Erzeugnisses durch Gestaltungsmerkmale bestimmt oder mitbestimmt werden kann, die für sich genommen nicht geeignet sind, im Verkehr auf dessen Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen. Derartige Gestaltungsmerkmale können in ihrem Zusammenwirken eine wettbewerbliche Eigenart verstärken oder begründen, da diese von dem Gesamteindruck abhängt, den die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des jeweiligen Erzeugnisses vermitteln. Zudem habe das OLG Köln die Bekanntheit der Laufräder von Kokua nicht ausreichend berücksichtigt. Das Gericht hatte zwar angenommen, dass das Laufrad "LIKEaBIKE mountain" den für die Herkunftstäuschung erforderlichen Grad der Bekanntheit erlangt habe. Dagegen habe es nicht berücksichtigt, dass der Grad der wettbewerblichen Eigenart eines Erzeugnisses durch seine tatsächliche Bekanntheit im Verkehr verstärkt werden könne. Das LG Köln hatte dem Laufrad mit eingehender Begründung nicht nur eine "gewisse", sondern eine "beachtliche" Bekanntheit zugebilligt. Kokua hat zudem vorgetragen, dass sie der Pionier auf dem Markt für Kinderlaufräder sei und ihre Laufräder in der Presse und in Bonusprogrammen in großem Umfang werblich präsent seien. Das OLG Köln habe - rechtsfehlerhaft - nicht geprüft, ob sich aus diesen Umständen eine gesteigerte Bekanntheit und damit eine erhöhte wettbewerbliche Eigenart des Laufrads der Klägerin ergäbe. Intensität der Übernahme falsch beurteilt Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit komme es auf die Gesamtwirkung der einander gegenüberstehenden Produkte an, wie das OLG zutreffend angenommen habe. Das OLG habe jedoch nur einzelne Elemente beider Laufräder in seine Betrachtung einbezogen und miteinander verglichen. Es habe ausgeführt, dass der Holzrahmen des Modells der Klägerin den Eindruck von Tempo und Rasanz vermittle, während der Rahmen des Laufrads der Beklagten eher verspielt und verschnörkelt wirke. Ferner habe es die runden Öffnungen in der flächigen Füllung der Felge, die zusätzliche Schraube zur Befestigung der Sattelstütze und die unterschiedliche Form der Lenkergriffe, Sättel, Sitzflächen und Schmutzabweiser für erheblich erachtet. Es sei vernachlässigt worden, dass es bei der Beurteilung der Herkunftstäuschung weniger auf die Unterschiede und mehr auf die Übereinstimmungen der Produkte ankomme. Dies folge aus dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr die in Rede stehenden Produkte regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnehme und miteinander vergleiche, sondern seine Auffassung aufgrund eines Erinnerungseindrucks gewinne, in dem die übereinstimmenden Merkmale stärker hervortreten als die unterscheidenden. Die Übereinstimmungen habe das OLG jedoch nicht hinreichend berücksichtigt. Die jeweiligen Markennamen "LIKEa- BIKE" sowie "bykie" könnten ebenfalls nicht zur Unterscheidung beitragen, da sie klanglich und begrifflich (bike = Fahrrad) ähnlich seien. An- Geschmacksmusterrechtliche sprüche? Der BGH machte zunächst deutlich, dass der Umstand, dass Kokua in der Berufungsinstanz nicht mehr auf die Ansprüche aus dem Geschmacksmusterrecht zurückgekommen sei, ohne Belang sei. Es bestehe keinerlei Anlass für die Vermutung, dass diese Ansprüche fallengelassen werden sollen. Das OLG verneinte die Ansprüche aus dem Klagegeschmacksmuster, weil das Modell "race" zu dem Laufrad "bykie" einen noch größeren gestalterischen Abstand habe als das Modell "mountain". Dabei habe es seine Beurteilung von Ansprüchen aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz auf die Beurteilung von Ansprüchen aus dem Klagegeschmacksmuster übertragen. Dies sei bereits im rechtlichen Ausgangspunkt unrichtig, weil diese Ansprüche unterschiedliche Schutzvoraussetzungen hätten und ein Anspruch aus einem Geschmacksmuster nicht voraussetze, dass die Gefahr einer vermeidbaren Herkunftstäuschung bestehe. FAZIT Das Urteil eröffnet Unternehmen, deren Produkte nachgeahmt werden, neue Perspektiven auch die Übernahme von eher technischen Gestaltungen zu verfolgen. Es wird jedoch stets eine detaillierte Prüfung, ob es sich um technisch zwingend notwendige oder nur technisch bedingte Gestaltungen handelt. Marlen A. Mittelstein, LL.M. (Essex) T E marlen.mittelstein@lovells.com

13 IPunkt Februar Wettbewerbsrecht Gewinnspielwerbung - Nach dem Aus für das Kopplungsverbot Ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 14. Januar 2010 (Az.: C-304/08) eröffnet neue Möglichkeiten für die Gewinnspielwerbung. Anders als früher ist es nun nicht mehr generell verboten, die Teilnahme an einem Gewinnspiel mit dem Erwerb einer Ware oder Dienstleistung zu verknüpfen. Diese Entscheidung könnte aber auch noch weitere Folgen haben. Bislang war es nach dem deutschen Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verboten, die Teilnahme von Verbrauchern an einem Gewinnspiel von dem Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig zu machen ( 4 Nr. 6 UWG). Als Folge war z.b. ein Rubbellos-Gewinnspiel unzulässig, das sich auf einer Flasche Wasser befand, da der Kunde die Flasche kaufen muss, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Das Verbot wurde damit begründet, dass anderenfalls wegen der Möglichkeit zur Teilnahme an Preisausschreiben oder Gewinnspiel die Verbraucherentscheidung unsachlich beeinflusst werde. EuGH erklärt generelles Kopplungsverbot für unzulässig Der EuGH hat nun jedoch festgestellt, dass das deutsche Verbot der Koppelung von Gewinnspielen mit dem Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung gegen die Europäische Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken verstößt. Das höchste europäische Gericht hatte über eine Bonusaktion des Discounter PLUS zu entscheiden, der seine Aktion Ihre Millionenchance mit dem Hinweis Einkaufen, Punkte sammeln, gratis Lotto spielen beworben und den Kunden sodann die Möglichkeit eröffnet hatte, durch das Sammeln von Bonuspunkten beim Einkauf von Waren an den Ziehungen des deutschen Lottoblocks kostenlos teilzunehmen. Während die Vorinstanz diese Verkaufsförderungsmaßnahme wegen des Verstoßes gegen besagtes Kopplungsverbot noch verboten hatte, hat der Bundesgerichtshof es aufgrund von Zweifeln über dessen Vereinbarkeit mit dem EU- Recht dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt. Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken wird allgemeiner Maßstab Und in der Tat: Die Wettbewerbsverhalten erfassende europäische Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken (UGP-Richtlinie) enthält ein generelles Kopplungsverbot nicht. Der EuGH hat unter Verweis auf Art. 4 der UGP-Richtlinie festgestellt, dass eine solche strengere Verbraucherschutzregel, wie sie Art. 4 Nr. 6 UWG vorsehe, nicht zulässig sei. Denn die Mitgliedstaaten dürften keine strengeren Regeln als die in der UGP-Richtlinie festgelegten Maßnahmen erlassen, und zwar auch nicht, um ein höheres Verbraucherschutzniveau zu erreichen. Die deutsche Norm stelle nicht darauf ab, ob im Einzelfall ein Wettbewerbsverhalten tatsächlich Verbraucherinteressen beeinträchtige, sondern erkläre ein solches generell für unzulässig. Ein generelles Kopplungsverbot laufe im Ergebnis daher darauf hinaus, die im Anhang der Richtlinie enthaltene, abschließende Liste generell verbotener Geschäftspraktiken (Blacklist) zu erweitern, was den Mitgliedsstaaten aufgrund der vollständigen Harmonisierung durch die Richtlinie gerade verwehrt sei. Auswirkungen für Gewinnspiel- Werbung Bislang war es für Werbetreibende nur möglich, ein Gewinnspiel auf einem käuflich zu erwerbenden Produkt anzupreisen, wenn in den Teilnahmebedingungen ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass der Kunde auch auf andere Weise an dem Gewinnspiel teilnehmen konnte. Es musste eine gleichwertige alternative Teilnahmemöglichkeit geschaffen werden, was z.b. durch Angabe einer Telefonnummer geschehen konnte, die der Kunde zum Ortstarif wählen konnte. In vielen Fällen wird ein solcher Hinweis und die Schaffung einer solchen alternativen Teilnahmemöglichkeit nicht mehr erforderlich sein. Nur in Einzelfällen kann eine Kopplung noch unzulässig sein, z.b. in Fällen, in denen der ausgelobte Gewinn oder die besondere Gewinnchance den Kunden dazu verführen könnte, ein Produkt zu erwerben, das ihn anderenfalls nicht interessiert hätte. Ob ein solcher Einzelfall vorliegt, sollte vorab rechtlich überprüft werden. Handfeste Abgrenzungskritierien sind erst durch die zukünftige Rechtsprechung der deutschen Instanzgerichte zu erwarten. Aber auch darüber hinaus wird das deutsche Wettbewerbsrecht daraufhin überprüft werden müssen, inwieweit es mit der UGP-Richtlinie im Einklang steht. Schon werden Stimmen laut, die auch das generelle Verbot des Telefonmarketings gegenüber Verbrauchern ohne deren vorherige Einwilligung in Frage stellen. Auch wenn eine solche Diskussion sicherlich erst am Anfang steht, stehen zwei Dinge bereits jetzt fest: Während der deutsche Sonderweg im Wettbewerbsrecht einstweilen beendet ist, bieten sich dem Marketing neue Spielräume, die es zu nutzen gilt. Dr. Stefan Engels T E stefan.engels@lovells.com Dr. Morten Petersenn T E morten.petersenn@lovells.com

14 11 IPunkt Februar 2010 Wettbewerbsrecht Werbung für Handy-Tarif auf Handzettel und Werbeplakat "Deutschlands günstiger Handytarif!!" In fetten Buchstaben versprachen Werbeprospekte und Plakate schnäppchenlustigen Verbrauchern einen Null Euro- Handytarif. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Werbung für unzulässig gehalten, da wesentliche Tarifinformationen nicht ausreichend erkennbar waren, sondern im Kleingedruckten untergingen (Urteil vom 22. April 2009, Az.: I ZR 14/07). Gleichzeitig hat der BGH zur Frage des Streitgegenstandes und der rechtsmissbräuchlichen Rechtsverfolgung Stellung genommen, da hier getrennte Verfahren für die Beanstandung der Werbung auf Handzetteln einerseits und auf Werbeplakaten andererseits beanstandet wurden. Es begann mit einem Sommerhit Und zwar dem Sommerhit des Unternehmens Media-Markt in Hamburg, welches im Sommer 2005 mit Handzetteln und Werbeplakaten für Deutschlands günstiger Handytarif! für den damaligen Handytarif Debitel in unübersehbarer Weise wie nachfolgend abgebildet warb. 0,00 Euro Grundgebühr versprachen XXL-Buchstaben, während die etwas kleiner gedruckten Angaben Nur 15 Cent pro Minute zu jeder Zeit, in jedes Netz und SMS nur 15 Cent in weißer Schrift in einem roten Kasten standen. In erheblich kleinerer Schrift und extrem unauffällig waren schließlich weitere Preisinformationen zu dem Angebot abgedruckt (24,95 Euro Anschlusspreis, 9,90 Euro monatlicher Mindestgesprächsumsatz, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit). Mobilcom, ein Unternehmen, das ebenfalls Mobilfunkverträge vertreibt, hat diese Werbung als wettbewerbswidrig beanstandet, weil die neben dem monatlichen Grundpreis und den Verbindungskosten angegeben Tarifinformationen nicht hinreichend lesbar seien. Nach gesonderten Abmahnungen wegen des Handzettels und der Werbeplakates hat Mobilcom Media-Markt auf Unterlassung hinsichtlich des Handzettels einerseits und des Werbeplakates andererseits in Anspruch genommen. Im vorliegenden Fall handelt es sich um das Hauptsacheverfahren bezüglich des Handzettels. Das Landgericht Hamburg und das Oberlandesgericht Hamburg hatten die Unterlassungsansprüche von Mobilcom bejaht. und endete beim BGH Die Revision blieb erfolglos. Zunächst verneinte der BGH den Einwand der anderweitigen Rechtshängigkeit ( 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO). Bei den Verfahren hinsichtlich des Handzettels einerseits und des Werbeplakates andererseits handele es sich um unterschiedliche Streitgegenstände. Dies sei schon zu bejahen, da Mobilcom in den jeweiligen Verfahren unterschiedliche Klageanträge verfolge. Die auf die konkrete Verletzungsform beschränkten Klageanträge erfassen eben nicht die jeweils andere Verletzungsform, so der BGH. Ferner liege keine rechtsmissbräuchliche Rechtsverfolgung durch Mobilcom vor. Zwar gehe es in beiden Verfahren um die schlechte Lesbarkeit der Tarifinformationen. Die Art des eingesetzten Mediums sei jedoch unterschiedlich. So könne der Handzettel von dem Verbraucher in die Hand genommen und in Ruhe angeschaut werden, während das auf dem Gehweg aufgestellte Werbeplakat nur flüchtig im Vorbeigehen wahrgenommen werde. Außerdem sei die Beweissituation unterschiedlich. Der Handzettel könne einfach vorgelegt werden, während die Rechtmäßigkeit des Werbeplakates anhand von Fotografien und Zeugenaussagen beurteilt werden müsse. Deswegen haben Mobilcom mit einem nicht einheitlichen Verteidigungsvorbringen durch Media-Markt rechnen müssen. Tarifinformationen zu klein gedruckt In der Sache hat der BGH die Werbung mit dem Handzettel für unzulässig erklärt. Auf dem Handzettel seien der Endpreis bzw. die Kostenbestandteile für den Verbraucher entgegen der Vorgaben der Preisangabenverordnung nicht leicht erkennbar und deutlich lesbar oder sonst gut wahrnehmbar ausgestaltet. Ferner sei die Werbung unvollständig und irreführend. Die zusätzlichen Preisinformationen (Anschlusspreis, monatlicher Mindestgesprächsumsatz, Mindestvertragslaufzeit) seien so klein angegeben, dass dies einem Verschweigen der Informationen gleichkomme. Dem Verbraucher werden so wesentliche Informationen vorenthalten. Fazit Die Unzulässigkeit des "Kleingedruckten" in diesem Fall überrascht nicht und steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des BGH. Aufgrund des Urteils sollte jedoch zukünftig geprüft werden, ob Verletzungshandlungen durch verschiedene Medien (hier: Handzettel und Werbeplakat), die auf den ersten Blick identisch erscheinen, zusammen oder in getrennten Verfahren beanstandet werden. Christina Herfurth, LL.M. (Brügge) T E christina.herfurth@lovells.com

15 IPunkt Februar Wettbewerbsrecht Ein Gewinn für die Werbung Urteil des BGH zur Angabe von Teilnahmebedingungen in der Gewinnspielwerbung Gute Nachrichten für die Werbewirtschaft: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Werbung mit Gewinnspielen deutlich vereinfacht. Nach einer kürzlich ergangenen Entscheidung müssen die Teilnahmebedingungen eines Gewinnspiels dem Verbraucher nicht automatisch bei jeder Bewerbung des Spiels mitgeteilt werden (Urteil vom 9. Juli 2009, Az.: I ZR 64/07). Es kommt vielmehr darauf an, dass dieser vor der Teilnahme von den Bedingungen Kenntnis nehmen kann. Ausgangslage Gestritten hatten der Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln gegen den bekannten Rasierhersteller Gillette aus dem Hause des Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble. Beanstandet wurde ein Fernsehspot, in der ein Gewinnspiel ohne Angaben zu den Teilnahmebedingungen nur mit einem Hinweis auf im Handel erhältlichen Teilnahmekarten beworben wurde. Gegenstand des Gewinnspiels waren die begehrten Tickets für die Fußball-WM Die Teilnahmebedingungen waren aus den Teilnahmekarten ersichtlich. Der Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe sah hierin einen Verstoß gegen 4 Nr. 5 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Hiernach hat der Veranstalter bei Preisausschreiben oder Gewinnspielen mit Werbecharakter die Teilnahmebedingungen (...) klar und eindeutig anzugeben. Dies sah der Verein durch den Hinweis auf die Teilnahmekarten als nicht hinreichend gegeben an und verlangte eine Angabe sämtlicher Teilnahmebedingungen bereits im Spot selbst. Entscheidung des BGH Zu Unrecht, wie der BGH nunmehr befunden hat. Entscheidend sei vielmehr, dass der Verbraucher vor seiner unmittelbaren Teilnahme über die Bedingungen informiert wird. Eine umfassende Information bei der reinen Aufmerksamkeitswerbung für das Gewinnspiel ist in aller Regel nicht erforderlich. Denn aus Sicht des BGH soll die Informationspflicht nach 4 Nr. 5 UWG nicht die Werbung mit Gewinnspielen allgemein be- oder verhindern. Vielmehr soll dadurch sicher gestellt werden, dass die Bedingungen transparent und fair sind. Dafür genügt es, die allgemeinen Teilnahmebedingungen wie Gewinnermittlung, Kosten der Teilnahme, Einsendeschluss, etc. dem Kunden mitzuteilen, bevor er tatsächlich teilnimmt. Die ausführliche Bekanntgabe aller Teilnahmebedingungen ist in aller Regel im Rahmen eines Fernseh- oder Radiospots aufgrund des flüchtigen Mediums nach Meinung des BGH gar nicht möglich. Die nötige Aufklärung der Verbraucher ließe sich etwa über eine Webseite oder im Handel erhältliche Teilnahmekarten besser bewerkstelligen. Eine Ausnahme gilt in Anlehnung an die bisherige Rechtsprechung des BGH zu Geld-zurück-Aktionen jedoch für unerwartete Beschränkungen oder sonstige überraschende Teilnahmebedingungen. Diese müssen in der Werbung stets unmittelbar offenbart werden. Gemeint sind damit solche Bedingungen, mit denen ein Verbraucher nicht unbedingt rechnen muss zum Beispiel wenn an dem Ticket-Gewinnspiel nur Männer hätten teilnehmen dürfen oder man zur Wahrnehmung des Gewinnspiels erst einen Rasierer hätte kaufen müssen. Denn der Verbraucher soll nicht durch die Fernsehwerbung für ein Gewinnspiel ins Geschäft gelockt werden, an dem er gar nicht oder nur erschwert teilnehmen kann. Eine Angabe der maßgeblichen Bedingungen verlangt der BGH auch dann, wenn der Zuschauer des TV-Spots bereits unmittelbar zur Teilnahme an dem Gewinnspiel etwa durch Angabe einer Telefonnummer aufgefordert wird, ohne sich vorher über die Bedingungen in angemessener Weise informieren zu können. Praktische Bedeutung Nach dem der Europäische Gerichtshof (EuGH) bereits kürzlich für das Aus des Koppelungsverbots bei der Gewinnspielwerbung gesorgt hat (Urteil vom 14. Januar 2010, Az.: C-304/08; vgl. Besprechung in diesem Heft auf S. 10) ist diese Entscheidung eine weitere Erleichterung im Bereich der Werbung mit Gewinnspielen. Durch sie wird klargestellt, wann man welche Informationen dem Verbraucher bei Gewinnspielen mitteilen muss. Dabei sieht der BGH aber auch davon ab, hieran zu hohe Anforderungen zu stellen. Durch die Entscheidung des BGH kommt einmal mehr zum Ausdruck, dass die Praktikabilität von Werbemaßnahmen mit den berechtigten Interessen des Verbraucherschutzes durchaus in Einklang gebracht werden kann. Für die Gestaltung der Gewinnspielwerbung wird es in Zukunft daher insbesondere darauf ankommen, wie unmittelbar die Teilnahme ausgestaltet ist. Funktioniert die Teilnahme wie im Falle des Gillette-WM-Gewinnspiels noch altmodisch per Postkarte, genügt die Angabe auf besagter Karte. Gleiches würde gelten, wenn die Teilnahme etwa über eine Website erfolgen soll. Soll der Verbraucher hingegen unmittelbar an dem Gewinnspiel teilnehmen können (via Telefon oder ), sind die wesentlichen Bedingungen hierfür bereits im Spot anzugeben. Zu denken ist hier insbesondere an die Telefongebühren und den Teilnahmeschluss. Überraschende Bedingungen, mit denen der Verbraucher nicht zu rechnen braucht, müssen hingegen bei jeder Werbung für ein Gewinnspiel angegeben werden. Christoph Dahl, LL.M. (Wellington) T E christoph.dahl@lovells.com

16 13 IPunkt Februar 2010 Urheberrecht...and again - Urheberrechtsabgaben auf dem Prüfstand beim BGH - Entscheidung über die Vergütungshöhe für Scanner Der Streit zwischen der Industrie und den Verwertungsgesellschaften über die Vergütungspflicht von Geräten gemäß 53 ff. Urhebergesetz (UrhG) für die Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke hat die Gerichte in den letzten zehn Jahren immer wieder beschäftigt. Geräteabgaben nach 54, 54a UrhG sind von den Nutzern dafür zu entrichten, dass diese von urheberrechtlich geschützten Werken in gewissem Umfang Privatkopien ( 53 UrhG) anfertigen dürfen. Die Geräteabgaben sollen die hiermit verbundenen Eingriffe in die Rechte der Urheber kompensieren und werden von den Verwertungsgesellschaften gegenüber den Geräteherstellern und -importeuren erhoben und anschließend anteilig an die bei den Verwertungsgesellschaften gemeldeten Urheber ausgekehrt. In verlässlicher Regelmäßigkeit haben die Verfahren zu Geräteabgaben in den letzten Jahren nach Durchführung des gemäß Urheberrechtswahrnehmungsgesetz zwingend vorgeschalteten Schiedsverfahrens bei der Schiedsstelle beim DPMA über das Oberlandesgericht (OLG) München den Bundesgerichtshof (BGH) erreicht. Dieser hatte unter anderem bereits über Geräteabgaben für Videorekorder, Telefaxgeräte, Scanner, Kopierstationen für CDs, Multifunktionsgeräte und PCs im Zusammenhang mit der Vervielfältigung unterschiedlicher Werktypen zu entscheiden (Bild- und Sprachwerke, Tonwerke). Grundlage der bisherigen Verfahren über Grund und Höhe einer Vergütungspflicht ist das Urheberrechtsgesetz in den bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassungen gewesen. Dies gilt auch für die vorliegende Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 29. Oktober 2009 (Az.: I ZR 168/06). Der Fall Zentraler Gegenstand der Entscheidung ist die Überprüfung der von der Verwertungsgesellschaft (VG) Wort festgesetzten Vergütungstarife für Scanner gemäß 54a UrhG, die für die Vervielfältigung von Werken durch Ablichtung oder in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung anfallen. Die Entscheidung "Scannertarif" betrifft damit die Frage einer angemessenen Vergütungshöhe im Sinne von 54d Abs. 1 UrhG a. F. Die grundlegende Vergütungspflichtigkeit von Scannern hatte der BGH bereits im Jahr 2001 (Urteil vom 5. Juli 2001, Az.: I ZR 335/98) festgestellt. Zur Überprüfung durch den BGH standen zwei von der VG Wort aufgestellten Tarife, welche die VG Wort für den Zeitraum ab dem 1. Januar 1994 bzw. ab dem 1. Januar 2001 für jeden in den Verkehr gebrachten Scanner festgesetzt und im Bundesanzeiger veröffentlicht hatte. Diese Tarife waren nach Kopiergeschwindigkeit und Auflösungsvermögen der Scanner gestaffelt. Das Kriterium der Auflösung wich von den gesetzlichen Vergütungssätzen ab, die der Gesetzgeber im Jahr 1985 erstmals in Anlage II. 1. zu 54d UrhG a. F. für Vervielfältigungsgeräte festgelegt hatte und die seitdem etwa für Kopiergeräte zur Anwendung kommen. Der BGH hatte zu beurteilen, ob diese Abweichung von den gesetzlichen Vergütungssätzen zulässig und angemessen war. Darüber hinaus hat sich der BGH in seiner Entscheidung zum Umfang der Auskunftspflicht der Hersteller und Importeure von Scannern gemäß 54g Abs. 1 UrhG a. F. geäußert. Angemessenheit der Tarife Im Ergebnis hat der BGH keine Bedenken gegen die Abweichung von den gesetzlichen Vergütungssätzen und hält die von der VG Wort aufgestellten Tarife für angemessen im Sinne von 54d Abs. 1 UrhG a. F. Unter Bezugnahme auf die bereits im Jahr 2001 festgestellte grundsätzliche Vergütungspflicht von Scannern als Vervielfältigungsgeräte im Sinne von 54a Abs. 1 UrhG a. F. bestätigte der BGH zunächst seine Rechtsprechung, nach der ein Scanner im Zusammenspiel mit einem PC und einem Drucker (so genannte "Funktionseinheit") in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung im Sinne der Vorschrift geeignet und dazu bestimmt ist, wie ein herkömmliches Fotokopiergerät zur Vervielfältigung von Druckwerken eingesetzt zu werden. Die Vergütungspflicht von Scannern besteht nach Ansicht des BGH unabhängig von der Geschwindigkeit, mit der die Geräte des jeweiligen Herstellers einen Ablichtungsvorgang tatsächlich durchführen können und damit ungeachtet der Frage, ob die jeweils streitgegenständlichen Geräte unter den von einer Verwertungsgesellschaft aufgestellten Tarif fallen oder ob mit Rücksicht auf ihre Kopiergeschwindigkeit nach dem geltenden Tarif keine Vergütung zu zahlen ist. Die zentrale Frage der Angemessenheit der von der VG Wort aufgestellten Tarife war letztlich nur in beschränktem Umfang in der Revisionsinstanz überprüfbar. Der BGH hatte allein zu prüfen, ob das Berufungsgericht bei seinen tatrichterlichen Feststellungen die zutreffenden Maßstäbe für die Bestimmung der Angemessenheit der Tarife angewandt hatte. Für die bis zum 31. Dezember 2007 und somit vorliegend geltende Fassung des 54a Abs. 1 UrhG hatte der Gesetzgeber in einer Anlage zu 54d Abs. 1 UrhG a. F. Vergütungssätze für Vervielfältigungsgeräte im Sinne des 54a Abs. 1 UrhG a. F. aufgestellt und diese nach der Leistungsfähigkeit der Geräte und der Anzahl der Vervielfältigungen pro Minute gestaffelt. Diese Vergütungssätze hatte das Berufungsgericht grundsätzlich für Scanner für anwendbar gehalten. Wie die gesetzlichen Vergütungssätze in Nr. II. 4 der Anlage zu 54d Abs. 1 UrhG a. F. richteten sich die von der VG Wort aufgestellten Scannertarife nach der Kopiergeschwindigkeit der unterschiedlichen Geräte. Soweit die Tarife darüber hinaus eine weitere Staffelung nach dem Auflösungsvermögen der unterschiedlichen Scanner vorsahen und zu abgestuften Tarifen gelangten, haben weder das Berufungsgericht noch der BGH hierin eine unangemessene oder nicht sachgerechte Differenzierung gesehen, da die von der VG Wort aufgestellten Tarife für Scanner mit einer niedrigen Auf-

17 14 IPunkt Februar 2010 lösung zu Vergütungssätzen führten, die unterhalb der Vorgaben des Gesetzgebers blieben. Allein Geräte mit einer besonders hohen Auflösung erreichten nach diesem Tarif den maximal zulässigen Satz der gesetzlichen Vergütungssätze. Im Ergebnis musste der BGH den Streit dennoch an das Berufungsgericht zurückverweisen, um klären zu lassen, ob die konkret von der Beklagten in den Verkehr gebrachten Flachbettscanner nach den grundsätzlich für angemessen erachteten Tarifen der VG Wort vergütungspflichtig waren. Grund hierfür ist, dass der BGH dem ursprünglich vom Berufungsgericht mit Zustimmung der Parteien beschränkten Feststellungsantrag das erforderliche Feststellungsinteresse absprechen musste, da der Antrag allein darauf gerichtet war, die grundsätzliche Anwendbarkeit des Tarifs auf Scanner und die Angemessenheit der Vergütung nach diesem Tarif festzustellen. Weil der eingeschränkte Feststellungsantrag aber nicht zugleich darauf gerichtet war, die Vergütungspflicht der streitgegenständlichen Geräte der Beklagten nach dem geltenden Tarif festzustellen, war der Antrag nach zutreffender Ansicht des BGH nicht geeignet, den Rechtsstreit endgültig beizulegen. Umfang des Auskunftsanspruchs der Verwertungsgesellschaften Für den streitgegenständlichen Auskunftsanspruch hat der BGH festgestellt, dass die beklagte Herstellerin von Scannern verpflichtet ist, Auskunft über die veräußerten oder in den Verkehr gebrachten Scanner zu erteilen und mitzuteilen, wie viele Seiten pro Minute in welchem DIN-Format mit Hilfe dieser Scanner vervielfältigt werden können. Diese Angaben waren für die Einordnung der Scanner der Beklagten unter die bestehenden Tarife erforderlich. Dagegen hat der BGH einen darüber hinaus gehenden und vom Berufungsgericht noch zugesprochenen Auskunftsanspruch über sämtliche von der Beklagten hergestellten und importierten Scanner zurückgewiesen. Dem BGH zufolge scheidet eine Auskunftspflicht für solche Geräte aus, die von dem grundsätzlich Auskunftspflichtigen zwar hergestellt oder importiert, aber anschließend nicht im Geltungsbereich des Urhebergesetzes in den Verkehr gebracht werden. Ausblick Die Entscheidung "Scannertarif" hat ausschließlich Bedeutung für die Rechtslage vor dem am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Reformgesetz ("2. Korb"), mit dem die festen Vergütungssätze der Anlage zu 54d UrhG a. F. abgeschafft worden sind. Die neue Regelung des 54a UrhG zur Vergütungshöhe stellt stattdessen auf das Maß ab, in dem die Gerätetypen tatsächlich für Vervielfältigungshandlungen im Sinne von 53 Abs. 1-3 UrhG genutzt werden. Für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2008 hat sich der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.v. (BITKOM) für die Hersteller mit der VG Wort im Rahmen eines "Gesamtvertrags Reprographie" auf einen Tarif von 12,50 Euro zur Vergütung von Scannern geeinigt. Dieser Tarif ist gültig bis zum 31. Dezember 2010 und muss danach erneut zwischen Herstellern und Verwertungsgesellschaft ausgehandelt werden. Dr. Christian Tinnefeld T E christian.tinnefeld@lovells.com

18 15 IPunkt Februar 2010 Urheberrecht MUSIC IN THE AIR BGH verneint Berechtigung der GEMA zur Lizenzierung von Musik für Werbezwecke Zum wiederholten Mal hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit der Frage der Reichweite der Berechtigung der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) zur Lizenzierung von Musik beschäftigt (vgl. BGH- Entscheidung zur GEMA-Lizenzierung von Klingeltönen, IPunkt, Februar 2009, S. 16). Die bereits am 10. Juni 2009 verkündete und nun in begründeter Form vorliegende Entscheidung betraf die Nutzung von Musik in der Werbung (Az.: I ZR 226/07 - bislang unveröffentlicht). Erneut verpasste der BGH der GEMA einen erheblichen Dämpfer, indem er die bisherige Lizenzierungspraxis der Verwertungsgesellschaft auf der Grundlage der Berechtigungsverträge aus den Jahren 2002 und 2005 als von der Rechteeinräumung nicht gedeckt einstufte. Im konkreten Fall war eine Werbeagentur von der GEMA in Anspruch genommen worden, die ihre unternehmenseigene Homepage zum Zwecke der Eigenwerbung mit Musik unterlegten Werbefilmen versehen hatte, welche von ihr für Kunden entwickelt worden waren. Die GEMA forderte von der Agentur Auskunftserteilung über den Umfang der Nutzung der Musik sowie eine Vergütung hierfür, wogegen sich diese mit einer negativen Feststellungsklage wandte. Die in den Vorinstanzen mit der Rechtsfrage betrauten Gerichte hatten die bisherige Annahme der GEMA bestätigt und eine Berechtigung für die Lizenzierung der Musik für den vorliegenden Zweck der Eigenwerbung auf der Basis der Berechtigungsverträge in der Fassung der Jahre 2002 und 2005 bejaht. Anders entschied nun der Bundesgerichtshof, der die Verwertungsgesellschaft insgesamt nicht berechtigt sieht, Rechte ihrer Mitglieder für in der Werbung verwendete Musik wahrzunehmen. Das Urteil des obersten deutschen Zivilgerichts kam für die GEMA überraschend, denn bisher war man bei der Verwertungsgesellschaft bei der Nutzung von Musik für Reklamezwecke von einem zweistufigen Lizenzierungssystem ausgegangen, welches man sowohl gegenüber den Mitgliedern als auch den Lizenznehmern entsprechend gelebt hatte. Dieses praktizierte Lizenzierungssystem sah auf der ersten Stufe eine individuelle Entscheidung der Rechteinhaber vor, ob ihre Musik überhaupt zu Werbezwecken eingesetzt werden soll. Soweit dies der Fall war, sollte die GEMA die weiteren Rechte für diese Musik inklusive der Vergütungspflicht wahrnehmen. Stolperstein für die GEMA war die Frage der Notwendigkeit der expliziten Bezeichnung der übertragenen Rechte in den entscheidungserheblichen Berechtigungsverträgen. In diesen war die Berechtigung zur Lizenzierung für Musik, welche von den eigentlichen Rechteinhabern für die Verwendung in Werbespots usw. freigegeben wurde, nicht ausdrücklich genannt. Vielmehr fand sich in den Verträgen lediglich ein Passus, wonach der Rechteinhaber über die reklamemäßige Verwendung seiner Werke selbst entscheiden kann. Die Vorinstanzen hatten in diese Regelung die Berechtigung der GEMA zur Weiterlizenzierung der auf diese Weise durch den Rechteinhaber einmal genehmigten kommerziellen Verwendung seiner Musik gelesen. Anders sah dies der Bundesgerichtshof angesichts des in 31 Abs. 5 Urheberrechtsgesetz (UrhG) nieder gelegten Gedankens der Zweckübertragungslehre. Nach dieser Vorschrift gelten in Verträgen nicht im Einzelnen als übertragen genannte Nutzungsrechte nur dann als eingeräumt, wenn sich dies zumindest aus dem Vertragszweck ergibt. Der Bundesgerichtshof verneinte eine derartige Nutzungsrechteübertragung auf der Grundlage der einmal vom Rechteinhaber erfolgten Gestattung des werbemäßigen Einsatzes. Begründet wurde dies insbesondere mit dem Interesse des Rechteinhabers, das Entgelt für die weitere Werknutzung selbst aushandeln zu können und nicht etwa an fest gelegte Tarifbestimmungen oder Verteilungsschlüssel der GEMA gebunden zu sein. Die GEMA hat bereits verlauten lassen, dass sie sich auf der Basis der BGH- Entscheidung nun an ihre Mitglieder wenden und um nachträgliche Lizenzierung für bereits in der Vergangenheit erfolgte Lizenzierungen für Reklamezwecke bitten wird. Für die Zukunft sollen die Berechtigungsverträge zudem eine entsprechend korrigierte Klausel vorsehen. Unabhängig davon hat die Entscheidung des BGH keineswegs zur Folge, dass mit Musik unterlegte Werbung nun ohne vorherige Einholung einer Lizenz genutzt werden könnte. Vielmehr muss die Abklärung der Rechte für diese Zwecke einstweilen nicht über die GEMA, sondern bei den jeweiligen Rechteinhabern erfolgen. Dr. Ulrike Grübler T E ulrike.gruebler@lovells.com

19 IPunkt Februar Urheberrecht Was fremd sein soll, muss fremd bleiben Die Frage der Haftung der Betreiber von Online-Plattformen ist seit Jahren höchst umstritten. Die Anbieter berufen sich auf Haftungsprivilegierungen aus der E-Commerce-Richtlinie und dem deutschen Telemediengesetz (TMG) und nehmen in der Regel für sich in Anspruch, überhaupt nicht für die von ihren Nutzern eingestellten Inhalte verantwortlich zu sein. Sie sehen sich nur verpflichtet, Rechtsverletzungen der Nutzer nach Hinweis zu entfernen ("Notice & Take Down"). Die Rechtsprechung sieht in solchen Plattformen dagegen oftmals die Eröffnung einer Gefahrenquelle und legt den Anwendungsbereich der gesetzlichen Haftungsprivilegierungen eher eng aus. Der in 10 TMG statuierte Ausschluss der Verantwortlichkeit für" fremde, für Nutzer gespeicherte Informationen" gelte nicht für Unterlassungsansprüche (vgl. Urteile des Bundesgerichtshofes (BGH) Internet-Versteigerung I-III). 1 Zwar sei der Anbieter bei Rechtsverletzungen auf seiner Plattform auch nach den allgemeinen Gesetzen nicht stets als "Störer" zur Unterlassung verpflichtet. Weigere er sich aber, nach Hinweisen auf konkrete Rechtsverletzungen Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen oder komme es zu einem Wiederholungsfall sei er wegen der Verletzung von Prüfpflichten zur Unterlassung verpflichtet ("Notice, Take Down & Take Care"). Für Schadensersatzansprüche gegen den Plattformbetreiber greife aber weiter der Haftungsausschluss des TMG. Auch dieses Ergebnis wird aber oftmals als "Einladung" zur Begehung von Rechtsverletzungen durch unbekannte Dritte kritisiert. Wenn der Anbieter noch dazu, und sei es nur mittelbar durch Werbeeinahmen, von den Rechtsverletzungen profitiert, sucht die Rechtsprechung nach einem weiteren Korrektiv. Eine Möglichkeit: Der fremde Inhalt wird als "zu Eigen gemachter" und damit als eigener qualifiziert, so dass eine volle Verantwortlichkeit bestehe und der Anbieter auch zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet sei. 1 BGH, , Az.: I ZR 73/05; BGH I ZR 35/04; BGH, , Az.: I ZR 304/01. Genau so ist es jetzt den Betreibern der Rezepte-Plattform ergangen. Dort wurden von Nutzern Bilder von Speisen eingestellt. Die Nutzer hatten diese Bilder aber nicht selbst erstellt und waren zur Rechteeinräumung auch nicht in der Lage. Sie wurden nämlich schlicht aus einem Internetangebot, kopiert. Für diese Rechtsverletzung waren die Betreiber der Plattform nach einem neueren Urteil des BGH voll verantwortlich, weil sie sich ihn "zu Eigen gemacht" hätten (Urteil vom 12. November 09, Az.: I ZR 166/07, "marions.kochbuch.de"). Dafür scheint anders als es im Medienrecht sonst der Fall ist nicht einmal die Kenntnis des Inhalts erforderlich zu sein. Die Urteilsgründe liegen zwar noch nicht vor, ausschlaggebend waren für den BGH nach seiner Pressemitteilung aber folgende Erwägungen: Weil der Plattformanbieter sich von seinen Nutzern das Recht habe einräumen lassen, die Bilder beliebig zu vervielfältigen und an Dritte weitergeben zu dürfen, weil er den Nutzer nur über einen Aliasnamen nenne und weil er die Lichtbilder mit einem eigenem Emblem (einer transparenten Kochmütze) kennzeichne, habe er aus der Perspektive Dritter die inhaltliche Verantwortung für die auf seiner Internetseite veröffentlichten Rezepte und Abbildungen übernommen. Dazu habe er noch darauf hingewiesen, dass er die Inhalte Dritter kontrolliere. Wir werden und müssen die Plattformbetreiber reagieren? Zurückhaltung bei der Rechteeinräumung, deutliche Kennzeichnung von Nutzerinhalten und Verzicht auf jegliche Kontrolle und / oder öffentliche Hinweise auf eine allgemeine Qualitätskontrolle. Damit werden Rechtsverletzungen im Ergebnis zwar eher gefördert, der Betreiber hat aber keine Schadensersatzansprüche zu befürchten. Die Diskussion wird also weitergehen. Dr. Uwe Jürgens T E uwe.juergens@lovells.com

20 17 IPunkt Februar 2010 Urheberrecht Strenge Anforderungen für Urheberrechtsschutz von Computergrafiken Computergrafiken genießen als Werke angewandter Kunst nur dann Urheberrechtsschutz, wenn sie eine hinreichende Gestaltungshöhe aufweisen. Die Anforderungen sind hier höher als bei zweckfreier, bildender Kunst, wie das Oberlandesgericht Köln (Urteil vom 20. März 2009, Az.: 6 U 193/08) nochmals bestätigt hat. Sachverhalt Die Klägerin hatte auf ihrer Website Computergrafiken von dreidimensionalen Messeständen eingestellt. Es handelte sich um Designbeispiele, welche nach bestimmten Vorgaben des Auftraggebers mit ästhetischem Geschick, aber letztlich mit einer Standard- Software erstellt worden waren. Die Beklagte übernahm kurzerhand diese Grafiken und verwendete sie für ihren eigenen Internetauftritt. Nachdem die Beklagte auf anwaltliche Aufforderung hin eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hatte, stritten die Parteien letztlich noch um die entstandenen Abmahnkosten. Entscheidung Landgericht wie Oberlandesgericht Köln wiesen die Klage ab. Die Revision wurde nicht zugelassen. Die Richter verneinten jeweils eine hinreichende Gestaltungshöhe der in Rede stehenden Computergrafiken. Sie betonten dabei, dass im Bereich der so genannten "Gebrauchskunst" höhere Anforderungen an die urheberrechtliche Schutzfähigkeit zu stellen seien als bei zweckfreier, bildender Kunst. Werke angewandter Kunst im Sinne des 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG müssten sich durch ein deutliches Überragen der üblichen Durchschnittsgestaltung auszeichnen. Mit seinen Ausführungen setzt das Oberlandesgericht konsequent die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fort. Dieser stellt unter ausdrücklicher Billigung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG GRUR 2005, 410, "Das laufende Auge") bewusst unterschiedliche Anforderungen an die Gestaltungshöhe der einzelnen Werkarten (ständige Rechtsprechung, vgl. etwa Bundesgerichtshof (BGH) GRUR 2004, 941, "Metallbett"). Im konkreten Fall verneinten die Richter eine hinreichende Gestaltungshöhe, da die von der Beklagten übernommenen Grafiken keine künstlerische Individualität erkennen ließen. Sie gingen nicht über eine zugegebenermaßen geschickte Ausnutzung der im Kern bereits von der verwendeten Software vorgegebenen Möglichkeiten hinaus. Das Oberlandesgericht stellte zudem klar, dass auch ein urheberrechtlicher Schutz als Lichtbild im Sinne des 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG oder lichtbildähnliches Erzeugnis gemäß 72 UrhG nicht in Betracht komme. Computertechnisch erzeugte Grafiken stellten keine unter Einsatz strahlender Energie erstellte, selbständige Abbildungen der Wirklichkeit dar. Eine Subsumtion unter die genannten Werkarten scheide daher aus. Auch 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG wurde verneint. Die in Rede stehenden Grafiken stellten keine Zeichnungen, Pläne, Skizzen oder ähnliche Darstellungen technischer Art dar. Vielmehr dienten sie allein der Vermittlung eines gefälligen visuellen Eindrucks der Messestände und nicht praktisch-technischen Zwecken. Daher könne die Klägerin sich auch nicht auf das im Rahmen des 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG geltenden Prinzips der kleinen Münze, also vergleichsweise niedrigere Anforderungen an eine hinreichende Gestaltungshöhe, berufen. Schließlich verneinten die Richter auch das Vorliegen eines aus dem Kanon der gesetzlich explizit genannten Werkarten heraus fallenden Multimediawerks. Denn auch bei einem solchen Werk sei ein hinreichendes Maß an Gestaltungshöhe zu verlangen. Diese zeichne sich durch mehr aus als eine handwerkliche oder routinemäßige Leistung oder Fleißarbeit, auch wenn noch so solide und fachmännisch gearbeitet werde. Hinweis für die Praxis Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln zeigt einmal mehr, dass strenge Anforderungen an die urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Werken angewandter Kunst im Sinne des 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG zu stellen sind. Die Richter räumen dabei ausdrücklich ein, dass gewisse Inkonsistenzen der gesetzlichen Regelung in Bezug auf die Anforderungen an eine hinreichende Gestaltungshöhe der einzelnen Werkarten nicht zu leugnen seien. Angesichts der Billigung dieser unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe durch das Bundesverfassungsgericht wird man in der Rechtspraxis aber mit diesen Unterschieden leben müssen. Dogmatisch begründen lassen sie sich gleichwohl nur mit Mühe. Im Ergebnis muss man dem Oberlandesgericht hingegen zustimmen. Bei computertechnisch erstellten Grafiken wird man unabhängig von der Frage, ob man von einem Werk der angewandten Kunst im Sinne des 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG oder einem schutzfähiges Multimediawerk ausgeht stets prüfen müssen, ob diese Grafik das Ergebnis schlichter Anwendung einer Standard- Software ist oder ob in ihr originäre Programmier- und Gestaltungsleistung zum Ausdruck kommt. Bei einfachen Computergrafiken wird ein Urheberrechtsschutz regelmäßig zu verneinen sein. Etwas anderes gilt dagegen für die oftmals sehr aufwendig gestalteten Grafiken in Computerspielen. Hier wird zumeist die hinreichende Gestaltungshöhe erreicht sein. Darüber hinaus wird hier die Schutzfähigkeit des Computerspiels als solchem als Filmwerk im Sinne von 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG diskutiert. Dr. Nils Rauer, MJI (Gießen) T E nils.rauer@lovells.com