Prof. Dr. Inge Scherer MarkenR Kapitel 2 Wiederholungs- und Vertiefungsfragen. Auf welche Weise kann der Markenschutz an einem Zeichen entstehen?

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1 Frage: Auf welche Weise kann der Markenschutz an einem Zeichen entstehen? Was ist dabei der in der Praxis häufigste Fall? 1

2 Lösung (Frage): Nach 4 MarkenG gibt es drei verschiedene Möglichkeiten wie der Markenschutz entstehen kann: 1. Durch Eintragung des Zeichens ins Markenregister ( 4 Nr. 1 MarkenG) 2. Durch Benutzung, soweit das Zeichen dadurch Verkehrsgeltung erworben hat ( 4 Nr. 2 MarkenG) 3. Durch notorische Bekanntheit des Zeichens i.s.d. Art. 6 bis PVÜ ( 4 Nr. 3 MarkenG) Hinweis: Die in der Praxis am häufigsten vorkommende Variante ist die eingetragene Marke i.s.d. 4 Nr. 1 MarkenG. 2

3 Frage: Ist es zur Entstehung des Markenschutzes nach 4 Nr. 2 MarkenG ausreichend, dass das Zeichen über längere Zeit hinweg benutzt wurde? 3

4 Lösung (Frage): Wie sich aus dem Wortlaut des 4 Nr. 2 MarkenG ergibt, hängt die Entstehung des Markenschutzes weniger von der Benutzung des Zeichens ab, als vielmehr von der Frage, ob das Zeichen dadurch Verkehrsgeltung erworben hat. Merke! Der Markenschutz nach 4 Nr. 2 MarkenG entsteht nur dann, wenn das Zeichen auch tatsächlich Verkehrsgeltung erworben hat. Vertiefung: Daher ist die im Zusammenhang mit 4 Nr. 2 MarkenG häufig verwendete Begrifflichkeit Benutzungsmarke eigentlich ungenau! 4

5 Frage: Unternehmen N beantragt die Eintragung einer bestimmten Marke. Das DPMA verweigert die Eintragung, da diese Marke bereits existiert. Zwar ist sie nicht im Markenregister eingetragen, doch ist allgemein bekannt, dass diese Marke dem Unternehmen A gehört. Auch ohne Eintragung ist hieran der Markenschutz nach 4 Nr. 2 MarkenG entstanden. Kann das DPMA die Eintragung aus diesem Grund ablehnen? 5

6 Lösung (Frage): Nein, aus diesem Grund kann die Eintragung nicht abgelehnt werden. Zwar kann Unternehmen A als Inhaber des Markenrechts, das nach 4 Nr. 2 MarkenG entstanden ist, nach 12 i.v.m. 51 Abs. 1 MarkenG die Löschung der Marke verlangen, falls diese bereits eingetragen wurde. Alternativ kann es sein entgegenstehendes älteres Markenrecht im Eintragungsverfahren mittels Widerspruch geltend machen, 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG. Es handelt sich bei 12 MarkenG aber nur um ein relatives Schutzhindernis. Relative Schutzhindernisse werden im Eintragungsverfahren vom DPMA nicht von Amts wegen berücksichtigt. Vielmehr muss Unternehmen A die Initiative ergreifen und sein Recht auf einem der oben genannten Wege geltend machen. 6

7 Frage: A plant die künftige Produktion bestimmter Waren. A möchte hierfür bereits jetzt eine bestimmte Marke anmelden. Das DPMA weist die Anmeldung mit der Begründung zurück, dass A die Produktion noch nicht aufgenommen habe und die Waren somit noch gar nicht existierten. Außerdem habe A noch nicht einmal einen entsprechenden Produktionsbetrieb bzw. ein Unternehmen gegründet. In diesem Fall komme eine Anmeldung sowieso nicht in Frage. 7

8 Lösung (Frage): Dass A die Produktion noch nicht aufgenommen und noch kein Unternehmen gegründet hat, ist unerheblich. Es besteht im MarkenG keine Akzessorietät mehr zwischen der Marke und dem Geschäftsbetrieb des Markeninhabers. Die Marke und das Markenrecht sind unabhängig von der Existenz eines Geschäftsbetriebes. Dies ist auch sinnvoll, da A ein Interesse daran haben kann, sich erst die Marke zu sichern und dann den Betrieb aufzunehmen. 8

9 Frage: N hat für sich die Marke Varto für Batterien eintragen lassen. A ist schon seit Jahrzehnten Inhaber der Marke Varta, die er sich ebenfalls für Batterien hat eintragen lassen. Zu Recht geht A davon aus, dass der Verkehr seine Marke mit der neuen Marke des N verwechseln könnte. Die Widerspruchsfrist ist jedoch bereits verstrichen. Was kann A tun? 9

10 Lösung (Frage): A könnte gegen N eine Löschungsklage nach 51 Abs. 1 MarkenG i.v.m. 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erheben. Nach 51 Abs. 1 MarkenG kann die Eintragung einer Marke auf Klage wegen Nichtigkeit gelöscht werden, wenn ihr ein Recht i.s.d. 9 ff. MarkenG mit älterem Zeitrang entgegensteht. 1. Die eingetragene Marke Varta des A müsste nach 6 MarkenG einen älteren Zeitrang als die Marke des N haben. Da A seine Marke schon vor langer Zeit hat eintragen lassen, ist das hier ohne weiteres der Fall, vgl. 6 Abs. 2 MarkenG. 2. Weiterhin müsste der Marke des N ein Recht des A i.s.d. 9 ff. MarkenG entgegenstehen. Hier kommt 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in Frage. Nach 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Vorliegend besteht zwischen den beiden Marken Varta und Varto eine erhebliche Ähnlichkeit. Beide Marken sind auch für die gleichen Waren eingetragen, nämlich für Batterien. Schließlich besteht unter Berücksichtigung aller Einzelfallumstände auch wegen dieser Ähnlichkeit für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen. 3. Ergebnis: A kann mit Erfolg eine Löschungsklage nach 51 Abs. 1 MarkenG i.v.m. 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erheben. 10

11 Fall: (Schlangenzeichen Irreführung durch unklare Angaben) Der Hersteller von Parfums bringt auf den Verpackungen Hologramme an. Es handelt sich dabei um ein Bild, bestehend aus Farbstreifen, das sich bei Veränderung des Lichteinfalls oder Drehung der Packung ändert. Die Herstellerfirma möchte dieses Hologramm als Marke schützen lassen. Stehen der Eintragung absolute Schutzhindernisse entgegen? 11

12 Lösung (vgl. BPatG GRUR 2005, 594 ff. Hologramm): Es könnte das absolute Schutzhindernis des 8 Abs. 1 MarkenG entgegenstehen. Danach sind Zeichen von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, die nicht graphisch darstellbar sind. 1. Unproblematisch ist hier, dass das Zeichen visuell wahrnehmbar ist. Die besonderen Probleme, die sich bei der graphischen Darstellung nicht visuell wahrnehmbarer Zeichen ergeben, stellen sich hier also nicht. 2. Der EuGH verlangt aber auch bei visuell wahrnehmbaren Zeichen, dass die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein muss. 3. Bei einem visuell wahrnehmbaren Zeichen werden die Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit in der Regel durch die Darstellung in der Anmeldung (vgl. 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) erfüllt. Weiterhin ist es anerkannt, dass auch Farben und Farbkonstellationen als Marke registriert werden können, so dass man daran denken könnte, die Farbmuster des Hologramms in der jeweiligen Stellung der Verpackung unter Zuhilfenahme von Farbcodes graphisch darzustellen. 4. Das Problem liegt hier jedoch auf einer anderen Ebene: Das Zeichen muss zum Zwecke der Eintragung ins Register und der anschließenden Veröffentlichung aus der Anmeldung reproduzierbar sein, z.b. durch kopieren oder scannen. Nur wenn die Marke so, wie sie in der Anmeldung wiedergegeben ist, auch in das Register eingetragen werden kann, ist sie i.s. von 8 Abs. 1 MarkenG graphisch darstellbar. Daran fehlt es hier. Die besonderen Farb- und Bewegungseffekte, die die angemeldete Marke ausmachen, sind nicht reproduzierbar. Diese optischen Effekte lassen sich nur im Wege der Holographie, aber nicht registermäßig darstellen. 5. Ergebnis: Mangels graphischer Darstellbarkeit des Hologramms liegt das absolute Schutzhindernis des 8 Abs. 1 MarkenG vor. 12

13 Fall: (Schlangenzeichen Irreführung durch unklare Angaben) Ein Automobilhersteller will die Form seiner (Fronthauben) Motorhauben (vgl. Abb.) als Marke schützen lassen. Das DPMA lehnt die Eintragung ab, weil die Form einer Fronthaube grundsätzlich nicht als Marke schutzfähig sei und außerdem die Schutzhindernisse der 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG entgegenstünden. Trifft die Ansicht des DPMA zu? Kann die Form der Fronthaube als Marke geschützt werden? Abb.: 13

14 Lösung (vgl. BGH GRUR 2008, 71 ff. Fronthaube): 1. Damit die Form der Fronthaube als Marke schutzfähig ist, müsste diese zunächst abstrakt markenfähig nach 3 Abs. 1 MarkenG sein. Nach 3 Abs. 1 MarkenG ist die Form einer Ware grundsätzlich schutzfähig. Voraussetzung ist aber, dass das Zeichen (hier: die Form) abstrakt geeignet ist, die gekennzeichneten Waren von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Das ist hier der Fall, da es sich bei der zu schützenden Form nicht um den Prototyp einer Fronthaube schlechthin handelt. Vielmehr unterscheiden sich die Fronthauben verschiedener Hersteller, so dass die Form zur Unterscheidung der betrieblichen Herkunft geeignet ist. Die Rechtsprechung geht heute generell davon aus, dass dreidimensionale Formen abstrakt unterscheidungskräftig i.s.d. 3 Abs. 1 MarkenG sind. 2. Da es sich hier um ein dreidimensionales Zeichen handelt, nämlich ein Zeichen, das ausschließlich aus einer Form besteht, könnte aber das Schutzhindernis des 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegen. 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG greift nur ein, wenn die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Zwar gelten für die Gestaltung einer Fronthaube im Hinblick auf Stabilität, Aerodynamik etc. gewisse technische Vorgaben, die bei allen Fronthauben vorliegen müssen. Allerdings ist die Form einer Fronthaube nicht zwingend vorgegeben. In der Detailgestaltung sind durchaus Abweichungen von der Grundform möglich und auch üblich. Trotz der technischen Vorgaben hat jeder Hersteller noch Gestaltungsmöglichkeiten, um seine Fronthauben individuell zu gestalten. Somit steht 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Schutzfähigkeit nicht entgegen. Fortsetzung auf der nächsten Karteikarte! 14

15 3. Es könnte aber das Schutzhindernis des 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vorliegen. a. Dafür müsste die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleihen. Gemeint ist hier der ästhetische Wert, den die Form der Ware verleiht. b. 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht dem Markenschutz einer ästhetisch wertvollen Formgebung daher nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann. Davon kann in der Regel nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr in der ästhetischen Formgebung selbst die eigentliche handelbare Ware sieht, beispielsweise bei Kunstwerken. Stellt dagegen in den Augen des Verkehrs nicht allein die ästhetische Formgebung die eigentliche Ware dar, sondern erscheint sie nur als eine Zutat zu der Ware, deren Nutzoder Verwendungszweck auf anderen Eigenschaften beruht, steht sie der Eintragung der Form als Marke auch dann nicht entgegen, wenn es sich um eine ästhetisch besonders gelungene Gestaltung handelt. c. Diese Voraussetzungen liegen bei der Fronthaube eines PKW nicht vor. Ihr wesentlicher Wert liegt nicht alleine im ästhetischen Gehalt. Auch dem Funktionswert als technisches Bauteil kommt eine wesentliche Bedeutung zu. Der Verkehr unterscheidet klar zwischen dem Bauteil, dem eine bestimmte technische Funktion zukommt und seiner ästhetischen Gestaltung. Die Gestaltung der Fronthaube kann somit als Herkunftshinweis auf einen bestimmten Hersteller dienen. d. Daher steht auch 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG der Schutzfähigkeit nicht entgegen. 4. Ergebnis: Die Form der Fronthaube ist als dreidimensionale Marke schutzfähig. 15

16 Fall: (Schlangenzeichen Irreführung durch unklare Angaben) Ein Unternehmen möchte die Farbkombination grün/gelb als Marke schützen lassen. Die beim DPMA eingereichte Anmeldung enthält u.a. folgende Beschreibung: Die angemeldete Marke besteht aus der Farbzusammenstellung grün und gelb. Die beiden Farben können in beliebiger Anordnung zueinander vorgesehen sein und verwendet werden. Als Anlage war ein Blatt mit zwei nebeneinander aufgeklebten Rechtecken beigefügt, das linke in grüner Farbe, das rechte in gelber Farbe. Außerdem waren die jeweiligen standardisierten Farbcodes angegeben. Das DPMA hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, es fehle dem Zeichen an der graphischen Darstellbarkeit i.s.d. 8 Abs. 1 MarkenG. Trifft diese Ansicht zu? 16

17 Lösung (vgl. BGH GRUR 2007, 55 ff. Farbmarke gelb/grün II): Die Sichtweise des DPMA wäre zutreffend, wenn es der angemeldeten Farbkombination tatsächlich an der graphischen Darstellbarkeit fehlen würde. 1. Der EuGH fordert für die graphische Darstellbarkeit von abstrakten Farbkombinationen, dass die abstrakt und konturlos beanspruchten Farben systematisch so angeordnet sind, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind. Die bloße form- und konturlose Zusammenstellung zweier Farben oder die Nennung zweier Farben in beliebiger Anordnung zueinander reicht dafür nicht aus, weil eine solche Anmeldung nicht die nach Art. 2 MRRL (RL 1989/104) erforderlichen Merkmale der Eindeutigkeit und Beständigkeit aufweist. 2. Dementsprechend fordert der BGH die Angabe einer konkreten, systematischen Farbverteilung. Dieses Kriterium ist jedenfalls erfüllt, wenn etwa begehrt wird, mehrere Farben im Verhältnis 1:1 in seitlicher Anordnung nebeneinander einzutragen, bei mehr als zwei Farben auch unter Angabe der Reihenfolge. Diesen Anforderungen genügt die angemeldete Marke nicht. Es wurde eine konturlose Farbkombination angemeldet, in der die beiden Farben grün und gelb in beliebiger Anordnung zueinander enthalten sein können sollen. Daher fehlt es an der vom EuGH geforderten systematischen Farbverteilung. 3. Ergebnis: Der Eintragung der konturlosen Farbmarke gelb/grün steht das absolute Schutzhindernis des 8 Abs. 1 MarkenG entgegen. 17

18 Fall: (Schlangenzeichen Irreführung durch unklare Angaben) A möchte eine Melodie, bestehend aus fünf Tönen, als Hörmarke eintragen lassen. In der Anmeldung zum DPMA führt er aus, dass die Melodie aus den Tönen c, a, b, fis, e besteht. Das DPMA weist die Anmeldung zurück, da es an der graphischen Darstellbarkeit fehle. Kann dieses Hörzeichen als Marke eingetragen werden? 18

19 Lösung (vgl. EuGH GRUR 2004, 54 ff. Shield Mark/Kist): 1. Damit das Hörzeichen als Marke eingetragen werden kann, müsste zunächst die abstrakte Schutzfähigkeit nach 3 Abs. 1 MarkenG vorliegen. 3 Abs. 1 MarkenG nennt ausdrücklich auch Hörzeichen als schutzfähige Zeichen. Weitere Voraussetzung des 3 Abs. 1 MarkenG ist aber, dass dieses Hörzeichen (abstrakt) zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen geeignet ist. Daran kann aber bei einer aus immerhin fünf Tönen bestehenden Melodie kein Zweifel bestehen. 2. Es könnte aber das absolute Schutzhindernis des 8 Abs. 1 MarkenG vorliegen. Das wäre dann der Fall, wenn das Hörzeichen nicht graphisch darstellbar wäre. a. Ein Hörzeichen ist als solches nicht visuell wahrnehmbar. Der EuGH hat aber entschieden, dass auch ein Zeichen, das nicht visuell wahrnehmbar ist, als Marke schutzfähig sein kann, wenn es insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen graphisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar und eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. b. Die entscheidende Frage im vorliegenden Fall ist also, ob die angegebenen fünf Töne diesen Anforderungen genügen. Das muss hier verneint werden. Denn die bloße Angabe der genannten fünf Noten ist weder klar noch eindeutig. Insbesondere sind Höhe und Dauer der Töne nicht ersichtlich. c. Erforderlich wäre die Angabe eines in Takte gegliederten Notensystems mit Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen sowie deren Form (Ganze, Halbe, Viertel, Achtel etc.), also letztlich die graphische Darstellung der Melodie, so dass ein Musiker sie mit seinem Instrument spielen könnte. 3. Ergebnis: Die bloße wörtliche Angabe der Tonfolge c, a, b, fis, e genügt den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit i.s.d. 8 Abs. 1 MarkenG nicht. Daher greift vorliegend das absolute Schutzhindernis des 8 Abs. 1 MarkenG ein. 19

20 Fall: (Schlangenzeichen Irreführung durch unklare Angaben) Ein Automobilhersteller will die Form seiner (Fronthauben) Motorhauben (vgl. Abb.) als Marke schützen lassen. Das DPMA lehnt die Eintragung mit der Begründung ab, es liege das absolute Schutzhindernis des 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vor. Zwar erscheine die Fronthaube in eingebautem Zustand am fertigen Fahrzeug durchaus typisch für PKW der Marke BMW. Der Fronthaube selbst fehle jedoch in ausgebautem Zustand jegliche Unterscheidungskraft im Vergleich zu Fronthauben anderer Hersteller. Trifft die Ansicht des DPMA zu? 20

21 Lösung (vgl. BGH GRUR 2008, 71 ff. Fronthaube): Der Eintragung könnte 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen. Danach sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die Waren jegliche Unterscheidungskraft fehlt. 1. Im Unterschied zu 3 Abs. 1 MarkenG kommt es hier auf die konkrete Unterscheidungskraft an, also die Eignung, die konkreten Waren von denen eines Mitbewerbers zu unterscheiden. Dabei ist von einem großzügigen Maßstab auszugehen, so dass jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht. 2. Diese Grundsätze gelten auch für dreidimensionale Marken. Entscheidend ist auch hier, ob der Verkehr in dem Zeichen gerade für die konkret bezeichneten Waren einen Herkunftshinweis sieht. Eine dreidimensionale Marke, die allein aus der Form der Ware besteht, wird jedoch vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine herkömmliche Wort- und Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Gewöhnlich schließen Verbraucher daher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung nicht auf die betriebliche Herkunft. Daher geht der BGH davon aus, dass solchen Marken trotz des oben genannten großzügigen Maßstabs die erforderliche konkrete Unterscheidungskraft fehlt. Bei dreidimensionalen Marken ist danach regelmäßig zu prüfen, ob die Form lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert (hier: Front- oder Motorhaube eines Kraftfahrzeugs). Geht die Form darüber hinaus, zeichnet sie sich insbesondere durch besondere Gestaltungsmerkmale aus, ist zu prüfen, ob der Verkehr in ihnen nur bloße Gestaltungsmerkmale sieht oder sie als Herkunftshinweis versteht. 3. Der Verkehr wird die Form der Fronthaube aber lediglich als Karosserieteil sehen und als Teil der Ware verstehen. In der bloßen Fronthaube (ohne dazugehörigen Komplett-PKW) wird der Verkehr keinen Herkunftshinweis auf einen bestimmten Hersteller sehen. Denn im vorliegenden Fall geht es nicht um den für BMW typischen Kühlergrill, sondern nur isoliert um die Fronthaube. Diese hebt sich aber nicht wesentlich von den Gestaltungen anderer Hersteller ab, so dass 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingreift. 21

22 Fall: (Schlangenzeichen Irreführung durch unklare Angaben) K hat das Zeichen PROTECH für die Waren Tennisschläger und saiten als Marke angemeldet. Das DPMA hat die Anmeldung zurückgewiesen mit der Begründung, dass die Schutzhindernisse des 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstünden. Zur Begründung wird vorgetragen, bei dem Zeichen PROTECH handele es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen bzw. englischen Sprache, das nur als solches verstanden wird, aber nicht als Herkunftshinweis. Das ergebe sich jedenfalls daraus, dass PROTECH aus den Bestandteilen PRO und TECH zusammengesetzt ist. Jedenfalls diese beiden Wortteile seien gebräuchlicher Bestandteil der deutschen Sprache. Greifen 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG wirklich ein? 22

23 Lösung (vgl. BGH GRUR 1995, 408 ff. PROTECH): 1. Es könnte das absolute Schutzhindernis des 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen. Voraussetzung wäre, dass dem Zeichen für die konkrete Ware jegliche Unterscheidungskraft fehlt. a. Das wäre in der Tat dann der Fall, wenn es sich bei dem Zeichen um ein gebräuchliches Wort handelt, das nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, sondern nur in seiner sprachlichen Bedeutung. Bei dieser Beurteilung ist nur auf den inländischen Verkehr abzustellen, da das MarkenG auch nur im Inland gilt. Im deutschen Sprachraum ist das Wort PROTECH aber kein allgemein gebräuchliches Wort, so dass die Unterscheidungskraft nicht schon deswegen fehlt. b. Etwas anderes könnte sich aber daraus ergeben, dass das Zeichen PROTECH aus den Bestandteilen PRO und TECH zusammengesetzt ist. Diese beiden Teile haben nämlich für sich genommen jeweils einen beschreibenden Inhalt. PRO wird in der deutschen Sprache in der Bedeutung für oder auch im Sinne von professionell/profi verstanden. TECH wird als Technik/Technologie verstanden. Es muss jedoch beachtet werden, dass Gegenstand der Beurteilung nur die Marke in ihrer angemeldeten Form ist. Es darf nicht auf die Einzelbestandteile abgestellt werden, aus denen sie sich bei analysierender Betrachtung zusammensetzt. Denn der angesprochene Verkehr nimmt die Marke so auf, wie sie ihm entgegentritt. c. Daher greift jedenfalls 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht ein. 2. Es könnte jedoch 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen. Dann müsste das Zeichen ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Ware dienen. Der Verkehr entnimmt aus der Bezeichnung PROTECH aber keinerlei Angaben über die Beschaffenheit oder sonstige Eigenschaften der Ware. Da das Wort PROTECH nicht zur Bezeichnung oder Beschreibung der Ware dient, besteht auch kein Freihaltebedürfnis für dieses Wort. Somit steht auch 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung nicht entgegen. 23

24 Fall: (Schlangenzeichen Irreführung durch unklare Angaben) Eine Brauerei hat das Wortzeichen Nicht immer, aber immer öfter als Wortmarke angemeldet. Das DPMA hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil der Marke jegliche Unterscheidungskraft i.s.d. 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Auch Werbesprüche seien nur dann schutzfähig, wenn sie einen schutzbegründenden Bestandteil enthielten. Daran fehle es bei der angemeldeten Wortfolge. Zu Recht? 24

25 Lösung (vgl. BPatG GRUR 1998, 57 ff. Nicht immer, aber immer öfter ): 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG würde eingreifen, wenn der Wortmarke tatsächlich jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Es handelt sich bei "Nicht immer, aber immer öfter" um einen Werbespruch. Allgemein passt er für viele Hersteller und weist ohne Durchsetzung auf kein bestimmtes Unternehmen hin. Er enthält auch keinen selbständig kennzeichnenden Bestandteil, wie etwa "Laß' dir raten, trinke Spaten", bei dem "Spaten" den Hersteller bezeichnet. Der Werbespruch hat ferner keinen phantasievollen Überschuss, der z. B. in einem Reim oder besonderen Wortspiel liegen könnte. Derartige Wortfolgen, die keinen vollständigen Satz bilden, hat das BPatG bisher grundsätzlich als im markenrechtlichen Sinn nicht unterscheidungskräftig angesehen. Der Verkehr ist aufgrund der allgemein üblichen Kennzeichnungspraxis an kurze und prägnante Herkunftskennzeichnungen gewöhnt. Sprüche, Sätze und sonstige längere Wortfolgen fasst er daher zwar als Werbemittel, nicht aber als Marken auf. Ergebnis: Das absolute Schutzhindernis des 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG greift ein. Beachten Sie aber, dass dieses Schutzhindernis möglicherweise durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden kann, vgl. 8 Abs. 3 MarkenG. 25

26 Fall: (Schlangenzeichen Irreführung durch unklare Angaben) A möchte den unten abgebildeten LEGO-Spielbaustein als Marke eintragen lassen. Der Eintragungsantrag wurde zurückgewiesen, da das Schutzhindernis des 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege. Denn die Noppen an der Oberseite des Spielbausteins dienen ausschließlich der Erzielung einer technischen Wirkung, nämlich der Verbindung der einzelnen Bausteine. A macht geltend, dass die gewählte Form der Klemmbausteine und der Noppen schutzfähig sei, weil es zahlreiche andere Formen gibt, mit denen dieselbe technische Wirkung herbeigeführt werden kann. Daher bestehe kein Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit oder anderer Unternehmen. Denn sie könnten zur Herbeiführung derselben Wirkung einfach eine andere Form wählen. Liegen die Voraussetzungen des 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor? Abb.: 26

27 Lösung (vgl. BGH GRUR 2010, 231 ff. Legostein): Der Eintragung könnte das Schutzhindernis des 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen. Das wäre dann der Fall, wenn das Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. 1. Diese Bestimmung schließt im öffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lösungen für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber daran hindern kann, ihre Ware mit diesen technischen Lösungen zu versehen. 2. Für die Beurteilung, ob die Voraussetzungen des 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegen, kommt es ausschließlich auf die Noppen des Spielbausteins an. Die weitere Gestaltung des Spielbausteins beruht in dessen quaderförmiger Grundform. Diese ist dem Warenschutz nach 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zugänglich, weil es sich um die Grundform dieser Warengattung handelt. 3. Der Ausschlussgrund des 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt auch nicht voraus, dass eine bestimmte technische Wirkung nur mit der als Marke beanspruchten Form erzielt werden könne. 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist im Hinblick auf das Allgemeininteresse auszulegen, Formen frei verwenden zu können, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und gewählt wurden, um diese zu erfüllen. Maßgeblich ist daher für das Vorliegen des in Rede stehenden Schutzhindernisses, ob die Anzahl, Gestaltung und Anordnung der Noppen allein der technischen Wirkung zuzuschreiben ist oder ob die angegriffene Marke darüber hinausgehende, nicht technische Gestaltungsmerkmale oder eine individualisierende Formgebung aufweist. Es genügt also, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind. 4. Unerheblich ist also das Argument, dass etwaige Konkurrenzunternehmen nicht auf genau diese Form angewiesen seien, um die entsprechende technische Wirkung herbeizuführen. Entscheidend ist alleine, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Warenform alleine der technischen Wirkung zuzuschreiben sind. 5. Ergebnis: Die Form ist nicht schutzfähig. 27