Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht

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1 Claudius Marx Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht Prof. Dr. Claudius Marx, M. B. L.-HSG Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, Professor für gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht am Umweltcampus Birkenfeld/FH Trier, Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen 2. Auflage Luchterhand 2007

2 Vorwort Inhaltsübersicht Inhaltverzeichnis Übersichten Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis V VII IX XXI XXIII XXIX Kapitel 1 Einleitung 1 A. Zeichen, Kennzeichen, Kommunikation 1 I. Ikon, Index, Symbol 1 1. Semiotischer Hintergrund 1 2. Bedeutung für das Markenrecht 4 3. Wortmarken als Symbole 7 II. Zeichen und Zeichenbotschaft 9 III. Folgerungen für die Marke 10 B. Marken, Unternehmenskennzeichen, Werktitel, Herkunftsangaben 11 I. Terminologie, Schutzobjekte 11 IL Überschneidung der Kennzeichenarten 12 C. Erscheinungsformen der Marke 15 I. Waren- und Dienstleistungsmarken 15 IL Dienstleistungsmarken für Einzelhandelsdienstleistungen 16 III. Hersteller- und Handelsmarken, Store-Brands 17 IV. Einzelmarken, Familien- und Dachmarken, Zweitmarken 18 V Serienmarken 19 VI. Begleitende Marken, Co-Branding 20 VII. Event-Marken? 21 D. Was leisten Marken? 23 I. Herkunftszeichen 24 IL Produktidentifikation 26 III. Marktkommunikation 28 IV Soziale Kommunikation 29 E. Warum Marken schützen? 33 I. Kommunikation vs. Konfusion 33 IL Nachahmungsfreiheit vs. Leistungsschutz 34 IX

3 III. Investitionsschutz 35 F. Zur Geschichte des Markenschutzes 36 I. Vom Zunftzeichen zum MarkenG 36 IL Europäische Rechtsetzung 37 III. Harmonisiertes deutsches Markenrecht 38 IV Genuin europäisch: die Gemeinschaftsmarke 39 Kapitel 2 Kennzeichenarten 45 A. Marken 45 I. Funktionaler Markenbegriff 45 II. Form und Funktion 46 III. Abstrakte Unterscheidungskraft 48 IV. Grafische Darstellung 51 V. Markenarten Ein- und Mehrwortmarken 56 a) Werbeslogans 60 b) Buchstaben-, Zahlenmarken Bildmarken Farbige Marken, Farbmarken Dreidimensionale Marken 69 a) Waren und Verpackungen 70 b) KFZ-Ersatzteile 73 c) Grundsatz der Selbstständigkeit der Marke Kennfadenmarken Positionsmarken Besondere Markenformen Kombinationsmarken 83 VI. Kollektivmarken Inhaber, schutzfähige Zeichen Markensatzung Geografische Kollektivmarken 90 B. Unternehmenskennzeichen und Werktitel 91 X I. Unternehmenskennzeichen Schutzvoraussetzungen 94 a) Abstrakte Unterscheidungskraft und Zeicheneigenschaft 94 b) Firmenmäßiger Gebrauch 95 c) Konkrete Unterscheidungskraft Territoriale Schutzerstreckung Kennzeichenübergreifende Kollisionseignung 99 II. Werktitel Schutzvoraussetzungen 100 a) Werkarten 101

4 b) Konkrete Unterscheidungskraft 102 c) Benutzungsaufnahme Inhaber Territoriale Schutzerstreckung 104 C. Geografische Herkunftsangaben 105 I. Rechtsnatur 105 IL Geografische Herkunftsangaben und Marken 106 III. Einfache und qualifizierte geografische Herkunftsangaben 107 IV. Geografische Herkunftsangaben von besonderem Ruf 108 V. Taugliche Zeichen Unmittelbare und mittelbare geografische Herkunftsangaben, Verkehrsauffassung Scheingeografische Bezeichnungen, Fantasiebezeichnungen, entlokalisierende Zusätze (Geografische) Gattungsbezeichnungen 114 VI. Schutz durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr 114 VII. Schutz geografischer Herkunftsangaben nach der VO (EG) Nr. 510/ Registerschutz Schutzfähige Angaben Gattungsangaben Schutzumfang 121 D. Domains 122 I. Technischer Hintergrund 122 II. Kennzeichenrechtliche Bedeutung Domain-Marken Domain-Unternehmenskennzeichen und Domain-Werktitel Geografische Herkunftsangaben als Domain Multiple kennzeichenrechtliche Relevanz 130 III. Zeichenkollisionen in beide Richtungen Ansprüche gegen Domain Ansprüche aus Domain 133 Kapitel 3 Markenschutz - Entstehung und Erhaltung 135 A. Entstehungsalternativen, Vorzüge des Registerschutzes 135 B. Inhaber 136 I. Selbstständigkeit (Nichtakzessorietät) der Marke 137 IL Taugliche Unternehmensformen 138 III. Legitimationswirkung der Eintragung 139 C. Markenschutz durch Registrierung 139 XI

5 XII I. Als Marke schutzfähige Zeichen 140 II. Absolute Schutzhindernisse Grafische Darstellbarkeit Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft Beschreibende Zeichen Generische Zeichen Weitere absolute Eintragungshindernisse 163 a) Täuschungseignung 163 b) Öffentliche Ordnung, Verstoß gegen die guten Sitten 164 c) Hoheits-, Prüf- und Gewährzeichen, Wappen, Flaggen u.a. 165 d) Entgegenstehendes öffentliches Interesse 168 e) Bösgläubige Anmeldung Amtsbekannte Notorietät 171 III. Überwindung absoluter Schutzhindernisse Verkehrsdurchsetzung 172 a) Voraussetzungen 173 b) Nachweis 173 c) Prioritätsverschiebung Eintragungsstrategien 176 IV. Schutz geografischer Herkunftsangaben als Marke Absolutes Eintragungshindernis Überwindung nach 8 Abs. 3 MarkenG Schutzumfang 180 V. Eintragungsverfahren Verfahren vor dem DPMA Anmeldung 181 a) Wiedergabe der Marke 183 b) Waren- und Dienstleistungsverzeichnis Anmeldetag, Zeitrang und Priorität 188 a) Auslandspriorität 188 b) Ausstellungspriorität Zurücknahme, Beschränkung, Berichtigung, Teilung Prüfung 190 a) Überwindung absoluter Schutzhindernisse 191 b) Besonderheiten bei der Kollektivmarke 193 c) Beschleunigte Prüfung Eintragung 194 a) Markenregister, Markenblatt 194 b) Teilung der Eintragung 194 VI. Rechtsschutz im Eintragungsverfahren Erinnerung (DPMA) Beschwerde (BPatG) Rechtsbeschwerde (BGH) 199 VII. Schutzdauer jähriger Schutz Verlängerung Zahlungsfristen, Fristversäumnis Verzicht 202

6 VIII. Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse vor dem DPMA Voraussetzungen Antragsbefugnis, Verfahren Wirkungen Nachträgliche Schutzhindernisse 206 D. Markenschutz durch Benutzung 206 I. Schutzvoraussetzungen 206 IL Verkehrsgeltung, Nachweis 208 III. Schutzumfang Territoriale Erstreckung Zeitrang 210 E. Markenschutz durch notorische Bekanntheit 211 F. Erhaltung des Markenschutzes 212 I. Benutzung als Schutz- und Verteidigungsvoraussetzung Ernsthafte Benutzung Benutzung in veränderter Form Berechtigte Gründe der Nichtbenutzung 219 IL Löschung der Registermarke wegen Verfalls Löschungsverfahren vor dem Patentamt Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten Wirkungen der Löschung 223 Kapitel 4 Markenkollision 225 A. Zeichen und Zeichenumwelt 225 B. Vorrang und Zeitrang 227 I. Anmeldetag, Auslandspriorität, Ausstellungspriorität 227 IL Doppelte Relevanz des Zeitranges 229 III. Bestandskraft jüngerer Marken 230 C. Kollisionslagen 232 I. Identitätsbereich 233 IL Ähnlichkeitsbereich Verwechslungsgefahr 234 a) Formen der Verwechslung 234 b) Rechtsbegriff»Verwechslungsgefahr«235 c) Kriterien-Trias Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit Zeichenähnlichkeit 245 XIII

7 a) Klangliche Ähnlichkeit 246 b) Bildliche/schriftbildliche Ähnlichkeit 248 c) Begriffliche Ähnlichkeit 251 d) Begriffliche Ähnlichkeit bei verschiedenen Markenarten 253 e) Mehrwortmarken, Elementenschutz und Markenusurpation 254 f) Ähnlichkeit von 3-D-Marken 258 g) Ähnlichkeit abstrakter Farbmarken 260 h) Ähnlichkeit von Hörmarken Kennzeichnungskraft der älteren Marke Schutzstrategien 264 III. Sonderschutz bekannter Marken Bestimmung und Nachweis der Bekanntheit Verwässerung, Rufausnutzung und Rufbeeinträchtigung 271 a) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung) 271 b) Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausnutzung) 273 c) Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufschädigung) 274 d) In unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund Bekanntheitsschutz im Ähnlichkeitsbereich 276 D. Kollision mit Benutzungsmarken und anderen Kennzeichenrechten 277 I. Kollision mit Benutzungsmarken 277 IL Kollision mit geschäftlichen Bezeichnungen 278 III. Kollision mit notorisch bekannten Marken 279 IV Agent illoyal 280 V Sonstige ältere Rechte Katalog des 13 Abs. 2 MarkenG Nicht benannte ältere Rechte Markenschutz an gemeinfreien Werken 283 E. Relative Schutzhindernisse im Widerspruchsverfahren 284 I. Widerspruchszeichen und Kollisionslagen Widerspruchstaugliche Zeichen Kollisionslagen 285 IL Verfahren Widerspruchsfrist Form, Inhalt, Gebühr Einrede mangelnder Benutzung Entscheidung 290 III. Eintragungsbewilligungsklage 291 F. Relative Schutzhindernisse im gerichtlichen Löschungsverfahren 292 XIV I. Löschungsklage 292 IL Rechtsweg, Zuständigkeit 293 III. Klagebefugnis, Klageantrag 293

8 IV. Einwendungen, Einreden Zustimmung Duldung Mangelnde Bekanntheit zum Zeitpunkt der Eintragung des jüngeren Rechts Löschungsreife der älteren Marke zum Zeitpunkt der Eintragung des jüngeren Rechts Einrede mangelnder Benutzung 297 V. Streitwertbegünstigung 298 Kapitel 5 Kennzeichen am Markt: Nutzung und Verteidigung, Schutzschranken 301 A. Marken 301 I. Positives Benutzungsrecht und negatives Ausschlussrecht 301 IL Kollisionslagen, Verletzungstatbestände 302 III. Verletzungshandlung 303 IV Markenmäßiger Gebrauch Benutzung als Zeichen Benutzung als Herkunftshinweis Gedankliche Verknüpfung Geschäftlicher Verkehr 309 V Einzelne Benutzungsformen Anbringen Auf den Markt bringen Wiederbefüllen Dienstleistungen, Import, Export Durchfuhr (im engeren Sinne) Zolllager Werbung 315 VI. Ansprüche aus Markenverletzung Unterlassung Wiedergabe in Nachschlagewerken Schadensersatz 317 a) Passivlegitimation, Verschulden 317 b) Schadensberechnung 319 c) Gemeinkosten 320 d) Durchsetzungsrichtlinie Auskunft Vernichtung Übertragung (Agent illoyal) Beschlagnahme 326 a) Voraussetzungen 326 b) VO (EG) Nr. 1383/ c) Verfahren 329 d) Schadensersatz bei ungerechtfertigter Beschlagnahme Straftatbestände 330 XV

9 9. Ansprüche aus der Verletzung einer Kollektivmarke 331 VII. Schutzschranken Verjährung 333 a) Verjährung des Unterlassungsanspruches 334 b) Verjährung des Schadensersatzanspruches 334 c) Verjährung der Ansprüche aus 16,18,19 MarkenG 334 d) Höchstfristen 335 e) Hemmung, Ablaufhemmung, Neubeginn (Unterbrechung) Zustimmung, Duldung, Verwirkung 335 a) Duldung 336 b) Verwirkung nach allgemeinen Grundsätzen Bestandskraft jüngerer Marken Namen, beschreibende Angaben, Ersatzteilgeschäft Erschöpfung 344 a) Begriff 344 b) Voraussetzungen 345 c) Grenzen der Erschöpfung 348 d)»berechtigte Gründe«vs. Re- und Parallelimport 350 e) Selektive Vertriebssysteme, Codierung der Markenware 353 f) Beweislast ' Mangelnde Benutzung 357 B. Geschäftliche Bezeichnungen 359 I. Eingeschränkter namensrechtlicher Schutz 359 IL Umfassender kennzeichenrechtlicher Schutz Benutzungshandlungen Kollisionslagen 361 III. Verwechslungsgefahr 362 IV Abwehransprüche 365 C. Geografische Herkunftsangaben 367 I. Unterlassung, Schadensersatz Unterlassung Klagebefugnis Schadensersatz 372 II. Auskunft, Beseitigung, Vernichtung 372 III. Verjährung 373 IV Beschlagnahme, Strafverfolgung 374 Kapitel 6 Marken als Vermögensgegenstand 375 A. Marken als Wirtschaftsgut 375 XVI I. Markenbewertung 375 II. Markenübertragung 378

10 1. Verfahren Teilung, Teilübertragung 380 III. Lizenz Vertragsgestaltungen, Rechtsnatur Verletzung des Lizenzvertrages Markenverletzungen außerhalb des Lizenzvertrages Sukzessionsschutz 386 Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung, Marken in der Insolvenz 386 Kapitel 7 Gemeinschaftsmarken 389 A. Entstehung und Verhältnis zu den nationalen Markenrechten 389 I. Erstes genuin europäisches gewerbliches Schutzrecht 389 II. Gleichlauf europäischen und nationalen Markenrechts 391 Б. Konzeption der Gemeinschaftsmarke 392 I. Supranationales Schutzrecht 392 IL Koexistenz und Priorität 395 Ш. Gemeinschaftsmarke und Markenstrategie 396 IV»Alles-oder-nichts-Prinzip«400 V Verfahrensrichtlinien des HABM 401 C. Erwerb der Gemeinschaftsmarke 402 I. Eintragungsvoraussetzungen Inhaber Vertretung vor dem Amt Gemeinschaftsmarkenfähige Zeichen 404 a) Abstrakte Unterscheidungskraft 404 b) Absolute Eintragungshindernisse Besonderheiten der GMV im Vergleich zum MarkenG 407 a) Systematik der Schutzhindernisse 407 b) Notwendige Unterscheidungskraft 407 c) Territorialer Bezug der Eintragungshindernisse 408 d) Unterscheidungskraft durch Benutzung 410 e) Disclaimer 411 II. Eintragungsverfahren Anmeldung 412 a) Formblatt 413 b) Elektronische Anmeldung 413 c) Anmeldesprache, zweite Sprache, Amtssprachen Priorität 416 a) Priorität einer nationalen Voranmeldung, Ausstellungspriorität 416 b) Seniorität 418 XVII

11 3. Umwandlung 421 a) Wahrung des Zeitranges 421 b) Kontinuität in laufenden Widerspruchsverfahren 423 c) Grenzen der Umwandlung 423 d) Nationales Verfahren Amtsprüfung, Amtsrecherche,»Bemerkungen Dritter«425 III. Relative Eintragungshindernisse, Widerspruchsverfahren Ältere Rechte Widerspruchsberechtigte Widerspruchsverfahren 431 a) Form, Frist, Sprache, Gebühr 431 b) Notwendiger und fakultativer Inhalt 432 c)»cooling-off-period«433 d) Prüfung, Nichtbenutzungseinwand Kollisionslagen 435 a) Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich 436 b) Sonderschutz bekannter Marken Territoriale Implikationen 439 a) Verwechslungsgefahr 440 b) Nicht eingetragene Marken und sonstige Kennzeichen 441 c) Bekanntheit 442 IV Rechtsbehelfe und Rechtsmittel gegen die Entscheidungen des HABM ' Beschwerdeverfahren, Beschwerdekammern Klage zum Gericht erster Instanz (EuG), Rechtsbeschwerde zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) 443 D. Schutzinhalt der Gemeinschaftsmarke 446 I. Ausschließlichkeitsrecht Kollisionslagen Verwechslungsgefahr Territoriale Wirkung Verletzungshandlungen Benutzung als Marke 450 IL Ansprüche des Inhabers gegen den Verletzer Verzahnung der Gemeinschaftsmarkenverordnung mit den nationalen Markenrechtsordnungen Anspruch auf»angemessene Entschädigung«bei Verletzung vor Eintragung der Gemeinschaftsmarke Weitere Ansprüche nach nationalem Recht 454 III. Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte Sachliche Zuständigkeit Internationale und örtliche Zuständigkeit 456 E. Nichtigkeit und Verfall 457 XVIII I. Nichtigkeitsgründe Absolute Nichtigkeitsgründe 458

12 2. Relative Nichtigkeitsgründe 459 II. Verfallsgründe Verfall und»benutzungszwang«461 a) Ernsthafte Benutzung 463 b)»berechtigte Gründe« Entwicklung zum Gattungsbegriff, Irreführung 465 III. Löschungswiderklagen im Verletzungsprozess und Löschungsverfahren vor dem Amt 466 IV. Klagen aus übereinstimmenden nationalen und Gemeinschaftsmarken 468 F. Schutzdauer, Schutzschranken 469 I. Eintragungsdauer, Verlängerung 469 IL Verzicht 470 III. Verwirkung durch Duldung 471 IV Erschöpfung 473 V. Lautere Nutzung, Namen und beschreibende Angaben, Ersatzteil- und Zubehörgeschäft 474 G. Gemeinschaftsmarken als Vermögensgegenstand 476 I. Rechtsübergang 476 IL Lizenz Gestaltungsoptionen, Eintragung Stellung des Lizenznehmers 479 III. Dingliche Rechte an der Lizenz 480 IV. Zwangsvollstreckung, Insolvenz 481 Kapitel 8 Internationale Registrierung 483 A. Das»Madrider System«483 I. MMA, PMMA, PVÜ Grundzüge Vertragsstaaten 485 IL WIPO/OMPI 488 III. Unterschiede MMA/PMMA 488 IV Safeguard Clause 490 V Gebühren 491 B. Verfahren der Internationalen Registrierung 494 I. Ein- und ausgehende Verfahren vor dem DPMA 494 IL DPMA als Ursprungsamt Antrag (Internationales Gesuch) 496 a) Antragsteller 496 b) Formulare 497 XIX

13 c) Sprachen 498 d) Nationale Gebühren Zeitrang, Priorität Verfahren vor der WIPO Schutzdauer, Erneuerung, e-renewal 500 III. DPMA als Bestimmungsamt IR-Marken im nationalen Recht Schutzverweigerung 502 IV. HABM als Ursprangsamt Maßgeblichkeit des PMMA Verfahren Sprachen, Formulare Gebühren 506 V HABM als Bestimmungsamt Zeitrang (Seniorität) Verfahren, Sprachen, Recherche Prüfungsumfang Publikation, Gebühren 511 C. Abhängigkeit der Internationalen Registrierung von der Basiseintragung 511 I.»Zentralangriff«auf die Basiseintragung/das Basisgesuch (Central Attack) 511 IL Verfahren, Fristlauf 512 D. Umwandlung 513 I. Umwandlung nach Wegfall der Basismarke Umwandlung vor dem DPMA Umwandlung vor dem HABM 516 IL Umwandlung nach Schutzverweigerung durch das HABM 517 III. Umwandlung in sonstigen Fällen vor dem HABM 518 E. Schutzbeschränkung (Einschränkung, Verzicht, Löschung) 519 Entscheidungsregister nach Stichworten 521 Sachregister 561 XX