IP Experten: Rechte an Internet Domain-Namen nach Schweizerischem Markenrecht

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1 IP Experten: Rechte an Internet Domain-Namen nach Schweizerischem Markenrecht :49:21 Von Rechtsanwalt Michael Bopp, Zürich, Schweiz Die Expertennotizen von IP Notiz sollen ein Forum für Experten im sogenannten Grünen Bereich und daran angschlossenen Rechtsgebieten bilden. Unser Ziel ist, damit den öffentlichen Austausch in unserem Rechtsgebiet zu fördern und Praxis und Wissenschaft aneinander anzunähern. Ausgangslage Inhaber von offiziellen (registrierten) Marken und Modellen sehen sich immer wieder in der misslichen Lage, dass Domain-Namen, welche die Namen ihrer Produkte entweder zum Ganzen oder auch nur auszugsweise beinhalten, bereits registriert sind. In solchen Zusammenhängen stellt sich in der Praxis für gewöhnlich die Frage, inwieweit Marken- und Modellinhaber Rechte an Domain-Namen zukommen, welche in irgendeiner Weise ihre Produkte betreffen. Nachfolgend soll einerseits kurz überblickartig aufgezeigt werden, wie sich die Rechtsgrundlage hinsichtlich Domain-Namen in der Schweiz im Allgemeinen präsentiert und andererseits auf die Rechte, welche das Schweizerische Markenrecht verleiht, im besonderen eingegangen werden. Allgemeines zu Domain-Name-Konflikten Es sind verschiedene Konstellationen denkbar, in welchen ein bestimmter Domain-Name fremde Kennzeichenrechte verletzen kann. Am häufigsten sind diejenigen Fälle, in welchen ein Domain-Name wegen seiner Ähnlichkeit mit einem anderen Kennzeichen eines Dritten die Gefahr herbeiführt, dass Internet-Benützer die gekennzeichnete Website irrtümlich jenem Dritten zuordnen und dadurch dessen Kennzeichenrechte verletzt werden. Im Zusammenhang mit Domain-Namen-Streitigkeiten sind grundsätzlich drei Problemkreise allgegenwärtig. Im Vordergrund steht hierbei das sogenannte Domain-Name-Grabbing oder Cybersquatting. Hierbei lassen natürliche oder juristische Personen gewisse Domain-Namen für sich registrieren, die einer vorbestehenden Marke oder Firmenbezeichnung entsprechen, um hernach ein Lösegeld für die Übertragung der Rechte an der Domain zu fordern. Der zweite Problemkreis umfasst Fälle, in denen absichtlich Kennzeichen anderer Unternehmen als Domain-Namen gewählt werden, um hernach Kritik an den Produkten oder am betreffenden Unternehmen unter dieser Adresse zu üben. Weiter kann eine unbeabsichtigte Identität oder Ähnlichkeit zwischen Domain-Namen und Marken, Firmen oder Namen zu Konflikten führen. Da es in der Schweiz bis anhin an einer gesetzlichen Regelung zu Domain-Namen mangelt, werden Streitigkeiten noch mit den herkömmlichen Lösungsschemen des Kennzeichenrechtes beigelegt (Weber, E-Commerce und Recht, Rechtliche Rahmenbedingungen elektronischer Page 1/5

2 Geschäftsformen, Zürich 2001, S. 133; Six, Der privatrechtliche Namensschutz von und vor Domänennamen im Internet, Zürich 2000, N 4; Buri, Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names nach schweizerischem Firmen-, Marken-, Namens- und Lauterkeitsrecht, Bern 2000, S. 65.). Die rechtlichen Instrumentarien gegen die missbräuchliche Registrierung und Benutzung von Domain-Namen bieten in der Schweiz das Markenschutzgesetz (MSchG, Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, SR ), das Firmenund Namensrecht sowie das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb, SR 241). Im Folgenden wird ausschliesslich auf die aus dem Markenrecht fliessenden Rechte im Zusammenhang mit Domain-Namen eingegangen. Markenrechtsverletzung im besonderen Mit der Eintragung einer Marke erwirbt der Markeninhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für welche sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Marken können Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein (Art. 1 Abs. 2 MSchG). Aufgrund dieser Umschreibung ist offenkundig, dass auch Domain-Namen unter markenrechtlichen Gesichtspunkten zu betrachten sind, wobei bei dieser Betrachtung zwei Fälle zu unterscheiden sind. Einerseits besteht die Möglichkeit des Schutzes von Marken gegen die Verwendung von Domain-Namen durch einen Dritten und andererseits kann Schutz von Domain-Namen durch das Markenrecht selbst bestehen (Weber, a.a.o., S. 136). Zum Fall des Schutzes von Domain-Namen durch das Markenrecht ist zu bemerken, dass Domain-Namen als Zeichen, welche der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen dienen, markenrechtlichen Schutz geniessen können (Art. 1 MSchG), wobei sie in einer solchen Eigenschaft den gesetzlichen Vorschriften wie andere Zeichen auch unterliegen. Einzig zufolge langjähriger Verwendung eines Namens im Internet wird nach Schweizerischem Recht grundsätzlich kein Markenrecht begründet (Weber, a.a.o., S. 142). Voraussetzung dazu ist immer ein Eintrag im Markenregister gemäss Art. 5 MSchG. Schutz von Marken gegen Domain-Namen Die in der Lehre anerkannten Voraussetzungen für den Schutz von Marken gegen Domain-Namen sind die zeichenspezifische Verwechslungsgefahr (1), die produktespezifische Verwechslungsgefahr (2), die Ähnlichkeit der beteiligten Verkehrskreise (3), kein Vorliegen eines vorbenützten Zeichens (4), die Verwendung des Zeichens zur Kennzeichnung im Geschäftsverkehr (5) und die Beachtung der territorialen Schranken des Markenrechts (6). Als ausserordentliche Möglichkeit, Markenschutz zu geniessen, steht der Sonderfall der berühmten Marke (7) (Vgl. zum Ganzen: Weber, a.a.o., S. 136 ff.; Buri, a.a.o., S. 73 ff). Auf sämtliche dieser Voraussetzungen wird im Folgenden einzeln eingegangen. Zeichenspezifische Verwechslungsgefahr (1) Der betreffende Domain-Name muss mit der Marke zeichenspezifisch identisch oder zumindest Page 2/5

3 verwechselbar ähnlich sein (Weber, a.a.o., S. 136). Im Konflikt zwischen zwei Wortzeichen beurteilt sich die Verwechselbarkeit in markenrechtlicher Hinsicht dabei in erster Linie aufgrund des Klangbildes, daneben auch aufgrund des Sinngehaltes der beiden Zeichen sowie aufgrund deren Bildwirkung. Ein markenrechtlicher Abwehranspruch besteht also, sobald sich die Verwechselbarkeit auch auf nur einer dieser Ebenen ergibt (Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht (nachfolgend SIWR), Basel 1996, S. 118). Hingegen genügt für die Eintragung von Domain-Namen bei den entsprechenden Registerdiensten bereits die Unterscheidung der Namen in einzelnen Zeichen. So wäre es zum Beispiel möglich, neben dem Domain-Namen pizza.ch die Adresse pizze.ch registrieren zu lassen, was unter markenrechtlichen Gesichtspunkten jedoch sehr problematisch wäre. Nach herrschender Lehre genügt die blosse Unterscheidung durch eine andere Top-Level-Domain nicht, weil die individualisierende Wirkung vornehmlich von der Second-Level-Domain und nicht von den allseits verwendeten Top-Level-Domains abhängt (Weber, a.a.o., S. 137; Buri, a.a.o., S. 77). Produktespezifische Verwechslungsgefahr (2) Eine produktespezifische Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für welche der Domain-Name steht, produktespezifisch gleich oder gleichartig sind wie jene, die durch die betroffene Marke geschützt sind (Weber, a.a.o., S. 137; Marbach, SIWR, S. 111 f.). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen dann zu bejahen, wenn ein Konsument irrtümlicherweise der Meinung sein könnte, die beiden Angebote würden von demselben Unternehmen stammen oder zumindest unter der Kontrolle des gleichen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (BGE 87 II 107 f.; BGE 96 II 259 ff.). Relevante Verkehrskreise (3) Relevante Verwechslungen können nur innerhalb der Verkehrskreise auftreten, an welche sich der Domain-Name richtet und in denen er überhaupt Beachtung findet (Weber, a.a.o., S. 138). Dabei ist durch Auslegung festzustellen, wer nach der gesetzlichen Konzeption als massgebliches Publikum gilt, was dazu führt, dass bei einer Marke, welche als Unterscheidungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen Schutz vor Verwechslungen geniesst, nur die Abnehmer der betreffenden Produkte als massgebliches Publikum angesehen werden (Buri, a.a.o., S. 40 f.). Vorbenütztes Zeichen (4) Wer ein Zeichen schon als Domain-Namen benützt hatte, bevor es als Marke registriert wird, ist gemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG in seinen Rechten zu schützen und darf das Zeichen im bisherigen Umfang weiter gebrauchen. Damit der allenfalls vor Eintragung der Marke bereits benützte Domain-Name ein vorbenütztes Zeichen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 MSchG darstellt, muss dieser Domain-Name die Anforderung an ein Kennzeichen im Sinne des Markenrechtes erfüllen. Sind diese Voraussetzungen gegeben, ist eine Übertragung des Zeichens also vorliegend eines etwaigen vorbestehenden Domain-Namens nur noch mit der Übertragung des Page 3/5

4 entsprechenden Unternehmens möglich (Art. 14 Abs. 2 MSchG). Der Zweck von Art. 14 MSchG ist darin zu sehen, dass mit dieser Durchbrechung der Prioritätenregel Härtefälle vermieden und gleichzeitig Missbräuche dieses Vorbenütztenrechtes durch dessen Akzessorietät mit dem Geschäftsbetrieb unterbunden werden sollen (Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 14 N 1, 11 und 12). Kennzeichnung im Geschäftsverkehr (5) Domain-Namen lassen sich markenrechtlich nur angreifen, wenn sie zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen im Geschäftsverkehr benützt werden (Buri, a.a.o., S. 94; Weber, a.a.o., S. 140; von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, N 629). Die Benutzung einer Domain erfolgt im Sinne des Markenschutzgesetzes, wenn sie im geschäftlichen Verkehr mit einer wörtlichen Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung in einer Weise verwendet wird, dass der unbefangene Durchschnittsbetrachter annimmt, das Zeichen diene der Unterscheidung der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Produkten (Weber, a.a.o., S. 140). Somit erhellt auch, dass ein zwar registrierter, jedoch nicht aktiv genutzter (d.h. im Internet nicht anwählbarer) Domain-Name, das Recht an einer Marke nicht zu verletzen vermag (Buri, a.a.o., S. 98 f.). Territoriale Schranken des Markenrechts (6) Der Domain-Name muss von der Kundschaft desselben geografischen Gebietes benutzt werden, für welches das Markenrecht gilt (Weber, a.a.o., S. 141). Ist eine Marke nur in der Schweiz registriert und geschützt, kann dies ein Unternehmen in Spanien oder Thailand nicht daran hindern, diese Marke als Domain-Namen zu verwenden, wenn es sich offensichtlich an eine räumlich andere Kundschaft richtet. Gleiches gilt selbstverständlich in umgekehrter Richtung. Ist beispielsweise eine Marke in anderen europäischen Ländern registriert, jedoch in der Schweiz nie hinterlegt worden, so kann dies ein Unternehmen in der Schweiz nicht daran hindern, diese Marke als Domain-Namen zu verwenden, wenn es sich offensichtlich an eine räumlich unterschiedliche Kundschaft richtet. Angesichts der globalen Abrufbarkeit von Domain-Namen können zwar Überschneidungen der Kundenmärkte eintreten, es ist dann jedoch danach zu urteilen, wie die Anbieter von Waren oder Dienstleistungen im Internet ihre Kunden vernünftigerweise ansprechen wollen und dies in relevantem Ausmass auch tun (Weber, a.a.o., S. 141). An dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass auch internationale Registrierungen von Marken unter Umständen in der Schweiz Schutzwirkungen auslösen (vgl. das im Rahmen der Internationalen Organisation für geistiges Eigentum (WIPO) abgeschlossene Madrider Abkommen und das Madrider Protokoll über die internationale Registrierung von Marken, beide besucht am 29. Februar 2008). Sonderfall der berühmten Marke (7) Gemäss Art. 15 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer berühmten Marke anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt. Das Page 4/5

5 bedeutet mit anderen Worten, dass bei Vorliegen einer berühmten Marke die Voraussetzung der produktespezifischen Verwechslungsgefahr nicht mehr erfüllt sein muss, um die Benützung gleichartiger Zeichen zu untersagen. Die Marke geniesst ungeachtet ihrer Berühmtheit jedoch nur dann einen erweiterten Schutz, wenn deren Gebrauch in Zusammenhang mit anderen Waren oder Dienstleistungen die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt (Marbach, SIWR, S. 216). Dies ist namentlich dann der Fall, wenn jemand versucht, seine eigenen Zeichen im Windschatten der berühmten Marke zu positionieren, das Markenimage beeinträchtigt wird oder die markenmässige Stellung der berühmten Marke verschlechtert würde (Marbach, SIWR, S. 216 f.). Dabei hat es der Gesetzgeber bewusst unterlassen, die berühmte Marke zu definieren, weil der Richter im Einzelfall nicht schematisch, sondern unter Würdigung der gesamten Umstände urteilen soll (Marbach, SIWR, S. 214). Damit es sich bei einer Marke um eine berühmte im Sinne von Art. 15 Abs. 1 MSchG handelt, müsste sie also gesamtschweizerisch und in allen Bevölkerungsgruppen bekannt sein und es müsste ein positiver oder negativer Wert mit ihr zu assoziieren sein (Weber; a.a.o., S. 138). Dies ist beispielsweise der Fall bei Marken wie Coca-Cola oder Swatch. Abschliessende Bemerkungen Erst bei Vorliegen der vorstehend beschriebenen Voraussetzungen ist somit ein erfolgreiches Vorgehen eines Inhabers einer registrierten Marke gegen einen Dritten, welcher einen, den geschützten Produktenamen beinhaltenden Domain-Namen registriert hat, gegeben. An dieser Stelle ist erneut zu betonen, dass im Schweizerischen Recht zur Verteidigung der eigenen Interessen im Hinblick auf die missbräuchliche Verwendung von Bezeichnungen in Domain-Namen neben dem Markenschutzrecht immer auch noch die entsprechenden Behelfe des Namens-, des Firmen- und des Lauterkeitsrechts zur Verfügung stehen. Aus Gründen der Leserlichkeit und der Benutzerfreundlichkeit dieses Forums wurde an dieser Stelle auf die Erörterung der genannten zusätzlich zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen verzichtet. Abkürzungen: SR Systematische Sammlung des Bundesrechts BGE Entscheidsammlung des Schweizerischen Bundesgerichts (Bundesgerichtsentscheide) Michael Bopp ist Rechtsanwalt in Zürich, Schweiz. Page 5/5