Immaterielle Rechtsgüter beim Unternehmenskauf

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1 Heinrich-Heine-Universität Juristische Fakultät Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz Forum Unternehmensrecht & Werkstattgespräche Immaterielle Rechtsgüter beim Unternehmenskauf Düsseldorf, 2. Juni 2003 Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 0

2 Immaterielle Rechtsgüter beim Unternehmenskauf Schutz von Know-how beim (internationalen) Unternehmenskauf - Geheimhaltungsvereinbarungen, Due Diligence und Garantien - Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 1

3 Gliederung I. Definitionen von Know-how II. Interessenlage der Parteien beim Unternehmenskauf III. Die Geheimhaltungsvereinbarung IV. Offenbarung von Know-how im Rahmen der Due Diligence V. Garantien als Mittel zur Sicherung von Know-how Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 2

4 I. Definitionen von Know-how 1. Enge Definition Technisches Erfahrungswissen, das nicht durch Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Geschmacksmuster) gesichert werden kann (Pagenberg/Geissler, Lizenzverträge, 5. Aufl. 2003, S. 236). Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 3

5 I. Definitionen von Know-how Nr. 1 GWB 18 Nr. 1 GWB erfasst gesetzlich nicht geschützte Erfindungsleistungen, Fabrikationsverfahren, Konstruktionen, sonstige die Technik bereichernde Leistungen, soweit sie wesentliche Betriebsgeheimnisse darstellen und identifiziert sind. Beschreibung entspricht weitgehend dem Know-how Begriff des Art. 10 Nr. 1 GFVO. Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 4

6 I. Definitionen von Know-how 3. Art. 10 Nr. 1 GFVO eine Gesamtheit technischer Kenntnisse, die geheim wesentlich und in geeigneter Form identifizierbar sind Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 5

7 I. Definitionen von Know-how 4. Weite Definition geheime und nichtgeheime Kenntnisse technischer und nichttechnischer Art (Pagenberg/Geissler, Lizenzverträge, 5. Auflage 2003, S. 540). Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 6

8 Grundlage dieses Vortrags ist die weite Definition des Begriffs Know-how Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 7

9 I. Weite Definition von Know-how Beispiele Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse insbesondere auch Werbungsmethoden, Finanzierungsmodelle, Kundenlisten Zusammenstellung nicht geheimer, aber weit im Stand der Technik verstreuter Daten Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 8

10 II. Interessenlage beim Unternehmenskauf: Verkäufer Identifikation des vorhandenen Know-hows Bewertung, insbesondere Prüfung der Übertragbarkeit Schutz des Know-hows im Zuge der Vertragsverhandlungen durch Geheimhaltungsvereinbarung Haftungsbeschränkung für Know-how im Kaufvertrag Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 9

11 II. Interessenlage beim Unternehmenskauf: Käufer Ist werthaltiges Know-how im Zielunternehmen vorhanden? Informationsbedürfnis im Rahmen der Due Diligence Wie abhängig ist Zielunternehmen von Know-how? Ist Know-how im Zielunternehmen ausreichend gesichert? Beim asset deal: Vertragliche Verpflichtung zur Übertragung und Geheimhaltungsverpflichtung des Veräußerers Absicherung durch Garantien Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 10

12 III. Regelungsinhalt einer Geheimhaltungsvereinbarung Parteien und Einbeziehung Dritter Beschreibung des Know-hows / der geheimen Informationen Verwendungszweck Sanktionen Rückgabe der vertraulichen Dokumente Geltungsdauer Rechtswahlklausel Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 11

13 Sanktionen bei Verstoß gegen die Geheimhaltungsvereinbarung: Vertragsstrafe bzw. pauschalierter Schadensersatz Vorteile für den Verkäufer: - Nachweis eines konkreten Schadens nicht notwendig - Abschreckungswirkung Grundsätzliche Probleme: - Nachweis der unberechtigten Weitergabe von vertraulichem Know-how im Einzelfall schwer - naturgemäß eingeschränkte Effektivität einer solchen Vereinbarung Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 12

14 Zulässigkeit einer Vertragsstrafe Im deutschen Recht grundsätzlich zulässig Im englischen Recht unzulässig, aber Vereinbarung eines pauschalierten Schadensersatzes (liquidated damages) möglich Im US-amerikanischen Recht Klausel überwiegend als unwirksam angesehen, aber Vereinbarung von liquidated damages möglich Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 13

15 Ansprüche bei Verstoß gegen die Geheimhaltungsvereinbarung Einstweilige Verfügung auf Unterlassung künftiger Verletzungen Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vertragsstrafe bzw. des pauschalisierten Schadensersatzes Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 14

16 Sonstige gesetzliche Anspruchsgrundlagen zum Schutz von Know-how 1 Abs. 1 UWG 17 Abs. 1 und 2 UWG 823 Abs. 1 BGB (eingerichteter u. ausgeübter Gewerbebetrieb 823 Abs. 2 BGB i.v.m. 17 ff. UWG 826 BGB Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 15

17 Sonstige gesetzliche Anspruchsgrundlagen zum Schutz von Know-how Voraussetzung der vorgenannten Anspruchsgrundlagen: das zu schützende Know-how ist ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 16

18 Definition eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis Zusammenhang mit einem Geschäftsbetrieb Nichtoffenkundigkeit Geheimhaltungswille des Inhabers des Geheimnisses Berechtigtes wirtschaftliches Interesse an der Geheimhaltung Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 17

19 IV. Wann sollte/darf Bekanntgabe von vertraulichem Know-how erfolgen? Grundregel: Je sensitiver desto später Je größer das berechtigte Vertrauen in den potentiellen Käufer desto früher kann Know-how offenbart werden. Solange mehrere potentielle Käufer vorhanden sind, sollte von einer Offenbarung grds. abgesehen werden. Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 18

20 Typische Phasen des Unternehmenskaufs 1. Phase der Due Diligence 2. Phase der Due Diligence 3. Phase der Due Diliigence PMI Ablauf der Garantiefrist Vorbereitungsphase Vertraulichkeitsvereinbarung Signing Phase der Erfüllung der closing Bedingungen Closing Phase der Implementierung des Vertrages, Post-Merger Integration (PMI) Verhandlungsphase Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 19

21 IV. Wann sollte/darf Bekanntgabe von vertraulichem Know-how erfolgen? Grundsätzlich sollte Offenbarung von sensitivem Know-how aus der Sicht des Verkäufers frühestens in der 2. Phase der Due Diligence erfolgen. Je zahlreicher die Rücktrittsrechte und wahrscheinlicher der Eintritt der Rücktrittsbedingungen desto zurückhaltender muss Verkäufer mit Offenbarung in der 2. Phase der Due Diligence sein und sollte erst in der 3. Phase der Due Diligence offenbaren. Sicherung des Käufers muss dann gegebenenfalls durch Vereinbarung einer Garantie oder eines Rücktrittsrechts erfolgen. Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 20

22 IV. Wann sollte/darf Bekanntgabe von vertraulichem Know-how erfolgen? Unter Umständen, insbesondere bei weniger sensitivem Knowhow und grossem Verhandlungsgewicht des Käufers, kann Offenbarung schon in der 1. Phase der Due Diligence erfolgen. Bei besonders sensitivem Know-how und grossem Verhandlungsgewicht des Käufers kommt eine Begutachtung durch einen neutralen sachverständigen Dritten als Kompromisslösung in Betracht. Statt alles oder nichts des Know-hows zu offenbaren, kann je nach Art des Know-how dieses von Phase zu Phase abgeschichtet offenbart werden. Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 21

23 V. Selbständige Garantie als Mittel zur Sicherung von Know-how Abgrenzung unselbständige Garantie ( 443 BGB) selbständige Garantie ( 311 Abs. 1 BGB) Nach ganz überwiegender Literaturmeinung Zulässigkeit einer selbständigen Garantie nach der Schuldrechtsreform, auf die 444 BGB keine Anwendung findet. Festlegung eines konkreten Schadensersatzanspruchs des Käufers bzw. eines Rücktrittsrechts für den Fall der Verletzung der Garantie. Vertragliche Regelung der Verjährung Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 22

24 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 23

25 Immaterielle Rechtsgüter beim Unternehmenskauf Schutz von Know-how beim (internationalen) Unternehmenskauf - Geheimhaltungsvereinbarungen, Due Diligence und Garantien - Dr. Winfried F. Schmitz, M.C.J. (NYU), SCHMITZ Rechtsanwälte, Düsseldorf 24