Die Unionsmarkenverordnung und die zukünftige Veränderung des deutschen Markenrechts

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1 GRUR Mitte-Ost Auf dem Weg zum neuen Markenrecht in Europa Die Unionsmarkenverordnung und die zukünftige Veränderung des deutschen Markenrechts Achim Bender Rechtsanwalt, VOSSIUS & PARTNER, München Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht i.r. Mitglied der Beschwerdekammern des HABM von 1997 bis Dezember München Düsseldorf Berlin Basel

2 Inhaltsübersicht A. Ziele des Gesetzgebers B. Gemeinsame Änderungen von MarkenRL und GMV (UMV) C. Änderungen der GMV (UMV) 1. Anpassung der Terminologie 2. Straffere Verfahren 3. Stärkung der Rechtssicherheit 4. Übernahme von Verfahrensregeln aus GMDV und GMGebV 5. Die neue Gewährleistungsmarke 6. Die neuen Gebühren 7. Neue Strukturen 8. Engere Zusammenarbeit zwischen dem EUIPO und den nationalen Ämtern D. Änderungen der MarkenRL 1. Weitere Angleichung des materiellen Rechts 2. Weitere Angleichung der wichtigsten Verfahrensvorschriften F. BREXIT Vossius & Partner 2

3 A. Ziele des Gesetzgebers Vossius & Partner 3

4 (?) Vossius & Partner 4

5 Das Gesetzespaket Ziel der Reform ist in erster Linie, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum zu fördern, indem die Verfahren für die Eintragung von Marken in der gesamten Union effizienter, nämlich kostengünstiger, einfacher, schneller und berechenbarer werden, mehr Rechtssicherheit bieten und damit für Unternehmen leichter zu nutzen sind. Die Überarbeitung der Vorschriften geht mit entsprechenden Bemühungen um eine harmonische Koexistenz und Komplementarität zwischen dem Markensystem der Union und denjenigen der Mitgliedstaaten einher. Vossius & Partner 5

6 Das Gesetzespaket Aufgrund der durch den Lissabonner Vertrag veränderten Kompetenzverteilung unter den europäischen Institutionen mussten wegen Art. 290, 291 AEUV wesentliche Teile der GMDV, der VerfO-BK und insbesondere die gesamte GMGebV als Anlage I in die neue UMV aufgenommen werden. Dies führt dazu, dass ein großer Teil ihrer neuen Bestimmungen nicht schon am 23. März 2016 in Kraft getreten ist, sondern erst am 1. Oktober 2017 wirksam wird (Art. 4 ÄnderungsVO). Im Folgenden sind diese Bestimmungen mit * gekennzeichnet. Dies gibt der Kommission auch die notwendige Zeit, um die in der UMV an vielen Stellen vorgesehenen delegierten und Durchführungsrechtsakte zu erlassen. Vossius & Partner 6

7 Reform B. Gemeinsame Änderungen von MarkenRL und GMV (UMV) Vossius & Partner 7

8 Definition der Marke (Art. 3 MarkenRL, Art. 4 UMV*) (Unions-) Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Aufmachung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen geeignet sind, a) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und b) in dem Register (der Unionsmarken) in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber einer solchen Marke gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Vossius & Partner 8

9 Definition der Marke Umsetzung der EuGH-Rspr. zu Positions-, Farb-, Hör- und Riechmarken: Vossius & Partner 9

10 Positionsmarken: Drei Streifen Adidas Urteil des EuGH vom , C-408/01 Dass ein Zeichen als Verzierung aufgefasst wird, steht für sich genommen dem Zeichenschutz nicht entgegen. Fassen die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen im konkreten Fall hingegen nur als Verzierung auf, so stellen sie naturgemäß keine gedankliche Verknüpfung mit der eingetragenen Marke her. Vossius & Partner 10

11 Zwei parallele Streifen auf Ärmel und Hose Urteile des EuG vom , T-63/15 und T-64/15 - Hemden bzw. Hosen Vossius & Partner 11

12 Knopf im Ohr Fähnchen im Knopf im Ohr Urteile des EuG vom , T-433/12und T-434/12 - (Plüsch-)Stofftierfiguren Vossius & Partner 12

13 Positionsmarken Der begehrte Schutzgegenstand ist weder die konkrete bildliche Darstellung der Marke, wie sie z.b. in der Anmeldung erscheint, noch ein glänzender oder matter, runder Metallknopf bzw. ein rechteckiges, längliches Stofffähnchen zusammen mit einem glänzenden oder matten, runden Metallknopf als solcher, sondern allein die Anbringung dieses Knopfes bzw. dieses Fähnchens mittels eines Knopfes an einem genau bestimmten Teil der betreffenden Waren. 13

14 Farbmarken: Libertel-Orange Urteil des EuGH vom , C-104/01 Eine form- und konturlose Farbe als solche kann ein Zeichen sein. International anerkannte Farbcodes sind genau und dauerhaft. Markenfähigkeit ist daher nicht generell ausgeschlossen. Vossius & Partner 14

15 Farbkombination Blau/Gelb Urteil des EuGH vom , C-49/02 Die Anforderung einer genauen und ständigen Wahrnehmung ist bei einer grafischen Darstellung von zwei oder mehr abstrakt und konturlos beanspruchten Farben nur dann gewährleistet, wenn sie systematisch so angeordnet ist, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind. Die bloße form- und konturlose Zusammenstellung zweier oder mehrerer Farben oder die Nennung zweier oder mehrerer Farben in jeglichen denkbaren Formen weist nicht die erforderlichen Merkmale der Eindeutigkeit und Beständigkeit auf. Vossius & Partner 15

16 Farbkombination Ginstergelb und Silbergrau Urteil des EuG vom , T-299/09 - Bohrwerkzeuge Vossius & Partner 16

17 Farbkombination Ginstergelb und Silbergrau Urteil des EuG vom , T-299/09 Die Anmeldung stellt sich als eine Kombination zweier Farben dar, deren Verhältnis zueinander veränderlich ist. Gemäß der Beschreibung bedeckt der gelbe Farbton nämlich maximal 2/3 des Schneidteils des Bohrers, dh, diese Farbe kann eine mehr oder weniger große Oberfläche bis zur Obergrenze von 2/3 bedecken (zb 1/3, 1/4 oder sogar 1/5). Daher ist das Zeichen systematisch nicht so angeordnet, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind. Vossius & Partner 17

18 Hörmarken Urteil des EuGH vom , C-283/01 Hörzeichen sind nicht von Natur aus ungeeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Art. 2 MarkenRL (= Art. 4 GMV) ist dahin auszulegen, dass Hörzeichen markenfähig sind, wenn sie sich grafisch darstellen lassen. Vossius & Partner 18

19 Hörmarken Urteil des EuGH vom , C-283/01 Ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, kann eine Marke sein, sofern es Gegenstand einer grafischen Darstellung, insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen, sein kann, die klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Vossius & Partner 19

20 Hörmarken Urteil des EuGH vom , C-283/01 Die Darstellung eines Klangzeichens mittels einer Beschreibung durch die Schriftsprache kann zwar die genannten Voraussetzungen erfüllen. Zeichen wie den ersten neun Noten der Klavieretüde Für Elise von Beethoven oder dem Krähen eines Hahnes fehlt es aber an Eindeutigkeit und Klarheit, so dass diese Darstellung keine Bestimmung des beantragten Schutzumfangs zulässt. Vossius & Partner 20

21 Hörmarken Urteil des EuGH vom , C-283/01 Zwischen dem lautmalenden Wort selbst, wie es ausgesprochen wird, und dem durch dieses phonetisch imitierten realen Klang oder Geräusch besteht ein Unterschied. Darüber hinaus können lautmalende Worte individuell oder je nach Mitgliedstaat unterschiedlich aufgefasst werden (s. z.b. das niederländische Kukelekuuuuu ). Vossius & Partner 21

22 Hörmarken Urteil des EuGH vom , C-283/01 Ein in Takte gegliedertes Notensystem mit einem Notenschlüssel (G, F oder C), Notenund Pausenzeichen, deren Form (für die Noten: Ganze, Halbe, Viertel, Achtel, Sechzehntel usw.; für die Pausen: Ganze, Halbe, Viertel, Achtel usw.) ihren relativen Wert angibt, und gegebenenfalls Vorzeichen (Kreuz, b, Auflösungszeichen) - die alle zusammen die Höhe und die Dauer der Töne bestimmen - kann eine getreue Darstellung der Tonfolge sein, aus der die angemeldete Melodie besteht. Vossius & Partner 22

23 Klingelton Urteil vom , T-408/15 Klingelton Klänge sind markenfähig und können mittels Notenschrift mit Notenschlüsseln, Noten und Pausenzeichen grafisch dargestellt werden. Sie erlauben den Behörden und dem angesprochenen Verkehr, den beanspruchten Klang klar zu erkennen. Vossius & Partner 23

24 Hörmarken Das (derzeitige) Medium der Wahl: Das EUIPO akzeptiert eine MP3-Datei als digitale Aufzeichnung. Vossius & Partner 24

25 Riechmarke Urteil des EuGH vom , C-273/00 Bei einem Riechzeichen wird den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit weder durch eine chemische Formel noch durch eine Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Geruchsprobe oder die Kombination dieser Elemente genügt. Vossius & Partner 25

26 Geruchsmarke (Duft einer reifen Erdbeere) Urteil des EuG vom , T-305/04 Vossius & Partner 26

27 Bewegungsmarke (Rote Flüssigkeit, die sich in einer Reihe von Destillierkolben bewegt) Entscheidung der Beschwerdekammer vom , R-443/ Telekommunikation Vossius & Partner 27

28 Eintragungsverbot für art-, technisch und wertbedingte Formen (Art. 4 Abs. 1e MarkenRL, Art. 7 Abs. 1e UMV) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Zeichen, die ausschließlich bestehen: (i) (ii) (iii) aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das durch die Art der Ware selbst bedingt ist; aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist; aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware, die oder das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht; Vossius & Partner 28

29 Tripp-Trapp-Kinderstuhl Stühle, insbesondere Kinderstühle 29

30 Tripp-Trapp-Kinderstuhl Urteil des EuGH vom , C-205/13 Das Eintragungsverbot der artbedingten Form gilt für ein Zeichen, das ausschließlich aus der Form einer Ware besteht, die eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweist, die der oder den gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher möglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber sucht. Eine wertbedingte Form, die ausschließlich aus der Form einer Ware mit mehreren Eigenschaften, die ihr in unterschiedlicher Weise jeweils einen wesentlichen Wert verleihen können, besteht, ist nicht schutzfähig. 30

31 Tripp-Trapp-Kinderstuhl Urteil des EuGH vom , C-205/13 Technisch bedingte Formen, die in ihren wesentlichen Merkmalen ausschließlich aus der Form der Ware bestehen, die für das Erreichen der fraglichen technischen Wirkung technisch kausal und hinreichend ist, sind nicht eintragbar. Das Allgemeininteresse dieser Norm besteht darin zu verhindern, dass der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für artspezifische, technische bzw. ästhetische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann. 31

32 Lego-Baustein Urteil des EuGH vom , C-48/09 P - Bauspielzeug Vossius & Partner 32

33 Lego-Baustein Urteil des EuGH vom , C-48/09 P Unternehmen können nicht das Markenrecht in Anspruch nehmen, um ausschließliche Rechte für technische Lösungen ohne zeitliche Begrenzung auf Dauer festzuschreiben. Ansonsten würde ein Schutz dieser Form als Marke nach Ablauf eines Patents die Möglichkeit der anderen Unternehmen, diese technische Lösung zu verwenden, auf Dauer erheblich beschränken. Im System der Rechte des geistigen Eigentums sind technische Lösungen nur für eine begrenzte Dauer schutzfähig, so dass sie danach von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können. Vossius & Partner 33

34 Lego-Baustein Urteil des EuGH vom , C-48/09 P Im Übrigen hat der Gesetzgeber die mangelnde Markenfähigkeit von Formen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, mit besonderer Strenge festgelegt, da er die in Artikel 7 Absatz 1e GMV aufgeführten Eintragungshindernisse vom Anwendungsbereich der in Absatz 3 vorgesehenen Ausnahme (Verkehrsdurchsetzung) ausgenommen hat. Vossius & Partner 34

35 Lego-Baustein Urteil des EuGH vom , C-48/09 P Es sind allein diejenigen Warenformen von der Eintragung ausgeschlossen, durch die nur eine technische Lösung verkörpert wird und deren Eintragung als Marke deshalb die Verwendung dieser technischen Lösung durch andere Unternehmen tatsächlich behindern würde. Das Vorhandensein eines oder mehrerer geringfügiger willkürlicher Elemente in einem Zeichen, bei dem alle wesentlichen Merkmale durch die technische Lösung bestimmt werden, ändert nichts daran, dass es ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Vossius & Partner 35

36 Lego-Baustein Urteil des EuGH vom , C-48/09 P Die Eintragung einer ausschließlich funktionellen Form einer Ware als Marke könnte es deren Inhaber ermöglichen, den anderen Unternehmen die Verwendung nicht nur der gleichen Form, sondern auch ähnlicher Formen zu verbieten. Dadurch würden zahlreiche alternative Formen für die Wettbewerber unbenutzbar werden. Das gilt besonders für den Fall der Kumulierung von Eintragungen verschiedenartiger, ausschließlich funktionaler Warenformen; dadurch könnten andere Unternehmen gänzlich daran gehindert werden, bestimmte Waren mit einer bestimmten technischen Funktion herzustellen und zu vertreiben. Vossius & Partner 36

37 Lego-Baustein Urteil des EuGH vom , C-48/09 P Die vermutete Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher ist kein entscheidender Faktor bei der Anwendung dieses Eintragungshindernisses, sondern kann allenfalls ein nützliches Beurteilungskriterium für die zuständige Behörde bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens bilden. Die technische Funktionalität der Merkmale einer Form kann insbesondere unter Berücksichtigung der Unterlagen über frühere Patente beurteilt werden, die die funktionellen Elemente der betreffenden Form beschreiben. Vossius & Partner 37

38 Oberfläche mit schwarzen Punkten Urteile des EuG vom , T-331/10 RENV und T-416/10 RENV Die schwarzen Punkte der angefochtenen Marke stellen keine lediglich zweidimensionalen Zeichnungen, sondern Noppen dar, was sich aus den europäischen und amerikanischen Patenten des Markeninhabers als wesentliches technisches Element ergibt. - Messerschmiedewaren 38

39 Würfel mit Gitterstruktur (Zauberwürfel Rubik s Cube) Urteil des EuGH vom , C-30/15 P Bei der Prüfung von Warenformmarken ist zwar von der grafisch dargestellten Form auszugehen, es sind jedoch im Rahmen einer vertieften Prüfung die zusätzlichen mit der Funktion der konkreten Waren zusammenhängenden Elemente zu berücksichtigen, also auch diejenigen, die ein objektiver Betrachter auf der Grundlage der grafischen Darstellungen nicht genau erfassen kann, wie z.b. die Drehbarkeit von Einzelteilen eines dreidimensionalen Puzzles der Art "Rubik s Cube" Dreidimensionale Puzzles

40 Lautsprecher Urteil des EuG vom , T-508/08 Art. 7 Abs. 1e-iii (wertbedingte Form) - Lautsprecher, Musikmöbel Vossius & Partner 40

41 Eintragungsverbot für art-, technisch und wertbedingte Formen Ein anderes charakteristisches Merkmal: Farbe zb Warnfarben Ton zb Motorgeräusche Sonstiges zb Signale, Warnbilder, Oberflächendekoration (bei Flaschen) Vossius & Partner 41

42 Eintragungsverbot für geografische Angaben und traditionelle Bezeichnungen (Art. 4 Abs. 1i und 1j MarkenRL, Art. 7 Abs. 1j und 1k UMV) Unter das Eintragungsverbot fallen in Zukunft auch: Marken, die nach Maßgabe von Unionsvorschriften, von nationalem Recht (MarkenRL: des betreffenden Mitgliedstaats) oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union oder der betreffende Mitgliedstaat angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind; Marken, die nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind; Vossius & Partner 42

43 Lembergerland Art. 7 Abs. 1j GMV Urteil vom , T-55/14 Lemberg ist eine im Hoheitsgebiet der Union für Weine mit Ursprung in Südafrika geschützte geografische Angabe. - Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) Vossius & Partner 43

44 Eintragungsverbot für traditionelle Spezialitäten (Art. 4 Abs. 1 k MarkenRL, Art. 7 Abs. 1l UMV) Unter das Eintragungsverbot fallen in Zukunft auch: Marken, die nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von einschlägigen internationalen Übereinkünften, denen die Union angehört, und die dem Schutz von garantiert traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind; Vossius & Partner 44

45 Eintragungsverbot für frühere Sortenbezeichnungen (Art. 4 Abs. 1l MarkenRL, Art. 7 Abs. 1m UMV) Von der Eintragung ausgeschlossen sind in Zukunft auch: Marken, die aus einer im Einklang mit den Unionsvorschriften oder nationalem Recht (MarkenRL: des betreffenden Mitgliedstaats) oder internationalen Übereinkünften, denen die Union oder der betreffende Mitgliedstaat angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen. Vossius & Partner 45

46 Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben im Widerspruchsverfahren (Art. 5 Abs. 3c MarkenRL, Art. 8 Abs. 4a UMV) Auf Widerspruch einer Person, die gemäß dem einschlägigen Recht zur Ausübung der aus einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entstehenden Rechte berechtigt ist, ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach den Unionsvorschriften oder dem nationalen Recht (MarkenRL: des betreffenden Mitgliedstaats) zum Schutz der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angaben i) ein Antrag auf Eintragung einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im Einklang mit den Unionsvorschriften oder mit dem nationalen Recht (MarkenRL: des betreffenden Mitgliedstaats) bereits vor dem Antrag auf Eintragung der Unionsmarke oder der für die Anmeldung in Anspruch genommenen Priorität vorbehaltlich der späteren Eintragung gestellt worden war; ii) diese Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe (MarkenRL: der berechtigten Person gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften über die Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte) das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Vossius & Partner 46

47 Erweiterter Schutz bekannter Marken (Art. 5 und Art. 10 MarkenRL; Art. 8 Abs. 5 UMV) Der erweiterte Schutz wird verbindlich festgeschrieben, damit nationale bekannte Marken in allen Mitgliedstaaten in gleichem Umfang geschützt sind wie Unionsmarken. Vossius & Partner 47

48 Erweiterter Schutz bekannter Marken (Art. 5 und Art. 10 MarkenRL; Art. 8 Abs. 5 UMV) So ist eine Marke nach Art. 5 Abs. 3a MarkenRL auch dann von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Nichtigerklärung, wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist unabhängig davon (ungeachtet dessen), ob die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll oder eingetragen worden ist, mit denen identisch, denen ähnlich oder nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, falls diese ältere Marke in dem betreffenden Mitgliedstaat oder im Fall einer Unionsmarke in der Union bekannt ist und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Mit dieser Formulierung wird das Durffee/Davidoff-Urteil des EuGH umgesetzt. Vossius & Partner 48

49 Durffee/Davidoff Urteil des EuGH vom , C-292/00 Der umfassendere Schutz für bekannte Marken gilt nicht nur bei unähnlichen Waren oder Dienstleistungen, sondern auch für den Fall, dass sich ähnliche oder identische Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen. Art. 8 Abs. 5 GMV kann nämlich keine Auslegung erhalten, die zur Folge hätte, dass bekannte Marken im Fall der Benutzung eines Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen in geringerem Maße geschützt wären als im Fall der Benutzung des Zeichens für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen. Vossius & Partner 49

50 be impulsive (Iron & Smith Kft.)/Impulse (Unilever NV) Urteil des EuGH vom , C-125/14 Sofern die Bekanntheit einer älteren Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets erwiesen ist, das gegebenenfalls mit dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats zusammenfallen kann, der nicht notwendigerweise der sein muss, in dem eine Anmeldung der jüngeren nationalen Marke erfolgt ist, ist diese Gemeinschaftsmarke in der Union bekannt. Selbst wenn die ältere Gemeinschaftsmarke einem erheblichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise des Mitgliedstaats, in dem die Anmeldung der jüngeren nationalen Marke erfolgt ist, unbekannt ist, ist nicht ausgeschlossen, dass ein wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil dieser Verkehrskreise diese Marke kennt und sie mit der jüngeren nationalen Marke gedanklich verbindet. Vossius & Partner 50

51 Vorverlagerung des Schonfristablaufs bei der Einrede der Nichtbenutzung (Art. 44 Abs. 1 MarkenRL, Art. 42 Abs. 2 UMV) Vorverlegung des Schonfristablaufs und damit des Fristendes der Fünf-Jahres-Frist für den Benutzungszeitraum: Es ist nicht mehr auf den Tag der Veröffentlichung der angegriffenen jüngeren Marke abzustellen, sondern auf deren Anmelde- bzw. Prioritätstag! Achtung: Fehlergefahr = Rechtsverlust! Jedenfalls gilt die neue Fristberechnung für alle Nichtbenutzungseinreden, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der UMV erhoben werden. Vossius & Partner 51

52 Markenbenutzung in abweichender Form (Art. 16 Abs. 5a MarkenRL, Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2a UMV) Umsetzung der EuGH-Rspr. zu Protifit/PROTI: Ebenfalls als Benutzung gilt die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist. Vossius & Partner 52

53 PALMA MULATA Urteil des EuG vom, , T-381/12 Ausreichende Benutzung der Wortmarke durch Bildmarken nachgewiesen: + Rum Vossius & Partner 53

54 Protifit/PROTI Urteil des EuGH vom , C-495/07 Art. 10 Abs. 2a MarkenRL ist dahin auszulegen, dass er es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht verwehrt, sich zum Nachweis für deren Benutzung darauf zu berufen, dass sie in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen, und zwar ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist. Vossius & Partner 54

55 Bezeichnung und Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen (Art. 39 MarkenRL, Art. 28 UMV) Umsetzung der EuGH-Rspr. zu IP TRANSLATOR: Die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sind vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzumfang bestimmen können. Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation oder andere allgemeine Begriffe können verwendet werden, sofern sie hinreichend klar und eindeutig sind. Die Verwendung allgemeiner Begriffe und von Oberbegriffen ist dahin auszulegen, dass diese alle Waren oder Dienstleistungen einschließen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind. Die Verwendung derartiger Begriffe ist nicht so auszulegen, dass Waren oder Dienstleistungen beansprucht werden können, die nicht darunter erfasst werden können. Vossius & Partner 55

56 IP Translator Urteil des EuGH vom , C-307/10 1. Die MarkenRL ist dahin auszulegen, dass die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können. Vossius & Partner 56

57 IP Translator Urteil des EuGH vom , C-307/10 2. Die MarkenRL ist dahin auszulegen, dass sie der Verwendung der Oberbegriffe, die in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthalten sind, zur Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die der Schutz der Marke beantragt wird, nicht entgegensteht, sofern diese Angabe hinreichend klar und eindeutig ist. Vossius & Partner 57

58 IP Translator Urteil des EuGH vom , C-307/10 3. Um den Erfordernissen der Klarheit und der Eindeutigkeit des Registers zu genügen, muss der Anmelder, der zur Angabe der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen alle Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer Klassifikation verwendet, klarstellen, ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur auf einige der in der alphabetischen Liste der betreffenden Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezieht. Falls sie sich nur auf einige dieser Waren oder Dienstleistungen beziehen soll, hat der Anmelder anzugeben, welche Waren oder Dienstleistungen dieser Klasse beansprucht werden. Vossius & Partner 58

59 IP Translator Urteil des EuGH vom , C-307/10 Eine Anmeldung, die nicht erkennen lässt, ob der Anmelder durch die Verwendung der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer Klassifikation alle oder nur einen Teil der Waren dieser Klasse beansprucht, kann nicht als hinreichend klar und eindeutig angesehen werden. Vossius & Partner 59

60 Umsetzung des IP Translator-Urteils Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis bei den in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthaltenen Oberbegriffen vom v1.2 Nationale Markenämter der EU (einschl. Norwegen) Vossius & Partner 60

61 Umsetzung des IP Translator-Urteils Fünf Oberbegriffen der aktuellen Nizzaer Klassifikation (10. Ausgabe, Version 2016 vom ) mangelt es an Klarheit und Eindeutigkeit. Sie sind ohne weitere Spezifikation nicht zulässig: Klasse 7: Maschinen Klasse 37: Reparaturwesen und Installationsarbeiten Klasse 40: Materialbearbeitung Klasse 45: Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse Vossius & Partner 61

62 Vieta Urteil des EuG vom , T-690/14 Das Taxonomie-System des HABM in TMClass dient nur Verwaltungszwecken und ist rechtlich nicht bindend. Rechtsgrundlage ist allein die Nizzaer Klassifikation. Der Warenoberbegriff "Geräte zur Wiedergabe von Ton und Bild" kann für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nicht berücksichtigt werden, da er nicht ausreichend klar und eng ist. Vossius & Partner 62

63 Rechte aus der Marke (Art. 10 Abs. 3d und 3f MarkenRL, Art. 9 Abs. 3d und 3f UMV ) Umsetzung der EuGH-Rspr. zu Céline und Bubbles/O2: Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann bei Identität oder Ähnlichkeit Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil davon zu benutzen. Weiter kann der Markeninhaber verbieten, das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der WerbungsRL zuwiderlaufenden Weise zu benutzen. Vossius & Partner 63

64 Céline Urteil des EuGH vom , C-17/06 Nach Art. 6 Abs. 1a MarkenRL gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, seinen Namen oder seine Anschrift im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Diese Bestimmung ist nicht auf die Namen natürlicher Personen beschränkt. Bei der Beurteilung, ob das Tatbestandsmerkmal der den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechenden Benutzung erfüllt ist, ist zu berücksichtigen, inwieweit zum einen die Verwendung des eigenen Namens durch den Dritten von den beteiligten Verkehrskreisen oder zumindest einem erheblichen Teil davon als Hinweis auf eine Verbindung zwischen den Waren oder Dienstleistungen des Dritten und dem Markeninhaber aufgefasst wird, und zum anderen, inwieweit der Dritte sich dessen hätte bewusst sein müssen. Vossius & Partner 64

65 Bubbles/O2 Urteil des EuGH vom , C-533/06 Der Gemeinschaftsgesetzgeber bezweckte eine Förderung der vergleichenden Werbung, was es gebietet, das Recht aus der Marke in einem gewissen Maß zu beschränken. Dies gilt sowohl im Falle der Benutzung der identischen Marke eines Mitbewerbers, als auch eines dieser Marke ähnlichen Zeichens. Um den Schutz eingetragener Marken und die Verwendung vergleichender Werbung in Einklang zu bringen, ist der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht dazu berechtigt, die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die sämtliche in Art. 3a Abs. 1 der WerbungsRL genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt. Vossius & Partner 65

66 Rechte aus der Marke (Art. 10 Abs. 4 MarkenRL, Art. 9 Abs. 4 UMV ) Umsetzung des EuGH-Urteils vom , C-379/14 TOP-Logistics, Van Caem International/Bacardi: Markeninhaber bekommen das Recht, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in die Union (MarkenRL: in den Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen ist) zu verbringen, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn diese Waren einschließlich ihrer Verpackung aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen (Unions-)Marke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist. Vossius & Partner 66

67 TOP-Logistics, Van Caem International/Bacardi Urteil des EuGH vom , C-379/14 Nach Art. 5 MarkenRL kann der Inhaber einer in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eingetragenen Marke dem widersprechen, dass ein Dritter mit dieser Marke versehene, von außerhalb des EWR stammende Waren dem Verfahren der Steueraussetzung unterstellen lässt, nachdem er sie ohne die Zustimmung des Markeninhabers in den EWR hat verbringen und in den zollrechtlich freien Verkehr hat überführen lassen. Der Markeninhaber kann auch bestimmten Handlungen widersprechen, die vor dieser Überführung in den steuerrechtlich freien Verkehr ohne seine Zustimmung vorgenommen werden. Zu diesen Handlungen zählen insbesondere die Einfuhr der betreffenden Waren und ihre Lagerung zum Zweck ihres Inverkehrbringens oder ihre Aushändigung an einen Lagerinhaber. Die Erbringung der Dienstleistung der Lagerung von mit der Marke eines anderen versehenen Waren stellt hingegen keine Benutzung des mit dieser Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen dar, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die diese Marke eingetragen ist. Vossius & Partner 67

68 Verbot von Vorbereitungshandlungen zur Produktpiraterie (Art. 11 MarkenRL, Art. 9a UMV ) Besteht die Gefahr, dass Verpackungen, Etiketten, Anhänger, Sicherheits- oder Echtheitshinweise oder -nachweise oder andere Kennzeichnungsmittel, auf denen die Marke angebracht wird, für Waren und Dienstleistungen benutzt wird und dass diese Benutzung eine Verletzung der Rechte des Markeninhabers nach Art. 10 Abs. 2 und 3 MarkenRL bzw. Art. 9 Abs. 2 und 3 UMV darstellt, so hat der Markeninhaber das Recht, jeweils im geschäftlichen Verkehr zu verbieten: (a) das Anbringen eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens auf der Verpackungen, auf Etiketten, Anhängern, Sicherheits- oder Echtheitshinweisen oder - nachweisen oder anderen Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke angebracht werden kann; (b) das Anbieten, Inverkehrbringen oder Besitzen für diesen Zweck oder die Einfuhr oder Ausfuhr von Verpackungen, Etiketten, Anhängern, Sicherheits- oder Echtheitshinweisen oder -nachweisen oder anderen Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke angebracht wird. Vossius & Partner 68

69 Beschränkung der Wirkungen der Marke (Art. 14 MarkenRL, Art. 12 UMV ) Umsetzung der EuGH-Rspr. zu BMW und Gillette: Die Beschränkung der Wirkungen der Marke wird nunmehr auch auf die Benutzung von Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft (Abs. 1b) und auf die Benutzung als Referenz (zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, z.b. als Zubehör oder Ersatzteil, oder eine Dienstleistung erforderlich ist) ausgedehnt (Abs. 1c), wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht (Abs. 2). Vossius & Partner 69

70 Beschränkung der Wirkungen der Marke (Art. 14 MarkenRL, Art. 12 UMV ) Nach Erwägungsgrund 21 der Präambel (MarkenRL 27) sollte die Benutzung einer Marke zu künstlerischen Zwecken, z.b. auf Gemälden, oder im Rahmen von Satire und Parodie, als rechtmäßig betrachtet werden, sofern sie gleichzeitig den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Außerdem sollte die Norm so angewandt werden, dass den Grundrechten und Grundfreiheiten, insbesondere dem Recht auf freie Meinungsäußerung, in vollem Umfang Rechnung getragen wird. Vossius & Partner 70

71 BMW Urteil des EuGH vom , C-63/97 Der Inhaber einer Marke kann einem Dritten nach Art. 5 bis 7 MarkenRL die Benutzung einer Marke zu dem Zweck, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass er Waren dieser Marke, die unter dieser Marke von deren Inhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden, instandsetzt und wartet oder dass er auf den Verkauf, die Instandsetzung oder Wartung dieser Waren spezialisiert oder für diese Fachmann ist, nicht verbieten, sofern die Marke nicht in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Drittunternehmen und dem Markeninhaber besteht, insbesondere das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört oder eine Sonderbeziehung zwischen beiden besteht. Vossius & Partner 71

72 Gillette Urteil des EuGH vom , C-228/03 Die Benutzung der Marke entspricht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel insbesondere dann nicht, wenn sie in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht; sie den Wert der Marke dadurch beeinträchtigt, dass sie deren Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt; durch sie diese Marke herabgesetzt oder schlecht gemacht wird oder der Dritte seine Ware als Imitation oder Nachahmung der Ware mit der Marke darstellt, deren Inhaber er nicht ist. Vossius & Partner 72

73 Gillette Urteil des EuGH vom , C-228/03 Der Umstand, dass ein Dritter die Marke, deren Inhaber er nicht ist, benutzt, um auf die Bestimmung der von ihm vertriebenen Ware hinzuweisen, bedeutet nicht notwendigerweise, dass er diese als eine Ware mit gleicher Qualität oder mit Eigenschaften darstellt, die denjenigen der Waren mit dieser Marke gleichwertig sind. Vossius & Partner 73

74 Gebühren für jede Klasse (Art. 42 MarkenRL, Art. 26 Abs. 2, Art. 47 Abs. 3 UMV ivm Anlage I) Für die Anmeldung der Unionsmarke und deren Verlängerung wird über die erste Klasse hinaus eine zusätzliche Klassengebühr für jede weitere Klasse von Waren und Dienstleistungen fällig. In der MarkenRL bleibt diese Möglichkeit für die Mitgliedstaaten jedoch nur optional. Vossius & Partner 74

75 Reform C. Änderungen der GMV (UMV) Vossius & Partner 75

76 Reform 1. Anpassung der Terminologie Vossius & Partner 76

77 Art. 1 und 2 UMV Europäische Gemeinschaft = Europäische Union Gemeinschaftsmarke (GM) = Unionsmarke (UM) (EUTM) Gemeinschaftsmarkengerichte = Unionsmarkengerichte Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) = Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (AEUGE) (EUIPO) Präsident = Exekutivdirektor GMV = UMV (EUTMR) Vossius & Partner 77

78 Reform 2. Straffere Verfahren Vossius & Partner 78

79 Einreichung der Anmeldung (Art. 25 UMV) Keine Einreichung der Anmeldung mehr über nationale Markenämter Vossius & Partner 79

80 Disclaimer (Art. 37 Abs. 2 GMV) ist weggefallen! Vossius & Partner 80

81 Abhilfe in mehrseitigen Verfahren (Art. 62 GMV) wurde abgeschafft. Vossius & Partner 81

82 Recherche (Art. 38 Abs. 1 UMV) Unionsrecherchenberichte werden weiter erstellt. Der Anmelder erhält sie jedoch nur mehr auf Antrag! Das EUIPO erstellt nämlich wegen Abs. 7 einen Unionsrecherchebericht von Amts wegen und unterrichtet die im Bericht genannten Inhaber älterer Unionsmarken oder von deren Anmeldungen (es sei denn, diese verzichten). Jedenfalls ist die Monatsfrist des Art. 38 Abs. 7 GMV zwischen Übermittlung des Berichts und der Veröffentlichung gestrichen! Vossius & Partner 82

83 Recherche Nationale Recherchen weiter nur auf Antrag und gegen Gebühr (72 ) bei derzeit noch 6 teilnehmenden Mitgliedstaaten: Dänemark, Litauen, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn Vossius & Partner 83

84 Bemerkungen Dritter (Art. 40 Abs. 1 UMV) Diese können sich neben Mängeln in Bezug auf absolute Eintragungshindernisse nun auch auf solche hinsichtlich der Markeninhaberschaft nach Art. 5 UMV beziehen. Sie sind vor Ablauf der Widerspruchsfrist bzw., wenn Widerspruch eingelegt wurde, vor der abschließenden Entscheidung über den Widerspruch einzureichen. Vossius & Partner 84

85 Nachbeanstandung (Art. 40 Abs. 1 UMV) Eindeutig geregelt ist jetzt auch in Abs. 3, dass das Amt erforderlichenfalls jederzeit vor der Eintragung die absoluten Eintragungshindernisse erneut prüfen kann. Vossius & Partner 85

86 Widerspruch bei Internationalen Registrierungen (Art. 156 UMV) Hinsichtlich der Frist für die Erhebung eines Widerspruchs bei Internationalen Registrierungen wird der Zeitraum zwischen dem Datum der Veröffentlichung und dem Beginn der dreimonatigen Widerspruchsfrist zur Erhebung des Widerspruchs von sechs Monaten auf einen Monat verkürzt. Vossius & Partner 86

87 Verlängerung (Art. 47 Abs. 3 UMV) Der Antrag auf Verlängerung ist innerhalb von sechs Monaten vor Ablauf der Eintragung einzureichen. Innerhalb dieser Frist sind auch die Grundgebühr sowie evtl. Klassengebühren für die Verlängerung zu bezahlen. Der Antrag und die Gebühren können noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Eintragung eingereicht bw. gezahlt werden, sofern innerhalb dieser Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird. Achtung: Fristverkürzung Nicht mehr innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf des letzten Tages des Monats, in dem die Schutzdauer endet! Vossius & Partner 87

88 Verlängerung (Art. 47 Abs. 3 UMV) Das EUIPO wird die neue Regelung nicht auf Marken anwenden, bei denen die Sechs- Monats-Frist vor dem bereits begonnen hatte, auch wenn ihr Schutz nach diesem Zeitpunkt endet (Mitteilung Nr. 2/2016 des Präsidenten des Amts vom , Nr. 3). Ob das auch für die Nachfrist gilt, ist fraglich (da Nr. 3 nur anwendbar für grundlegende Verlängerungsfristen - basic renewal periods ). Insgesamt ist diese Mitteilung aber problematisch, so dass jedenfalls bei der Nachfrist aus Gründen der Vorsicht dazu geraten wird, innerhalb der (neuen) verkürzten Frist den Verlängerungsantrag zu stellen und zu bezahlen! Vossius & Partner 88

89 Inanspruchnahme von Priorität und Seniorität (Art. 30 Abs. 1, Art. 33 Abs. 1 und Art. 34 Abs. 1a UMV*) Die Inanspruchnahme der Priorität und der Ausstellungspriorität muss zusammen mit der Anmeldung beantragt werden. Die Inanspruchnahme der Seniorität muss zusammen mit der Anmeldung oder innerhalb von zwei Monaten danach beantragt werden. Innerhalb von drei Monaten danach müssen die erforderlichen Unterlagen vorgelegt werden. Unberührt bleibt die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Seniorität nach Eintragung der Marke! Vossius & Partner 89

90 Nichtigkeitsverfahren aus absoluten Gründen (Art. 76 Abs. 1 Satz 3 UMV) In Nichtigkeitsverfahren nach Art. 52 (aus absoluten Nichtigkeitsgründen) beschränkt das Amt seine Prüfung auf die von den Beteiligten angeführten Gründe und Argumente (Dispositionsmaxime). Was ist bei relativen Nichtigkeitsgründen (Art. 53)? Vossius & Partner 90

91 CASTEL Urteil des EuG vom , T-320/10, bestätigt durch Beschluss des EuGH vom , C-622/13 P Das Nichtigkeitsverfahren aus absoluten Gründen beschränkt sich auf die vom Nichtigkeitsantragsteller vorgetragenen Tatsachen. Hier gilt kein Amtsermittlungsprinzip, weil einer eingetragenen Marke die Vermutung der Rechtsgültigkeit zugute kommt. Beschreibende Angabe für das durch bilaterale Verträge geschützte Weinbaugebiet der fränkischen Gemeinde Castell in Franken - Alkoholische Getränke Vossius & Partner 91

92 Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen (Art. 18 Abs. 2 UMV) Der Markeninhaber kann statt eines Antrags oder einer Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit die Übertragung der Eintragung einer für seinen Agenten ohne seine Zustimmung eingetragene Unionsmarke zu seinen Gunsten verlangen. Vossius & Partner 92

93 Weiterbehandlung (Art. 82 UMV*) Der Anwendungsbereich wird erweitert. Der Verweis auf Art. 42 wurde gestrichen, damit alle Fristen in Widerspruchsverfahren weiterlaufen können, mit Ausnahme der in Art. 41 Abs. 1 genannten Frist für die Erhebung eines Widerspruchs und der Frist für die Entrichtung der Widerspruchsgebühr nach Art. 41 Abs. 3. Ausgeschlossen bleibt die Anwendung aber für die Fristregelung: über die Vergabe des Anmeldetags, der (Ausstellungs-)Priorität, für die Frist zur Inanspruchnahme eines Zeitrangs (Senorität) nach Einreichung der Anmeldung, der Mängelbeseitigung bei der Anmeldung, der Verlängerung, der Beschwerde- und Klagefrist, der Wiedereinsetzung und der Umwandlung. Vossius & Partner 93

94 GREEN BEANS Beschluss des EuG vom , T-666/14 Ein Fall von höherer Gewalt oder unvorhersehbaren Umständen, die eine Fristversäumung rechtfertigen, liegt auch dann nicht vor, wenn Feuer und Flut zu einem Stromausfall geführt haben, der Anwalt es aber nach Beseitigung der Störung unterlassen hat, durch Nachfrage beim HABM sicherzustellen, dass zwischenzeitlich keine Zustellungen an ihn erfolgt waren. Selbst wenn die Zustellung trotz erklärter Zustimmung zum elektronischen Verfahren nur per Fax erfolgt, so ist auf den Faxeingang als relevanten Zustellungszeitpunkt abzustellen. Vossius & Partner 94

95 Reform 3. Stärkung der Rechtssicherheit Vossius & Partner 95

96 Babilu/BABIDU Urteil des EuG vom , T-66/11 Nach dem EuG genießt ein Markeninhaber, der alle Überschriften einer Klasse der Nizzaer Klassifikation im Register eingetragen hat, auch Schutz für alle Waren bzw Dienstleitungen der alphabetischen Liste der entsprechenden Klasse, wenn die Eintragung vor dem (Inkrafttreten der Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten des HABM zur Umsetzung des IP TRANSLATOR-Urteils des EuGH) erfolgt war. Diese Rechtsposition wurde jüngst durch die Urteile vom , T-51/12 LAMBRETTA (nicht rechtskräftig!) sowie und vom , T-24/13 CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ/CACTUS bestätigt. Vossius & Partner 96

97 LAMBRETTA Schlussanträge des Generalanwalts vom , C-577/14 Die Auslegung einer Vorschrift des Unionsrechts, die der EuGH vornimmt, erläutert und verdeutlicht, in welchem Sinne und mit welcher Tragweite diese Vorschrift seit ihrem Inkrafttreten zu verstehen und anzuwenden ist oder gewesen wäre. Daraus folgt, dass die Gerichte die Vorschriften in dieser Auslegung auch auf Rechtsverhältnisse, die vor Erlass des auf das Ersuchen um Auslegung ergangenen Urteils entstanden sind, anwenden können und müssen. Jedoch gelten die vom EuGH im IT TRANSLATOR-Urteil entwickelten Grundsätze nur für Markenanmeldungen, aber nicht für eingetragene Marken, da dieses Urteil ist nur zu einer Rechtsfrage im Anmeldeverfahren ergangen ist. Es ist nämlich nicht dasselbe, die in einer Anmeldung enthaltene Liste von Waren und Dienstleistungen auszulegen, die noch geändert werden kann, oder das Warenverzeichnis einer bereits eingetragenen Marke, das definitionsgemäß feststeht und praktisch unveränderlich ist. Vossius & Partner 97

98 LAMBRETTA Schlussanträge des Generalanwalts vom , C-577/14 Schließlich ist es nach Ansicht des Generalanwalts paradox, wenn das angefochtene Urteil des EuG, das demselben Ansatz folgt wie der Gesetzgeber im neuen Art. 28 Abs. 8 UMV, aufgehoben würde, zumal der Markeninhaber auch immer noch Gelegenheit hätte, beim EUIPO seine Absicht klarzustellen und das Register nachträglich zu ergänzen, um zu bestätigen, dass es sich um die vom EuG angenommene handelte. Rechtlich überzeugend ist dies nicht, wohl aber politisch korrekt. Vossius & Partner 98

99 Bezeichnung und Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen (Art. 28 Abs. 8 UMV) Umsetzung der EuGH-Rspr. zu IP Translator und der EuG-Rspr. zu babilu/babidu: Inhaber von vor dem angemeldeten Unionsmarken, die in Bezug auf die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind, dürfen erklären, dass es am Anmeldetag ihre Absicht war, Schutz in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen zu beantragen, die über diejenigen hinausgehen, die von der wörtlichen Bedeutung der Überschrift der betreffenden Klasse erfasst sind, sofern die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen im alphabetischen Verzeichnis für diese Klasse in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung der Nizza-Klassifikation aufgeführt sind. Vossius & Partner 99

100 Klassifizierung (Art. 28 Abs. 8 UMV) In der Erklärung, die beim Amt bis zum (ein Samstag!) einzureichen ist, müssen klar, genau und konkret die Waren und Dienstleistungen angegeben werden, die nicht eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Klassenüberschrift, unter die sie nach der ursprünglichen Absicht des Inhabers fielen, erfasst sind. Das Amt ergreift angemessene Maßnahmen, um das Register entsprechend zu ändern. Die Möglichkeit der Abgabe einer Erklärung nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes lässt die Anwendung des Art. 15 (Benutzung der Marke), des Art. 42 Abs. 2 (Nichtbenutzungseinrede), des Art. 51 Abs. 1a (Verfall wegen Nichtbenutzung) und des Art. 57 Abs. 2 (Nichtbenutzungseinrede im Nichtigkeits-, Verfallsverfahren) unberührt. Vossius & Partner 100

101 Klassifizierung (Art. 28 Abs. 8 UMV) Unionsmarken, für die keine Erklärung binnen der in Unterabs. 2 genannten Frist eingereicht wird, gelten nach Fristablauf nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Überschrift der einschlägigen Klasse erfasst sind. Vossius & Partner 101

102 Klassifizierung (Art. 28 Abs. 9 UMV) Wird das Register geändert, so hindern die durch die Unionsmarke gemäß Art. 9 verliehenen ausschließlichen Rechte einen Dritten nicht daran, eine Marke weiterhin für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn und soweit die Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen a) vor Änderung des Registers begann und b) die Rechte des Inhabers auf der Grundlage der wörtlichen Bedeutung der damaligen Eintragung der Waren und Dienstleistungen im Register nicht verletzte. Vossius & Partner 102

103 Klassifizierung (Art. 28 Abs. 9 UMV) Ferner gibt die Änderung der Liste der in das Register eingetragenen Waren oder Dienstleistungen dem Inhaber der Unionsmarke nicht das Recht, sich der Benutzung einer jüngeren Marke zu widersetzen oder eine Erklärung der Nichtigkeit einer solchen Marke zu beantragen, wenn und soweit a) vor Änderung des Registers die jüngere Marke entweder für die Waren oder Dienstleistungen benutzt wurde oder ein Antrag auf Eintragung der Marke für die Waren oder Dienstleistungen eingereicht worden war, und b) die Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen die Rechte des Inhabers auf der Grundlage der wörtlichen Bedeutung der damaligen Eintragung der Waren und Dienstleistungen im Register nicht verletzte oder verletzt hätte. Vossius & Partner 103

104 Erschöpfung des Rechts aus der Unionsmarke (Art. 13 Abs. 1 UMV) Die Erschöpfung des Rechts aus der Unionsmarke tritt nunmehr ein, wenn diese vom Inhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) - also nicht nur in der Union - in Verkehr gebracht worden war. EWR: Island, Liechtenstein und Norwegen Vossius & Partner 104

105 Neue Rechte für Angehörige des EWR (Art. 92 Abs. 2 und 3, Art. 93 Abs. 1 UMV) Nur Personen, die die weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im EWR (also nicht nur wie bisher in der Union) haben, müssen sich vor dem Amt vertreten lassen. Auch bei einem nach Art. 93 Abs. 1 UMV zur Vertretung berechtigten Rechtsanwalt wird nur mehr verlangt, dass er in einem Mitgliedstaat der EWR zugelassen ist und seinen Geschäftssitz im EWR hat. Dasselbe gilt wegen Abs. 2 auch als Voraussetzung für die Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter. Entsprechend wird auch in Regeln 62 Abs. 2, 71 Abs. 1 und 78 Abs. 2b, 2c, 3 und 5 GMDV der Begriff Gemeinschaft durch EWR ersetzt. Vossius & Partner 105

106 Widerklage vor den Unionsmarkengerichten (Art. 100 Abs. 4 UMV) Das Unionsmarkengericht, bei dem Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke erhoben worden ist, nimmt die Prüfung der Widerklage erst dann vor, wenn entweder die betroffene Partei oder das Gericht dem Amt den Tag der Erhebung der Widerklage mitgeteilt hat. War beim Amt ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Unionsmarke bereits eingereicht worden, bevor die Widerklage erhoben wurde, wird das Gericht vom Amt hiervon unterrichtet; das Gericht setzt dann das Verfahren gemäß Art. 104 Abs. 1 UMV so lange aus, bis abschließend über den Antrag entschieden wurde oder der Antrag zurückgezogen wird. Vossius & Partner 106

107 Reform 4. Übernahme von Verfahrensregeln aus GMDV und GMGebV Vossius & Partner 107

108 Formale Regeln aus der GMDV Dies betrifft z.b. die Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen in Art. 28 (bisher Regel 2), die Anmeldegebühren in Art. 26 Abs. 2 (bisher Regel 4), die Einreichung der Anmeldung in Art. 25 (bisher Regel 5), den Recherchenbericht in Art. 38 (bisher Regel 5a), die Verlängerung in Art. 47 (bisher Regeln 29 und 30), den Zugang zu Datenbanken und die Akteneinsicht in Art. 87a, 87b und 88 (bisher Regeln 87-91), das Register in Art. 87 (bisher Regel 84), die Zustellung in Art. 79* (bisher Regel 65 Abs. 2) (Insbesondere auf elektronischem Weg, vom Exekutivdirektor festgelegt), die Fristen (Berechnung, Dauer, Fristablauf in besonderen Fällen) in Art. 79c* (bisher Regeln 70 bis 72. Vossius & Partner 108