Schutzrechtsgebrauch und -missbrauch

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1 Schutzrechtsgebrauch und -missbrauch Dr. Romina Polley, Partner, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP DGRI Jahrestagung November Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. All rights reserved. Throughout this presentation, Cleary Gottlieb and the firm refer to Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP and its affiliated entities in certain jurisdictions, and the term offices includes offices of those affiliated entities.

2 Gliederung der Präsentation Einleitung Reverse payment settlements Standardisierung Patent leveraging - Unterlassungsklagen von SEP-Inhabern - Patent ambush - Patent trolls Schlussfolgerung 2

3 Schutzrechte und Wettbewerbsrecht Schutzrechte: Urheberrecht, Recht am eigenen Bild, Namensrecht, gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Marken etc.) Software primär urheberrechtlich geschützt, dennoch immer öfter werden softwarebezogene Patente erteilt Aktuelle Brennpunkte der Kartellrechtspraxis betreffen vornehmlich das Verhältnis Patente/Wettbewerbsrecht 3

4 Schutzrechte und Wettbewerbsrecht Grundsätze Schutzrechte: Eckpfeiler des Binnenmarkts und der Innovationsförderung Hebel zum Marktmissbrauch und zum Ausschluss von Wettbewerbern EU-Wettbewerbsrecht grundsätzlich neutral gegenüber Schutzrechten Art. 345 AEUV: Die Verträge lassen die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt Wettbewerbliche Probleme auf Märkten mit hoher Schutzrechtsdichte und aufeinander aufbauenden Technologien, z.b. Software- und Arzneimittelmärkten 4

5 Schutzrechte und Wettbewerbsrecht Der Ansatz der Kommission We want to make sure with our control that Intellectual Property Rights are used to reward inventions and motivate innovation, not as tools to foreclose access or expansion in markets Joaquín Almunia, Wettbewerbskommissar,

6 Reverse payment settlements

7 Reverse Payment Settlements (Patentvergleiche) Reverse Payment Settlements Patentvergleichsvereinbarungen, die eine Zahlung des Patentinhabers an den mutmaßlichen Patentverletzer vorsehen, der im Gegenzug die Verletzung von Patenten des Patentinhabers unterlässt Auch Pay-for-Delay -Vereinbarungen genannt Warum reverse? Die Vergleichszahlung fließt in die entgegengesetzte Richtung dessen, was üblicherweise in einer Patentstreitigkeit erwartet wird Zur Beilegung eines Patentstreits zahlt der mutmaßliche Verletzer üblicherweise Schadensersatz an den Patentinhaber Warum zahlt der Patentinhaber? Ein Patentinhaber kann niemals zu 100 % sicher sein, dass die Gültigkeit seines Patents vom Gericht bestätigt wird oder dass das Gericht feststellt, dass das Generikum eine Patentverletzung darstellt Ein Originalhersteller kann im Falle eines patentverletzenden Markteintritts vor Erwirkung einer vorläufigen Verfügung irreversiblen Schaden erleiden 7

8 Hintergrund in der EU und in den USA Europäische Union EU-Sektoruntersuchung Arzneimittel (Januar Juli 2009) Seit 2010: jährliche Überwachung von Patentvergleichen Nach der Sektoruntersuchung Arzneimittel fünf Verfahren eingeleitet: Fälle Lundbeck, Servier, Cephalon/Teva, J&J/Novartis und GSK Juni 2013: Bußgeldbescheid gegen Lundbeck und 4 Generikahersteller ( 146 Mio.) Entscheidung im Fall Servier voraussichtlich vor Ablauf der Amtszeit Almunias Vereinigte Staaten Test des Schutzbereichs des Patents als Rechtmäßigkeitstest für Patentvergleiche bestätigt im Fall FTC./. Actavis (11 th Circ.) Am 17. Juni 2013 übernahm der Supreme Court (FTC./. Actavis) die Rule of Reason : Die Wahrscheinlichkeit wettbewerbsbeschränkender Auswirkungen ist unter Berücksichtigung des Umfangs [der reverse payments], ihrer Größenordnung im Vergleich zu den erwarteten zukünftigen Anwalts- und Gerichtskosten des Zahlenden, ihrer Unabhängigkeit von anderen Dienstleistungen, für die sie eine Zahlung darstellen könnte, und des Nichtvorliegens einer anderen überzeugenden Begründung zu prüfen. 8

9 Fall Lundbeck Rechtsmittelverfahren Wichtigste Argumente der Kommission Wichtigste Gegenargumente von Lundbeck Der Markteintritt mit patentverletzenden Produkten und das Angreifen eines gültigen Patents sind Formen potenziellen Wettbewerbs Die Zahlungen bedeuten, dass die Beschränkungen der Vereinbarungen nicht der Beurteilung der Stärke und Verletzung des maßgeblichen Patents durch die Parteien entsprachen Eine größere Zahlung macht den Vergleich auch innerhalb des Schutzbereichs des Patents rechtswidrig Vergleichsvereinbarungen seien Marktaufteilungsvereinbarungen vergleichbar zu denen im Irish Beef Fall Die Vereinbarungen lagen außerhalb des Schutzbereichs des Patents sie hinderten Generikahersteller am Verkauf von Citalopram Kein neuartiger Verstoß, da es sich bei Reverse Payment Settlements um bezweckte Beschränkungen handelt Art. 101 AEUV schützt nur den rechtmäßigen Wettbewerb; Patente gelten als gültig Es gibt alternative Erklärungen für den Vermögenstransfer (Risikoasymmetrie, unterschiedliche Risikobereitschaft hinsichtlich zuführender Rechtsstreitigkeiten, irreversibler Schäden, etc.) Test des Schutzbereichs des Patents ist im EU-Recht anerkannt Irish Beef betraf keine Patente die Parteien hatten keinen rechtmäßigen Anspruch, den Markteintritt zu verhindern Die Vereinbarungen lagen innerhalb des Schutzbereichs der Patente die Entscheidung berücksichtigt nicht die Gesamtheit der Umstände, die zu den Vereinbarungen geführt haben Es gibt weder einen Präzedenzfall noch einen eindeutigen Standard für die Beurteilung von Reverse Payment Settlements 9

10 Patentvergleiche sind keine Marktaufteilungskartelle Typisches Marktaufteilungskartell Patentvergleiche Geheime Vereinbarungen oder abgestimmte Verhaltensweisen zwischen (mehreren) Wettbewerbern, um Gebiete, Kunden oder Produkte aufzuteilen, oft für eine längere Zeit Kartellmitglieder haben normalerweise keine relevanten Patente, und deswegen auch kein Recht den Markteintritt anderer auszuschließen Kartelle schalten existierenden Wettbewerb aus Vereinbarungen im Pharmabereich zur Streitbeilegung zwischen Original- und Generikaherstellern Originalhersteller sind Inhaber von Patenten (Ergebnis wesentlicher Innovationsbemühungen), haben also ein Recht auf Ausschluss von Patentverletzern (Rechtmäßiger) Wettbewerb würde ohne die Patentvergleiche nicht existieren Fehlende Vergleichbarkeit zu Marktaufteilungskartellen 10

11 Patentvergleiche: Was gilt es zu beachten? Die EU-Kommission vertritt die Auffassung, dass Vergleiche mit einem erheblichen reverse payment kartellrechtswidrig seien, unabhängig davon, ob sie innerhalb oder außerhalb des Schutzbereichs des Patents liegen US Supreme Court stellt fest, dass es Alternativen zu reverse payments gibt, z. B. early entry-vereinbarungen, die Markteintritt des Generikaherstellers vor Patentablauf ermöglichen Jedoch fraglich, ob early entry-vereinbarungen rechtmäßig, da sie auch Vermögenstransfer vorsehen können Erhebliche reverse payments sind zu vermeiden Schmaler Grat zwischen erheblichen reverse payments und Abfindungszahlungen / Zahlung von Anwalts- und Gerichtskosten Vergleiche außerhalb des Schutzbereichs des Patents (selbst ohne Zahlung) sind rechtswidrig Es wird seine Zeit dauern, bis Rechtssicherheit besteht Rechtsstreitigkeiten werden auf beiden Seiten des Atlantiks voraussichtlich zunehmen 11

12 Standardisierung

13 Pros und Cons von Standardisierungsvereinbarungen Standardisierungsabkommen können zu Effizienzen führen - Ermöglichen Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Produkten - Verringern Markteintrittsschranken - Fördern Verbreitung von Technologien - Erleichtern zwischenstaatlichen Handel Standardisierungsabkommen können aber auch zu Wettbewerbsbeschränkungen führen - Im Rahmen von Standardisierungsabkommen wählen Wettbewerber die Technologien aus, die zum Standard erhoben werden sollen 13

14 Wettbewerbliche Bedenken der Standardisierung Standardisierung kann zu folgenden wettbewerblichen Bedenken führen: - Standards könnten von Parteien als Kollusionsinstrument eingesetzt werden (z.b. Fall Belgische Waschmaschinen) - Standards können zu Marktverschließung führen Standardisierung kann Marktmacht zu Gunsten der standardisierten Technologie schaffen - Gibt es mehrere alternative Technologien vor der Standardisierung, hat keine für sich Marktmacht ex ante - Verdrängung alternativer Technologien durch Standardisierung und Erfolg des Standards - SEP-Inhaber bekommt nach Aufnahme des SEP in den Standard ein zeitlich begrenztes Monopol 14

15 Wettbewerbliche Bedenken der Standardisierung - Abhilfe Patentoffenlegungsregeln der Standardisierungsorganisationen Bindende FRAND-Verpflichtungserklärung über die Lizenzierung von Schutzrechten ex post - Zweck ist, die Ausübung von Marktmacht ex post zu verhindern - Horizontal-LL schaffen sicheren Hafen für Standardisierungsvereinbarungen, die FRAND-Verpflichtungserklärungen ihrer Parteien vorsehen FRAND-Selbstverpflichtung: - Gegenleistung für die Aufnahme in den Standard - Ausfluss des Verbots des Missbrauchs einer durch das SEP regelmäßig begründeten Marktbeherrschung 15

16 Was sind FRAND-Lizenzierungsbedingungen? Eine Lizenz oder die verbindliche Erklärung, ein SEP zu lizenzieren: - Z.T. behauptet, FRAND-Erklärungen seien nicht-verbindliche Erklärungen über die Absicht Verhandlungen nach Treu und Glauben zu führen - Aber: Reine Absichtserklärung keine Selbstverpflichtung und damit keine Beschränkung der Ausübung von Marktmacht ex post Zu diskriminierungsfreien Bedingungen - Gleichbehandlung sämtlicher Lizenznehmer - Entschädigungsfreie Verpflichtung des Lizenznehmers, Rechte an eigenen Verbesserungen an der lizenzierten Technologie und/oder die Patentgültigkeit nicht anzugreifen diskriminierend (Ungleichbehandlung von reichen und ärmeren Lizenznehmern) - Lizenzaustausch: Saldierung der Lizenzwerte sollte erlaubt sein Zu fairen und zumutbaren Bedingungen - Benchmark: Lizenzgebühr, die in einer ex ante Verhandlung ausgehandelt worden wäre - Ex ante-lizenzgebühr entspricht dem Zusatzwert, den die ausgewählte Technologie im Vergleich zur nächstbesten Alternative bietet, da der Wettbewerb jede zusätzliche Preiserhöhung schmälern würde 16

17 Patent leveraging

18 Erhebung von Unterlassungsklagen als Marktmachtmissbrauch? Kernfrage: Beschränkt der standardessentielle Charakter eines Patents und die FRAND-Selbstverpflichtung seines Inhabers sein Recht, auf Unterlassung zu klagen? - Kartellrechtseinwand aus der Sicht des Patentnutzers: Darf er dem SEP-Inhaber die kartellrechtliche Missbräuchlichkeit der Unterlassungsklage entgegenhalten? Nach EuG in ITT Promedia (T-111/96) und Protegé International (T-119/09) verstößt eine (Unterlassungs-) Klage gegen Art. 102 AEUV, wenn sie: - Offensichtlich unbegründet ist; - Nur die Belästigung des Gegners bezweckt und - Teil eines Plans zur Ausschaltung des Wettbewerbs auf dem Markt ist Grundrecht auf wirksamen Rechtsschutz (Art. 47 der EU-Grundrechtecharta) 18

19 Patentkrieg zwischen Samsung und Apple (1) Samsungs Unterlassungsklage beim LG Mannheim gegen Apple (2011) Auslöser des Kommissionsverfahrens (Januar 2012) Samsung hatte FRAND-Selbstverpflichtung über die streitigen, den UMTS- Mobilfunkstandard 3G betreffenden SEPs abgegeben Dezember 2012: Kommission übermittelt SO an Samsung - Vorwurf: Samsungs Unterlassungsklage gegen Apple wegen angeblicher SEP-Verletzung verstoße gegen Art. 102 AEUV Kommission: Unterlassungsklagen kartellrechtlich bedenklich, wenn: - Klagepatent ist SEP - SEP-Inhaber hat FRAND-Selbstverpflichtungserklärung abgegeben - Bereitschaft des Lizenzsuchers über eine FRAND-Lizenz zu verhandeln ist belegt 19

20 Patentkrieg zwischen Samsung und Apple (2) Oktober 2013: Samsungs Angebot von EWR-bezogenen Zusagen - Samsung verpflichtet sich dazu, keine Unterlassungsklage in den nächsten 5 Jahren im EWR einzureichen, wenn Lizenzsucher folgende Lizenzrahmenbedingungen annimmt: o Aushandlung der Lizenzgebühr zwischen Samsung und des Lizenzsuchers innerhalb von 12 Monaten o Falls Verhandlungen scheitern, Bestimmung der FRAND-Bedingungen durch einen Dritten (Gericht oder Schiedsrichter) o Falls keine Einigung in der Frage Gericht oder Schiedsrichter, FRAND-Bestimmung durch bindenden Schiedsgerichtsspruch Bei Verbindlicherklärung wäre Lizenzsucher als bereitwilliger Lizenzsucher anzusehen Über die Definition des bereitwilligen Lizenzsuchers wird auch der EuGH im Vorabentscheidungsverfahren entscheiden müssen (C-170/13) 20

21 Wettbewerbsrechtliche Beurteilung von Unterlassungsklagen durch SEP-Inhaber: Vergleich EU- / US-Ansatz EU Fälle: COMP/ Samsung Durchsetzung von UMTS-SEPs COMP/ Motorola Durchsetzung von GPRS-SEPs COMP/ Motorola Durchsetzung von ITU/ISO/IEC und IEEE-SEPs Verfahrensstatus: SO in den ersten beiden Fällen gesendet Kommission prüft, inwieweit Erhebung einer Unterlassungsklage durch den SEP-Inhaber gegen Art. 102 AEUV verstößt Entwicklung eigenständiger Rechtmäßigkeitsprüfung, um ähnliches Ergebnis wie das FTC zu erreichen Kommission missachtet dabei die ITT-Promedia und Protegé International-Rechtsprechung des EuG USA Fall: FTC/Google re Durchsetzung von MMI-SEPs Vorwurf: Google hätte gegen ihre FRAND- Selbstverpflichtung verstoßen, indem sie Unterlassungsklagen gegen Nutzer ihrer SEPs einreichte, die bereit waren, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erwerben Verfahrensstatus: Vergleich von Google mit dem FTC im Januar 2013 unter Eingehung der Pflicht, keine Unterlassungsklagen gegen bereitwillige Lizenzsucher einzureichen in Bezug auf diejenigen SEPs, zu deren FRAND-Lizenzierung sich Google verpflichtet hat FTCs Grundlage NICHT Section 2 Sherman Act (das Pendant zu Art. 102 AEUV) SONDERN Section 5 FTC Act (sowie in FTC/Actavis) Section 5 FTC Act verbietet unlautere oder irreführende Handlungen oder Praktiken im Handel oder die sich auf den Handel auswirken Keine vergleichbare Vorschrift im EU-Recht 21

22 Kartellrechtseinwand: Divergenz zwischen EU und Deutschland Voraussetzungen des Kartellrechtseinwands nach dem BGH in dem nicht ausdrücklich auf SEPs bezogenen Orange Book Standard -Urteil (KZR 39/06 (2009)): - Lizenzsucher hat ein unbedingtes Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags unterbreitet, dessen Ablehnung eine Diskriminierung oder unbillige Behinderung darstellen würde - Lizenzsucher hat Lizenzgebühr für erfolgte Nutzung gezahlt oder hinterlegt Unbedingtheit des Angebots nach dem OLG Karlsruhe umfasst auch Verzicht des Lizenzsuchers auf Einwendungen bezüglich der Unterlassungs- oder Schadensersatzpflicht (Beschl. v , Az.: 6 U 136/11) Kommission missbilligt deutsche Auslegung der Voraussetzungen des Kartellrechtseinwands (Pressemitteilung v in Sachen Motorola Mobility) Mit Beschluss v in Sachen Huawei/ZTE legte das LG Düsseldorf dem EuGH Fragen zur Klärung der Voraussetzungen des Kartellrechtseinwands vor 22

23 Patent ambush ( Patenthinterhalt ) Absichtliche Verschleierung von essentiellen Patenten während eines Standardisierungsverfahrens, die von der normierten Technologie umfasst sind - Lock-in-Effekt für die Industrie nach Abschluss der Normensetzung - SEP-Inhaber verlangt unangemessen hohe Lizenzgebühren Dennoch: Schutzrechte, die für die Ausarbeitung der Norm erforderlich sind, sollten gutgläubig offengelegt werden (Horizontal-LL, Rn. 286) Kommissionsverfahren (COMP ) gegen Rambus, Hersteller von SDRAM-Chips, eingeleitet in Vorwurf: Patent ambush Verfahren in 2009 abgeschlossen durch Verbindlicherklärung der Verpflichtung von Rambus, die Lizenzgebühren zu kappen 23

24 Patent trolls Aufbau eines immaterialgüterrechtlichen Schutzportfolios (durch Anmeldung oder Zukauf) für sich kein Missbrauch Patent trolls: - Nicht aktiv in F&E oder Produktion - Erwerben meistens ältere oder überholte Patente en masse für spätere Geltendmachung gegen Nutzer - Einreichung von Unterlassungsklagen als Strategie Keine Abschreckung durch Gegenklagen Streitbeilegung durch Lizenzaustauschverträge unmöglich Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Verträge, mit denen patent trolls Patente erwerben? 24 Anwendbarkeit von Art. 102 AEUV?

25 Schlussfolgerungen Patentvergleiche mit erheblichen reverse payments können gegen Art. 101 AEUV verstoßen Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklage durch FRANDbelastete SEP-Inhaber könnte gegen Art. 102 AEUV verstoßen Kommission will angebliche Verstöße mit theories of harm erfassen, die nicht immer voll in Einklang mit der Rechtsprechung der EU- Gerichte stehen 25

26 NEW YORK WASHINGTON PARIS BRUSSELS LONDON MOSCOW FRANKFURT COLOGNE ROME MILAN HONG KONG BEIJING BUENOS AIRES SÃO PAULO ABU DHABI SEOUL