IP Strategie in China. Chinesische Schutzrechte - Herausforderungen für Unternehmen. Dr. Xia Pfaffenzeller. External Expert / China IPR SME Helpdesk

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1 IP Strategie in China Chinesische Schutzrechte - Herausforderungen für Unternehmen Dr. Xia Pfaffenzeller Deutsche und Europäische Patentanwältin External Expert / China IPR SME Helpdesk Linz, 2. Mai

2 Name: Firm: Dr. Xia Pfaffenzeller Boehmert & Boehmert Dr. Xia Pfaffenzeller, Patentanwältin, European Patent and Trademark Attorney, beschäftigt bei der Kanzlei Boehmert & Boehmert in München, geboren in Xian, VR China, studierte Physik mit Schwerpunkt Festkörperphysik an der Tsinghua Universität in Beijing, erhielt ihr Bachelor und Master Degree an der Tsinghua University und promovierte an der RWTH Aachen. Ihr Sachgebiet ist: Patente und Gebrauchsmuster einschließlich Erteilungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem Deutschen und Europäischen Patentamt und Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht; Gutachten zur Rechtsbeständigkeit und zum Schutzumfang von Patenten sowie Freedom to Operate und Due Diligence Analysen; Mitwirkung bei Patentverletzungsverfahren, sowie Geschmacksmusteranmeldungen. 2

3 Agenda Statistiken zu Chinesischen Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen Wie kann eine technische Erfindung in China geschützt werden? Chinesisches Patent Chinesisches Gebrauchsmuster Alternative zur Anmeldung von Schutzrechten Besonderheiten Foreign filing license Übertragung eines Patents an einen Ausländer Wie kann man Schutzrechte in China durchsetzen? gerichtliche Durchsetzung behördliche Durchsetzung Schlussfolgerung und Empfehlungen 3

4 Entwicklung der Anmeldezahlen technischer Schutzrechte in China Starker Anstieg: 1,381,594 Patentanmeldungen in ,687,593 Gebrauchsmusteranmeldungen in Patent Utility Model

5 Patent (I) - Schutzvoraussetzungen Eine technische Erfindung kann durch ein Patent geschützt werden. Schutzvoraussetzungen für die Erteilung eines Patents: die Erfindung ist neu, beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, und ist praktisch anwendbar. Patentanmeldungswege: 1. Weg: nationale Anmeldung bei SIPO Sprache zwingend Chinesisch (keine Alternativsprache mit Nachreichung von CN-Übersetzung) 2. Weg: über PCT 30 Monate Frist für Überleitung in nationale Phase Übersetzungsfehler dürfen bereinigt werden Nach einer positiven Prüfung der Schutzvoraussetzungen wird ein Patent erteilt max. Schutzdauer: 20 Jahre 5

6 Patent (II) - Computerimplementierte Erfindungen Computerimplementierte Erfindungen sind in China patentierbar. Zulässige auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche: Computerimplementiertes Verfahren, umfassend die Schritte A, B,... Vorrichtung zur Datenverarbeitung, umfassend Mittel zur Ausführung von Schritt A, Mittel zur Ausführung von Schritt B,... Computerlesbares Medium, umfassend Befehle, die bei der Ausführung durch einen Computer diesen veranlassen, die Schritte A, B,... auszuführen. Dagegen (noch) nicht zulässig: Anspruch gerichtet auf Computerprogrammprodukt. 6

7 Gebrauchsmuster (I) Technische Erfindungen können als Gebrauchsmuster geschützt werden. Erzeugnisse mit konkreter Form und Struktur, die einen bestimmten Raum ausfüllen (ähnl. früheren deutschen Raum-Form-Erfordernis ) Ausschluss von dem Gebrauchsmusterschutz: Verfahren (Herstellungs-, Arbeits- oder Anwendungsverfahren) Chemische Verbindungen Softwareerfindungen Anmeldungswege: Einreichung beim SIPO. Über PCT Weg: Auswahl von Gebrauchsmuster bei der PCT Überleitung. Keine Abzweigung wie in Deutschland Nur Formalprüfung und offensichtlichkeitsprüfung, keine materiellrechtliche Prüfung: ca. 6 Monaten bis zur Eintragung Schutzdauer: 10 Jahre 7

8 Gebrauchsmuster (II) - Rechtsbeständigkeit Niedrigere erfinderische Tätigkeit für Gebrauchsmuster.: Resultat: Patent besitzt keine höhere Rechtsbeständigkeit als Gebrauchsmuster trotz Prüfung der materiellrechtlichen Voraussetzungen Bzgl. erfinderischer Tätigkeit sind Gebrauchsmuster tendenziell schwieriger nichtig zu klagen als Patente Gebrauchsmusterportfolio kann strategisch zur Neutralisierung von Wettbewerberpatentportfolien verwendet werden. 8

9 Anmeldestrategie: Patent oder Gebrauchsmuster? Empfehlung für Anmeldestrategie von Erfindungen: Anmeldung von CN GBM falls erfinderische Tätigkeit nicht ausreichend für Patent PCT-Patentanmeldung: falls internationaler Recherchenbericht / vorläufiger Prüfungsbericht bzgl. erfinderischer Tätigkeit negativ ist, sollte erwogen werden, ein chinesisches GBM auszuwählen. Weitere Option: Gleichzeitige Anmeldungen in China für Patent und GBM Funktioniert nicht für PCT Anmeldung, da PCT Überleitung die Auswahl von entweder Patent oder GBM erfordert. 9

10 Alternative zur Anmeldung von Schutzrechten 1. Alternative: Geheimhaltung (Betriebsgeheimnis) falls die Erfindung die Voraussetzungen für Patent/GBM nicht erfüllen kann falls die Verwendung der Erfindung im Produkt kaum nachweisbar ist (z.b., Software, Material) 2. Alternative: strategische Sperrveröffentlichung als Instrument zum Schutz Wettbewerber daran hindern, die Erfindung anzumelden und Schutzrechte durchzusetzen 10

11 Die Foreign Filing License Obligatorische Geheimhaltungsüberprüfung für Anmeldungen im Ausland für Erfindungen, die in China gemacht wurden. Leitprinzipien für eine Verneinung einer Anmeldung im Ausland: nationale Sicherheit oder wichtige nationale Interessen Drei Optionen für eine Anmeldung im Ausland: Option 1: Direktanmeldung im Ausland Antrag auf Überprüfung der Geheimhaltung mit detaillierter tech. Beschreibung der Erfindung Nachteil: späteres Anmeldedatum Option 2: Direktanmeldung in China + Nachanmeldung im Ausland Gleichzeitige oder nachfolgende Stellung des Antrags auf Überprüfung Nachteil: Anmeldung zwingend auf Chinesisch Option 3: PCT Anmeldung bei SIPO als Anmeldeamt Fiktion der Antragsstellung auf Geheimhaltungsüberprüfung Vorteile: Chinesisch/Englisch, kein Zeitverlust Nachteil: Auswahl des ISA unmöglich, denn SIPO muss ISA sein 11

12 Registrierungs-/Genehmigungsverfahren für Patentübertragung Wenn ein chinesisches Unternehmen ein Patent an ein ausländisches Unternehmen überträgt, muss ein Registrierungsverfahren oder Genehmigungsverfahren durchlaufen werden. Technologien werden inf drei Kategorien eingeteilt: (Maßnahmen der Verwaltung von Technologieimport und -exportverträgen) Verboten : Keine Übertragung ist erlaubt Übertragungsvertrag ist in China nicht wirksam Beschränkt : Übertragung muss genehmigt werden wirksam am Tag der Erteilung der Technologie-Exportlizenz Unbeschränkt : Mehrheit der Technologien Registrierung (online) ist erforderlich wirksam am Tag der Unterschrift 12

13 Durchsetzung von technischen Schutzrechten in China Zwei Wege in China zur Durchsetzung von Schutzrechten: Zivilgerichtliche Durchsetzung Admistrative Durchsetzung 13

14 Gerichtsverfahren (I): Gerichtssystem für Patentstreitigkeiten Chinesisches Gerichtssystem Oberstes Volksgericht Oberes Volksgericht 2. Instanz für Patentverletzung Mittleres Volksgericht 1. Instanz für Patentverletzung Unteres Volksgericht 14

15 Gerichtsverfahren (II): 3 IP Gerichte + 15 IP Kammern Spezialisierte IP Gerichte in Beijing, Shanghai und Guangzhou Spezialisierte IP Kammern innerhalb mittlerer Volksgerichten in 15 Städten Ersteinstanzliche Entscheidungen von den IP Gerichten und IP Kammern können mit Berufung bei dem jeweilig zuständigen oberen Volksgericht angefochten werden. Beijing Shanghai 15 Guangzhou (Kanton) 15

16 Gerichtsverfahren (III): Gesamtsituation Anzahl von Zivilklagen steigt stark an In vielen Fällen wird aus GBM geklagt Überwiegend Streitigkeiten zwischen chinesischen Unternehmen Nur ein kleiner Anteil von Klagen mit Ausländerbeteiligung (<5%) 16

17 Weitere Option: Administrative Durchsetzung (I) Patentverwaltungsbehörden - Lokale Intellectual Property Offices (IPO) mit Zuständigkeit für Patentstreitigkeiten Die lokale IPOs können auf Antrag eine Patentverletzung feststellen und die Unterlassung der Patentverletzung anordnen die Patentstreitigkeiten schlichten Beweise erheben und Nachforschungen anstellen Dem Antrag sind folgende Beweise beizufügen: Beweis der Inhaberschaft des Patents Beweis für eine Patentverletzung Bei Gebrauchsmustern noch Rechtsbeständigkeitsbeurteilung vom SIPO Patentverwaltungsbehörde kann aber keinen Schadensersatz verhängen, sondern nur auf Antrag die Höhe des Schadensersatzes schlichten. Die Entscheidung der Patentverwaltungsbehörde kann mit Zivilklage beim zuständigen Volksgericht angefochten werden. 17

18 Administrative Durchsetzung (II) Das administrative Verfahren ist in der Regel deutlich schneller und günstiger Geeignet für einfache Technologien Die Behörden drängen oft auf eine gütliche Einigung Das Verfahren kann verwendet werden, um an Beweismaterial zu kommen Aber: - beschränkte Wirkung, da kein Schadensersatz - Abhängigkeit von der Kooperationen der lokalen Patentverwaltungsbehörden - wenig geeignet für komplizierte Technologien 18

19 Schlussfolgerung und Empfehlungen Wie sollten sich Unternehmen am besten auf Herausforderungen in China vorbereiten? Schutzrechtportfolio in China aufbauen Patentanmeldung Gebrauchsmusteranmeldung Marke Design FTO: wegen der zahlreichen chinesischen Patenten und Gebrauchsmuster Prüfung unterschiedlicher Durchsetzungsoptionen 19

20 Vielen Dank! 多谢聆听! Dr. Xia Pfaffenzeller