Bedeutung der FRAND-Erklärung (1)

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1 Bedeutung der FRAND-Erklärung (1) Kurzdarstellung bei EuGH C-170/13 Huawei, Rn. 12 ff.) Innerhalb des Europäischen Binnenmarktes koordiniert das von der Europäischen Kommission ins Leben gerufene private European Telecommunications Standard Institute (ETSI) die Interessen zwischen (1) den Patentinhabern, die an der Nutzung ihrer Erfindungen durch Lizenzgebühren beteiligt werden wollen und (2) den Technologieproduzenten, die für die Herstellung ihrer Geräte auf die Nutzung bestimmter Patente und der ihnen zugrunde liegenden Erfindungen zwingend angewiesen sind. Das ETSI erteilt einem Patent das Qualitätsmerkmal standardessentielles Patent (SEP). Will sich ein Herstellers eines Handys an den Industriestandard halten, muss er dieses Patent verwenden. Der Wert eines Patentes steigt also mit dieser Entscheidung des ETSI. Im Gegenzug verlangt das ETSI von dem Unternehmen, dem das SEP zusteht, eine sog. FRAND-Erklärung (FRAND = Akronym für Fair, Reasonable and Non Discriminatory). Das Unternehmen verpflichtet sich darin, das (spätere) Patent zu fairen, vernünftigen Bedingungen zu lizenzieren und dabei die Lizenznehmer nicht zu diskriminieren. 1

2 Bedeutung der FRAND-Erklärung (2) Ein zentrales Problem liegt in der Frage, ob die FRAND-Erklärung dem Unterlassungsanspruch nach 139 PatG zusammen mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand entgegengehalten werden kann: (1) Durch die FRAND-Erklärung könnte der Patentinhaber der Nutzung der Erfindung durch Dritte, die am ETSI-System teilnehmen, bereits zustimmen, so dass diese keine Patentrechtsverletzung begehen. (2) Hinzu tritt der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand: Wenn das Patent eine Essential Facility darstellt und dessen Inhaber daher ohnehin gegen faire Bedingungen eine Lizenz gewähren muss, stellt die einseitige Nutzung des Patents ohne Lizenzvertrag keine Vertragsverletzung dar. 2

3 Fall 22 Huawei (1) Fall 22 (EuGH, C-170/13 Huawei) Huawei Technologies (H), ein weltweit auf dem Telekommunikationssektor tätiges Unternehmen, ist Inhaber des europäischen Patents Nr. EP B 1. Dieses schützt das Verfahren zum Aufbau eines Synchronisierungssignals, einer Techologie, die bei der Mobilfunktechnologie LTE zwingend benötigt wird. H meldete das Patent nach seiner Erteilung beim European Telecommunications Standard Institute (ETSI) als standardessenzielles Patent an und verpflichtet sich, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Zum Konflikt kam es mit der ZTE Corp. (Z), einer weltweit auf dem Telekommunikationssektor tätigen Unternehmensgruppe. Diese benutzte die für H geschützte Erfindung ohne Lizenz. Von H darauf angesprochen, verweigerte Z die Zahlung der Lizenzgebühr und bot eine Kreuzlizenzierung (Cross Licensing) an: Danach hätte H die Patente von Z und Z die Patente von H jeweils ohne Entgelt nutzen dürfen. H ist daran nicht interessiert und besteht auf einer Lizenzgebühr, die Z verweigert. 3

4 Fall 22 Huawei (2) Deshalb geht H nun gegen Z im Wege der Verletzungsklage nach 139 PatG vor. Z erhebt im Verletzungsprozess den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. Ist der Anspruch aus 139 Abs. 1 Satz 1 PatG begründet, wenn Sie im Übrigen davon ausgehen, dass das Patent wirksam entstanden ist und eine Benutzung entgegen 9 PatG vorliegt? 139 Abs. 1 Satz 1 PatG: Wer entgegen den 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 4

5 Lösungsskizze Fall 22: Huawei (1) Anspruch der H gegen Z aus 139 Abs. 1 Satz 1 PatG I. Die Voraussetzungen des 139 Abs. 1 Satz 1 PatG liegen laut SV vor. => Anspruch von H auf Unterlassung der weiteren Patentnutzung durch Z. II. Dolo-Agit-Einrede aus 242 BGB? Rechtsgedanke: Wenn H dem Z kraft Gesetzes eine Lizenz erteilen muss, kann es nicht gegen die Nutzung des Patents durch Z vorgehen. Dafür sprechen zwei ineinandergreifende rechtliche Überlegungen: (1) H kann aufgrund Art. 102 AEUV zur Zwangslizenzierung verpflichtet sein und (2) H hat die FRAND-Erklärung abgegeben und sich daher zu Lizenzierung verpflichtet. => Wenn Z daher den ernsten Willen zeigt, mit H in Lizenzverhandlungen einzutreten, verhält H sich mit der Klage nach 139 PatG selbstwidersprüchlich, da er nach (1) und (2) selbst zur Beseitigung des Zustands lizenzfreier Nutzung verpflichtet wäre. 5

6 Lösungsskizze Fall 22: Huawei (2) I. Liegen die Voraussetzung einer Zwangslizenz nach Art. 102 AEUV i.v.m. 33 I GWB vor? 1. Marktbeherrschende Stellung a) Zusammenspiel von vor- und nachgelagertem Markt? H bietet auf einem vorgelagerten Markt Lizenzen für das EP B 1 an; diese ermöglichen den Zugang zu einem nachgelagerten Markt, der auf der LTE-Technik basiert. b) Unerlässlichkeit des Lizenzerwerbs auf dem vorgelagerten Markt? Wegen der Eigenschaft als SEP: Ein Handyhersteller, der sich am Industriestandard LTE orientiert, ist auf das Patent von Huawei angewiesen. Bedenke: 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a UWG (Art. 6 lit. b UGP-RL). Der Hersteller kann seine Mobilfunkgeräte nicht mit LTE-fähig bewerben, wenn er nicht die dazu erforderlichen SEP verwendet! c) Entstehung eines neuen Produkts? Problem: Ein neues Produkt wie im Magill-Fall entsteht nicht. Ist aber wohl auch nicht erforderlich. Es dürfte auf einen schützenswerten Wertschöpfungsprozess ankommen. 6

7 Lösungsskizze Fall 22: Huawei (3) Problem: Durch die Lizenzierung wird T zum Konkurrenten des P. Erinnert an IMS Health: P braucht T nicht gegen ihren Willen als Konkurrenten auf dem Ausgangsmarkt zu akzeptieren.! (Oechsler, nicht im Urteil) Allerdings besteht ein Unterschied zu IMS Health: H hat die FRAND-Erklärung abgegeben. Dadurch verpflichtet er sich zu einer fairen und nicht diskriminierenden Lizenzierun.! (Oe.) Mit der FRAND-Erklärung bindet sich H selbst dahingehend, durch Lizenzerteilung Konkurrenten auf den eigenen Markt vorzulassen! " Z hat einen Anspruch auf eine Lizenzerteilung nach FRAND- Grundsätzen. 2. Missbrauch Hat H die FRAND-Grundsäzte beachtet bzw. bestand ein Sachgrund, Z zu diskriminieren und nach 139 PatG in Anspruch zu nehmen? 7

8 Lösungsskizze Fall 22: Huawei (4) (1) BGH (WuW 2009, 773 Orange Book). Der Missbrauchseinwand greift nur unter zwei Voraussetzungen (Tz. 29): 1. Patentnutzer muss dem Inhaber des SEP ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot gebunden halten. 2. Patentnutzer muss, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, die marktüblichen Verpflichtungen erfüllen (Sicherstellung der Lizenzgebühren). (2) EuGH (ab Rn. 55 ff.): Abwägung zwischen Schutz des Geistigen Eigentums (Patent) und der Freiheit des Wettbewerbs: (a) SEP-Inhaber muss dem Patentnutzer ggü. Klage nach 139 PatG zuvor ankündigen und diesen anhören (Rn. 60). (b) SEP-Inhaber muss Patentnutzer ein konkretes schriftliches Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreiten (Rn. 63). (c) Der Patentnutzer muss das Angebot des SEP-Inhabers sorgfältig prüfen und u.u. ein Gegenangebot abgegeben (Rn. 66). 8

9 Lösungsskizze Fall 22: Huawei (5) (d) Ab dem Zeitpunkt, ab dem das Gegenangebot durch SEP- Inhaber abgelehnt wird, muss von vermeintl. Sicherheit für die ausstehenden Lizenzgebühren gewährt werden (Rn. 67) Fazit (Rn. 73): Ein Missbrauch nach Art. 102 AEUV liegt nicht vor, wenn 1. eine Anhörung durch den SEP-Inhaber erfolgt ist und ein konkretes Angebot unterbreitet wurde und 2. der Patentnutzer das Angebot aufgrund eines Sorgfaltsverstoßes abgelehnt hat. 3. Anwendung auf den Fall (nicht mehr EuGH, aber im Ergebnis wie hier LG Düsseldorf, a O 144/14, NeuZKart 2015, 545): a) H hat Z auf Verletzung des Patents hingewiesen und auf Lizenzgebühren aufmerksam gemacht (=Angebot). b) Problem: Gegenangebot von Z = Sorgfaltsverstoß? LG Düsseldorf (a.a.o. S. 547): Z hat hier nicht richtig reagiert. Mit Vorlage des Angebots muss der Patentnutzer über die angefallenen Lizenzgebühren abrechnen und Sicherheit leisten. Hier nicht erfolgt! 9

10 Lösungsskizze Fall 22: Huawei (6) Problem (Oechsler): Z hat H ja eine Kreuzlizenzierung als Gegenleistung angeboten. Darin liegt sein Gegenangebot und hier braucht er keine Sicherheit zu leisten, weil ihm die Patente, an denen er die Kreuzlizenzierung anbietet zustehen. Eigentliches Problem: Bedeutet das Gegenangebot mit der Kreuzlizenzierung einen Sorgfaltsverstoß? H darf als Inhaber geistigen Eigentums auf einer angemessenen Entlohnung in Geld bestehen.! Die FRAND-Erklärung bedeutet nicht, dass er sich auf ein Tauschgeschäft (Kreuzlizenzierung) einlassen muss.! Denn u.u. benötigt H die Erfindungen von Z gar nicht, weil er ein anderes SEP nutzen kann, dass dieselbe technische Wirkung entfaltet.! Würde man hier anders entscheiden, bedeutete die erfinderische Tätigkeit, die zu einem SEP führt nur eine Teilnahmeberechtigung in einem Tauschpool. 4) Ergebnis: Die Ablehnung des Angebotes von H durch Z beruht auf einem Sorgfaltsverstoß. Die Geltendmachung des Anspruchs aus 139 PatG ist daher nicht missbräuchlich 10

11 Beispielsfall: EuGH C49/07, Slg. 2008, I-4683 MotoE In Griechenland erteilt ein Privatunternehmen (P) die Erteilung zur Durchführung von Motorradrennen. P führt selbst solche Rennen gegen Entgelt durch. Dem Konkurrenten K erteilt es die Genehmigung nicht rechtzeitig, so dass dessen Rennen nicht stattfinden kann. Art. 102 AEUV? Bezug zu Art. 106 AEUV, da P ein Unternehmen, das vom Staat mit ausschließlichen Rechten (= Hoheitsrechten) ausgestattet ist. EFD: Die Erteilung der Genehmigung durch P ist kein vorgelagerter Markt, da sie nicht gegen Entgelt erhältlich ist. Aber: Die hoheitliche Befugnis steht einer Infrastrukureinrichtung nahe, weil deren Inanspruchnahme für K unerlässlich ist, um auf den Markt für Motorradrennen vorzustoßen und dort ein Angebot zu unterbreiten. EFD-Gedanke passt auch hier (vom EuGH nicht erwähnt). 11

12 Weiterer EFD-Fall aus dem Vorjahr OLG Düsseldorf WuW 2012, 165 Die B-GmbH ist Eigentümerin des Fährhafens Puttgarden/Fehrman. Dort existieren drei Anlegestellen. Zwei davon nutzt die B selbst für den Fährverkehr zu diversen dänischen Häfen (zb. nach Rødby). Auf der einzigen Zufahrt zur dritten Anlegestelle lastet eine öffentlich-rechtliche Widmung, die eine ausschließliche Nutzung für den Eisenbahnverkehr vorsieht; allerdings ist das entsprechende Gleis seit langer Zeit stillgelegt. Die K AG würde gerne von der dritten Anlegestelle aus den Fährverkehr für Personen und Güter zu den dänischen Häfen betreiben und dabei für eine Transportanbindung zur nahegelegenen Bundesstraße B 207 herstellen. K ist bereit dafür eine Miet- bzw. Pachtgebühr zu zahlen. B verweigert dies jedoch, da für K andere deutsche Ostseehäfen in Betracht kämen. K rechnet jedoch vor, dass der Transportweg von Lübeck und Oldenburg aus über diese Häfen zum Hafen Rødby insgesamt 300 km länger ausfiele. Kann K Überlassung des dritten Anlegers verlangen? 12

13 Lösung Fährhafen Puttgarden/Fehrman (1) In Betracht kommt ein Anspruch aus 33 Abs. 1 GWB, gerichtet auf Unterlassung des Missbrauchs einer Essential Facility nach Art. 102 Abs. 1 AEUV (Hinweis: das Gericht lässt offen, ob auch 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB in Betracht kommt). 1. Marktbeherrschende Stellung a) Betroffener Markt aa) sachlich: Personen- und Gütertransport von Deutschland nach Dänemark bb) räumlich: Es geht vor allem um den Transport von den Städten Kiel und Oldenburg zu dänischen Häfen wie Rødby. Diese Leistung ist transportkostenempfindlich: Ein Umweg von 300 km führt dazu, dass ein Konkurrent über einen anderen Hafen nicht konkurrenzfähig anbieten kann. b) B hat ein Gebietsmonopol => Verhindert B dadurch das Entstehen eines potenziellen Marktes für Anlegerlizenzen? Ja, wenn die Anlegerlizenz eine EF darstellt. 13

14 Lösung Fährhafen Puttgarden/Fehrman (2) Ist die Lizenz für eine Anlegerstelle eine EF: a) Vor- und nachgelagerter Markt: vorgelagert: Lizenzmarkt, nachgelagert: der Transport nach DK. b) Unerlässlichkeit: Da andere Wege existieren vermeintlich problematisch. Wegen der hohen Transportkostenempfindlichkeit aber problematisch. c) Neues Produkt nein, sondern nur Konkurrenz. Allerdings auf einem nachgelagerten Markt. Fraglich ist, ob dies genügt. Dafür: Microsoft-Entscheidung des EuG. Es geht allein um Wertschöpfung von einer gewissen Nachhaltigkeit auf dem nachgelagerten Markt. Hier (+) 2. Missbrauch durch Zugangsverweigerung zu marktüblichen Bedingungen? OLG Düsseldorf nein: Die öffentlich-rechtliche Widmung der dritten Anlegestelle für den Eisenbahnverkehr steht der Nutzung als Hafen mit Transportbetrieb entgegen = rechtliche Unmöglichkeit. Eigene Auffasusng: Nicht überzeugend, da B dem K die Chance geben muss, auf eine Aufhebung der Widmung hinzuwirken. Nach eigener Auffassung ist der Anspruch begründet, nach Ansicht des OLG Düsseldorf nicht. 14

15 Beachte noch die Verizon-Entscheidung des Supreme Court Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP, 540 U.S. 398, 408 (2004) Bei Verizon handelt es sich um einen U.S.-amerikanischen Telekommunikationsanbieter. Ihm wurde in einem Kartellverfahren vorgeworfen, sich nicht an die Vorgaben der amerikanischen Regulierungsbehörde gehalten und Konkurrenten nicht entsprechend deren Vorgaben zum eigenen Netz zugelassen zu haben. Liegt darin auch ein Kartellverstoß? Der Supreme Court führt aus, dass die Regulierungsbehörden andere Ziele verfolgen als das Kartellrecht. Er distanziert sich von der EFD und lehnt eine Pflicht aus Sec. 2 Sherman Act auf Zugang ab: We have been very cautious in recognizing such exceptions, because of the uncertain virtue of forced sharing and the difficulty of identifying and remedying anticompetitive conduct by a single firm. Lies (nicht für das Examen, aber doch gelegentlich zur eigenen Orietnierung): Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1905! Der Fall erinnert an die IMS-Entscheidung, weil es um den Zugang zum Ausgangsmarkt geht (ähnlicher Fall und lesenswert: BGH WM 2010, 1950 GSM-Wandler) 15

16 Lerner-Index Nach dem amerikanischen Ökonomen A.P. Lerner: L = P-Gk P Bewegt sich der Wert auf 1 zu, besteht kein effizienter Wettbewerb. Bewegt sich der Wert auf 0 zu, ist es gerade anders. P = Preis; GK = Grenzkosten. Beispiel 1: Preis = 10, Grenzkosten = 9,90 L = 10 9,90 = 0,01 = Effizienter Wettbewerb 10 Beispiel 2: Preis = 10, Grenzkosten = 0,5 L = 0,95 = kein effizienter Wettbewerb; Ausbeutungssituation 16