Markt-Selektierung zur Vermeidung eines Patentverletzungsrisikos

Transkript

1 Markt-Selektierung zur Vermeidung eines Patentverletzungsrisikos Volkswagen AutoUni 18. April 2012, Wolfsburg Dr. Qinghai Li School of Economics & Management Tongji University

2 Fragestellung Kritik an chinesischen Unternehmen Kopieren und Missachtung von Patenten Risiko der Beschlagnahme Risiko eines Patentverletzungsverfahrens

3 Vorschläge zur Risikoabwendung Markt-Selektierung zur Vermeidung eines Patentverletzungsrisikos vor dem Gang ins Ausland

4 Rechtliche Grundlagen dieser Strategie 3 Kriterien der Patenterteilung: Neuheit, erfinderische Tätigkeit gewerbliche Anwendbarkeit

5 Strategie

6 Strategieschritte I. Ermittlung der Patentfamilie: Markteintritt in den Ländern, in denen keine Patente vorhanden sind II. III. Ermittlung der Rechtslage: Ist das Patent noch gültig? Wie lange ist das Patent noch gültig? Inwieweit waere eine Nichtigkeitsklage erfolgreich? (anhand eines Rechercheberichtes, der Quellenangaben und Aussagen zur Relevanz der Patentansprüche enthält

7 Beispiel Hanvon vs. Wacom

8 Hanvon Gründung: 1993, Beijing, China 1998: Privatisierung des Unternehmens 3. März 2010: Notierung an der Shenzhen Stock Exchange Umsatz: $ Mio. (2010) Auslandumsatz: $ 18 Mio Anteil des Auslandsumsatz: 9.2% Mitarbeiter: ( Dec 2010)

9

10 Hanvon Produkte 1

11

12 Gründung und Entwicklung in Inlandsmarkt Versuch zu globalisieren China Hanwang 1993 Singapore 2005 Madrid system Australia 2005 Singapore 2005 England 2005 Germany 2005 Singapore 2007 Madrid system Japan 2007 Madrid system Korea 2007 China 2001 USA 2005 Germany 2007 China 2005 China 2005 USA 2007 China 2007

13 Hanvon Produkte 2

14 Hanvon Deutschland

15 Wacom Gründung: 12. Juli 1983 in Saitama, Japan April 2003, JASDAQ market, Dez. 2005, First Section of the Tokyo Stock Exchange market

16 Wacom Produkte

17 Marktanteil von Wacom Globaler Marktanteil Marktanteil in Japan Umsatzverteilung nach Region (Herkunft:Jahresbericht 2007 von Wacom(Wacom,2007) * Eigene Schätzung von Wacom ** Business Computer News(BCN)2006)

18 Umsatz 2008: Umsatz 360 Million US$, Mitarbeiter weltweit: 941 Umsatz pro Mitarbeiter: US$

19 Ausländische Niederlassungen Wacom Europe, Krefeld, Germany, 1988 Wacom, Washington, US, 1991 Wacom Beijing, China, 2000 Wacom Components, Cambridge, UK, 2001 Wacom Digital Solution, Seoul, Korea, 2004 Wacom, Australia 2005 Wacom Singapore 2006

20 Patentverletzungsverfahren

21 Klage wegen Patentverletzung Wacom gegen Hanvon, 3 Chin. Patente, 6 US Patente, 29. Nov./11. Dez in China und USA Hanvon gegen Wacom, 3 chin. Gebrauchsmusterklage, 15./25. Jan zweimal in Harbin, 22. Dez.,2007 in Shi Jia Zhuang 9. April 2008: Wacom und Hanvon erreichen eine aussergerichtliche Einigung

22 6 US Patente von Wacom RE 34, 187 US 4, 878, 553 US 4, 999, 461 US 5,134, 689 RE 35, 329 US 5, 691, 563

23 Patentklage in den USA (I)

24 Patentklage in den USA (II)

25 Patentklage in den USA (III)

26 Patentdeckungsbereich und erster Schritt der Markt Selektierung

27 Patentfamilie RE (IT GB FR DE T2) EP B1 DE U (U1) (IT GB FR DE T2) EP B1 RE E US A JP JP JP

28 Patentfamilie US

29 Patentfamilie US

30 Patentfamilie US

31 Patentfamilie of RE

32 Patentfamilie US

33 Patentdeckungsbereich Wacom Japan, US, EU, hauptsächlich: Deutschland, France, Italien, England, nur einmal Spanien und Portugal) China Korea

34 Strategieschritte I. Ermittlung der Patentfamilie: Markteintritt in den Ländern, in denen keine Patente vorhanden sind II. III. Ermittlung der Rechtslage: Ist das Patent noch gültig? Wie lange ist das Patent noch gültig? Inwieweit wäre eine Nichtigkeitsklage erfolgreich? (anhand eines Rechercheberichtes, der Quellenangaben und Aussagen zur Relevanz der Patentansprüche enthält

35 II. Schritt der Markt Selektierung Rechtslage

36 Rechtslage RE Patent Nr. Antragsdatum Ablaufdatum JP JP JP RE34187E (US ) EP EP (divisional filing date ) FR, IT, DE, GB, FR, IT, DE, GB, DE U

37 Rechtslage US Patent Nr. Antragsdatum Ablaufsdatum JP JP A JP A US US EP DE G, (Div applicagtion date ) FR, IT, DE, GB,

38 Rechtslage US Patent Nr. Antragsdatum Ablaufsdatum JP US US (Div application date: ) EP (DE G) IT, FR, DE, GB, CN A CN (Div application ) KR

39 Patent Nr. Antragsdatum Ablaufsdatum JP JP JP US EP (DE G) Rechtslage US CN KR IT, FR, DE, GB,

40 Rechtslage RE Patent Nr. Antragsdatum Ablaufsdatum JP RE35329E (US ) GB, EP (DE T2) CN KR FR, DE, IT,

41 Rechtslage US Patent Nr. Antragsdatum Ablaufsdatum JP US EP (--- DE G ---) IT, FR, PT, ES, GB, DE,

42 Folgerungen am Beispiel eines Landes (Frankreich)

43 Rechtslage Patent in Japan US Patent Nr. Japan Patent Nr. Antragsdatum Ablaufdatum JP RE JP JP JP US JP A JP A

44 Rechtslage Patent Japan Patent Nummer Antragsdatum Ablaufdatum Patent Nummer JP JP JP JP

45 Rechtslage Patent USA US Patent Nr. Antragdatum Ablaufdatum RE US US (Div applicagtion date ) (Div application date: ) US

46 Rechtslage Frankreich US Patent Nr. EP Patent Nr. Antragsdatum Ablaufdatum RE US EP FR, EP (divisional filing date ) FR, EP FR, US EP FR, US EP FR, RE EP FR, US EP FR,

47 Rechtslage Patent Deutschland US Patent Nr. EP Patent Nr. Antragsdatum Ablaufdatum RE EP DE, EP (divisional filing date ) DE, DE U US EP DE, US EP DE, US EP DE, RE EP DE, US EP DE,

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49 Strategieschritte I. Ermittlung der Patentfamilie: Markteintritt in den Ländern, in denen keine Patente vorhanden sind II. III. Ermittlung der Rechtslage: Ist das Patent noch gültig? Wie lange ist das Patent noch gültig? Inwieweit wäre eine Opposition oder Nichtigkeitsklage erfolgreich? (anhand eines Rechercheberichtes, der Quellenangaben und Aussagen zur Relevanz der Patentansprüche enthält

50 III. Schritt der Markt Selektierung Oppositionund Nichtigkeitsklage

51 Markteintritt trotz gültiger Patente Nichtigkeitsklage vor Markteintritt (Einspruch innerhalb 9 Monate nach der Patenterteilung durch EPO) Lizenzkauf vor Markteintritt

52 Recherchebericht X Y A Dokumente, das für sich genommen dagegen spricht, dass eine beanspruchte Erfindung als neu oder auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden kann. Dokument, das für den Fachmann naheliegenden Verbindung mit einem oder mehreren anderen Dokumenten derselben Kategorie dagegen spricht, dass eine beanspruchte Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden kann Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen

53 Recherchebericht EP (RE35 329)

54 Recherchebericht EP (RE35 329)

55 Rechechebericht EP (RE ) Kategorie Zitat von Dokuments A EP (Wacom Co., Ltd) See page 2, the last paragraph page 3 the first paragraph; figure 1 P, A FR (A. B. FAREL et al.) See page 3, line 1-38 A US (S. E. WAHLSTROM) see abstract; claim 1; figure 1,2,17 P, A EP (A. FAREL) see page 4, line 20- page 6, line 18 A Japanese patent abstract Vol. 7, no. 172 (P 213)(1317), 29 July 1983; & JP (HITACHI SEISAKUSHO K.K.) Anspruch Nr. 1,7,8 1,2,4,7, 8 1,7,8 1,2,4,7, 8 1,7, 8

56 Recherchebericht EP (RE ) Kategorie Zitat von Dokuments A Japanese patent abstract, vol. 6, no. 179 (p-142)(1057), 14. September 1982; & JP (FUJITSU K.K.) A DE (Siemens) see page 6, paragraph 3 page 7, the first paragraph; figure 2,3. A EP (Wacom) see page 10, paragraph 3 page 11, paragraph 1; figure 5,6. A EP (Wacom) see the whole document Anspruch Nr. 1,7,8 1,2,7,8 1,7,8 1-8

57 Recherchebericht EP (US ) Kategorie Zitat von Dokuments A A A A GB-A (SUMMAGRAPHICS CORP.) Figures 1,2; page 2, lines ; Page 4, lines US-A (MOCHIZUKI) Figures 2,10; column 3, line 65-column 5, line 30; Column 8, lines US-A (BLESSER) Figures 4,5,8; column 5, line 3-18; column 6, lines 7-61; Column 7, lines 36-column 8, line 2 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 8, nr. 271(P-320)[1708], 12 th Decenber 1984; & JP-A (NIPPON DENSHIN DENWAKOSHA) Abstract Anspruch Nr ,2 1,2 1,2

58 Recherchebericht EP (US ) Kategorie Zitat von Dokuments P,Y EP-A (WACOM) Whole document Anspruch Nr. 1,2 Y EP-A (WACOM) Page 2, line 1-page 3, last paragraph; page 11, 2 nd paragraph; figure A GB-A (SHARP) Whole document 1,2

59 Recherchebericht EP (US ) Kategorie Zitat von Dokuments Anspruch Nr. P,A A X EP-A (WACOM) Whole document US-A (ROBERT KENLEY CLARK) Column 6, line 21-column 7, line 26; figure 8,9 DE-A (SIEMENS) Whole document 1,3-6 1,4-6 5 A 1,4,6 A US-A (JULIUS PERL) Abstract 1-3

60 Recherchebericht EP (RE35 329) Kategorie Zitat von Dokuments Anspruch Nr. X EP-A (WACOM CO., LTD) Column 2, line 12-column 49; column 6, line 40- column 7, line 7; figure 1,3 1-3,7,8 A 5,6,9 A EP-A (WACOM CO., LTD) Column 5, line 33-column 6, line 3 10,11,13 A US-A (J.L. RODGERS) Column 5, lines

61 Kategorie Zitat von Dokuments A US-A (PERL JULIUS) 24 December 1985 Column 2, line 55-column 3, line 17 A A A Recherchebericht EP (US ) EP-A (KONTRON ELEKTARONIK) 12 December 1990 the whole document WO-A (SUMMAGRAPHICS CORP) 20 August 1992 page 2, line 5-line 21; figure 1,2 DE-A (KONTRON ELEKTRONIK) 24 April 1986 the whole document Anspruch Nr

62 Rechechiebericht WO von Hanvon Kategorie Zitat von Dokuments Anspruch Nr. X JP A (Wacom), 16/11/2001, see paragraph 5, line 14 line 79; figure 1-2. Y wie oben 9 1-8,10 Y US A (Wacom), 27/04/1993, See paragraph 5, line 34 paragraph 6, line 15; paragraph 8,line 52; figure A wie oben 1-8,10

63 Schlussfolgerungen Markteintritt in andere Länder und Regionen, ausserhalb Japan, USA, German, UK, Frankreich und Italien Markteintritt in die Länder, in denen Patent nicht mehr gültig sind Markteintritt in die Länder, in denen Patent noch gültig sind, mit dem Versuch, Nichtigkeitsklage zu erheben oder Lizenzen zu kaufen

64 Nachteilige Ergebnisse des Patentstreits für Hanvon Verzögerung der IPO um 2 3 Jahre In den USA und Japan kein Marktzugang für Havon bis zum 31. März 2012 Markteintritt (nur) in andere Länder erlaubt

65 Praktische Implikation Regelmässige Überwachung der Patentanmeldungen und -erteilung der Konkurrrenten

66 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Komments und Fragen? Qinghai LI

67 Warum aussergerichtliche Einigung? Standord in China Produktion von Wacom in China Duopol vs Polypol fuer Wacom