Professor Dr. Peter Krebs

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1 Professor Dr. Peter Krebs Gliederungsvorschlag für die Prüfung der Rechte aus einer Unionsmarke 1. Teil: Gliederungsvorschlag für die Prüfung des Unterlassungsanspruchs bei Verletzung einer Unionsmarke gem. Art. 9 UMV Hinweis: Die Gemeinschaftsmarkenverordnung GMV (VO (EG) Nr. 207/2009) wurde durch die Unionsmarkenverordnung UMV (VO (EU) Nr. 2015/2424) geändert. A. Anspruchsberechtigung (Aktivlegitimation) I. Markeninhaber Hinweis: Nach Art. 5 UMV i.v.m. Art. 3 UMV muss der Inhaber einer Unionsmarke lediglich rechtsfähig sein. Die UMV stellt somit nur geringe Anforderungen an die Person des Anmelders und ermöglicht wie auch das deutsche Markenrecht damit einem weiten Kreis von Personen den Erwerb einer Unionsmarke. Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers (Art. 22 Abs. 3 S. 1 UMV), bei ausschließlicher Lizenz, nach Setzung einer angemessenen Frist an den Inhaber, wenn dieser nicht klagt, auch ohne Zustimmung (Art. 22 Abs. 3 S. 2 UMV) B. Anspruchsgegner I. Unmittelbar: Täter, Mittäter, Anstifter Mittelbar Beteiligte (Störer): Mitwirkung an der Herbeiführung oder Aufrechterhaltung einer rechtswidrigen Beeinträchtigung sowie Verletzung eigener zumutbarer Prüfungspflichten. C. Bestehen eines verletzten Markenrechts I. Schutzvoraussetzungen 1. Markenfähigkeit, Art. 4 UMV Seite 1 von 15

2 a) Zeichen b) Unterscheidungseignung 2. keine Schutzhindernisse, Art. 7 UMV a) graphische Darstellbarkeit, Art. 7 Abs. 1 lit. a) UMV Hinweis: Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit wird ab dem aufgegeben (siehe hierzu den Gliederungsvorschlag zur Eintragung einer Unionsmarke zu Art. 4 lit. b) UMV). b) fehlende Unterscheidungskraft, Art. 7 Abs. 1 lit. b) UMV c) Freihaltebedürfnis, Art. 7 Abs. 1 lit. c) UMV d) übliche Bezeichnungen, Art. 7 Abs. 1 lit. d) UMV e) Sonstige Schutzhindernisse gem. Art. 7 Abs. 1 lit. e) lit. m) UMV 3. Eintragung trotz Schutzhindernissen gem. Art. 7 Abs. 1 lit. b) lit. d) UMV aufgrund durch Benutzung erlangter Unterscheidungskraft (Verkehrsdurchsetzung), Art. 7 Abs. 3 UMV: a) Durchsetzung für bestimmte Waren/Dienstleistungen b) Durchsetzung für den Anmelder c) Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen d) Umfang der Verkehrsdurchsetzung. Entstehung des Markenschutzes kraft Eintragung, Art. 6 UMV Hinweis: Im Gegensatz zur deutschen Marke, welche neben der Eintragung auch die Möglichkeiten der bloßen Benutzung ( 4 Nr. 2 MarkenG) sowie der notorischen Bekanntheit ( 4 Nr. 3 MarkenG) vorsieht, kann eine Unionsmarke nur aufgrund einer Eintragung Schutzwirkung entfalten. Voraussetzung hierfür ist eine ordnungsgemäße Anmeldung (Erfüllung sämtlicher Anmeldungserfordernisse) gemäß Art. 25 ff. UMV, und das Fehlen von absoluten Eintragungshindernissen (Art. 36 ff. UMV). Eine Besonderheit der Unionsmarke liegt außerdem darin, dass eine angemessene Entschädigung bereits nach Veröffentlichung der Anmeldung für nach der Eintragung verbotene Handlungen verlangt werden kann (Art. 9b Abs. 2 UMV). I Priorität, Art. 29 UMV Das Markenrecht des Anspruchstellers muss eine ältere Priorität haben als das benutzte Zeichen des Anspruchgegners. Die zeitlich früher angemeldete Marke genießt wie im deutschen Recht vor der zeitlich später angemeldeten Marke Prioritätsschutz. Seite 2 von 15

3 D. Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers (Markenverletzung), Art. 9 UMV i.v.m. Art. 102 Abs. 1 UMV I. Allgemeine Voraussetzungen 1. Begehung im räumlichen Schutzbereich: Bei Unionsmarken ist Schutzgebiet die gesamte Union (Art. 1 Abs. 2 UMV). 2. geschäftlicher Verkehr: Handlung dient der Förderung eines eigenen oder fremden Geschäftszwecks. Gewinnabsicht oder Entgeltlichkeit sind nicht vorausgesetzt. Abgrenzung zu rein privaten Handlungen, ohne Zusammenhang zu wirtschaftlichen Vorteilen. Nicht verboten ist mithin die Benutzung im privaten Bereich, die Bezugnahme in wissenschaftlichen Abhandlungen, Statistiken oder Ähnlichem. Zu Beachten bleiben die Bestimmungen des Art. 10 UMV in Bezug auf Wörterbücher, Lexika und Ähnlichem. 3. Ohne Zustimmung: Der Markeninhaber kann einer Nutzung (auch konkludent) zustimmen. Durch seine Gestattung entfällt die Widerrechtlichkeit im Einzelfall. 4. Markenmäßige Verwendung: Das Zeichen muss als Kennzeichen, d.h. zur Unterscheidung und Identifizierung von Unternehmensleistungen verwendet werden. Das ist weit zu verstehen und umfasst jede Benutzung, die in irgendeiner Weise einen Bezug auch zu den Leistungen des Verletzers herstellt (z.b. Verwendung einer Auto-Marke für (Original-)Gebrauchtwagenvertrieb oder Reparaturbetrieb). Identität, Art. 9 Abs. 2 lit. a) UMV 1. Zeichenidentität 2. Waren- bzw. Dienstleistungsidentität I Verwechslungsgefahr, Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV 1. Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit: 2. Zeichenidentität oder -ähnlichkeit: a) klangliche Ähnlichkeit b) Ähnlichkeit im Erscheinungsbild c) Ähnlichkeit im Bedeutungs- und Sinngehalt 3. Beurteilungsmaßstab der Verwechslungsgefahr: - Gesamtbetrachtung der nachfolgenden Faktoren unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung der maßgeblichen Verkehrskreise (aktuelle oder potentielle Abnehmer, die durchschnittlich aufmerksam, verständig und informiert sind). Für den Schutz vor Verwechslungsgefahr kommt insbesondere auf den Grad der Kennzeichnungskraft der Unionsmarke an (EuGH GRUR Int. 1998, 56, Rn. 24 Seite 3 von 15

4 Puma/Sabèl). Nach dem Lloyd/Loints -Urteil des EuGH hängt die Kennzeichnungskraft einer Marke von den von Haus aus bestehenden Eigenschaften der Marke ab, also von ihrer originären Kennzeichnungskraft, und daneben von der Dauer und dem Umfang ihrer Benutzung und ihrer Bekanntheit im Verkehr, d.h. ihrer erworbenen Kennzeichnungskraft (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736, Rn. 22 und 23). - Wechselbeziehung zwischen den Faktoren, insbesondere der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Ein geringerer Grad der Zeichenähnlichkeit kann durch einen höheren Grad der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. - Ausreichend ist eine objektive Verwechslungsgefahr, ohne dass es der Verletzer auf Verwechslungen angelegt hätte. Zu tatsächlichen Verwechslungen muss es nicht gekommen sein. 4. Arten der Verwechslungsgefahr: a) Unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne (früher unmittelbare Verwechslungsgefahr): Das eine Zeichen wird irrtümlich für das andere gehalten. b) Unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (früher mittelbare Verwechslungsgefahr): Die Unterschiede reichen aus, um die Zeichen auseinander zu halten, aufgrund der Ähnlichkeit könnten diese dennoch dem gleichen Unternehmen zugeordnet werden. Hierzu zählt auch das gedankliche In-Verbindung-Bringen (Hauptfall: Serienzeichen). c) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne: Trotz Erkennens der Zeichenunterschiede nimmt der Verkehr wegen der teilweisen Zeichenübereinstimmung organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Unternehmen an. 5. Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit: Die Ähnlichkeit beurteilt sich nach der Verkehrsauffassung im Einzelfall und ist an der Perspektive der Verwechslungsgefahr zu orientieren. Zu berücksichtigen sind alle erheblichen Faktoren, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere Art, Eigenschaften, Verwendungszweck, Nutzung sowie Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren/Dienstleistungen. 6. Zeichenidentität oder -ähnlichkeit: Die Ähnlichkeit beurteilt sich nach der Verkehrsauffassung im Einzelfall und ist an der Perspektive der Verwechslungsgefahr zu orientieren. Zu berücksichtigen ist, dass der Durchschnittsabnehmer die beiden Zeichen nur selten im unmittelbaren Vergleich wahrnimmt und sich da- Seite 4 von 15

5 her auf ein zumeist unvollkommenes Gedächtnisbild verlassen muss. Beurteilungskriterien sind: - klangliche Ähnlichkeit: Übereinstimmungen in Wortlänge, Silbenaufbau, einzelnen Vokalen, Konsonanten. Entscheidend sind die Laute bei Aussprache nach inländischen Sprachregeln, bei geläufigen fremdsprachigen Wörtern auch die fremdsprachige Aussprache. - Ähnlichkeit im Erscheinungsbild: übereinstimmendes Schriftbild (Schriftarten, Groß-, Kleinschreibung) bzw. Übereinstimmung in Bildwirkung und graphischen Elementen sowie Farbwirkung. - Ähnlichkeit im Bedeutungs- und Sinngehalt: Synonyme, fremdsprachige Begriffe mit ähnlicher Bedeutung, Motivübereinstimmung sowie visuelle Zeichen und deren wörtliche Benennung. Maßgeblich ist der Gesamteindruck des Zeichens. Es kann jedoch auf ein einzelnes Element abgestellt werden, wenn dieses selbständig kennzeichnend ist und das Erscheinungsbild des Zeichens in besonderer Weise bestimmt, so dass die Übereinstimmung in diesem prägenden Element die Gefahr von Verwechslungen begründet (Prägetheorie). 7. Kennzeichnungskraft der geschützten Marke: Eignung des Zeichens, sich aufgrund Eigenart und durch Benutzung erlangter Bekanntheit dem Verkehr einzuprägen, um in Erinnerung behalten und wiedererkannt zu werden. - Zu unterscheiden sind normal, schwach und stark kennzeichnungskräftige Marken. Je höher die Kennzeichnungskraft, desto größer der Schutzumfang und um so eher kann eine Verwechslungsgefahr bejaht werden. - Starke Kennzeichnungskraft ergibt sich z.b. aus hoher ursprünglicher Unterscheidungskraft, durch intensive Benutzung, hohe Werbeaufwendungen. - Schwache Kennzeichnungskraft ergibt sich z.b. aus geringer ursprünglicher Unterscheidungskraft, durch Nutzung von Drittzeichen oder Nutzung als beschreibende Angabe. IV. Rufausnutzung oder beeinträchtigung, Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV 1. Zeichenidentität oder -ähnlichkeit (s.o.) 2. Ungeachtet von Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit (Erweiterung des Tatbestands nicht identischer oder ähnlicher Waren im Wege der Analogie auch auf ähnliche Waren/Dienstleistungen wurde ausdrücklich in den Wortlaut von Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV übernommen, siehe auch den Gliederungsvorschlag zur Eintragung einer Unionsmarke zu Art. 8 Abs. 5 UMV). Seite 5 von 15

6 3. Bekannte Marke: Ein fester Prozentsatz des Bekanntheitsgrades besteht nicht. Die Bekanntheit ist anhand aller relevanten Umstände des Einzelfalles zu ermitteln, insbesondere Marktanteil der Marke, Intensität, Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie Investitionsumfang. Bekanntheit muss zumindest in einem wesentlichen Teil des räumlichen Geltungsbereichs der Unionsmarkenverordnung innerhalb der aktuellen oder potentiellen Abnehmerkreise vorliegen. 4. Eingriffstatbestände (Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung o- der Unterscheidungskraft): Je größer die Wertschätzung bzw. Unterscheidungskraft ist, umso eher kann eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung vorliegen. a) Unlautere Ausnutzung/Beeinträchtigung der Wertschätzung - Wertschätzung: Jede durch eigene geschäftliche Aktivitäten geschaffene positive Assoziation mit der Marke ( guter Ruf, Luxus- und Prestigevorstellungen, Tradition und sonstige positive Markenimages) - Ausnutzung (Rufausbeutung): Übertragung der Wertschätzung auf das eigene Zeichen - Beeinträchtigung (Rufschädigung): Das fremde Zeichen führt zur Übertragung negativer Vorstellungen auf das geschützte Zeichen b) Unlautere Ausnutzung/Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft - Unterscheidungskraft: Eignung der Marke zur Merkbarkeit und Wiedererkennbarkeit als Mittel zur Unterscheidung von Waren/Dienstleistungen - Ausnutzung (Aufmerksamkeitsausbeutung): Die Nähe zur bekannten Marke führt zu einer Aufmerksamkeit, die eine werbliche Kommunikation erleichtert - Beeinträchtigung (Verwässerung): Minderung der Kennzeichnungskraft und ggf. des Werbewertes der bekannten Marke 5. Ohne rechtfertigenden Grund: Rechtfertigung aus übergeordneten Gründen der Rechtsordnung (z.b. grundrechtlich geschützte Meinungs-, Presse-, Kunstfreiheit). V. Umfasste Verbotshandlungen, Art. 9 Abs. 3 UMV (Regelbeispiele für Verletzungshandlungen) Hinweis: Art. 9 Abs. 2 UMV bestimmt, wann die Benutzung welcher Zechen eine Kollision mit dem ausschließlichen Recht des Unionsmarkeninhabers begründet. Wann jedoch eine Benutzung i.s.d. Verordnung anzunehmen ist, wird weder durch die Verordnung selbst noch durch die ihr zugrunde liegende Markenrichtlinie geklärt. Hinweise, welche Handlungen vor allem unter den Begriff Benutzung fallen, geben die Regelbeispiele des Seite 6 von 15

7 Abs. 3 lit. a) f) UMV. Darüber hinaus muss der Begriff der Benutzung aber durch Auslegung ermittelt werden. Beispiele für die wohl am häufigsten vorkommenden Benutzungshandlungen bietet Abs. 3 in nicht abschließender Form ( insbesondere ). So kann insbesondere verboten werden, das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen (Art. 9 Abs. 3 lit. a) UMV). Zur Anbringung des Zeichens auf Waren oder deren Verpackung zählt u.a. das Anbringen in Form von Anhängern, Aufklebern oder Banderolen auf der Ware selbst sowie auf deren Verpackung. 2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (Art. 9 Abs. 3 lit. b) UMV). Dem Anbieten und Inverkehrbringen bei Waren entspricht das Anbieten bzw. Erbringen von Dienstleistungen. Darüber hinaus wird bei Waren auch der bloße Besitz zum Zwecke des Anbietens oder des Inverkehrbringens als Benutzungshandlung gesehen. 3. Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen (Art. 9 Abs. 3 lit. c) UMV). Der Inhaber einer Marke kann jedoch nicht schon der bloßen Verbringung von den mit seiner Marke versehenen Originalmarkenwaren in ein Zolllager innerhalb der Union widersprechen, auch dann nicht, wenn zu diesem Zeitpunkt ein endgültiger Bestimmungsort der Ware in ein Drittland noch nicht festgelegt ist das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen (Art. 9 Abs. 3 lit. d) UMV). Hinweis: Art. 9 Abs. 3 lit. d) UMV wurde dem Verbotskatalog hinzugefügt das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen (Art. 9 Abs. 3 lit. e) UMV). Unter den Begriff der Geschäftspapiere fallen neben Geschäftsbriefen auch Preislisten, Rechnungen und sonstige geschäftlichen Drucksachen. Eine Benutzung von Zeichen in der Werbung kann in Form von Anzeigen, als Funk- und Fernsehwerbung, aber auch in Gestalt von Verkaufsförderungsmitteln wie Plakaten, Verkaufsständern u.ä. vorliegen. Seite 7 von 15

8 6....das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der RL 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zuwiderlaufenden Weise zu benutzen (Art. 9 Abs. 3 lit. f) UMV). Hinweis: Art. 9 Abs. 3 lit. f) UMV wurde dem Verbotskatalog hinzugefügt im geschäftlichen Verkehr Waren in die Union zu verbringen ohne diese in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Unionsmarke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist (Art. 9 Abs. 4 UMV). Hinweis: Der Tatbestand des Transits wurde dem Verbotskatalog hinzugefügt. E. Begehungsgefahr I. Erstbegehungsgefahr Wiederholungsgefahr F. Einwendungen und Einreden I. Berechtigter Drittgebrauch, Art. 12 UMV Erschöpfung, Art. 13 UMV: Ebenso wie bei dem deutschen Markengesetz enthält auch die UMV eine Bestimmung zur markenrechtlichen Erschöpfung. Nach Art. 13 UMV kann der Markeninhaber einem Dritten nicht verbieten, die von dem Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung gekennzeichneten und in den Verkehr gebrachten Waren weiterzuvertreiben (Abs. 1), es sei denn, es liegen berechtigte Gründe vor, etwa wenn sich der Zustand der Waren nach dem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert hat (Abs. 2). Diese Bestimmung entspricht weitgehend der Regelung in 24 MarkenG. In Art. 13 UMV wird damit der Grundsatz der Erschöpfung festgeschrieben. 1. Inverkehrbringen 2. Durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung 3. Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) Hinweis: Die (frühere) GMV beschränkte sich noch auf gemeinschaftsweite Erschöpfung ( in der Gemeinschaft ), mit Erstreckung auf den EWR geht die UMV über das Gebiet der Union hinaus. 4. Keine berechtigten Gründe Seite 8 von 15

9 I Mangelnde Benutzung, Art. 99 Abs. 3 UMV Wie im deutschen Recht unterliegt auch die Unionsmarke einem Benutzungszwang mit fünfjähriger Schonfrist ab Eintragung (Art. 15, 51 Abs. 1 lit. a, 42 Abs. 2, 57 Abs. 2, 99 Abs. 3, 100 Abs. 5 UMV). Im Rahmen des 125 b Nr. 4 MarkenG wird klargestellt, dass 43 Abs. 1 MarkenG für den Fall des Nichtbenutzungseinwandes einer nationalen Marke gegenüber einer Unionsmarke anzuwenden ist. Dies geschieht mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gem. 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke mit älterem Zeitrang gem. Art. 15 UMV tritt. Aufgrund dieser Maßgabe ist in geographischer Hinsicht auf eine ernsthafte Benutzung in der Union (Art. 15 UMV) abzustellen (und nicht auf die Benutzung im Inland gem. 26 MarkenG). Hinweis: Fraglich ist, welche Tragweite der Begriff der Benutzung in der Union hat. Denkbar wäre, auf eine Benutzung in allen oder zumindest mehreren Mitgliedstaaten abzustellen. Nach überzeugender Ansicht ist aber keine bestimmte räumliche Ausdehnung für den Begriff der Benutzung in der Union zu fordern, sondern (auch) der räumliche Umfang im Rahmen der Prüfung der Ernsthaftigkeit (Art. 15 UMV) abzuwägen (dazu: Ingerl, Die Gemeinschaftsmarke, S. 103 mwn). IV. Verwirkung durch Duldung, Art. 54 UMV Die Verwirkung von Verletzungsansprüchen (zur Bedeutung siehe 21 MarkenG) in Bezug auf Unionsmarken vermag die UMV nur für einen Teil der denkbaren Fälle zu regeln, nämlich für den Fall der Kollision zweier Unionsmarken in Art. 54 UMV sowie für den Fall der Duldung der Benutzung einer Unionsmarke durch den Inhaber einer älteren nationalen Marke in Art. 110 Abs. 1 S. 2, 111 Abs. 2,3 UMV. Für den umgekehrten Fall, nämlich die Duldung der Benutzung einer nationalen Marke durch den Inhaber einer älteren Unionsmarke, bleibt die UMV eine Regelung schuldig. 125 b Nr. 3 MarkenG schließt diese Lücke. Somit gelten auch für die letztgenannte Konstellation, durch die Anwendung des 21 Abs. 1 MarkenG auf solche Fälle, die Regelungen der Verwirkung. V. Bestandskraft des jüngeren Zeichens als eingetragene Marke VI. Verjährung, 20 MarkenG: Für die Verjährung von Ansprüchen aus Unionsmarken gilt die Verweisung in 20 MarkenG auch ohne ausdrückliche Anordnung. Danach verjährt der Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 2 UMV über 20 MarkenG und 195 BGB in drei Jahren. G. Rechtsfolgen I. Unterlassungsanspruch in Bezug auf konkrete Verletzungsform Seite 9 von 15

10 Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung, Art. 103 UMV ( 935 ff. ZPO) 2. Teil: Weitere Ansprüche, die sich direkt aus der UMV ergeben: A. Anspruchs auf einen Markenhinweis in Nachschlagewerken (Art. 10 UMV) Hinweis: Die Wiedergabe der Unionsmarke in Lexika und Wörterbüchern begründet zwar keinen Unterlassungsanspruch i.s.d. Art 9 UMV, da diese nicht im geschäftlichen Verkehr erfolgt, dennoch soll durch etwaige missverständliche Wiedergabe dem Verfall der Marke durch ein Verkommen zu einer sekundären Gattungsbezeichnung Vorschub geleistet werden. Erweckt die Wiedergabe den Eindruck als sei die Marke eine Gattungsbezeichnung, so hat der Rechteinhaber einen Anspruch auf entsprechende Kennzeichnung. Befindet sich das Werk bereits auf dem Markt, so besteht der Kennzeichnungsanspruch erst für die Neuauflage. I. Anspruchsberechtigung (Aktivlegitimation) 1. Markeninhaber 2. Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers gem. Art. 22 Abs. 3 UMV Anspruchsgegner I Verleger des Werkes Voraussetzungen des Anspruchs: Die Wiedergabe einer Unionsmarke erweckt in einem Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichen Nachschlagewerk den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. IV. Einwendungen und Einreden V. Rechtsfolge: Anspruch auf Markenhinweis (spätestens in der Neuauflage) Seite 10 von 15

11 B. Ansprüche gegen einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers (Art. 11 UMV) Hinweis: Für den Anspruch gegen den ungetreuen Agenten muss zunächst seine Stellung als Vertreter oder Agent dem Markeninhaber gegenüber vertraglich vereinbart sein. Ist die Unionsmarke nun für den Agenten oder Vertreter eingetragen worden (TBM 1), ist dies ohne Zustimmung des Markeninhabers geschehen (TBM 2), gestattet der Markeninhaber diesen Gebrauch nicht (TBM 3) und kann der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise nicht anderweitig rechtfertigen (TBM 4), so hat der originäre Markeninhaber einen Unterlassungsanspruch gegen den Agenten oder Vertreter (RF). In den meisten Fällen, die in Anwendungsbereich dieser Vorschrift fallen, dürfte Bösgläubigkeit des Vertreters oder Agenten bei der Anmeldung hinzutreten, so dass auch der absolute Nichtigkeitsgrund aus Art. 52 Abs. 1 lit. b UMV zum Katalog der Abwehrmaßnahmen hinzutritt. Ist eine Unionsmarke für einen Agenten oder Vertreter dessen, der Inhaber der Marke ist, ohne Zustimmung des Markeninhabers eingetragen worden, so ist der Markeninhaber berechtigt, sich dem Gebrauch seiner Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu widersetzen, wenn er diesen Gebrauch nicht gestattet hat, es sei denn, daß der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt. I. Anspruchsberechtigung (Aktivlegitimation) 1. Markeninhaber 2. Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers gem. Art. 22 Abs. 3 UMV Anspruchsgegner Agent oder Vertreter I Voraussetzungen des Anspruchs: Eintragung der Unionsmarke für einen Agenten oder Vertreter dessen, der Inhaber der Marke ist, ohne Zustimmung des Markeninhabers Keine Rechtfertigung des Agenten oder des Vertreters für seine Handlungsweise IV. Einwendungen und Einreden V. Rechtsfolge: Unterlassungsanspruch Seite 11 von 15

12 C. Übertragungsanspruchs bzgl. Agentenmarken (Art. 18 UMV) I. Anspruchsberechtigung (Aktivlegitimation) 1. Markeninhaber 2. Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers gem. Art. 22 Abs. 3 UMV Anspruchsgegner Agent oder Vertreter I Voraussetzungen des Anspruchs: Eintragung der Unionsmarke für einen Agenten oder Vertreter dessen, der Inhaber der Marke ist, ohne Zustimmung des Markeninhabers Keine Rechtfertigung des Agenten oder des Vertreters für seine Handlungsweise IV. Einwendungen und Einreden V. Rechtsfolge: Übertragung der Eintragung zu Gunsten des Markeninhabers D. Entschädigungsanspruch für Benutzungshandlungen zwischen Veröffentlichung der Anmeldung der Unionsmarke und der Veröffentlichung ihrer Eintragung (Art. 9b Abs. 2 UMV) I. Anspruchsberechtigung (Aktivlegitimation) 1. Markeninhaber 2. Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers gem. Art. 22 Abs. 3 UMV Anspruchsgegner I - Verletzer/Störer Voraussetzungen des Anspruchs: Vorliegen von Handlungen, die nach Veröffentlichung der Anmeldung einer Unionsmarke vorgenommen werden und die nach Veröffentlichung der Eintragung aufgrund der Unionsmarke verboten wären. Seite 12 von 15

13 IV. Einwendungen und Einreden V. Rechtsfolge: Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung. Dies entspricht regelmäßig der fiktiven Lizenzgebühr. 3. Teil: Weitere Ansprüche ( 125 b Nr. 2 MarkenG) Die dem Inhaber einer Unionsmarke im Verletzungsfalle zustehenden Ansprüche sind in der UMV unvollständig geregelt. Die Regelung aller weiteren Verletzungsansprüche überlässt das Unionsmarkenrecht dem Recht des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet die jeweilige Verletzungshandlung begangen wurde (vgl. Art. 101 Abs. 2, Art. 102 Abs. 2 UMV). Gemäß Art. 14 UMV i.v.m. Art. 102 Abs. 2 UMV findet bei einer Verletzung eines Rechts aus einer Unionsmarke das Recht des jeweiligen Mitgliedstaates Anwendung. Diesem Umstand trägt 125 b Nr. 2 MarkenG Rechnung, indem es dem Inhaber neben den Rechten aus den Art UMV auch die Ansprüche auf Schadensersatz, Vernichtung und Auskunftserteilung aus dem Markengesetz gewährt. A. Anspruch auf Schadensersatz ( 14 Abs. 6 und 7 MarkenG) Hinweis: Hier werden nur die übergeordneten Gliederungspunkte dargestellt. Für genauere Ausführungen zu den jeweiligen Ansprüchen aus dem Markengesetz wird auf die entsprechenden Gliederungsvorschläge verwiesen. I. Anspruchsberechtigter (Aktivlegitimation) 1. Markeninhaber 2. Lizenznehmer Anspruchsgegner 1. Verletzer 2. Betriebsinhaber, 14 Abs. 7 MarkenG 3. Störer I Bestehen eines verletzten Markenrechts IV. Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers (Markenverletzung), 14 Abs. 2-4 MarkenG V. Schuldhafte Markenverletzung aa) Vorsatz bb) Fahrlässigkeit ( 276 Abs. 2 BGB) VI. Einwendungen und Einreden 1. Erschöpfung, 24 MarkenG 2. Berechtigter Drittgebrauch, 23 MarkenG 3. Verwirkung, 21 MarkenG Seite 13 von 15

14 4. Einrede der Löschungsreife 5. Mangelnde Benutzung, 25 MarkenG 6. Verjährung, 20 MarkenG V Rechtsfolgen 1. Dreifache Schadensberechnung alternativ nach einer der folgenden Methoden (1) Konkreter Schaden ( 249 ff. BGB) (2) Herausgabe des Verletzergewinns (3) Lizenzanalogie: Berechnung einer fiktiven Lizenzgebühr 2. Marktverwirrungsschaden 3. Abmahnkosten B. Anspruch auf Vernichtung ( 18 MarkenG) I. Anspruchsberechtigter (Aktivlegitimation) Anspruchsgegner 1. Verletzer als Besitzer oder Eigentümer gemäß 18 Abs. 1, 2 MarkenG 2. Nur der Handelnde im geschäftlichen Verkehr, nicht privater Letztverbraucher I Voraussetzungen des Anspruchs 1. Vorliegen einer Kennzeichenverletzung (1) Verletzung einer Marke, 14 Abs. 2, 3, 4 MarkenG (2) Verletzung einer geschäftlichen Bezeichnung, 15 Abs. 2, 3 MarkenG (3) Ansprüche gegen Agenten oder Vertreter, 17 Abs. 2 S. 1 MarkenG 2. Ausnahme: anderweitige Beseitigungsmöglichkeit und Unverhältnismäßigkeit IV. Einwendungen und Einreden 1. Erschöpfung, 24 MarkenG 2. Berechtigter Drittgebrauch, 23 MarkenG 3. Verwirkung, 21 MarkenG 4. Mangelnde Benutzung, 25 MarkenG 5. Verjährung, 20 MarkenG V. Rechtsfolge Vernichtung nicht nur der verletzenden Kennzeichnung, sondern der gekennzeichneten Gegenstände (z.b. Waren, Werke) sowie der Kennzeichnungsvorrichtungen. C. Anspruch auf Auskunftserteilung ( 19 MarkenG) I. Anspruchsberechtigter (Aktivlegitimation) Anspruchsverpflichteter: Verletzer 1. Täter, Mittäter, Anstifter, Gehilfe i.s.d. 830 BGB. Bei juristischen Personen Haftung für Organe gemäß 31, 89 BGB. 2. Nicht bei Letztverbrauchern I Voraussetzungen des Anspruchs Seite 14 von 15

15 1. Vorliegen einer Kennzeichenverletzung 2. Ausnahme: Unverhältnismäßigkeit im Einzelfall IV. Einwendungen und Einreden V. Rechtsfolge 1. Umfang der Auskunft, 19 Abs.1 MarkenG 2. Inhalt der Auskunft, 19 Abs.2 MarkenG 3. Einstweilige Verfügung, 935 ff. ZPO i.v.m. 19 Abs. 3 MarkenG D. Grenzbeschlagnahme ( 125 b Nr. 6 MarkenG) Durch 125 b Nr. 6 MarkenG werden Inhaber von Unionsmarken den Inhabern nationaler Marken hinsichtlich der Möglichkeit zur Grenzbeschlagnahme gleichgestellt. Die Möglichkeiten der Beschlagnahme bei Ein- und Ausfuhr gem MarkenG werden entsprechend eröffnet. Seite 15 von 15